1. MODELO DE NEGOCIACIÓN DE TECNOLOGÍA

.1 Definición de “Tecnología”

Las definiciones del concepto de “tecnología” son muy variadas, pero resulta importantedeterminar cuáles son las diferentes modalidades susceptibles de ser englobadas dentro de unmismo concepto genérico.

Como bien lo afirma Carlos Osorio M., “si se le pregunta a un empresario qué entiende portecnología, es común encontrar una respuesta que invoque a las máquinas y a las herramientascomo los testimonios de la tecnología… Pero si la pregunta le llega al director de un laboratoriode investigación y desarrollo, la respuesta puede ser otra, y sin embargo estamos hablando delo mismo, en este caso la tecnología sería ciencia aplicada.”1

Según el Diccionario de la Real Academia, tecnología es “El conjunto de los conocimientospropios de un oficio mecánico o arte industrial.”

En el Diccionario de María Moliner, la tecnología es definida como “Conjunto de conocimientos ymedios técnicos aplicados al desarrollo de una actividad; particularmente, industrial.”

El Tribunal Económico Administrativo Central español ha definido la tecnología como “Elconjunto de conocimientos específicos que permiten la modernización de los sistemasproductivos, a través de la aplicación del desarrollo científico a las actividades agrarias,industriales y de servicios.”2

Para Quintanilla, la tecnología se define como “Sistemas de acciones intencionalmenteorientados a la transformación de objetos concretos, para conseguir de forma eficiente unresultado valioso.”3

Para González de Heredia, tecnología es “el conjunto de conocimientos e información propiosde una actividad que pueden ser utilizados en forma sistemática para el diseño, desarrollo,fabricación y comercialización de productos, o la prestación de servicios, incluyendo laaplicación adecuada de las técnicas asociadas a la gestión global.”4

La Decisión 84 de la Comunidad Andina define tecnología como “el conjunto de conocimientosindispensables para realizar las operaciones necesarias para la transformación de insumos enproductos, el uso de los mismos o la prestación de servicios.”

1 OSORIO M., Carlos. “Aproximaciones a la Tecnología desde los enfoques en CTS”.OEI-Programación-CTS+1- Sala de Lectura.2 Citado por López Guzmán, Fabián, LOPEZ GUZMAN, Fabián. “ContratosInternacionales de Transferencia de Tecnología”. Ediciones Jurídicas Gustavo IbáñezLtda.., 2002ob.cit., pg. 303 Citado por OSORIO M., Carlos, ob. Cit., pag 54 GONZALEZ DE HEREDIA VILLASEÑOR, Miguel Angel. “Análisis de la Evolución deun Conjunto de Tecnologías Relacionadas para el Desarrollo de Servicios Móviles”.

Para Juan José Miranda Miranda, tecnología es “la aplicación de los conocimientos científicos yempíricos a procesos de producción y distribución de bienes y servicios.”5

De las definiciones expuestas, podemos extraer unos elementos comunes que permiten lacaracterización de la tecnología como término genérico:

v Se trata de un conjunto de conocimientos, medios técnicos e información propios de unaactividad, que incluyen tanto herramientas o artefactos, como ciencia aplicada y sistemascomplejos.

v Esos conocimientos se traducen en resultados que implican una mejor manera de haceralgo.

v Los conocimientos que integran la tecnología tienen aplicación industrial o comercial.

v Requieren la posibilidad de repetirse, de utilizarse sistemáticamente.

v Comprenden diversas prestaciones específicas, que normalmente constituyenmanifestaciones de la propiedad industrial (invenciones, secretos empresariales), pero queno están limitadas a ellas.

.2 Tipos de tecnología

Algunos términos de uso frecuente en materia de calificación de tecnología son los siguientes6:

.2.1. Con relación a la especificidad de los conocimientos

a) Tecnología medular: Conjunto de conocimientos que son inherentes o específicos y quecaracterizan un proceso productivo o la prestación de un servicio.

b) Tecnología periférica: Conjunto de conocimientos que no son específicos para laelaboración de un producto o proceso o la prestación de un servicio, pero que sonnecesarios para la aplicación de la tecnología medular dentro de actividades deproducción de bienes o servicios o aun en la generación de otros conocimientos.

.2.2. Con relación a la época de utilización de la tecnología

a) Tecnología primitiva: Es la tecnología propia de los siglos anteriores, como el telarmanual, el arado con bueyes o los teléfonos

5 MIRANDA MIRANDA, Juan José. Glosario.6 MIRANDA, MIRANDA, Juan José. Glosario.

b) Tecnología intermedia: Es la tecnología situada entre la tecnología primitiva o tradicionaly la tecnología moderna.

c) Tecnología moderna: Se dice de la tecnología producida en los últimos decenios.

Imágenes tomadas de: www.imágenes.google.com.co y de www.goma2.com/telefonos

.2.3. Con relación a la actualización de la tecnología

a) Tecnología de punta: Es la tecnología más reciente, aún en proceso deexperimentación. Es muy intensiva en el uso de capital.

b) Tecnología atrasada: Es un concepto que hace relación a la aparición de tecnologíasmás recientes, que se suponen más productivas por hombre empleado. La tecnologíaatrasada no es necesariamente obsoleta, dado que puede utilizar menos trabajo pero máscapital.

c) Tecnología obsoleta: Es la que ha sido completamente superada por otra más reciente,en el sentido de que esta última necesita menos capital, menos trabajo, o menos deambos, para producir la misma cantidad.

.2.4. Con relación a su finalidad

a) Tecnología de proceso: Es el conjunto de las condiciones, procedimientos u formas deorganización necesarias para combinar insumos, recursos humanos y bienes de capitalde manera adecuada para producir un bien o servicio.

b) Tecnología de producto: Es el conjunto de normas, especificaciones, requisitosgenerales de la calidad y presentación de un bien o servicio.

c) Tecnología de equipo: Es el conjunto de características y especificaciones necesariasque deben tener los bienes de capital.

d) Tecnología de operación: Es el conjunto de normas y procedimientos utilizados paraasegurar la calidad, confiabilidad, seguridad física y durabilidad de la planta productiva yde sus productos.

.2.5. Con relación a su disponibilidad

a) Tecnología secreta: Es la poseída por una persona natural o jurídica y cuyo uso porparte de terceros es prohibido, dado por el derecho al secreto que el poseedor guardacomo conocimiento no patentado.

b) Tecnología patentada: Es la poseída por una persona natural o jurídica y cuyo uso porparte de terceros es prohibido, dado por el derecho conferido por la patente.

c) Tecnología libre: Es la que está a disposición de cualquier persona que la quiera usar.

.2.6. Otros términos de frecuente utilización

a) Tecnología empaquetada: Es el conjunto de tecnologías, generalmente provenientes dedistintas fuentes, necesarias para la puesta en marcha de un proyecto, presentadas porun solo contratista que ha atado o “empaquetado” diferentes tecnologías para sernegociadas.

b) Tecnología limpia: Tecnología poco contaminante, intensiva en el uso de recursosabundantes del país donde se emplea (mano de obra, recursos naturales) y pocointensiva en el uso de recursos importados.

.3 Identificación de la tecnología propia

Toda empresa de base tecnológica tiene una tecnología medular, consistente en elconocimiento esencial que se convierte en el eje conductor del desarrollo empresarial.

La tecnología medular es, precisamente, el componente de conocimiento dominado por losemprendedores de la empresa y que se convierte en el motor de innovaciones continuas. Laempresa de base tecnológica no se enfoca en el producto, sino en la capacidad del equipo detrabajo de generar nuevos desarrollos a partir de la tecnología medular.

Para poder competir exitosamente, las empresas deben ser capaces de identificar susinnovaciones. Aún cuando esto pueda parecer muy obvio, muchas empresas, grandes ypequeñas, encuentran dificultades en reconocer sus desarrollos.

Las empresas cuyo negocio es inventar y desarrollar nuevos productos y procesos,generalmente tienen una ventaja sobre las demás en este aspecto, puesto que tienden a estarestructuradas y equipadas para identificar, con la mayor anticipación posible, innovaciones quetengan un mercado potencial.

Las demás empresas, en cambio, necesitan tomar ciertas medidas para asegurarse de queidentifican sus innovaciones y, además, toman una decisión acertada sobre la forma másconveniente de protegerlas.

El siguiente cuestionario puede resultar de utilidad para identificar y evaluar unainnovación:

1. ¿La innovación implica una mejor utilización de los recursos humanos, físicos yfinancieros de la empresa para satisfacer la necesidad específica?

2. ¿La innovación soluciona un problema fundamental o accesorio?

3. ¿Se requirió un salto de creatividad para generar el nuevo producto o proceso?

4. ¿La innovación tiene beneficios claros y sustanciales?

5. ¿Hay evidencia real de que la innovación puede funcionar y servir a gran escala?

6. ¿Requiere la innovación el uso de tecnología inaccesible, personal altamente calificado orecursos enormes de capital?

Medidas que pueden resultar efectivas para la identificación de innovaciones en la empresa:

v La responsabilidad de manejar la política, estrategia y procedimiento de la Propiedad Intelectual de laempresa debe estar en cabeza de un directivo.

v Debe entrenarse al personal que realiza actividades de investigación y desarrollo hasta un grado que lespermita alertar a las directivas sobre posibles innovaciones.

v Debe mantenerse registros y notas sobre el desarrollo y aplicación de ideas innovadoras.

v Puede integrarse un equipo interno, externo o combinado que tenga como función identificar lasinnovaciones y asesorar en la evaluación del valor del mercado de esa innovación frente a los costos enque se incurrirá para su protección.

.4 Creación de unas políticas empresariales de Propiedad Industrial

Tanto las empresas comerciales, como las dedicadas a la investigación y desarrollo, obtendránun beneficio de proteger la tecnología resultante de sus esfuerzos. Es importante, entonces,como un paso posterior a la identificación de las innovaciones, asegurarse de reconocer yobtener la protección más adecuada.

Determinar las políticas, estrategias y procedimientos de Propiedad Intelectual es una tarea querequiere de un conocimiento completo de la empresa, de sus fortalezas y debilidades y de supotencial de desarrollo futuro, así como un conocimiento de la Propiedad Intelectual.

El directivo encargado de determinar estas políticas deberá plantearse una serie deinterrogantes, entre los cuales podemos mencionar los siguientes:

a) ¿La innovación deberá ser protegida por patente o por secreto empresarial?

La protección por patente puede resultar conveniente en cualquiera de los siguientes casos:

v Para proteger la tecnología que se ha desarrollado y las inversiones que se van a hacerpara desarrollarla.

v Para asegurarse de que su campo de investigación y desarrollo no se cierre comoconsecuencia de un grupo de patentes solicitadas por un tercero.

La protección por secreto empresarial, el cual desarrollaremos en el CapituloIV, puede resultar conveniente en los siguientes casos:

v Cuando el secreto no es patentable.

v Cuando es muy probable que la información pueda mantenerse secreta durante un períodode tiempo mayor a 20 años.

v Cuando el secreto no se considera suficientemente valioso como para ser objeto de patente.

v Cuando el secreto se refiere a un proceso de fabricación, no a un producto, ya que losproductos son más susceptibles de ingeniería inversa.

b) Si se va a proteger por la vía de patente, ¿cuánto desarrollo requiere todavía ycuánto se debe esperar para solicitar la patente?

La decisión de solicitar la patente en una etapa muy temprana puede traer como consecuencianegativa la necesidad de incurrir en costos altos de protección que no podrán ser recuperadoshasta mucho tiempo después.

Por otra parte, la decisión de esperar mucho tiempo antes de solicitar la patente puede implicarque un tercero se adelante a hacerlo.

Es muy importante tener en cuenta que si se solicita la patente y después se ve que lacomercialización está aún muy lejana, es posible desistirla antes de que se haga pública (unmáximo de 18 meses).

c) Además del país de origen, ¿se debe buscar la patente en otros países?

La respuesta a esta pregunta va a depender de una serie de consideraciones, tales como lacapacidad económica de la empresa (patentar a nivel internacional es costoso), la posibilidad deacceder a mercados remotos, el tamaño del mercado objetivo y la confiabilidad del sistema dePropiedad Industrial del país al cual se quiere llegar.

Adicionalmente, si se decide patentar en otros países, se requiere evaluar qué sistema resultamás favorable para hacerlo, si país por país, o a través del PCT, decisión que va a depender engran parte del número de países objetivo.

d) ¿Puede la empresa asumir el costo de proteger sus derechos dePropiedad Industrial?

La determinación de una política de Propiedad Industrial no termina al tomar la decisión depatentar una invención o de registrar una marca. De nada vale adquirir el derecho si despuésno se cuenta con los medios económicos para defenderlo.

Esto no significa que solicitar una patente implique necesariamente irse a costosos pleitos entodos los casos de presunta infracción. Lo que significa es que una política de PropiedadIntelectual dentro de una empresa debe determinar cuál va a ser su posición en este sentido yesa posición debe responder a consideraciones que van más allá del simple costo.

Así, por ejemplo, la decisión puede ser la de obtener una patente que recaiga sobre latecnología medular de la empresa y enfocarse en hacer más sólida la posición en el mercado y,potencialmente, en obtener regalías por licenciamiento, sin que exista interés en perseguir aotras compañías por potenciales infracciones. Esta posición puede fundamentarse en que lascompañías competidoras son muy grandes y cuentan con recursos casi ilimitados paraenzarzarse en largos y costosos litigios.

Ejemplo7

La empresa TiVo adoptó esta posición con, aparentemente, buenos resultados.

TiVo es una empresa mediana, localizada en California y creada en 1997. TiVo creó unagrabadora digital que permite detener (poner pausa), devolver y grabar programas de televisiónen vivo que están siendo transmitidos al televisor del usuario.

La decisión de TiVo de no perseguir a potenciales infractores se basó en que su principalcompetidor en el mercado es Microsoft.

Por tal razón, decidió más bien utilizar sus recursos en solidificar su posición en el mercado y endiseñar una estrategia de licenciamiento que le permita obtener recursos para nuevosdesarrollos.

7 McCOMBS y EHMKE. “Patents as Part of the Business Strategy”. University ofTexas School of Law, 2001

Otra posibilidad es tomar una posición agresiva en la defensa de las patentes frente a loscompetidores, lo cual puede traducirse en publicidad positiva y en un incentivo adicional paraque terceros quieran obtener licencias. Se traduce también en costos legales altos.

Ejemplo8:

RAMBUS, Inc. es un desarrollador de tecnología de módulos de memoria RAM en la industria delos semiconductores. En 1992, Rambus divulgó un nuevo tipo de RAM conocido como RDRAM.Si bien el RDRAM es capaz de manejar la información más rápidamente que otros tipos dechips RAM, la producción de RDRAM es mucho más costosa que la de los demás. Enconsecuencia, la tecnología de Rambus, más avanzada pero más costosa, no ha podido ganaraceptación en el mercado.

Rambus eligió la estrategia de buscar hacer efectivas sus patentes contra sus competidores,con el fin de aumentar los costos de los productos competidores a través de extraerles regalíaspor licencias y de obligarlos a incurrir en costos de defensa.

En efecto, enfrentadas a la necesidad de defenderse en un pleito, o como consecuencia de unadecisión judicial, los competidores de RAMBUS pueden optar por obtener una licencia de éste,lo cual necesariamente se va a reflejar en un mayor costo de su producto.

Una tercera posibilidad es la de crear una “alianza de patentes” (patent pool), que es una figuraque puede aparecer cuando dos o más compañías son titulares de patentes sobre algúncomponente importante de la tecnología y dichas compañías se unen para formar una tercera,quien adquiere la titularidad de todas las patentes y las licencia a las compañías originales y aterceros.

Esta figura no significa que la compañía pueda evitar totalmente el tener que iniciar (o defender)acciones de infracción, pero, de todas maneras, minimiza el riesgo y puede proporcionar unasventajas considerables.

Ejemplo9:

MPEG LA es el nombre de una familia de estándares utilizados para codificar información audio-visual en un formato digital comprimido. Algunas utilizaciones claves de la tecnología MPEG sonlos DVD y la televisión digital por satélite.

Muchas compañías han desarrollado y son propietarias de patentes que reivindican porcionesde los estándares MPEG. Sin embargo, ninguna de ellas es dueña de una patente o de unportafolio de patentes que permita a un licenciatario potencial manufacturar un producto deconformidad con el estándar MPEG.

En vista de esto, un grupo de compañías se unieron y formaron MPEG LA, una compañía deresponsabilidad limitada domiciliada en Delaware. Cada uno de los titulares de patentesconcedió a MPEG LA una licencia que le permite sub-licenciar. Las compañías acordaron queel contrato de licencia sea idéntico para todos los licenciatarios, incluidas ellas mismas. Encuanto a distribución de regalías, acordaron una repartición proporcional basada en el númerode patentes aportada por cada una.

8 Idem9 Idem

MPEG LA no defiende sus patentes contra potenciales infractores. Por el contrario, los titularesde las patentes son quienes se encargan de la defensa.

.4.1. Planes de negocio

Una vez que la tecnología está lista, el énfasis se traslada a llevar esa tecnología al mercado.

Un factor clave que diferencia a los buenos empresarios es la capacidad de “vender” el nuevoconcepto en un plan de negocio. Este plan de negocio demuestra convincentemente porqué sedebe financiar el nuevo proyecto.

Para ser aceptado por una incubadora de negocios o para atraer inversionistas, un plan denegocio debe mostrar la coherencia de la idea de negocio. Debe suministrar evidencia creíble deuna demanda efectiva o potencial para los productos o servicios, la superioridad de los nuevosproductos o servicios sobre los de la competencia y los pasos que se han tomado paraprotegerlos de la competencia desleal.

Todo plan de negocio debe incluir las siguientes partes10:

a) Resumen ejecutivo: Esta sección debe resumir el plan de negocio y capturar el interésdel potencial inversionista, con el objetivo de que lea el documento completo. Esimportante aclarar de qué se trata el negocio y “traducir” la tecnología a un lenguaje claro.Si el potencial inversionista no puede entender o le cuesta trabajo descifrar el plan denegocio, no invertirá en la tecnología. Recomendación: el resumen ejecutivo no debe sermás largo de 2 o 3 páginas.

b) Historia de la compañía: Esta sección debe incluir la estructura legal de la compañía, unresumen de sus productos o servicios, la misión de la empresa, su estrategia denegocios, su localización, los contratos y alianzas que tiene o espera tener, sus clientes.Recomendación: Los individuos claves dentro de la empresa deben ser mencionados,pero sus Hojas de Vida y otros detalles no deben ir en esta sección.

c) Productos y servicios: Es importante comenzar por una breve descripción quesuministre una base para entender la tecnología y su potencial de mercado. Después sedescriben los productos y/o procesos en que se usará la nueva tecnología; sus ventajas;y, lo más importante, en qué beneficia y a quién; las líneas de producción; qué servicios ysoporte se ofrecerá; investigación y desarrollo en curso, y planes futuros.Recomendación: La habilidad de entender la tecnología y articularla en el contexto de unnuevo proyecto, junto con todos los elementos necesarios para crear un negocio viable asu alrededor es lo que diferencia un plan de negocio de una disertación en tecnología.

d) Análisis de mercado: Este análisis demuestra qué tan bien conoce el empresario sumercado y sus clientes potenciales. Debe demostrar por qué los mercados adquirirán lanueva tecnología y sus aplicaciones, sustentado en hechos y cifras. Esta sección tambiéndebe incluir una referencia a la competencia y a cómo el nuevo negocio será diferente y/ocuáles son sus ventajas competitivas. Un error común es afirmar que “no tenemoscompetencia”. Si la tecnología y el negocio valen la pena, pronto tendrá competidores, en

10 CULLER, G. Kip. “Out of the Lab and into the marketplace: It’s About a BusinessPlan”. LES NOUVELLES, Diciembre de 2001.

consecuencia es importante analizar la competencia potencial. Recomendación: Esimportante analizar detalladamente las barreras de entrada que pueden favorecer a laempresa frente a sus competidores, tales como las patentes.

e) Mercadeo y ventas: Aún para productos totalmente innovadores, con una demanda demercado inmediata, el mercadeo y las ventas son claves para el éxito. Esta sección es laexplicación de cómo interactúa la compañía con sus clientes y cómo llega el producto aesos clientes. Debe incluir los medios y formas como se va a mercadear el producto(venta puerta a puerta, representantes de venta, telemercadeo, correo directo u otrosmedios). También se puede hacer referencia a publicidad, promociones, patrocinios,programas de comisiones. También debe incluir precio estimado y cómo será posicionadoel producto o servicio.

f) Operaciones: Es una visión de cómo opera el negocio día a día. Incluye cómo semanufacturarán los productos, cómo se empacarán, cómo se llevarán los inventarios.Otros elementos que deben aparecer en esta sección son los sistemas que se van anecesitar.

g) Administración: En esta sección se debe especificar la experiencia del equipo directivo,incluyendo resúmenes de sus hojas de vida, y se debe especificar cuál es laresponsabilidad de cada uno. Si hay posiciones que aún están vacantes, es importantedecirlo y especificar cuál es el perfil para asumirlas.

h) Finanzas: Esta sección debe incluir el capital requerido, sustentado por flujos de caja,balances y estados de pérdidas y ganancias proyectados para un período de 3 a 5 años.No es recomendable anexar simplemente un presupuesto, ya que los inversionistas noestán interesados en donar dinero, sino en invertirlo. Si la empresa ya está operando, esuna buena idea incluir los resultados de los últimos 3 años.

Lista de chequeo para verificar la correcta inclusión de los Derechos de PropiedadIndustrial en un Plan de Negocio

1. ¿Qué activos de Propiedad Intelectual posee la empresa?

2. ¿Cuál es el estado del portafolio de la Propiedad Intelectual de la empresa?

3. ¿Cómo protege la empresa sus activos de Propiedad Intelectual?

Plan de Negocios

Resumen Ejecutivo Historia de la Compañía Productos y Servicios Análisis de Mercado. Mercadeo y ventas Operaciones Administración Finanzas

4. ¿Qué importancia tienen esos activos de Propiedad Intelectual en el éxito de la empresa?

5. ¿Es la empresa la titular de los activos de Propiedad Intelectual que necesita para serexitosa, o debe depender de los activos de otro?

6. ¿Cuál es el portafolio y la estrategia de Propiedad Intelectual de la competencia?

7. ¿Cuál es el portafolio y la estrategia de Propiedad Intelectual de la empresa?

.4.2. Monitoreo tecnológico

Otro aspecto que no puede ser descuidado por una empresa de base tecnológica es el llamado“monitoreo tecnológico” o “vigilancia tecnológica”.

El monitoreo tecnológico tiene dos objetivos básicos:

v Conocer el estado de la técnica en el sector de interés.

v Asegurarse de que terceros no están infringiendo los derechos de Propiedad Industrial de laempresa.

.4.3. Conocimiento del estado de la técnica en el sector deinterés.

El monitoreo tecnológico es la búsqueda, detección y análisis de informaciones orientadas a latoma de decisiones sobre amenazas y oportunidades externas en el ámbito de la ciencia y latecnología. Su objetivo es detectar qué está sucediendo en una determinada área tecnológica:qué temas se están investigando, cuáles son las líneas de investigación emergente, cuáles sonlas empresas líderes.

Las empresas de base tecnológica deben preocuparse por la forma organizada, efectiva ypermanente de captar información del exterior, analizarla y convertirla en conocimiento.

Ejemplo:

Whirpool Co. tuvo conocimiento de las innovaciones en la industria textil consistentes en tejidosque no requerían planchado, a partir de un proceso de aplicación de resinas con curadoretardado. Con base en esta información, adquirida mucho antes de que los tejidos entraran almercado, Whirpool pudo lanzar la nueva lavadora y secadora con ciclos para este nuevo tejidoapenas cuatro meses después de que la fibra saliera al mercado, obteniendo así una ventaja deaños sobre sus competidores. Este es un claro ejemplo de las ventajas de vigilar sectoresdiferentes pero relacionados.

Ejemplo:

Hewlett Packard detectó a principios de los 80 las nuevas aplicaciones electrónicas derivadas dela emergente tecnología láser de Canon. Este conocimiento oportuno le permitió lograr unaalianza con Canon para utilizar la nueva tecnología en las impresoras Laserjet, obteniendo asíuna ventaja competitiva importante.

Las principales fuentes de información para un adecuado monitoreo tecnológico son lassiguientes:

a) Los Bancos de Patentes.

La importancia de las patentes como fuente de información técnica no debe ser desestimada.En efecto, las patentes contienen información que no es posible encontrar en ningún otro lugaro, que de encontrarse, lo es tras una demora sustancial. Es un hecho que dos terceras partesde las invenciones técnicas patentadas no se encuentran descritas en ningún documentodiferente a la patente. Por ejemplo, tanto la televisión como el motor de jet fueron descritos enla literatura de patentes 10 y 5 años, respectivamente, antes de ser conocidos por otras fuentes.

La información tecnológica más novedosa está contenida en las patentes. Cualquier otro tipo deliteratura, como ponencias, seminarios, conferencias, artículos o libros ofrecen información másantigua o diferentemente enfocada. Se estima que el 75% de la información revelada en laspatentes no vuelve a publicarse en otros medios.

Una adecuada vigilancia tecnológica permite:

v Detectar oportunidades de alianzas, inversión y comercialización.

v Estar alerta a los desarrollos que pueden repercutir o amenazar el mercado de la empresa y que pueden provenirdel mismo sector o de sectores diferentes al de la empresa.

v Ayudar en la toma de decisiones sobre investigación y desarrollo: a qué campos enfocarse y cuáles abandonar.

v Determinar cambios en las políticas de Propiedad Industrial.

v Incorporar nuevos avances tecnológicos a los propios productos y procesos.

Los beneficios de los documentos de patentes como medios de divulgación delavance tecnológico pueden sintetizarse así:

v Transmiten la información más reciente.

v Tienen una estructura uniforme a nivel internacional.

v Divulgan la información tecnológica de un sector determinado.

v Contienen información que no se difunde en otro tipo de bibliografía.

v Contienen un resumen que permite obtener rápidamente una idea acerca del contenido dela patente sin tener que leer el documento completo.

v Están ordenados según un sistema de clasificación único.

v Indican el nombre y dirección del solicitante, inventor y titular.

v Llevan una fecha de la cual pueden inferirse conclusiones relativas a la antigüedad de lasinvenciones, o a la vigencia del derecho otorgado.

v Divulgan información detallada acerca de las posibilidades de aplicación práctica en laindustria.

v La informática ha permitido el archivo y fácil acceso a millones de documentos, así como sulocalización y recuperación inmediata.

El Banco de Patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia cuenta concolecciones de documentos de patentes de diferentes países, los cuales se encuentranclasificados por temas y sectores tecnológicos que permiten consultar el texto completo de losdocumentos. Cuenta con las colecciones en texto completo de la Oficina Europea de Patentes(EPO), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), la Oficina Americana(Patent Images y USOPT), y la Oficina Española (EP-ES).

Este servicio puede utilizarse por Internet en la página Web www.sic.gov.co o en las oficinas dela Superintendencia.

b) Las Gacetas de la Propiedad Industrial.

Deben utilizarse para monitorear las nuevas solicitudes de patente que están siendopresentadas en el país.

La Gaceta de la Propiedad Industrial colombiana es publicada una vez al mes. Para conocer lasfechas de publicación de la Gaceta, puede consultarse la página Web de la Superintendencia deIndustria y Comercio (www.sic.gov.co).

Es importante tener en cuenta que desde la publicación el expediente pasa a tener carácterpúblico y puede ser consultado por cualquier persona.

c) Los sistemas de apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio

La Superintendencia de Industria y Comercio presta también los siguientes servicios:

v Radiografía tecnológica:

Es un informe en el que a través de una metodología de búsqueda se obtienensolicitudes o patentes que se han publicado a nivel mundial y que guardanrelación con un sector técnico determinado; adicionalmente, se proporciona eldocumento completo junto con una breve descripción. Por tratarse de un informea la medida de las necesidades, el usuario puede emplear esta información entreotras cosas para identificar tecnologías de interés, mejorar el desarrollo de unproducto, el rendimiento de un proceso y obtener información útil acerca delestado de la tecnología. Ejemplo: Ver Anexo No. 19.

v Monitoreo Tecnológico:

Es un informe en el que se realiza un análisis de la evolución de un sector técnico concretotomando como base la información contenida en las patentes publicadas a nivel mundial duranteun período de tiempo dado. La información contenida en las patentes sirve de base para larealización de un estudio de la actividad innovadora en un sector técnico concreto. Se realiza apetición del usuario. Ejemplo:Ver Anexo No. 20

v Prospección tecnológica:

Es un informe en el que se proporcionan datos estadísticos de una tecnología concreta tomandocomo base la información contenida en las patentes publicadas a nivel mundial durante unperíodo de tiempo dado. Se realiza a petición del usuario.

v Diseminación tecnológica:

Publicaciones de documentos de patentes de un sector determinado y durante un períododeterminado. Se realiza a través de “Boletines Tecnológicos”. (Ejemplo: Ver Anexo No. 21)

Los estudios que ya han sido realizados por la Superintendencia de Industria y Comercio puedenser consultados en la página Web www.sic.gov.co

d) Las revistas especializadas y otras publicaciones

Son una fuente importante de información sobre desarrollos. Sin embargo, debe tenerse encuenta que muchas empresas, a fin de conservar la novedad de sus invenciones patentables, seabstienen de publicar hasta que la solicitud de patente está bastante avanzada.

e) Las empresas especializadas en monitoreo tecnológico

Existen varias empresas especializadas en monitoreo tecnológico, más o menos sofisticadas ymás o menos costosas, según lo que cada usuario necesite y esté dispuesto a invertir. Estasfirmas pueden ser localizadas y contratadas directamente a través de Internet, o también através de las Firmas especializadas en Propiedad Industrial, quienes pueden constituir unavaliosa ayuda en la evaluación y contratación de la empresa más adecuada.

Para empresas que no cuentan con mucho personal técnico, puede resultar una buenaalternativa contratar una de estas empresas, a pesar de su costo, ya que un adecuado

monitoreo tecnológico supone separar el material relevante del que no lo es, lo cual puederequerir un tiempo y un esfuerzo considerables.

f) Las universidades

Las universidades pueden ser contratadas para realizar no sólo investigación y desarrollo, sinotambién actividades de radiología tecnológica.

g) Las ferias

Las ferias de comercio y las convenciones técnicas son buenos lugares para encontrar nuevosdesarrollos.

.4.4. Monitoreo con el objetivo de asegurarse de que terceros noestán infringiendo los derechos de Propiedad Industrial dela empresa.

Este tipo de monitoreo se realiza, básicamente, a través de dos fuentes:

a) La Gaceta de la Propiedad Industrial.

En este caso, el propósito es monitorear las solicitudes de marcas y patentes que han sidopublicadas, con el propósito de que los terceros que crean tener un mejor derecho puedanoponerse.

Es más fácil para una empresa objetar la concesión de una patente en este punto, que darsecuenta demasiado tarde y tener que iniciar una demanda de nulidad y restablecimiento dederecho ante el Consejo de Estado.

Esta vigilancia puede también ser contratada con una Firma especializada en PropiedadIndustrial.

b) El mercado.

Resulta conveniente que los mismos comercializadores y vendedores de la empresa esténatentos a lo que están ofreciendo los competidores, para lo cual deben contar con unacapacitación adecuada, que les permita reconocer posibles infracciones para comunicarlas aldirectivo de la empresa a cargo de manejar la Propiedad Industrial.

.4.5. Concepto de “Transferencia de Tecnología”

De conformidad con el proyecto de Código de Conducta sobre Transferencia de Tecnologíaelaborado por la UNCTAD, se entiende por transferencia de tecnología “la transferencia deconocimientos sistemáticos para la fabricación de un producto, la aplicación de un proceso o laprestación de un servicio, no extendiéndose a las transacciones que entrañan la mera venta oarrendamiento de productos.”

El Diccionario Enciclopédico Larousse, define transferencia de tecnología como “la cesión olicencia, a título oneroso o no, por quienes detenten su propiedad, a favor de personas físicas ojurídicas, públicas o privadas.”

Estas definiciones han sido criticadas por desconocer “formas valiosas de transferencia detecnología por medios tácitos, como se da cuando una empresa extranjera contrata nacionales,o como cuando una empresa nacional crea vínculos comerciales o no comerciales conempresas extranjeras, o cuando los nacionales del país estudian en el exterior…”11

En ese sentido, resulta más apropiada la definición de Miranda Miranda, según la cualtransferencia de tecnología es “el conjunto de todas las formas y modalidades por mediode las cuales una tecnología es incorporada a una empresa, institución o país.”12

En términos generales, puede afirmarse que la transferencia de tecnología puede llevarse acabo a través de dos tipos de medios:

v Directos o Contractuales, es decir, aquellos que implican un acuerdo de voluntades entre elpropietario o tenedor del conocimiento y el receptor de ese conocimiento. En otras palabras,hace relación a la transferencia de tecnología que se lleva a cabo en virtud de un contrato,por ejemplo contratos de licencia, contratos de franquicia, contratos de provisión deconocimientos técnicos.

v Indirectos o no Contractuales, que hacen referencia a la posibilidad de acceder a latecnología sin que medie acuerdo de voluntades. Dentro de estos medios podemos incluirla utilización de tecnología disponible en el dominio público, la ingeniería inversa, laslicencias obligatorias, los convenios de cooperación científica, la capacitación y la inversiónextranjera directa.

.5 Concepto de “Contratos de Transferencia de Tecnología”

López Guzmán define los contratos de transferencia de tecnología como “aquellos que tienenpor objeto la prestación de conocimientos científicos, técnicos, o empíricos, que tienen o no unamparo por parte del derecho de la propiedad industrial y que están destinados a la producciónde bienes o servicios.”13

En términos simples, son los contratos por medio de los cuales se vende o se licencia, a cambiode una contraprestación o a título gratuito, un bien intelectual consistente en un conjunto deconocimientos, medios técnicos e información propios de una actividad.

La UNCTAD señala que se consideran transacciones de transferencia de tecnología lossiguientes contratos:

v La cesión, venta y licencia de todas las formas de propiedad industrial, excepto las marcas ylos nombres comerciales.

11 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA, “Estudio sobre Transferencia de Tecnología yPropiedad Intelectual”. Bogotá, Junio de 2003.12 MIRANDA, Miranda José. Glosario. (www.google.com).13 LOPEZ GUZMÁN, Fabián. Contratos Internacionales de Transferencia deTecnología. El Know How. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Ed 2002. Pag. 64.

v El suministro de conocimientos técnicos y de experiencia técnica en forma de estudios deviabilidad, planos, diagramas, modelos, instrucciones, guías, fórmulas, diseños técnicosbásicos o detallados, especificaciones y material de formación, servicios que entrañan laaportación de material técnico, consultivo o directivo, y formación de personal.

v El suministro de los conocimientos tecnológicos necesarios para la instalación, explotación yfuncionamiento de plantas industriales y de material, y la entrega de instalaciones llave enmano.

v El suministro de los conocimientos tecnológicos necesarios para adquirir, instalar y utilizarmaquinaria, material, productos intermedios y/o materias primas que hayan sido adquiridaspor compra, arrendamiento u otro medio.

v La transmisión de contenido tecnológico de los acuerdos de cooperación industrial y técnica.

Las características generales de los contratos de transferencia de tecnología son las siguientes:

a) Son contratos atípicos, es decir, no hay un ordenamiento específico que se encargue deregularlos, por lo cual son las partes las que se encargan de acordar el contenido yefectos del contrato.

b) Son contratos bilaterales, es decir, generan derechos y obligaciones para ambas partes,de acuerdo con lo que se haya pactado en el contrato.

c) Son contratos “intuito personae”, es decir, se celebran en atención a las cualidades ycaracterísticas del proveedor de la tecnología y del beneficiario.

d) Generalmente, son onerosos, destinados a generar un beneficio para ambas partes.

e) Generalmente, son de tracto o ejecución sucesiva, es decir, se ejecutan de formacontinua y periódica.

.6 Contenido general de los contratos de Transferencia de Tecnología

.6.1. Partes

Hace referencia a las entidades o personas que van a firmar el contrato y que quedaránobligadas por el contenido de sus cláusulas. El objetivo de describir las partes de un contrato esidentificar suficientemente a cada una de ellas, de tal forma que tal identidad no se conviertadespués en un punto de controversia.

Las personas naturales deberán ser identificadas por su nombre, nacionalidad, domicilio ydocumento de identificación. Las personas jurídicas por su nombre, lugar de constitución ydomicilio.

Debe tenerse particular cuidado en los contratos donde una misma parte involucra a más de unapersona natural o jurídica, las cuales pueden o no estar domiciliadas en un mismo país. Esto

puede darse, por ejemplo, cuando una sociedad es la titular de la patente y es quien va a otorgarla licencia, pero otra sociedad es la que va a asumir derechos y obligaciones.

Ejemplo 1:

Partes: FITO S.A., sociedad organizada y existente de conformidad con lasleyes colombianas, domiciliada en la Carrera 20 No. 20-20, Bogotá D.C.,Colombia, en adelante y para los efectos de este Contrato denominadala (Licenciante, Cedente, Franquiciante…)

Y AXES LTDA., sociedad organizada y existente de conformidad con lasleyes de Francia, domiciliada en la Rue Deu, Paris, Francia. en adelantey para los efectos de este Contrato denominada la (Licenciataria,Cesionaria, Franquiciada…)

Ejemplo 2:

Partes: GLOBUS, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyesde Suiza, domiciliada en Hanstrasse 24, Berna, Suiza

RESUS, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyesde Suiza, domiciliada en Strasse 24, Berna, Suiza

Y FITO S.A., sociedad organizada y existente de conformidad con lasleyes colombianas, domiciliada en la Carrera 20 No. 20-20, Bogotá,Colombia

También puede suceder que en una cláusula posterior se defina a las sociedades matrices,subordinadas o subsidiarias de una de las partes o de ambas, para vincularlas a determinadosderechos y obligaciones.

Bajo la ley colombiana, una sociedad será subordinada cuando su poder de decisión seencuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz, bien seadirectamente, caso en el cual se denominan filiales, o por intermedio de las subordinadas de lamatriz, caso en el cual se denominan subsidiarias.

.6.2. Consideraciones

Cuando las partes están negociando un contrato de transferencia de tecnología, parten de labase de que un determinado conocimiento es necesario para la manufactura de un determinadoproducto o la aplicación de un determinado proceso. En otras palabras, el objetivo final de laspartes será la transferencia por una de las partes, y la adquisición por la otra parte, de unatecnología y del derecho a explotar esa tecnología.

Este objetivo se reflejará de manera general en las consideraciones del contrato y se reflejará demanera más específica en las cláusulas que hagan referencia al objeto del contrato.

En términos sencillos, las consideraciones son la exposición de las razones que llevaron a laspartes a contratar.

Ejemplo de “Consideraciones” para un contrato de licencia de patente:

1. CONSIDERANDO que RESUS es titular de la Patente US2945, vigente hasta el 24 deOctubre de 2021, cuyo título es “METODO PARA EMPACAR CARNE FRESCA” y de la solicitudde Patente Internacional PCT/US01/12344, presentada el 24 de Octubre de 2002, con el mismotítulo y los siguientes países designados: BR CA CH CO CR HR MX NI.

2. CONSIDERANDO que RESUS es propietario de un know-how extenso en el área deempaque de productos cárnicos.

3. CONSIDERANDO que AXIS es activo en la producción de cárnicos y que, por tanto,está interesada en explotar los derechos de Propiedad Industrial y el know-how de RESUS.

4. CONSIDERANDO que RESUS está dispuesto a otorgar a AXIS una licencia sobre susderechos de Propiedad Industrial y su know-how.

.6.3. Definiciones

Algunos contratos de transferencia de tecnología pueden contener definiciones de determinadostérminos de frecuente utilización en el contrato.

Ejemplo de “Definiciones” para un contrato de licencia de patente y de know-how:

DEFINICIONES:

1. Derechos de Propiedad Industrial” significará la Patente US2945 y la solicitud de PatenteInternacional PCT/US01/12344.

2. “Productos Licenciados” serán los productos cárnicos procesados por AXIS.3. “Know-how” es el conocimiento secreto de RESUS en los procesos y métodos para

empacar carne fresca.4. “Territorio” serán los países de América del Sur y los Estados Unidos de América.5. “Campo de utilización” serán los procesos de empaquetado de carne de res, aves, y

cerdo.6. “Mejora” será todo avance sustancial a la tecnología objeto del contrato, desarrollada

individual o conjuntamente por las Partes.7. “Información confidencial” serán todos los datos o información, bien sean escritos,

gráficos, visuales, orales o contenidos o en medios electrónicos, que se relacionen conlas operaciones, la producción, los productos, las actividades, o los servicios de laCompañía, suministrados por las Partes antes de la firma de este Contrato o en desarrollodel mismo.

.6.4. Objeto del Contrato

Son las Cláusulas que hacen referencia al objetivo mismo del contrato y comprenden lascaracterísticas particulares del contrato que se celebra, los derechos y obligaciones de laspartes y las cláusulas de exclusividad, si fueren del caso.

Ejemplo de “Objeto” para un contrato de franquicia:

El franquiciante concede al franquiciado el uso de su marca, nombre comercial, emblema,modelos, diseños y know-how, para ser explotados para restaurantes de comidas vegetarianas,en el punto de venta ubicado en la Carrera 20 No. 20-20 de la ciudad de Bogotá, Colombia.

.6.5. Remuneración

El “precio” de la adquisición de tecnología dependerá de una serie de factores, que incluyen lanaturaleza y vigencia de los derechos de propiedad industrial y de la tecnología involucrada.

La remuneración puede tomar diferentes formas según el tipo de contrato de que se trate y loque acuerden las partes:

v El pago de una suma única predeterminada (“lump - payment”), sea de contado o a plazos.

v El pago de “regalías”, cuya cuantía será calculada como resultado de una función de usoeconómico o de resultado (unidades de producción, unidades de servicio, ventas brutas,ventas netas).

v El pago de honorarios por servicios y asistencia suministrada por personal experto.

v La combinación de cualquiera o de todas las formas anteriores.

También existen formas de remuneración indirecta y no-monetaria:

v Ingresos provenientes de operaciones relacionadas, por ejemplo el suministro de materiaprima.

v Dividendos, por ejemplo en un contrato de joint venture donde la parte que suministra latecnología puede obtener dividendos de la participación financiera.

v Costos compartidos, por ejemplo cuando las partes acuerdan compartir el costo demantenimiento de los derechos de propiedad industrial.

v Retroalimentación tecnológica: El conocimiento técnico del receptor de la tecnología puedeser revertido a quien la suministra, constituyéndose en una forma de remuneración nomonetaria.

Es importante establecer, en el caso de pagos de sumas de dinero, la moneda en que seefectuarán dichos pagos y la tasa de cambio aplicable en caso de pactarse en monedaextranjera.

Ejemplo de “Remuneración” para un contrato de licencia de patente:

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de firma de este Contrato, YYYY pagará aRESUS la suma de US$0000.

Adicionalmente, AXIS pagará a RESUS unas regalías equivalentes al 30% de las ventas netasde los Productos Licenciados. Para este efecto, AXIS enviará a RESUS dentro de los sesenta(60) días siguientes a la finalización de cada año calendario, una relación de todas las ventasrealizadas, y consignará el valor correspondiente a las regalías en la Cuenta No. 002021 delBanco Gris.

Los pagos se harán en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado del día en quese efectúe el pago.

.6.6. Obligaciones de las partes

Estas cláusulas estipulan los compromisos adquiridos por cada una de las partes.

Ejemplo de “Obligaciones” de las partes en un contrato de franquicia.

Obligaciones del franquiciante: (1) Permitir el uso por parte del franquiciado de los derechos dePropiedad Intelectual. (2) Poner a disposición del franquiciado las mercancías e inventarios quecomponen su surtido. (3) Determinar las políticas y estrategias de mercadeo en cuanto aposicionamiento, variables del producto (marca, empaque, precio), variables de comunicación(publicidad, promoción) e investigación de mercados. (4) Suministrar adiestramiento y asistenciatécnica al franquiciado en el campo técnico, comercial, financiero, contable, fiscal y de gestión.

Obligaciones del franquiciado: (1) Comercializar los productos con las especificacionesimpuestas por el franquiciante. (2) Utilizar el know-how y la licencia de marca concedida por elfranquiciante sólo para la explotación de las franquicias. (3) Contribuir mediante el cumplimientode las directrices del franquiciante, a la buena reputación y éxito de la cadena. (4) Aplicar losprecios de venta definidos por el franquiciante.

.6.7. Garantías

En muchas ocasiones, los contratos de transferencia de tecnología contienen cláusulas relativasa las garantías que otorga el titular del derecho.

Las más comunes hacen referencia a:

v El transferente garantiza ser titular de la tecnología transferida.

v El transferente garantiza que sus atribuciones como titular son suficientespara permitir al receptor una explotación no perturbada de la tecnologíatransferida.

v No infracción a los derechos de terceros.

v Validez del Derecho de Propiedad Industrial involucrado en el Contrato.

v Responsabilidad por los daños causados por la tecnología licenciada.

Ejemplo de “Cláusulas de garantía” en una licencia de marcas:

El LICENCIANTE acuerda mantener indemne, defender y mantener libre de daños o perjuiciossufridos al LICENCIATARIO, y reembolsará cualquier gasto razonable que resulte de cualquierreclamación por una tercera parte alegando un derecho superior a las MARCASCOMERCIALES.

.6.8. Cláusulas de confidencialidad

Tomando en consideración la naturaleza del bien objeto de estos contratos, es usual que losmismos contengan cláusulas de confidencialidad.

Ejemplo de una “Cláusula de confidencialidad” en un contrato de desarrollo de software

Las partes reconocen de manera expresa la naturaleza confidencial de la información que semanejará durante la ejecución del presente acuerdo, y en consecuencia aceptan y secomprometen a: a) Que sus empleados, asesores, agentes o representantes que hayan recibidoo conocido la información la utilicen única y exclusivamente para el desarrollo del SoporteLógico. b.) Que la información que se reciba no sea revelada por ningún medio, ni divulgada enforma parcial o total a ningún tercero, salvo autorización expresa de la otra parte. c) Mantenermecanismos internos adecuados para proteger la confidencialidad de la información. d) Cumplirla obligación de confidencialidad en la misma forma y con el mismo cuidado con que se realizala protección de la información confidencial propia. e) Mantener el carácter de reserva de lainformación confidencial de manera permanente. Las Partes se comprometen a guardar laconfidencialidad de la información, no obstante se dé por terminado el presente acuerdo, por eltérmino del mismo y xxx años más.

.6.9. Vigencia y terminación

Son las cláusulas que hacen referencia a la duración del contrato y a las causas de terminaciónanticipada.

Ejemplo de “Cláusulas de vigencia y terminación” en un contrato de asistenciatécnica con licencia de marca y nombre comercial

1 VIGENCIA: Este Acuerdo entrará a regir a partir del primero (1°) de enero de milnovecientos noventa y siete (1997) y tendrá una vigencia de veinte (20) años a partir deentonces, vencidos los cuales se renovará automáticamente por un período igual alinicial. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá dar por terminado elAcuerdo en cualquier tiempo notificando por escrito a la otra parte de su intención de darpor terminado el Acuerdo, con una anticipación no inferior a seis (6) meses a la fecha determinación anticipada.

2 TERMINACIÓN: Esta Acuerdo se podrá terminar en cualquier momento por ELLICENCIANTE enviando una notificación escrita con treinta (30) días hábiles de

anticipación al LICENCIATARIO en cualquiera de los siguientes eventos, los cuales seconsideran justas causas para su terminación:

(i) en caso que el LICENCIATARIO dé un mal uso importante a las MARCASCOMERCIALES;

(ii) en caso que el LICENCIATARIO incumpla en forma importante cualquiera de susobligaciones bajo este Acuerdo y si no remedia dicho incumplimiento en los 30 días hábilessiguientes al recibo de la correspondiente notificación por escrito en la cual se le requiera alLICENCIATARIO que lo haga;

(iii) en caso que el LICENCIATARIO incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo elACUERDO DE MARCAS REGISTRADA Y DE ASISTENCIA TÉCNICA y si no remedia dichoincumplimiento en los 30 días hábiles siguientes al recibo de la correspondiente notificaciónescrita en la cual se le requiera al LICENCIATARIO que lo haga;

(iv) en caso de insolvencia, liquidación de todos o de una parte sustancial de todos losactivos, o un procedimiento similar relacionado con el LICENCIATARIO, siempre que si dichoproceso es el resultado de una acción involuntaria, si no se ha desistido de dicho proceso en lossesenta días siguientes a que se le haya notificado debidamente al LICENCIATARIO del mismo;sin perjuicio de lo anterior, este Acuerdo no podrá ser terminado cuando sea iniciado un procesode concordato;

4.3 A la terminación de este Acuerdo por cualquier motivo, el LICENCIATARIO de inmediatocesará de utilizar las MARCAS COMERCIALES.

Después de la terminación de este Acuerdo, el LICENCIATARIO además se abstendrá de:

v Adoptar o utilizar cualquier marca de servicio, marca registrada, razón social o logo similar alas MARCAS COMERCIALES.

v Hacerle creer al público que todavía tiene relaciones con el LICENCIANTE.

.6.10. Registro del Contrato

Generalmente los contratos de transferencia de tecnología, por versar sobre derechos dePropiedad Intelectual, tienen que ser registrados en la Superintendencia de Industria y Comerciode Colombia o, en el caso de software, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

La falta de registro, en los casos en que la ley la exige, ocasiona que el contrato no surta efectofrente a terceros.

En consecuencia, es frecuente que los contratos contengan cláusulas que estipulen quiénasumirá los costos de registro.

Ejemplo de Cláusula de Registro

Las partes acuerdan que el registro de esta licencia ante la Superintendencia de Industria yComercio de Colombia será efectuado por el LICENCIANTE, quien también pagará todos losgastos relacionados con dicho registro.

.6.11. Cláusula Compromisoria

Es la estipulación por medio de la cual las partes deciden someter lasdiferencias que surjan del contrato a la decisión de un Tribunal de Arbitramento,en vez de la justicia ordinaria.

Ejemplo de Cláusula Compromisoria:

Las Partes se comprometen a emplear todos los medios posibles para transigir amigablementeo conciliar las diferencias que surjan entre ellas por causa o con ocasión a este Contrato.Transcurrido el plazo de un mes desde que una de las Partes notifique por escrito a la otra laexistencia de una diferencia que deba ser objeto de amigable composición sin que haya sidoposible llegar a un acuerdo sobre la diferencia, cualquiera de las Partes podrá iniciar un procesode arbitraje ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ladiferencia será resuelta de manera definitiva mediante un laudo arbitral dictado por tres árbitrosque deberán ser abogados y fallarán en derecho. Los árbitros serán designados por el Centro deArbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de una lista de árbitros registradosde dicho centro.

Ejemplo de Cláusula Compromisoria que involucre unTribunal Internacional:

Todas las desavenencias que deriven de este contrato o que guarden relación con éste seránresueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de ComercioInternacional por uno ó más árbitros nombrados conforme a este Reglamento

.6.12. Ley y jurisdicción aplicable

Los contratos contienen también una Cláusula que determina cual sera la ley yla jurisdicción por la cual deberán regirse, y a la cual las partes deberánsujetarse:

Ejemplo de “Cláusula de ley y jurisdicción aplicable”:

Este Contrato será regido e interpretado de acuerdo con las leyes de la República de Colombia,y se someterá a la jurisdicción de los tribunales colombianos (salvo que se haya pactadoarbitramento).

.7 Principales Contratos de Transferencia de Tecnología Los contratos más utilizados para la transferencia de tecnología son los siguientes:

v Licencia de derechos de propiedad industrial y de know-how.

v Cesión de derechos de propiedad industrial.

v Franquicias.

v Alianzas estratégicas y joint venture (estos contratos se analizan en el Capítulo 3).

.7.1. Contrato de Licencia

Es un negocio jurídico bilateral (contrato) por el cual el titular de un derechoautoriza a otra persona para que ejerza ese derecho, durante determinadotiempo y a cambio de una contraprestación o no.

.7.1.1. Diferencia entre licencia y cesión

La licencia es una figura contractual diferente a la cesión.

Cesión LicenciaTransferencia de la totalidad de los derechosexistentes

Se confiere únicamente la autorización de uso.

En la licencia el titular autoriza a un tercero a ejercer la totalidad o parte de las facultades queéste tiene como titular, por un tiempo determinado. En la cesión se transfiere la totalidad deestas facultades.

Algunos ejemplos de las facultades que son objeto de cesión o licencia son: en el caso demarcas, la facultad de utilizar el signo, la potestad de accionar contra quien lo utiliza sinconsentimiento, la de renovar el registro, etcétera y en materia de patentes, la facultad defabricar, vender o usar el producto patentado o emplear el procedimiento, e impedir que terceraspersonas realicen tales actos sin consentimiento del titular. En la cesión se transfiere la totalidadde estas facultades.

Sobre esta base, puede decirse que la diferencia entre la cesión y la licencia es que la cesiónimplica la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre una marca o sobre unapatente, en tanto que la licencia implica únicamente la autorización de usar la marca o elproducto o procedimiento patentado, reteniendo el licenciante los demás derechos sobre lamarca o patente.

.7.1.2. Licencia de patentes

La posibilidad de otorgar licencias sobre patentes concedidas o en trámite de concesión para laexplotación de la invención patentada, está expresamente prevista en el Artículo 75 de laDecisión 486. (www.comunidadandina.org).

Las licencias de patentes pueden ser de diferentes tipos:

v Licencias simples o licencias exclusivas: Licencias simples son aquellasen que el licenciante se limita a autorizar la explotación de una invención,sin asumir compromiso alguno respecto de la concesión de iguales licenciasa terceros y sin renunciar a la explotación de la invención por sí mismo.Licencias exclusivas son aquellas en que el licenciante se compromete a nootorgar similares autorizaciones de explotación a favor de otroslicenciatarios.

A su vez, las licencias exclusivas pueden ser de dos tipos, según que ellicenciante asuma o no la obligación de abstenerse de explotar lainvención por sí mismo.

Ejemplo:

La empresa TEXSA es titular de una patente de una máquina paraempaquetar frutas y la va a licenciar para Estados Unidos. TEXSA tienelas siguientes opciones:

(i) Licenciarlo en forma simple a CATUS, lo cual significará que tambiénpodrá otorgar licencia a otras empresas competidoras de CATUS.

(ii) Licenciarlo en forma exclusiva a CATUS, lo cual significará que nopodrá otorgar más licencias para la explotación de la patente en EstadosUnidos.

En este último caso, TEXSA puede reservarse o no el derechos aexplotar directamente su patente en Estados Unidos.

v Licencias onerosas o licencias gratuitas: Licencias onerosas sonaquellas en que se convienen pagos del licenciatario al licenciante comocontraprestación de la licencia. Licencias gratuitas son aquellas en que ellicenciante concede al licenciatario el derecho a explotar la invención sinque existan obligaciones correlativas a cargo del licenciatario.

v Licencias restringidas o licencias ilimitadas: La licencia puedeconcederse respecto de la totalidad de los derechos con que cuenta eltitular, o puede extenderse con ciertas restricciones, por ejemplo:

v Restricciones territoriales: La licencia se concede sólo para un determinadoterritorio.

v Restricciones temporales: La licencia se concede sólo por un determinadotiempo.

v Restricciones en materia de campo de explotación: La licencia se concedesólo para un determinado campo, por ejemplo sólo para el empaque decárnicos.

a) El Objeto de los Contratos de Licencia de Patente

No existen limitaciones específicas sobre dicho objeto, salvo las que surjan delrégimen general de los contratos.

Adicionalmente, según lo dispuesto por el Artículo 58 de la Decisión 486, laautoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia para laexplotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones sobre elRégimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas,Patentes, Licencias y Regalías, o que no se ajusten a las disposicionescomunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la librecompetencia.

A continuación trascribimos las disposiciones del régimen en mención:

Artículo 12.- Los contratos de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos,de ingeniería básica y de detalle y demás contratos tecnológicos de acuerdo con las respectivaslegislaciones de los Países Miembros, serán registrados ante el organismo nacional competentedel respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnologíaimportada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes queincorporen tecnología, u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnologíaimportada.

Artículo 13.- Los contratos sobre importación de tecnología deberán contener, por lo menos,cláusulas sobre las materias siguientes:a) Identificación de las partes, con expresa consignación de su nacionalidad y domicilio;b) Identificación de las modalidades que revista la transferencia de la tecnología que se importa;c) Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia detecnología;d) Determinación del plazo de vigencia;

Artículo 14.- Para efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnología externa,marcas o sobre patentes, los Países Miembros podrán tener en cuenta que dichos contratos nocontengan lo siguiente:

a) Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología o el uso de una marca, lleveconsigo la obligación para el país o la empresa receptora de adquirir, de una fuentedeterminada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías o deutilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología;b) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología o concedente del usode una marca se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos quese elaboren con base en la tecnología respectiva;

c) Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción;d) Cláusulas que prohiban el uso de tecnologías competidoras;e) Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de latecnología;f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos omejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología;g) Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las patentes o de las marcas, porpatentes o marcas no utilizadas o vencidas; yh) Otras cláusulas de efecto equivalente.Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo nacional competente delpaís receptor, no se admitirán cláusulas en las que se prohíba o limite de cualquier manera laexportación de los productos elaborados en base a la tecnología respectiva.En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en relación con elintercambio subregional o para la exportación de productos similares a tercerospaíses.

b) Capacidad y legitimación para otorgar Licencias

Son de aplicación los principios generales sobre la capacidad para contratar, esdecir los contratantes, deben ser mayores de edad y si representan unaagrupación deben acreditar su representación.

c) Forma de las licencias

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 57 de la Decisión 486, deberáregistrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación deuna patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surtaefectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

d) Obligaciones del Licenciante

i. Obligación de no accionar contra el licenciatario :

Al conceder una licencia, el titular de la patente se obliga a no intentar accionesde infracción de patente contra el licenciante. Esta obligación constituye unelemento esencial del contrato, que no puede ser destruido sin alterar lanaturaleza del contrato.

El licenciante si puede limitar los actos de explotación autorizados para ellicenciatario, por ejemplo, conceder una licencia sobre una patente deprocedimiento para utilizarla sólo en la elaboración de ciertos productos;

también puede imponerle límites territoriales, por ejemplo autorizar laexplotación sólo en una región determinada, por ejemplo, el Departamento deAntioquia; puede también incluir la limitaciones o en cuanto a las personasrespecto de las cuales pueden efectuarse tales actos, o en cuanto al volumen oel tipo de actos autorizados, entre otros límites posibles, mediante cláusulascontractuales dirigidas a tal fin.

El licenciatario que actúa fuera de los límites contractuales que han sidoacordados, pierde la inmunidad frente a las acciones del titular de la patente,respecto de los actos a los que sea atribuible tal exceso. Esto significa que si,por ejemplo, el licenciatario tiene una licencia para el Departamento deAntioquia y fabrica en Santander, el licenciante sí podría accionar contra él, poractuar fuera de los límites impuestos por la licencia.

ii. Obligación de suministrar tecnología complementaria :

En principio, no existe razón jurídica alguna para que el licenciante suministreconocimientos que no estén incluidos en los términos de la patente bajo la cualse otorgue la licencia. Sin embargo, nada impide que las partes acuerden estesuministro.

iii. Obligación de accionar contra terceros infractores :

La extensión de las obligaciones del licenciante en esta materia depende de sila licencia es simple o exclusiva.

Si la licencia es simple (no exclusiva), el licenciatario no tiene una expectativalegítima de no enfrentar competencia en cuanto a la explotación de la invenciónobjeto de la licencia. Que esa competencia resulte de otros licenciatarios o dela tolerancia que el licenciante muestre frente a posibles infractores, esirrelevante.

En cambio, si la licencia es exclusiva, el licenciante ha asumido la obligación deimpedir explotaciones paralelas a las del licenciatario, y debe actuarconsiguientemente.

iv. Pago de las tasas anuales :

Salvo pacto en contrario, el licenciante será responsable frente al licenciatariopor las consecuencias de la falta de pago de las tasas de mantenimiento de lapatente.

e) Obligaciones del licenciatario

i. Pago de regalías y otras contraprestaciones en dinero :

No es un elemento esencial del contrato: las licencias no dejan de ser tales porel hecho de ser gratuitas.

Los contratantes pueden determinar libremente la magnitud y forma de pago delas contraprestaciones debidas por el licenciatario. Puede acordarse el pago endinero o en especie. Si se acuerda el pago en dinero, la determinación de lassumas puede adoptar las más diversas formas, entre las cuales se puedemencionar: suma fija, pagadera al contado o a plazos; porcentaje de las ventasnetas o de las ventas brutas; tasa específica por cada unidad vendida; tasaespecífica en función del empleo de elementos proporcionados por ellicenciante; porcentaje de las utilidades obtenidas por el licenciatario mediantela explotación de la licencia; y otras disposiciones similares.

ii. Obligación de explotar la invención licenciada :

La obligación de explotar la invención se considera implícita en el contrato enlos siguientes casos:

v Cuando se trata de licencias exclusivas en que el licenciante hayarenunciado a su derecho de explotar la invención patentada.

v Cuando se trate de licencias exclusivas en que la regalía varíe en función dela explotación del licenciatario.

v Cuando sea técnicamente imposible para el licenciante realizar laexplotación por sí mismo.

Lo más aconsejable es pactar esta obligación expresamente. Puede pactarsede muchas maneras diferentes, entre las que cabe mencionar:

v Obligación de explotar la invención diligentemente.v Obligación de mantener satisfecha la demanda.v Obligación de alcanzar un volumen de producción determinado.

iii. Obligación de accionar contra terceros :

Esta obligación sólo existirá para el licenciatario si existe una cláusula expresaen tal sentido.

§ Obligación de no accionar contra el licenciatario: Constituye unelemento esencial del contrato, que no podrá ser destruido sin alterarla naturaleza del contrato. El licenciante podrá limitar los actos deexplotación autorizados para el licenciatario e imponerle límitesterritoriales, o en cuanto a las personas respecto de las cualespueden efectuarse tales actos, o en cuanto al volumen o el tipo deactos, entre otros límites posibles, mediante cláusulas contractualesdirigidas a tal fin. El licenciatario que actúa fuera de los límitescontractuales que han sido acordados, pierde la inmunidad frente alas acciones del titular de la patente, respecto de los actos a los quesea atribuible tal exceso.

§ Obligación de suministrar tecnología complementaria. En principio,no existe razón jurídica alguna para que el licenciante suministreconocimientos que no estén incluidos en los términos de la patentebajo la cual se otorgue la licencia. Sin embargo, nada impide que laspartes acuerden este suministro.

§ Obligación de accionar contra terceros infractores. La extensión delas obligaciones del licenciante en esta materia dependen de si lalicencia es simple o exclusiva. Si la licencia es simple, el licenciatariono tiene una expectativa legítima de no enfrentar competencia encuanto a la explotación de la invención objeto de la licencia y, portanto, es irrelevante que esta competencia resulte de otra licencia, ode la tolerancia que el licenciante muestre frente a posiblesinfractores.

En cambio, si la licencia es exclusiva, el licenciante ha asumido laobligación de impedir explotaciones paralelas a las del licenciatario, ydebe actuar consiguientemente.

iv. Pago de las tasas anuales :

Salvo pacto en contrario, el licenciante será responsable frente allicenciatario por las consecuencias de la falta de pago de las tasas.

f) Duración y terminación

Las partes pueden pactar libremente la duración de la licencia y lasconsecuencias de su terminación.

En ausencia de acuerdo entre las partes, se entiende que la licencia seextingue junto con la patente licenciada.

La licencia puede también extinguirse por las causas comunes de extinción delos contratos, por ejemplo por acuerdo entre las partes, por resolución unilateralpermitida en el contrato, o por resolución originada en el incumplimiento dealguna de ellas.

El efecto típico de la terminación del contrato es que, si la patente continúavigente después de la terminación del contrato, el licenciatario no podrá realizaraquellos actos que constituyan infracción a dicha patente.

g) Límites territoriales de las licencias

El marco espacial de las licencias se encuentra estrechamente ligado al delterritorio en que tiene efecto la patente objeto de licencia. En consecuencia, sien el contrato no se indica otra cosa, el territorio dentro del cual el licenciatariopodrá ejercer sus derechos a explotar la invención patentada será el país en elque se haya concedido la patente objeto de licencia.

En ausencia de una disposición contractual en contrario, el licenciatario estaráautorizado a exportar su producción hacia otros países, si no hay patentes enlos mismos que se lo impidan.

h) Cláusulas de Exclusividad

Las partes pueden acordar que el licenciatario tendrá carácter exclusivo, encuyo caso el licenciante no puede otorgar válidamente otras licencias respectode la misma patente. Puede además convenirse que el licenciante mismoquedará privado del derecho a explotar la invención patentada.

i) Sublicencias

La facultad de otorgar sublicencias no surge automáticamente del hecho de serlicenciatario. La facultad de sublicenciar requiere la autorización del licencianteoriginal, ya sea al otorgarse la licencia original, ya en un momento posterior aésta y aún posterior a la sublicencia, si se ratifica la misma.

.7.1.3. Licencia de know-how

a) Objeto

El objeto del contrato es el conjunto de conocimientos secretos que posee el licenciante y quetransmite al licenciatario para que éste se beneficie de ellos.

De conformidad con el Artículo 264 de la Decisión 486, quien posea legítimamente un secretoempresarial podrá trasmitirlo o autorizar su uso a un tercero.

b) Obligaciones del licenciante

v Posibilitar al licenciatario el uso del know-how: Es la obligación del licenciante de posibilitaral licenciatario el goce y ejercicio del know-how. En consecuencia, está obligado a entregaral licenciatario todos los elementos o partes integrantes del know-how que posibiliten su uso:manuales, fórmulas, planos, cálculos, tablas, descripciones detalladas de los procesos.

Los medios mediante los cuales se realice la transmisión de tecnología quedan, enprincipio, a opción del proveedor; lo importante es que la transmisión se realiceefectivamente.

v Asistencia continuada: El proveedor de tecnología se obliga a suministrar toda aquellainformación que sea necesaria para el logro de los fines establecidos en el contrato.

v Entrenamiento de personal.

v Responder por la posibilidad de realizar técnicamente el objeto y por la posibilidad deutilizarlo eficazmente.

v Tomar las medidas necesarias para que el know-how secreto conserve su carácter de tal.

c) Obligaciones del licenciatario

v El pago de regalías u otras contraprestaciones. Al igual que en la licencia de patente, laspartes gozan de libertad para pactar la gratuidad u onerosidad de la licencia y, en este últimocaso, el valor, forma y modo de pago.

v Obligación de explotar el know-how licenciado. Las partes pueden convenir expresamenteno sólo que el licenciatario tendrá el derecho de explotar el know-how licenciado, sinotambién que dicha explotación deba realizarse dentro de ciertos límites, por ejemplo laobligación de mantener satisfecha la demanda, o la obligación de alcanzar un volumen deproducción determinado.

v Obligación de no competir. El licenciatario puede adquirir la obligación expresa de nocompetir con el licenciante en determinado campo.

v Obligación de tomar determinadas precauciones o utilizar determinados procedimientos enrelación con el know-how patentado.

v Obligación de confidencialidad.

d) Garantías del licenciante

v Garantía de uso del know-how. Al igual que en el caso del licenciante de una patente, elproveedor del know-how también debe responder cuando el licenciatario es perturbado en lautilización de éste.

Si el receptor de la tecnología se ve privado de utilizarla, quedaría eximido de pagar lasregalías. Si su posibilidad de utilización se ve limitada, podrá exigir una disminución deesas regalías.

v Garantía por “realizabilidad técnica” y por “utilizabilidad”. Esto significa que el know-howlicenciado deberá ser técnicamente realizable y deberá poderse utilizar para el fin señaladoen el contrato.

Esta garantía no incluye la comerciabilidad o posibilidad de aprovechar industrialmente.

Lista de chequeo para contratos de licencia de patentes y de know-how

1. Fecha de iniciación

2. Identificación de las partes

3. Consideraciones

4. Definiciones

5. Concesión de licencia

6. Territorio

7. Regalías

8. Disposiciones relativas a sublicencias

9. Mejoras e información técnica del Licenciante y del Licenciatario

10. Asistencia técnica del Licenciante

11. Radicación y mantenimiento de patentes

12. Mantenimiento e inspección de libros y registros del Licenciatario

13. Defensa de derechos de patente licenciados

14. Infracción de patentes de terceros.

15. Confidencialidad

16. Invalidación de derechos de patente

17. Indemnizaciones

18. Término y causales de terminación

19. Derechos y obligaciones después de la terminación

20. Ley aplicable y procedimiento de solución de conflictos

21. Dirección de notificación de las partes

22. Registro del contrato

.7.1.4. Licencia de marcas

a) Objeto

De conformidad con el Artículo 162 de la Decisión 486, podrán ser objeto delicencia tanto las marcas registradas como las marcas en trámite de registro.

b) Obligaciones del licenciante

1. La principal obligación del licenciante es permitir al licenciatario usar la marca en lafabricación y distribución de los productos o servicios, así como en su publicidad, dentro de loslímites pactados.

Debe tomarse en consideración que la licencia puede concederse en mayor o menor extensiónasí:

v En atención a los productos a que se refiere, la licencia puede ser global, si comprendetodos los productos o servicios amparados por la marca, o parcial, si se refiere sólo a unaparte de los mismos.

v En atención a la extensión territorial, la licencia puede ser plena, si abarca todo el territoriopara el cual esté registrada la marca, o limitada, si se extienden sólo a una parte del mismo.

v En atención a la posición del licenciatario, pueden ser simples, si el licenciatario puedecontinuar explotando la marca y puede otorgar otras licencias; o pueden ser exclusivas.

2. Obligación de mantener en su plena eficacia el registro de la marca. El licencianteresponde de la existencia de la marca, o de la solicitud, objeto de licencia y de su aptitud paraser utilizada en el ámbito territorial para el que se concede la licencia, así como para las clasesde productos o servicios sobre los cuales se autoriza al licenciatario a utilizar el signo.

3. Mantener al licenciatario en el goce pacífico de la marca. Esta obligación incluyeaspectos tales como mantener la validez del registro, mantener el valor de la marca, entablar lascorrespondientes acciones frente a terceros que violen la marca licenciada.

c) Obligaciones del licenciatario

v Pagar el precio establecido. Aparte de aquellos casos en que se pacte la gratuidad delcontrato, lo normal será que el licenciatario se obligue al pago de una contraprestación porel uso de la marca objeto de licencia.

v Obligación de uso de la marca. El uso de la marca no constituye para el licenciatario sólo underecho, sino también una obligación. Este uso deberá realizarse en el modo y plazoconvenidos. En especial, el licenciatario no podrá alterar la forma, el color o el tamaño de lamisma, ni utilizarla para productos o servicios no comprendidos en el contrato.

v Obligación de explotar la marca personalmente. Prohibición de concesión de sublicencias.Por regla general, el licenciatario no podrá conceder sublicencias sin el consentimiento deltitular de la marca.

v Obligación de no competencia. El licenciatario puede ser obligado a abstenerse de produciro vender productos que concurran con los del titular de la marca. El licenciatario puedequedar, también, obligado a no registrar ninguna marca similar a la marca licenciada, inclusopara productos distintos a aquellos a los que se refiere la licencia.

v Obligación de reconocimiento de la validez y la titularidad y de no impugnación del signo. Elcontrato puede obligar al licenciatario a reconocer expresamente que se trata de una marcaperteneciente al licenciante, e incluso a comprometerse a no iniciar, directa oindirectamente, acciones relativas a la titularidad o a la validez de la marca licenciada.

v Obligación de comunicar al licenciante los actos de terceros que constituyan una violaciónde la marca objeto de licencia. Esta obligación corresponderá al licenciatario conindependencia de que sea el licenciante el obligado a ejercer las correspondientes accionesfrente a terceros.

.7.2. Contrato de Cesión de derechos de propiedad industrial

.7.2.1. Cesiones de patente:

Las patentes, concedidas o en trámite, pueden ser objeto de cesión. Así lo prevé el Artículo 56de la Decisión 486.

Es posible, asimismo, ceder los derechos correspondientes a una invención patentable quetodavía no ha sido objeto de solicitud.

a) Cesiones de solicitudes de patentes

Las cesiones de solicitudes de patentes son en principio posibles, como se desprende delArtículo 56 de la Decisión 486. El cedente transfiere los distintos derechos derivados de lasolicitud y relativos a la invención, o sea no sólo la prioridad derivada de tal solicitud, sino elderecho a obtener un derecho exclusivo sobre la invención, en caso de ser ésta patentada.

Como lo que se trasmite es una solicitud, y no la patente en sí, el mero hecho de que la patenteno sea concedida, no es suficiente para que surja la responsabilidad del cedente. Por lo tanto, ysalvo que de los términos del contrato surja una garantía más amplia, el cedente no será

responsable cuando, por ejemplo, la patente no sea concedida por no reunirse las condicionesnecesarias en materia de altura inventiva; pero sí lo será, salvo convención en contrario,cuando la solicitud misma estuviere viciada, sin conocimiento del cesionario.

b) Transferencia de establecimiento de comercio y cesión de patente

Con relación a la enajenación de un establecimiento de comercio, forman parte del mismo losderechos del empresario sobre las invenciones que se utilicen en las actividades delestablecimiento (Artículo 516 del Código de Comercio).

c) Requisitos Formales

A fines de determinar las exigencias formales que pesan sobre el contrato decesión de patente, deben distinguirse dos momentos en el procedimiento através del cual se da efectos a tal contrato. En primer lugar, existirá el contratoen sí, con validez entre las partes; posteriormente, se producirá la inscripcióndel acto ante la SIC, requisito necesario para que la cesión tenga efectosrespecto de terceros.

Dispone el Artículo 56 de la Decisión 486 que, a efectos del registro, la transferencia deberáconstar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

d) Efectos de la Cesión de Patentes

La consecuencia fundamental de las cesiones de patentes es que los derechos inherentes a lapatente transferida se transmiten al cesionario. Si del contrato no surge expresa oimplícitamente que la cesión es parcial, se transfieren al cesionario todos los derechos sobre lapatente o solicitud de que goce el cedente.

Entre las partes, estos efectos son inmediatos al acto de cesión. El cesionario adquirirá elderecho a explotar la invención y el cedente quedará privado de tal derecho.

La cesión de patente, una vez que adquiere efectos frente a terceros en virtud de la inscripción,transfiere el derecho a accionar contra las infracciones relativas a la patente cedida, que seproduzcan luego de que la cesión se haga efectiva. También será posible acordar, medianteuna cláusula dirigida a tal fin, que la cesión incluye los derechos derivados de infraccionesanteriores a la fecha de cesión.

Con relación a los perfeccionamientos de la patente cedida, la regla general es que la cesiónsólo se refiere a la patente o solicitud cedida. Sin embargo, si la cesión se refiere, por ejemplo,a todas las patentes del cedente en un área técnica o comercial determinada, o a una patente ya las correspondientes a los perfeccionamientos o accesorios de la invención así patentada,será preciso recurrir a una interpretación del marco de la cesión basada en el contenido técnicoo comercial de las invenciones.

Con relación a la tecnología accesoria a la patente --conocimientos técnicos no patentados oasistencia técnica--, la solución es la misma: La regla general es que no están incluidos en lacesión, salvo estipulación en contrario.

La cesión de la patente no implica la transferencia del derecho moral del inventor, o sea elderecho a ser identificado como tal en la documentación relativa a la correspondiente invención.

e) Efectos de la cesión respecto de terceros

Conforme al Artículo 56 de la Decisión 486, para que la cesión de la patente tenga efectosrespecto de terceros, deberá ser registrada ante la oficina nacional competente.

Las consecuencias de esta disposición son diversas:

v El cesionario sólo podrá accionar contra terceros en razón de la violación de la patente unavez que la cesión se haya registrado.

v Hasta el momento de la inscripción, la patente puede ser embargada por los acreedores delcedente.

v Cuando un mismo cedente transfiere la patente a diversos cesionarios, prevalecerá aquelque registre su cesión en primer término.

.7.2.2. Cesiones de marca

Se llama cesión de marca al negocio jurídico de disposición de la propiedad sobre la marca.

El Artículo 161 de la Decisión 486 permite la cesión (transferencia) de la marca por acto entrevivos o por vía sucesoria.

La cesión de la marca no está sometida a requisito alguno que la ligue con la cesión de laempresa. Puede transferirse con o sin la empresa a la cual pertenece.

La cesión de marca debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente y, para tal efecto,deberá constar por escrito. De no inscribirse, no surtirá efectos ante terceros.

La oficina nacional competente podrá denegar el registro de la cesión si, a su juicio, latransferencia acarrea riesgo de confusión.

.7.3. Contrato de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor

Nuestra legislación contempla la posibilidad de que un autor, o susderechohabientes o causahabientes, puedan consentir en que un terceroexplote la creación, sea a título gratuito u oneroso. Esta transferencia oautorización ha sido denominada “cesión de los derechos de explotación delautor”, pero tiene características particulares que la diferencian de la cesión delderecho común:

v No es la cesión de un derecho en sentido estricto, sino de uno de susaspectos, pues se refiere solamente a derechos patrimoniales y nunca a losderechos morales, que no pueden ser objeto de negociación alguna portener el carácter de derechos personalísimos.

v Tampoco consiste en la transmisión del derecho patrimonial en todo sucontenido ya que, salvo pacto expreso en contrario, la cesión del derechopecuniario se limita a los modos de explotación previstos en el contrato, demodo que el autor pueda celebrar tantos traspasos de su derechopatrimonial, como formas de explotación existan sobre su obra.

v La cesión del derecho pecuniario, o de cualquiera de sus aspectos, noconfiere a quien se le otorga, salvo pacto expreso en contrario, ningúnderecho de exclusividad en la explotación. En consecuencia, el autor puededar su consentimiento para que varias personas exploten su obra por unmismo medio, como por ejemplo la radiodifusión.

v No puede hablarse de una plena transmisión de derechos, pues éstosrevierten al autor al extinguirse el derecho del cesionario.

Por las anteriores razones, se afirma que la cesión de los derechos deexplotación es una cesión sui generis, como una autorización del autor paraque alguno de los aspectos que conforman el contenido de su derecho puedaser explotado.

Los principios orientadores de los contratos en materia de derecho de autor son los siguientes:

v Principio de la favorabilidad (Artículo 257 de la Ley 23 de 1982): En caso de conflicto oduda sobre la aplicación de las normas, se aplicará la más favorable para el titular de losderechos de autor.

v Principio de la solemnidad de los actos de enajenación del derecho de autor (Artículo 183 dela Ley 23 de 1982): Todo acto de enajenación y transferencia del derecho de autor, seaésta total o parcial, deberá constar en escritura pública o en instrumento privadodebidamente reconocido ante notario; de lo cual se concluye que la cesión de estosderechos es cualificada y sólo se perfecciona con el cumplimiento de dichas formalidades.

Adicionalmente, estos actos o contratos deberán ser inscritos en el Registro Nacional delDerecho de Autor, para que de este modo se hagan oponibles frente a terceros, debido alos efectos de publicidad y autenticidad que les proporciona el registro.

v Principio de la independencia de los derechos patrimoniales entre sí: El autor puededisponer de su obra para que ésta sea utilizada por el cesionario de determinada manera.En consecuencia:

v Solamente se entenderán cedidos los derechos expresamente mencionados en el contrato ypara las modalidades previstas en éste.

v La transmisión global de derechos sobre obras futuras resulta inadmisible.v También deben considerarse nulas las estipulaciones por las cuales el autor se compromete

a no crear obra alguna en el futuro.v El contrato no puede extenderse a modalidades de utilización o medios de difusión

inexistentes o desconocidos al tiempo de su celebración.

v Principio de la independencia entre el derecho de autor y la propiedad del objeto material:La adquisición del objeto material (cuadro, pintura) no implica la cesión de alguno de losderechos de autor.

El contenido básico de un contrato de cesión es el siguiente:

v Derechos trasmitidosv Duración de la transferenciav En caso de traducciones, idioma o idiomas involucradosv Territorio dentro del cual se puede utilizar la obrav Regalías o retribución económica que se ha de pagarv Responsabilidad de las partesv Procedimiento para resolver las controversias

Casos en que se presume la cesión:

v Contrato de prestación de servicios o elaboración de obra (Artículo 20, Ley 23 de 1982): Amenos que las partes estipulen otra cosa, los derechos de propiedad sobre la obra sedesplazan a favor de quien ordena y paga la realización de la obra.

v Obra creada en ejercicio de las funciones constitucionales o legales propias del cargo(Artículo 91, Ley 23 de 1982): Los derechos patrimoniales sobre las obras creadas porempleados públicos, en cumplimiento de los deberes constitucionales o legales de su cargo,se transfieren a la entidad pública correspondiente.

Contratos sobre el software.

v Contrato de desarrollo de software: Puede ser considerado un contrato deobra por encargo.

v Contrato de licencia de distribución de software: El titular de los derechosde explotación autoriza a determinada persona la distribución del mismo, acambio de una contraprestación.

v Contrato de licencia de uso de software: El titular de los derechos deexplotación del software autoriza a otro u otros a usar dicho software acambio de una contraprestación, sin que por ello transfiera su derechosobre el mismo.

v Contrato de escrow: Es un contrato de depósito, mediante el cual elprogramador o empresa de software entrega en custodia el código fuente a

un tercero, que se constituye en depositario del mismo y se obliga aentregarlo al usuario cuando se cumplan las condiciones que se hayanprevisto en el contrato.

v Contrato llave en mano: En estos contratos, el autor se obliga a entregar elsoftware totalmente instalado y en funcionamiento.

Contratos de licencia de software

Existen básicamente dos tipos de licencias en materia de software comercial:

1. Licencias shrink-wrap: Son las que van incluidas en las cajas que contienen los discosde los programas de software y de otros contenidos informativos. El consumidor sólo puedeconocer los términos de estas licencias después de haber comprado los productos y de abrir lascajas.

2. Licencias click-wrap: Son aquellas que el usuario acepta cuando hace clic en el botón deuna página Web que dice Acepto. En algún lugar de esta página Web existirá un enlace referidoal texto de la licencia de uso que el usuario se dispone a aceptar.

Características de estas licencias:

v Se trata de contratos no negociables (por adhesión).

v No sólo no son negociables, sino que no pueden leerse antes de cerrar el trato comercial.

v Transfieren bienes y servicios intangibles.

v Se trata de una licencia de uso, y no de un contrato de compraventa. El software y lainformación digital se licencian, no se venden, es decir, el titular autoriza el uso del softwarebajo una serie de condiciones. Lo que el usuario compra no es el software o la información,sino el derecho a usarlo en las condiciones establecidas por el titular.

Posiciones jurisprudenciales en los Estados Unidos:

1. Con relación a las licencias shrink-wrap, los tribunales han sostenido que aunque elusuario no haya podido leer la licencia antes de realizar la compra, sí puede leerla antes deutilizar el producto. Así, el consumidor puede devolver el producto sin utilizarlo y tiene derecho aello.

2. En el caso de las licencias click-wrap, los jueces han dicho que son válidas siempre ycuando se solicite del usuario una acción expresa de aceptación de la licencia.

.7.4. Franquicias

La franquicia es un sistema de comercialización de productos, servicios o tecnología, basado enuna colaboración estrecha y continua entre empresas legal y financieramente distintas e

independientes, en el cual el franquiciante concede al franquiciado el derecho a llevar unnegocio de conformidad con el concepto del franquiciante.14

a) Elementos básicos de un contrato de franquicia:

v Licencia de marca

La franquicia conlleva un acuerdo de licencia de marca dentro de un territorioestablecido. Este rasgo es esencial e implica que el franquiciante debe teneruna marca.

El contrato de franquicia implica una licencia de marca, pero se trata de figurasdiferentes. La licencia se refiere sólo a un producto o a un númerodeterminado de productos. En cambio, la franquicia cubre un negocio en sutotalidad, incluyendo know-how, marcas, asistencia técnica y contactoscomerciales.

La licencia de marca incluida en la franquicia generalmente prevé:

v Derecho a usar la marca del franquiciante para los negocios delfranquiciado.

v Limitaciones a los derechos del franquiciado para usar la marca.v Reserva del derecho del franquiciante a usar la marca y a otorgar licencias a

terceros.v Derecho de modificación, para que el franquiciante pueda introducir

cambios en la marca.v Compromiso del franquiciado de colaborar en la prevención de infracciones

marcarias.

v Transferencia de un know-how

El know-how transmitido en una franquicia debe tener unos elementos que lo caracterizan:

v Debe ser práctico: Debe ser práctico en cuanto a la administración, mercadeo yorganización.

v Debe ser probado: Debe haber producido óptimos resultados comerciales o industriales.v Debe ser sustancial: Debe incluir la información clave para la venta de bienes o la prestación

de servicios.v Debe ser específico: Debe tener aplicación en un determinado sector económico.

v Regalías

Por lo general, el franquiciado deberá pagar al franquiciante una suma fija al firmarse el contratoy unas regalías mensuales sobre sus ventas o ingresos. La franquicia también puede incluir

14 MARZORATI, Osvaldo J. “Franchising”. Ed. Astrea, 2001. Página 21.

unos pagos a cambio del entrenamiento del franquiciado y tarifas suplementarias por otrosservicios, tales como servicios de auditoria, consultas, publicidad.

v Territorio

En los contratos de franquicia se establece la zona de operación del franquiciado. Es muyimportante tener en cuenta si el franquiciante va o no a otorgar un territorio exclusivo y elderecho que tiene de aprobar o no el futuro emplazamiento de la franquicia.

v Método operativo

Normalmente, el franquiciante posee un manual operativo donde se detallan las instruccionesdel franquiciante sobre producción, comercialización y administración del producto o servicio.

b) Otros elementos del contrato de franquicia

v Publicidad: El contrato de franquicia generalmente establece qué publicidad estará a cargodel franquiciado y cuál a cargo del franquiciante.

v Ubicación, remodelación y apertura del local: Es usual que las partes acuerden todo lorelativo a la ubicación, diseño, decoración, oportunidad y condiciones de apertura del localdel franquiciado.

v Equipos, accesorio y mobiliario: Muchas veces, el franquiciante indica al franquiciado quéequipos, muebles y accesorios debe adquirir.

v Capacitación y asistencia: Es obligación del franquiciante proveer al franquiciado lacapacitación necesaria para desarrollar el negocio. En consecuencia, el contrato indicarácuándo y cómo se hará esa capacitación.

Lista de chequeo para contratos de franquicia

1. Partes

2. Consideraciones

3. Otorgamiento del territorio y exclusividad.

4. Pago de derechos por la franquicia

5. Regalías

6. Período de vigencia y renovación

7. Incumplimiento y extinción

8. Publicidad y mercadeo

9. Ubicación, remodelación y apertura del local.

10. Equipos, accesorios y mobiliario.

11. Capacitación y asistencia

12. Marca

13. Contabilidad y registros

14. Normas de calidad y funcionamiento

15. Asistencia operativa del franquiciante al franquiciado

16. Obligaciones del franquiciado

17. Seguros

18. Derechos y deberes de las partes luego de la terminación del contrato

19. Dirección de notificación de las partes

20. Derecho aplicable

21. Procedimiento de solución de controversias

.8 Algunas sugerencias de negociación

No existen normas o reglas sobre la forma en que debe negociarse. Los siguientes son algunosconsejos tomados del curso de Licenciamiento (Transferencia de Tecnología) compuesto através del Comité de Educación de LES Internacional15:

v El negociar representa una discusión entre dos partes cuyas preferencias son opuestas, conla intención de lograr un resultado final mutuamente aceptable.

v Si ambos lados sienten que han ganado, habrán llegado a un trato justo para ambos.

v Comience las negociaciones a partir de los puntos que pueda acordar rápidamente, paraestablecer un clima de éxito.

v No conceda algo a menos que reciba algo a cambio.

v Siempre pida más de lo que espera lograr, pero nunca tanto que la otra parte se sientaofendida. Nunca acepte la primera oferta.

v Siempre conozca su “precio de retirada”, es decir aquel por debajo del cual usted no puedehacer ningún trato. Al mismo tiempo recuerde que un beneficio mediano es mejor queningún beneficio.

v Esté preparado: haga su tarea.

v No permita que los problemas sencillos lleven las negociaciones a un punto muerto.

15 www.lesi.org

v Sea persistente y paciente. Consúltelo con la almohada, si es necesario.

v Si negocia con personas de diferentes países o culturas, cuide de que el significado de suspalabras sea debidamente entendido por la otra parte.

v Deje el precio para el final.

v Algunas negociaciones terminan sin un acuerdo. Si no es un buen trato para ambas partes,entonces las negociaciones deben suspenderse.

v Formule preguntas inteligentes y aprenda a reconocer cuándo está recibiendo respuestascorrectas.