los signos distintivos. guía de preguntas y respuestas
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Signos Distintivos
Guía de preguntas y respuestas
Leandro García Valdez
Signos Distintivos
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ÍNDICE
Índice………………………………………………………………………………………………………………...................
Introducción…………………………………………………………………………………………………………………
1. LOS SIGNOS DISTINTIVOS
1.1. ¿Qué son los signos distintivos?..................................................................................................
1.2. ¿Cuáles son las características de los signos distintivos?...................................................
1.3. ¿Cuál es la importancia de los signos distintivos en el mercado?....................................
1.4. ¿Cuáles son los signos distintivos regulados en la legislación nacional?..........................
2. LA MARCA
2.1. Ideas Preliminares sobre la Marca
2.1.1. ¿Qué es una marca?............................................................................................................
2.1.2. ¿Qué puede constituirse como marca?...............................................................................
2.1.3. ¿Cuál es la función de las marcas en el mercado?..........................................................
2.1.4. ¿Qué requisitos debe tener un signo para ser considerado una marca?.....................
2.1.5. ¿Cuándo un signo distintivo no es registrable?..............................................................
2.1.6. ¿Es valorizable económicamente una marca?................................................................
2.1.7. Si la marca es un intangible valorizable ¿Puede formar parte de un aporte en una
sociedad?........................................................................................................................................
2.1.8. ¿Cuál es el tratamiento contable y tributario de una marca como aporte no dinerario
en una sociedad?...........................................................................................................................
2.1.9. ¿Es obligatorio registrar una marca?................................................................................
2.1.10. ¿Bajo qué sistema de adquisición del derecho marcario está suscrito el Perú?.......
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2.2. Exclusiones o Prohibiciones en el Registro de Marcas
2.2.1. Prohibiciones Absolutas del Registro de Marca………………………………………………………
2.2.1.1. ¿Cuáles son las prohibiciones absolutas de registro?........ .........................................
2.2.1.2. ¿Cuándo una marca no tiene distintividad?...............................................................
2.2.1.3. ¿Cuándo una marca consiste exclusivamente en formas usuales, técnicos o
descriptivos?..................................................................................................................................
2.2.1.4. ¿Cuándo una marca puede engañar a los consumidores sobre la procedencia, la
naturaleza o modo de fabricación del producto o servicio?.....................................................
2.2.1.5. ¿Cuándo una marca busca engañar a los medios comerciales y reproducir o imitar
denominaciones de origen protegidas?......................................................................................
2.2.1.6. ¿Qué sucede cuándo una marca reproduce o imita las banderas, escudos, sellos o
emblemas de estados y organizaciones?.....................................................................................
2.2.1.7. ¿Cuándo una marca es contraria a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas
costumbres?..................................................................................................................................
2.2.1.8. ¿Hay alguna excepción dentro de las prohibiciones absolutas?.................................
2.2.2. Prohibiciones Relativas del Registro de Marca………………………………………………………
2.2.2.1. ¿Cuáles son las prohibiciones relativas de registro?...................................................
2.2.2.2. ¿En qué consiste el riesgo de confusión?....................................................................
2.2.2.3. ¿Cuáles son los tipos de confusión?.............................................................................
2.2.2.4. ¿Es posible la coexistencia de dos signos distintivos idénticos o semejantes?............
2.2.2.5. ¿Cuál es el medio para que dos o más marcas coexistan?........................................
2.2.2.6. ¿Cuándo conviene celebrar un Acuerdo de Coexistencia?.......................................
2.2.2.7. ¿En qué instancia del procedimiento administrativo ante el INDECOPI se puede
llegar a acuerdos entre las partes en conflictos?......................................................................
2.2.2.8. ¿En qué consiste el riesgo de asociación?....................................................................
2.2.2.9. ¿En qué consiste el riesgo de dilución?........................................................................
2.3. Ciclo de Vida de la Marca
2.3.1. Constitución de la Marca………………………………………………………………………………………
2.3.1.1. ¿Qué debo hacer antes de registrar una marca?.........................................................
2.3.1.2. Luego de verificar que mi signo distintivo no tiene semejante ni idéntico ¿Cómo se
realiza la solicitud de registro?....................................................................................................
2.3.1.3. ¿Qué debo señalar en el petitorio?................................................................................
2.3.1.4. ¿En qué consiste el procedimiento de la publicación?...............................................
2.3.1.5. ¿Se puede oponer a una solicitud de registro?...........................................................
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2.3.1.6. ¿Cuáles son los plazos para la oposición?....................................................................
2.3.2. Derechos que confiere el registro………………………………………………………………………..
2.3.2.1. ¿Cuáles son los derechos que confiere el registro?....................................................
2.3.2.2. ¿Qué es el derecho de exclusiva?.......................................................................................................
2.3.2.3. ¿Qué entendemos por exclusión positiva y negativa?................................................
2.3.2.4. ¿Puedo limitar el derecho de exclusiva?......................................................................
2.3.2.5. ¿Es posible otorgar una licencia respecto a una marca? …………………………...
2.3.2.6. ¿Qué es un contrato de licencia de marca?.................................................................
2.3.2.7. ¿Cuál es la obligación contractual del licenciante y del licenciado?...................................
2.3.2.8. ¿Quién es responsable con los consumidores cuando se otorga la licencia de una
marca?...........................................................................................................................................
2.3.2.9. ¿Se puede transferir una marca?................................................................................
2.3.2.10. ¿Puede ser usado como medio de garantía una marca?.........................................
2.2.3. Pérdida del derecho sobre una marca…………………………………………………………………
2.2.3.1. ¿Puedo perder el derecho sobre una marca?............................................................
2.2.3.2. ¿Qué es la caducidad del registro de marca?.............................................................
2.2.3.3. ¿Qué es la cancelación del registro de la marca?.......................................................
2.2.3.4. ¿Puedo declarar nulo el registro de una marca?.......................................................
2.2.3.5. ¿Cuáles son los tipos de nulidad?................................................................................
2.2.3.6. ¿Puede ser solicitada la nulidad de oficio?.................................................................
2.2.3.7. ¿Puedo renunciar al registro de una marca?.............................................................
2.4. Clasificación de las Marcas
2.4.1. ¿Cuál es la clasificación según el objeto sobre el que recaen?.....................................
2.4.2. ¿Cómo se clasifican las marcas de productos y servicios?............................................
2.4.3. ¿Cuál es la clasificación según su grado de conocimiento de la marca en el mercado?
2.4.4. ¿Qué es una marca notoriamente conocida?.................................................................
2.4.5. ¿Qué es una marca renombrada?...................................................................................
2.4.6. ¿Cuál es la clasificación según la estructura de la marca?...........................................
2.4.7. ¿Qué es una marca denominativa?................................................................................
2.4.8. ¿Qué es una marca figurativa?........................................................................................
2.4.9. ¿Qué es una marca mixta?...............................................................................................
2.4.10. ¿Cuál es la clasificación según la particularidad de su titular?..................................
2.4.11. ¿Qué es una marca colectiva?........................................................................................
2.4.12. ¿Qué requisitos tiene el registro de una marca colectiva?.......................... ...............
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2.4.13. ¿La transferencia de marcas colectivas es igual al de una marca común?.................
2.4.14. ¿Qué es la marca de certificación?...................................................................................
2.4.15. ¿Cuáles son las acciones derivadas de una marca de certificación?..........................
2.4.16. ¿Cuál es la clasificación según el objeto que se persigue con el registro?.................
2.4.17. ¿Qué es una marca ofensiva?.................................................................................................................
2.4.18. ¿Qué es una marca defensiva?......................................................................................
3. LEMAS COMERCIALES
3.1. ¿Qué son los lemas comerciales?.........................................................................................
3.2. ¿Qué relación o vínculo tiene la marca con el lema comercial?........................................
3.3. ¿Cuáles son los requisitos de registrabilidad de un lema comercial?.............................
3.4. Cuando la ley no señale respecto al tratamiento jurídico del lema comercial ¿Bajo qué
criterios se regirán los lemas comerciales?................................................................................
4. NOMBRES COMERCIALES
4.1. ¿Qué son los nombres comerciales?.....................................................................................
4.2. ¿Qué diferencia hay entre el nombre comercial y la denominación social?....................
4.3. ¿A partir de cuándo se reconoce el uso del nombre comercial?......................................
4.4. ¿El uso de una denominación social como signo distintivo confiere algún derecho de
exclusividad sobre él ya sea como marca o nombre comercial?..............................................
4.5. ¿Cómo es el procedimiento de publicación de la solicitud?..............................................
4.6. ¿Cómo ejerce un titular su derecho en base a un nombre comercial?............................
4.7. Cuando la ley no señale respecto al tratamiento jurídico del nombre comercial ¿Bajo
qué criterios se regirán los lemas comerciales?........................................................................
5. DENOMINACIÓN DE ORIGEN
5.1. ¿Qué son las denominaciones de origen?............................................................................
5.2. ¿Cuáles son los impedimentos para el registro de las denominaciones de origen?.............
5.3. ¿Cuál es el contenido de la solicitud para obtener la autorización de uso?....................
5. 4. ¿Qué se debe hacer si la producción y elaboración se realizan en áreas geográficas
distintas?................................................................................................................... ....................................................
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INTRODUCCIÓN
“Es un error de primer orden emitir teorías antes de tener datos. Uno comienza, sin darse
cuenta, a alterarlos hechos para ajustarlos a las teorías, en vez de alterar las teorías para
ajustarlas a los hechos”, dijo Sherlock Holmes1. Mucha razón tiene el famoso detective, aún
más si lo extrapolamos al mundo del derecho, en tanto, nosotros, los abogados, solemos
manejarnos en un mundo de lo abstracto, de los conceptos y supraconceptos, los cuales
buscamos que encajen en la realidad cayendo en una retórica que desnaturaliza la razón
misma del Derecho: regular las relaciones humanas, es decir, los hechos.
En ese sentido, es necesario insistir en mantener el carácter de ciencia social al derecho, es
decir, como una herramienta al servicio de las relaciones humanas, que regula la conducta
humana y no como un medio de repentes antojadizos doctrinarios. Nos obstante, sería injusto
si afirmáramos que todas las ramas del derecho se encuentran “contaminadas” con el
abstraccionismo. Todo lo contrario, hay algunas que han mantenido su funcionalidad práctica,
es decir, surgen a partir de la necesidad real de regular una situación determinada. Tal es el
caso de la Derecho de la Propiedad Intelectual, la cual nace a partir de una necesidad concreta
de la sociedad: la protección de los intangibles originados a partir de la capacidad creadora e
inventiva humana. Esta protección permite al titular percibir determinados beneficios por su
creación, así mismo, configura un sistema de incentivos para que los sujetos se vean
estimulados a crear, innovar e inventar, en tanto sepan que la titularidad de estos intangibles
les permite, aparte de obtener beneficios, oponerse a otros sujetos que buscan usar de
manera indebida y desautorizada su creación.
En ese contexto, consideramos importante desarrollar de manera práctica y funcional los
principales puntos de una de las ramas de la Propiedad Intelectual: Los Signos Distintivos. Para
1 CONAN, Arthur. Las aventuras de Sherlock Holmes. Edición de Alejandro Pareja. Biblioteca Edaf Juvenil. Madrid
2006, p. 32.
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cumplir a cabalidad con dicha finalidad hemos establecido un sistema de preguntas y
respuestas a fin que sirva como un manual de consultas. Los temas a tratar en el presente
trabajo serán: Marca, el signo distintivo por antonomasia, así como sobre el nombre comercial,
el lema comercial y la denominación de origen.
Finalmente, esperamos que este trabajo pueda servir como una guía rápida para las personas
interesadas o afines a las materias de los signos distintivos. Esperamos con el tiempo poder
completar el presente trabajo con las otras ramas de la propiedad intelectual, tales como las
Innovaciones y Nuevas Tecnologías, y el Derecho de Autor.
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2. LOS SIGNOS DISTINTIVOS
1.1. ¿Qué son los signos distintivos?
Tal como se mencionó anteriormente, dentro del rubro de la Propiedad Industrial tenemos a
los signos distintivos los cuales cumplen un papel importante en las actividades económicas
del mercado. Los signos distintivos son los símbolos usados por los agentes del mercado cuya
principal finalidad de diferenciar actividades homólogas, fuente de origen de los productos o
servicios que éstos ofrecen, así como establecimientos, servicios y productos empresariales.
1.2. ¿Cuáles son las características de los signos distintivos?
Teniendo una idea de la definición de los signos distintivos, podemos colegir las que sus
especies (marca, nombre comercial, lema comercial y denominación de origen) tienen
características comunes, propias de los signos distintivos. Al respecto, Medina y Pacheco2
señalan que podemos sintetizar tres características de los signos distintivos:
“Se separan del objeto que los exhibe: Los derechos que atribuye la propiedad industrial sobre
los signos distintivos – esto ocurre en todas las aplicaciones de la propiedad industrial- se
desprenden de aquello que los exterioriza. Lo que se resguarda es la especial forma de
utilización que ha sido compuesta por el creador del signo distintivo- representativo de un
desarrollo empresarial juzgado por el público- siendo inmaterial aquello que lo comunique;
pues si se ampara aquello que contiene el signo, al momento de transferirlo se terminaría la
protección. Esto se sustenta gracias a la clasificación de las cosas en corporales e incorporales.
Son de contenido patrimonial: Esta característica diferencia a los signos distintivos que
particularmente se componen de palabras, con los nombres que tienen las personas naturales
2 MEDINA, Héctor y Pacheco, Eduardo. Nombres de Dominio, Signos Distintivos y la Política Uniforme de Solución de
Controversias en materia de Nombres de Dominio. Sitio Web: Biblioteca de Derecho de la Universidad Javeriana de Colombia. Consultado el 31/05/2012. URL: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis01.pdf
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como atributo de su personalidad. Los signos distintivos son bienes mercantiles y por ende,
enajenables, renunciables, etc. Frecuentemente, los signos distintivos tienen un gran valor
dentro de los activos de la sociedad que los forja, pues transmiten información compactada en
ellos, relacionada con el empresario y las cualidades del producto o servicio, que justifican las
cuantiosas inversiones en publicidad. Sin los signos distintivos los empresarios y sus productos
serían desconocidos en el mercado, circunstancia que explica su importancia económica.
Son de acceso público: Prácticamente ocurre el efecto contrario al tutelado por el derecho a la
intimidad personal, pues para sus titulares, los signos distintivos son el vehículo por el cual
penetran en un mercado. Entre más conocido el signo distintivo, más inelástica será la
demanda por lo identificado y en consecuencia, los empresarios podrán obtener mejores
ganancias financieras. (…)”
1.3. ¿Cuál es la importancia de los signos distintivos en el mercado?
En la actualidad, se ha redimensionado el papel de los signos distintivos en el mercado. Ya no
podemos limitar su definición a la función primigenia: distinguir, sino en cambio constituyen
un elemento importante para los agentes económicos como un bien intangible con valor
económico propio.
Al respecto, Segura señala que los signos distintivos, tienen una gran importancia, ya que con
ellos se identifica un producto de los demás que se encuentran en el mercado; la importancia
económica de las marcas se deriva de que cada uno de ellos comporta un determinado
prestigio frente a los consumidores y frente al resto de los competidores, fruto de una
actividad industrial y comercial prolongada con unos determinados niveles de calidad y
fiabilidad.3
1.4. ¿Cuáles son los signos distintivos regulados en la legislación nacional?
En la legislación nacional se regulan los siguientes signos distintivos:
La marca
El lema comercial
El nombre comercial
La denominación de origen
3 SEGURA, María José. Derecho Penal y Propiedad Industrial. Civitas. Alicante 1995, p. 179.
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2. LA MARCA
2.1. Ideas Preliminares sobre la Marca
2.1.1. ¿Qué es una marca?
La marca es el signo distintivo por excelencia debido, principalmente, a fenómenos como la
globalización que permiten ampliar el ámbito geográfico de los mercados nacionales para
pasar a un mercado global. De manera generalizada, se define a la marca como cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. En ese sentido, la marca es
un signo distintivo que constituye un bien intangible distinto al producto o servicio que ella
identifica. Tanto es así, que cuando una persona compra un chocolate de una marca
determinada, se transfiere la propiedad del chocolate, pero no de la marca, quedando ésta en
propiedad de su titular. Así mismo, puede llegar a constituirse en símbolo de calidad y medio
de promoción comercial idóneo, siendo un instrumento que ayuda a garantizar la libre
competencia en una economía de mercado.4 Una marca puede estar constituida de palabras,
números, formas y colores de manera independientes o combinados. Además, puede
constituirse como marcas los signos tridimensionales (como la botella de la cerveza Cusqueña),
signos sonoros (sonidos como el rugido del león que sale en las películas producidas por
la Metro Goldwyn Mayer), signos olfativos (olores como los perfumes) y una combinación de
los mismos.
2.1.2. ¿Qué puede constituirse como marca?
Podrán constituirse como marcas cualquier signo que sea apto para distinguir productos o
servicios del mercado. Así mismo, podrán registrarse los signos susceptibles de representación
4 MARQUEZ, Thaimy. Manual para el Examen de Registrabilidad de Marcas en las Oficinas de Propiedad Industrial
de los Países Andinos. Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI, Lima, 1996, p. 1.
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gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso
será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
Las palabras o combinación de palabras.
Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos.
Los sonidos y los olores.
Las letras y los números.
Un color delimitado por una forma o una combinación de colores.
La forma de los productos, sus envases o envolturas.
2.1.3. ¿Cuál es la función de las marcas en el mercado?
A primera impresión podríamos señalar que la función de distinguir un producto o un servicio
en el mercado, sin embargo, las consecuencias en el día a día van más allá. Es por ello que
cuando hablamos, en la actualidad, de marcas no sólo nos referimos a la denominación o a un
elemento de identificación en el mercado, sino a un potencial activo empresarial. En ese
sentido, Fernández- Novoa5 señala que las marcas cumplen cuatro funciones las cuales son:
“La función indicadora de la procedencia empresarial. La función fundamental y
primaria de la marca es poner en manifiesto ante el público que los productos (o
servicios) portadores de la marca proceden de una determinada empresa. (…)
Función indicadora de la calidad. La contemplación de una marca enlazada con un
producto o un servicios suscita, de ordinario, en la mente del consumidor la creencia
de que el producto o el servicio posee ciertas características, las cuales a veces son un
tanto vagas e indeterminadas, mientras que otras serán más precisas, denotando un
determinado nivel de calidad del producto o servicio. (…)
La función condensadora de goodwill o buena reputación. Desde la perspectiva del
titular, la función más importante de la marca es la de constituir un mecanismo en el
que va sedimentándose progresivamente la eventual buena reputación (goodwill) de
que gocen, entre el público de los consumidores, los productos o servicios
diferenciados por la marca.
La función publicitaria. Una cuestión muy debatida es la de si la marca cumple una
función publicitaria jurídicamente relevante. (…) la marca no solo es un símbolo
5 FERNANDEZ- NOVOA, Carlos. “Marcas”. En: Manual de Propiedad Industrial. Marcial Pons. Madrid, 2009, pp. 488-
491.
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de goodwill, sino que es con frecuencia el mecanismo más efectivo para crear
el goodwill.
2.1.4. ¿Qué requisitos debe tener un signo para ser considerado una marca?
Es unánime en la doctrina y en la legislación nacional como la andina la determinación de los
elementos o requisitos que tiene que tener un signo distintivo para que sea considerado como
marca y por ende, obtener la posterior inscripción. En primer lugar, tenemos la
perceptibilidad, es decir, el signo distintivo debe tener la capacidad de materializarse de tal
forma que pueda ser percibido por el consumidor. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina agrega: “que la marca al ser un bien inmaterial, debe necesariamente
materializarse para ser apreciada y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los
sentidos, no podrá ser susceptible de registro.6 En segundo lugar, debe tener distintividad
respecto a los otros signos de los productos o servicios que existen en el mercado a fin de no
traer confusión en el consumidor. Sobre ello, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
también refiere que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que
no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El
signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca,
cual es el de distinguir unos productos de otros”7 También, debe ser susceptible de
representación gráfica, es decir que nos permita a los consumidores tener una imagen ideal
del signo como de sus características. Finalmente, Alemán señala que: “La representación
gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca,
valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre
que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”8
2.1.5. ¿Cuándo un signo distintivo no es registrable?
Como señalábamos en pregunta anterior, para que un signo distintivo sea considerado como
marca debe cumplir tres requerimientos: Ser perceptible, tener distintividad y tener la
capacidad de ser representado gráficamente. Esta confluencia de requisitos tiene como
consecuencia que el registro de un signo distintivo sea exitoso y por lo tanto se constituya en
6 Proceso N° 074- IP- 2004. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
7 Proceso N° 019- IP- 2000. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
8 ALEMÁN, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Manangement. Bogotá,
1995, p. 77.
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una marca registrada, contrario sensu, si un signo carece de alguno o alguno de los
requerimientos antes señalados no podrá ser registrado.
2.1.6. ¿Es valorizable económicamente una marca?
Sí. Las marcas son bienes intangibles sujetos a valorización, al igual que los bienes tangibles.
Mediante la valorización marcaria permitirá a las empresas tener una ventaja competitiva
respecto a las otras dentro del mercado. Sin embargo, la intangibilidad del bien marcario
proporciona una alta dosis de subjetividad en su valoración, teniendo un grado de dificultad
importante al momento de realizarla. Al respecto, Flint9, propone algunos criterios de
valorización que nos permite materializar el procedimiento por medio de tres principales
enfoques:
“Enfoque de Costos (...) Debemos intentar determinar el valor de la marca sobre la
base del valor de transacción de la misma en el mercado. En este caso, es necesario
que existan mercados activos para productos similares u homogéneos, lo que es difícil
de encontrar. También es posible trabajar basado en costos históricos de la inversión
que se realizó. Se actualizan los costos en que se incurrió para llegar a la etapa actual
de la marca. En otras palabras, evaluar el costo de posicionar un producto idéntico
con una marca que llegue a un nivel de venta similar al de la marca actual, o evaluar la
notoriedad de la marca y analizar el costo que debemos incurrir para crear una marca
nueva con el mismo nivel de notoriedad. Determinar cuáles son los costos que se
deben hacer para obtener una marca similar.
Enfoque de Ingresos (…) Una definición de este enfoque o income approach (enfoque
de ingresos) consiste en actualizar los flujos de caja o utilidades puede originar la
marca en el futuro. La tasa de descuento es aquella que incorpora a nivel de riesgo
propio de la marca.
Enfoque de Mercado. El trademark value (valor de mercado) se encuentra compuesto
por el valor de la marca y su incremento de eficiencia. El valor de la marca está
referido a los flujos atribuidos a la marca producto de la comparación de royalties
rates (tasa de regalías) en la relación de utilidad e ingreso.
(…)
¿Qué metodología de valorización encontramos en el Perú? El sistema más usado es el cálculo
de valor de los activos intangibles de la empresa, durante los últimos años, en términos de
9 FLINT, Pinkas. “La valorización de marcas, goodwill y otros intangibles”. En: Actualidad Jurídica N° 141. Lima, 2005,
pp. 261- 262.
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valor presente. Ingreso promedio anual de las regalías recibidas, multiplicadas por el número
de años de vida útil. Esto forma el valor de los derechos patrimoniales de un activo
patentado.”
2.1.7. Si la marca es un intangible valorizable ¿Puede formar parte de un
aporte en una sociedad?
Sí. Como bien se ha señalado, la marca, en la actualidad, va más allá de ser un mero signo
distintivo, es un intangible que constituye un activo empresarial en el mercado. La marca, en
su calidad de bien mueble puede, sin lugar a dudas, formar parte del patrimonio de una
sociedad, incluso sería totalmente válido realizar un aumento de capital utilizándola como
aporte. En ese mismo sentido, Kresalja10 señala:
Quienes constituyan una sociedad convienen en aportar bienes (muebles o inmuebles)
o servicios.
Se consideran bienes muebles a los derechos patrimoniales de autor, de invento, de
patentes, de nombres, marcas y otros similares.
Por lo tanto, una marca es susceptible a formar parte del capital social de una empresa
como bien mueble. Es importante que dicho aporte cuente con un informe de
valorización, el cual debe estar adjunto a la escritura pública.
Finalmente, efectuada la valorización de aportes no dinerarios, el Directorio de la
sociedad está obligado a revisarla, requiriendo el voto de la mayoría de los directores.
Sin perjuicio de lo anterior, subsiste el mecanismo de revisión de la valorización a cargo del
directorio y la comprobación judicial a petición de cualquier accionista.
2.1.8. ¿Cuál es el tratamiento contable y tributario de una marca como aporte
no dinerario en una sociedad?
Tal como hemos señalado anteriormente, queda claro que una marca, como bien intangible y
mueble, puede ser considerado como un aporte societario. En ese sentido, es importante
tener una idea de su tratamiento tributario y contable a fin de hacerlo efectivo. Al respecto, la
norma contable aplicable es la Norma Internacional de Contabilidad N° 38 (NIC 38) porque
10
KRESALJA, Baldo. “La Propiedad Industrial. Evolución y tratamiento normativo en la Región Andina y el
Perú”. Palestra Editores. Lima, 2004, p. 122-123
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prescribe el tratamiento contable de los activos intangibles11 como la propiedad intelectual (en
este caso, una marca). Además, la norma señala que se reconocerá el activo intangible si es
probable de los beneficios económicos futuros que se han atribuido a este fluyan a la entidad y
el coste del activo puede ser valorado de forma fiable. Al respecto, Morales12 señala que: “Es
preciso tener presente que el tratamiento jurídico es distinto al tratamiento contable puesto
que mientras el primero está más ligado a la utilización de compromisos escritos, de
declaraciones juradas y de comprobaciones periciales de valor de la marca, el tratamiento
contable consiste en que la marca se contabiliza cuando se realiza; es decir, cuando se
transfiere y por lo tanto se le otorgue un valor concreto. (…)Finalmente, las normas tributarias
establecen como requisito para que el gasto relacionado al activo intangible sea admitido, que
el mismo esté vinculado a un intangible de duración limitada. Así mismo, establecen una vida
útil para el activo intangible no mayor de 10 años (…)”
2.1.9. ¿Es obligatorio registrar una marca?
No. Tampoco es requisito para que una empresa inicie sus actividades comerciales. No
obstante, el registro marcario brinda seguridad respecto al uso exclusivo del signo distintivo. Es
decir, el registro es el único mecanismo por el cual el titular puede impedir que terceros usen
signos similares (fonéticos o figurativos) que puedan confundir la procedencia empresarial.
2.1.10. ¿Bajo qué sistema de adquisición del derecho marcario está suscrito
el Perú?
En primer lugar, es pertinente mencionar que en lo referido a la adquisición del derecho de
marca hay dos sistemas:
Sistema Atributivo.- Consiste en que el registro otorga la protección exclusiva de la
marca por 10 años. Es decir, el registro otorga el derecho de exclusiva respecto a una
marca.
Sistema Declarativo.- Es aquel en que el derecho exclusivo nace con el uso y sólo
después se efectúa el registro.
11
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física, según las definiciones del NIC 38. 12
MORALES, Jesús. La marca como aporte no dinerario en la sociedad anónima. En: Actualidad Jurídica. Tomo 137.
Lima 2005, p 270.
Signos Distintivos
15
En el caso peruano, nos adscribimos al sistema atributivo, porque los derechos marcarios
nacen a partir del registro en el INDECOPI. No obstante, el carácter atributivo no puede
aplicarse con criterio rigurosamente formal de modo que prive, a quienes no tienen registrada
su marca, de la protección que surge de los principios generales del derecho, ya sea para evitar
prácticas desleales o ya fuera para tutelar el derecho de una clientela formada por una
actividad lícita.13
Un caso excepcional, como señala el parágrafo anterior se da, por ejemplo, cuando un tercero
usa una marca notoriamente conocida con la finalidad de beneficiarse de su fama y de su
posicionamiento en el mercado. Si bien es cierto, la marca notoriamente conocida puede no
contar con el registro respectivo, la autoridad competente puede determinar que la condición
de registro no puede constituir una regla absoluta y dar la protección debida al titular de la
marca notoriamente conocida.
Por otro lado, si bien a primera vista podemos señalar que por medio del sistema atributivo
induce al futuro titular de la marca a mayores costos de transacción14 estos son justificados
porque brindan una mayor seguridad y certidumbre en dos situaciones: La primera, impide
que un tercero, queriendo aprovecharse del posicionamiento en el mercado de una
determinada marca la use indebidamente. En segundo lugar, porque permite que al momento
de la inscripción haya la certeza que la marca elegida no tiene una similar o igual dentro del
mercado, siendo mucha más costosa dicha búsqueda.
2.2. Exclusiones o Prohibiciones en el Registro de Marcas
Si podemos establecer una regla general, no podrá ser registrado o tendrá algún deparo para
ello, un signo que no se encuentra dentro de los parámetros del concepto del mismo, en el
caso de las marcas, debe tener los elementos constitutivos (distintividad, perceptibilidad y
susceptible de representación gráfica) como signo distintivo. Las prohibiciones se desprenden
de la falta de estos tres elementos. A fin de sistematizarlas las dividimos en dos:
13 No señala autores. “Caso Head & Shoulders”. En: Signos distintivos. Análisis y propuestas. Compilación de
trabajos de investigación del curso de signos distintivos a cargo del profesor Julio Baltazar Durand Carrión. Maestría de Derecho de Propiedad Intelectual y de la Competencia, Lima, 2006, pp. 355-356. 14 De manera genérica los costos de transacción son los gastos que un agente económico incurre por realizar un
intercambio económico, es decir, una transacción con otro agente del mercado para satisfacer su interés.
Leandro García Valdez
16
Prohibiciones absolutas del registro de marca
Prohibiciones relativas del registro de marca
2.2.1. Prohibiciones Absolutas del Registro de Marca
2.2.1.1. ¿Cuáles son las prohibiciones absolutas de registro?
Se encontrarán dentro de las prohibiciones absolutas las solicitudes de registro que:
No puedan constituir marca las que no reúnas los requisitos intrínsecos.
Carezcan de distintividad.
Consistan exclusivamente en formas usuales de productos o de sus envases, o en
formas o características impuestas por tu naturaleza o la función de dicho producto o
del servicio de que se trate.
Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional
o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.
Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio
para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la
época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o
de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las
expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o
técnico del producto o servicio de que se trate.
Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual
del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.
Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por
una forma específica.
Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la
procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características,
cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.
Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los
mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un
riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad.
Signos Distintivos
17
Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.
Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a
confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.
Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como
marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas,
emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda
imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y
otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.
Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su
registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en
los países miembros.
Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en
un país miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios
relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causa confusión o asociación con
la variedad.
Sea contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.
Así mismo, cuando se presentan una o algunas de las prohibiciones absolutas, el INDECOPI de
oficio podrá denegar su registro. En otros términos, no se requiere de un tercero que formule
una oposición.
2.2.1.2. ¿Cuándo una marca no tiene distintividad?
Como ya se ha explicado anteriormente, la distintividad es un elemento imprescindible de la
marca y que lo hace un signo distintivo.
Por ello, el Tribunal de la Comunidad Andina, señala que no pueden ser registrados como
marca los signos que se confundan con el producto o el servicio en sí mismo considerados ni
aquellos que representan similitud confusionista con otros signos ya registrados o solicitados
por terceros.15
15
Proceso N° 004-IP-98. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Leandro García Valdez
18
2.2.1.3. ¿Cuándo una marca consiste exclusivamente en formas usuales,
técnicos o descriptivos?
Las denominaciones usuales son los términos usados por el lenguaje coloquial y cotidiano,
incluyendo a las jergas. Un ejemplo de ello, es la solicitud al registro del término “Chela” para
aludir a bebidas alcohólicas o el término “Telo” para buscar el registro de una línea de hoteles
u hospedajes. En estos casos, son términos usados de manera cotidiana dentro de un ámbito
determinado y por consiguiente, no podrán ser registrados. Sin embargo, el Tribunal de la
Comunidad Andina, señala: “Las formas usuales de los productos o de sus envases o las
impuestas por la función de aquellos, no pueden acceder al registro marcario. Pero, si se les
adiciona elementos que les permita adquirir distintividad, pueden ser registradas como parte
integrante de una marca, solo que el titular no podrá ejercer respecto de dichas formas el ius
prohibendi”16 Por otro lado, tenemos el caso de las denominaciones técnicas, que se refieren a
los nombres utilizados por los especialistas de un determinado rubro al que pertenece el
producto. Por ejemplo, si solicitamos el registro como marca de la denominación “Lepidium
peruvianum”, para querer referimos a un producto de la maca estamos ante dicha
prohibición. Finalmente, las denominaciones descriptivas también constituyen una prohibición
absoluta. Como el caso del registro de la denominación “Dulce” para caramelos o la palabra
“Seda” para referirnos a determinadas mantas.
Al respecto, el Tribunal de la Comunidad Andina, complementa, señalando: “Para que una
denominación descriptiva sea irregistrable como marca deberá representar los elementos,
cualidades o características esenciales del producto o servicio. Un signo puede ser
exclusivamente descriptivo en relación con unos productos y apto como marca para la
identificación de otros. Si el signo consiste exclusivamente en la descripción de los
componentes o ingredientes del producto, se encuentra imposibilitado para acceder al registro
marcario. Así como si el signo por registrarse o registrado ha sido solicitado para varios
productos de una misma clase, y es la expresión denominativa de unos de sus ingredientes
puede ser descriptivo para unos productos y engañoso para otros, según contengan o no tales
ingredientes. Así mismo, las palabras en idioma extranjero serán irregistrables si además de
ser conocidas en el medio geográfico en donde se va a utilizar la marca, aparecen como
genéricas o descriptivas para designar productos o servicios.”17
16
Proceso N° 023-IP-1998. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 17 Proceso N° 033-IP-1998. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Signos Distintivos
19
2.2.1.4. ¿Cuándo una marca puede engañar a los consumidores sobre la
procedencia, la naturaleza o modo de fabricación del producto o servicio?
En concordancia con las funciones de la marca, entre las señaladas indicamos que una de ellas
es la informativa, es decir, informar a los consumidores la procedencia, la naturaleza y la forma
de fabricación. Por ejemplo, si solicitamos el registro de la denominación “Irrompible” como
marca de vidrios o si podemos una figura de uvas en un envase de aguardiente de caña.
2.2.1.5. ¿Cuándo una marca busca engañar a los medios comerciales y
reproducir o imitar denominaciones de origen protegidas?
Más adelante explicaremos con mayor detalle lo que son las denominaciones de origen, sin
embargo adelantaremos diciendo que están constituidas por la denominación de un país,
región o lugar determinado que sirve para designar un producto originario del lugar y en base
a dicha ubicación tiene una calidad determinada. En este caso, se incurriría dentro de la
prohibición si es que usa la denominación de origen en su totalidad o en parte para la
construcción de una marca. Un caso referente a ello fue la solicitud ante del INDECOPI de la
marca mixta "Piscola". Si bien la denominación de origen es el término "Pisco", dicha marca
solicitada podría inducir que el consumidor que piense que se trata de una bebida alcohólica
de la zona geográfica de Pisco y, por lo tanto, cumpla con determinadas características y
estándares de calidad.
2.2.1.6. ¿Qué sucede cuándo una marca reproduce o imita las banderas,
escudos, sellos o emblemas de estados y organizaciones?
Esta prohibición es absoluta está sujeta bajo dos condiciones. Una de ellas implica que la
denominación referida a un estado u organizaciones no se encuentre dentro del elemento
principal de la marca, sino para denominaciones de carácter accesorio. Así mismo, como otro
requisito para su registro requeriría el permiso de la entidad la cual brindará el signo
distintivo. Un ejemplo de esta prohibición, sería la solicitud de registro de la marca con la
denominación del nombre ruso “Institución Educativa Alexei Stukov” rodeando el escudo de
armas de Rusia a fin de producir el efecto ante el público que tiene un vínculo con dicho país.
Leandro García Valdez
20
2.2.1.7. ¿Cuándo una marca es contraria a la ley, a la moral, al orden público
o a las buenas costumbres?
Probablemente, unas de las causales de mayor debate en la actualidad es la referida a la
moral, al orden público y las buenas costumbres. Toda sociedad está sujeta al dinamismo no
sólo económico o jurídico, sino también en el ámbito sociológico en el cual podemos ubicar a
los valores y principios internalizados por la sociedad y cada uno de sus miembros. Una
postura crítica respecto a las cláusulas de moralidad, es la sostenida por Rodríguez18 quien las
cuestiona legal y económicamente y; en consecuencia, postula que deberían ser eliminadas en
base a lo siguiente:
El contenido de la marca no es inmutable en el tiempo.
El mensaje marcario podría encontrarse protegido por el derecho a la libertad de
expresión.
El recurso de la “moral” como trampa retórica.
Las cláusulas de moralidad carecen de una fundamentación clara.
La aplicación de estas cláusulas genera inseguridad jurídica y, con ello, desalienta la
inversión.
Las cláusulas de moralidad permiten la imposición de valoraciones personas a la
sociedad en su conjunto.
La aplicación de cláusulas de moralidad denotan desconfianza del mercado y un
vaciamiento de contenido del principio de soberanía del consumidor.
La aplicación de cláusulas de moralidad colisiona, de la forma en las que se encuentra
concebida, con reglas pacíficamente aceptadas del análisis marcario.
A nivel nacional, uno de los casos más polémicos es el registro de la marca cuya denominación
era “Pezweón”, la cual, si bien el INDECOPI rechazó su solicitud de registro con el argumento
que dicha registro infringía las Cláusulas de Moralidad establecida en la Decisión 486. Sin
embargo, luego de dos años de disputas, tras el recurso de reconsideración interpuesto por los
titulares, finalmente se logró al registro el nombre y el logo.19 Así mismo, tenemos una lista de
marcas inscritas en el registro que también en su momento generaron polémica pues de
18 RODRIGUEZ, Gustavo. ¡No me dejes sin marca, Pezwón! Consideraciones legales y económicas a favor de la
abolición de las Cláusulas de Moralidad en el Derecho de Marcas. En: Ius Et Veritas N° 42. Lima 2011, pp. 338-345 [16] Los argumentos señalados por la Sala de Propiedad Intelectual podemos apreciarlos en la Resolución N° 0438-2011/TPI-INDECOPI 19 Los argumentos señalados por la Sala de Propiedad Intelectual los apreciamos en la Resolución N° 0438-
2011/TPI-INDECOPI
Signos Distintivos
21
alguna u otra forma, un sector de la población consideraba que infringía las cláusulas de
moralidad, entre ellos tenemos: el semanario “Chesu”, la cevichería “Pez-On”, el restaurante
“La Concha de sus mares”, la peña “Del Carajo”, entre otros.
2.2.1.8. ¿Hay alguna excepción dentro de las prohibiciones absolutas?
Dentro de las excepciones a la prohibición absolutas tenemos la del secondary meaning. Esta
situación se da cuando un signo ha sido utilizado y publicitado con tal intensidad que adquirió
un significado secundario independiente del inicial. Al respecto, el INDECOPI señala que: “Se
denomina secondary meaning al fenómeno por el cual un signo originariamente desprovisto
de capacidad distintiva se convierte –por consecuencia fundamentalmente del uso– en
identificador de los productos o servicios de un determinado empresario. Así, en ciertos casos,
a raíz de una vasta campaña publicitaria y de un uso prolongado en el comercio, una marca
que inicialmente no era distintiva, que no permitía identificar los productos o servicios a los
que se refería con un origen empresarial determinado, podía adquirir para el público un
“significado secundario”, es decir, un significado especial que fuera más allá del significado
primario, genérico o descriptivo que normalmente tenía ese signo, el cual servía para indicar el
origen empresarial del producto o servicio particular de que se tratase en relación con otros
productos o servicios de la misma categoría.20 Evidentemente, la resolución favorable para la
persona que desea registrar va por un aspecto probatorio, para apoyar su registro deberá
probar, en concordancia con lo señalado por el INDECOPI, el uso extendido y la intensa
publicidad de la pretendida marca a registrar. Así mismo, será importante demostrar que dicho
signo se encuentra internalizado en la sociedad, para ello una herramienta útil serían las
encuestas, focus group o métodos afines.
2.2.2. Prohibiciones Relativas del Registro de Marca
2.2.2.1. ¿Cuáles son las prohibiciones relativas de registro?
Las prohibiciones relativas se diferencian de las absolutas puesto que éstas buscan establecer,
por medio de un análisis sobre la relación entre el signo solicitado y el signo registrado, la
afectación o no de los derechos de terceros. Es decir, no se trata de un defecto constitutivo o
de composición, sino en una comparación con otros signos distintivos. Al respecto, el Tribunal
20 Resolución N° 007-96-TRI-SDC/ INDECOPI
Leandro García Valdez
22
de la Comunidad Andina señala: “El que existan productos diferentes en una misma clase no es
previsión suficiente para considerar que no existe de manera terminante riesgo de confusión
entre el signo solicitado y la marca ya registrada, que protege los productos para los que se
está solicitando el registro del signo. El examinador de los signos deberá determinar la
similitud o semejanza de productos ateniéndose no solo a la clase del nomenclátor a que
pertenezcan, sino a su naturaleza, finalidad de la utilización, su grado de sustituibilidad y el
mercado en el que se ofrecen, entre otros criterios.”21 En ese sentido, no podrá registrarse
como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando:
Sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión
o asociación.
Sean idénticos o se asemejen a una marca de un tercero, siempre que dadas las
circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando
el solicitante sea o haya sido un representante, in distribuidor o una persona
expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el
extranjero.
Consistan en una marca que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o
sin fines de lucro, o personales naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido,
firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona
distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una
persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa
persona o si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.
Consistan en una marca que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de
autor de un tercero, salvo que medio el consentimiento de éste.
Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o el derecho de
autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.
Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción,
total o parcial, de una marca notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique la marca, cuando
su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese
21 Proceso N° 004-IP-1997. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Signos Distintivos
23
tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio de la
marca; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
2.2.2.2. ¿En qué consiste el riesgo de confusión?
Este tipo de prácticas afloran en mayor medida en países que no hay un control efectivo de la
informalidad y por tanto, el derecho de los titulares, se ven vulnerado. Y por el otro, los
derechos de los consumidores al no obtener el producto que deciden elegir del mercado por
verse inducidos a error en su elección. La confusión puede ser definida como todo acto
(basado en el uso de signos distintivos) que tenga por objeto inducir a error a los
consumidores sobre la procedencia empresarial de un producto o servicio. El riesgo de
confusión debe analizarse teniendo en cuenta la similitud de los productos o servicios
marcados y la similitud entre los signos que los identifican.22 Así mismo, el Tribunal de la
Comunidad Andina, refiere que: “Para determinar la existencia del riesgo de confusión será
necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí
como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación
de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que
se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.”23
2.2.2.3. ¿Cuáles son los tipos de confusión?
El riesgo de confusión puede presentarse en dos niveles, uno directo y otro indirecto. Por
medio de un procedimiento ante el INDECOPI de establecerá con los medio probatorios
pertinentes ante cuál de los tipos de confusión nos encontramos y las medidas necesarias para
que la lesión al derecho del titular del signo distintivo no continúe. Respecto a los tipos de
confusión, el Tribunal Andino señala: “La confusión puede darse de dos maneras:
De forma directa: Se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo
que está comprando otro.
De forma indirecta: Se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al
producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en
realidad.
22 ARAMAYO, Abelardo y otros. “La confusión marcaria y el derecho del consumidor”. En: Signos distintivos. Análisis
y propuestas. Compilación de trabajos de investigación del curso de signos distintivos a cargo del profesor Julio Baltazar Durand Carrión. Maestría de Derecho de Propiedad Intelectual y de la Competencia, Lima, 2006, pp. 21-22. 23
Proceso N° 103-IP-2005. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Leandro García Valdez
24
Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de
Registro Marcario y del Juez Nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el
posicionamiento de un producto determinado en el mercado.”24
2.2.2.4. ¿Es posible la coexistencia de dos signos distintivos idénticos o
semejantes?
Sí. Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o
semejantes siempre que, en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el
interés general de los consumidores. Los acuerdos de coexistencia también se tomarán en
cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado
oposiciones. La coexistencia marcaria está destinada a eliminar los riesgos de confusión de las
marcas que contengan elementos similares.
2.2.2.5. ¿Cuál es el medio para que dos o más marcas coexistan?
El Contrato de Coexistencia es el medio idóneo por medio del cual las partes pueden acordar la
coexistencia marcaria en el mercado. En ese sentido, el acuerdo o contrato de coexistencia
marcaria es un contrato en virtud del cual las partes convienen en la coexistencia de sus
marcas idénticas o similares en un territorio mediante la adopción de medidas que eviten que
el consumidor se vea inducido en un error sobre el origen empresarial de los productos o
servicios de las partes contratantes. Así mismo, requiere que dicho acuerdo sea inscrito en el
Registro de Marcas de Producto/ Servicio.
2.2.2.6. ¿Cuándo conviene celebrar un Acuerdo de Coexistencia?
En concordancia con la libertad de contratación, las partes pueden acordar celebrar un
acuerdo de coexistencia en el momento, circunstancia y con la motivación que sus intereses
requieran. Sin embargo, existen algunos escenarios en los cuales dichos acuerdos tienen una
funcionalidad. Al respecto, Mujica25, nos señala los siguientes escenarios:
“Cuando se pretende el registro de una marca, se realiza una búsqueda de
antecedentes previa y se detecta la interferencia. En este caso, la suscripción de un
acuerdo de coexistencia constituye una alternativa a la posible cancelación del registro
preexistente sobre la base de su no uso, o su nulidad.
24
Proceso N° 006-IP-2007. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 25 MUJICA, Micaela. El Concierto de Voluntades en el Plano Marcario: Los Acuerdos de Coexistencia de Marcas Si
Importan. En: Derecho & Sociedad N° 35. Lima 2010, p. 274
Signos Distintivos
25
Cuando se produce la denegatoria de oficio de un registro de marca en base a la
preexistencia de un registro de tercero. En este caso, el solicitante puede optar por
aportar copia del acuerdo en vía de reconsideración o apelación.
Cuando la solicitud de registro de marca enfrenta una oposición de tercero. En este
caso, el solicitante puede aproximarse al tercero, proponiendo la suscripción del
acuerdo que permita la coexistencia de las marcas a nivel registral. A fin de diseñar
una propuesta más atractiva, el solicitante puede ofertar limitar la descripción de
productos/servicios que abarca su solicitud.
Cuando el titular de un registro de marca enfrenta una acción de cancelación con
sustento en el supuesto no uso de su marca. El titular podrá optar, de acuerdo a sus
posibilidades y siempre que mantenga interés en preservar el registro, en contestar la
acción o bien sugerir al accionante la suscripción de un acuerdo de coexistencia que
involucre el desistimiento de la acción de cancelación.”
2.2.2.7. ¿En qué instancia del procedimiento administrativo ante el INDECOPI
se puede llegar a acuerdos entre las partes en conflictos?
En cualquier estado del procedimiento, la Dirección competente podrá citar a las partes a
audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante la persona que designe la Dirección
competente. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la materia en conflicto y éste
no afecta derecho de terceros, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el
mismo que tendrá mérito ejecutivo.
2.2.2.8. ¿En qué consiste el riesgo de asociación?
El riesgo de asociación consiste cuando el consumidor sabe que un producto no pertenece a la
misma empresa, pero si considera que pertenece al mismo grupo empresarial o a una empresa
vinculada comercialmente.
2.2.2.9. ¿En qué consiste el riesgo de dilución?
El riesgo de dilución consiste en la pérdida de prestigio de una marca en el mercado, es decir,
que el poder distintivo de una marca de diluye porque existen varias marcas idénticas
pertenecientes a distintos titulares, que distinguen a su vez productos o servicios diferentes.
Según Arana: “la dilución tiene dos formas principales: dilución by tarnishing (por deslucir o
desacreditar) y dilución by blurring (por difuminar). La primera sería una dilución por
Leandro García Valdez
26
denigración y consiste en que la marca pierde lustre, brillo, por el uso indebido de un tercero,
porque al estar en un contexto deshonroso y deteriorante, le infringe un daño al denigrar la
imagen de la marca única. La dilución by blurring consiste en que la marca diluyente toma el
lugar de la marca en dilución para otros productos, y por el uso paralelo de la misma en
productos diferentes, comienza a hacerse vaga la percepción de la marca famosa en la mente
del consumidor, le disminuye distintividad, iniciando un proceso gradual de dilución. Esto se
produce cuando el público ya no puede asociar a la marca fuerte con los productos a los que
estaba acostumbrado a asociar.”26
2.3. Ciclo de Vida de la Marca
2.3.1. Constitución de la Marca
2.3.1.1. ¿Qué debo hacer antes de registrar una marca?
Cuando una empresa planea registrar una marca es importante que realice un paso previo a fin
de aumentar la probabilidad de éxito al registro de su marca. Para ello debe solicitar la
Búsqueda de Antecedentes ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, los cuales son
de dos tipos: Una es la búsqueda fonética, la cual permite obtener información de los signos
que se pronuncien de manera idéntica o semejante, aun cuando tengan diferente escritura. La
otra es la búsqueda figurativa, la cual nos permite obtener información respecto de signos que
incluyan elementos figurativos idénticos o similares, aun cuando el elemento denominativo
sea distinto uno del otro. La finalidad de este procedimiento es saber si existe un signo
registrado o solicitado con anterioridad que pudiera confundirse con la marca que uno desea
registrar.
2.3.1.2. Luego de verificar que mi signo distintivo no tiene semejante ni
idéntico ¿Cómo se realiza la solicitud de registro?
La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección de Signos
Distintivos. Podrá incluir productos y servicios comprendidos en una o varias clases de la
clasificación, y deberá comprender los siguientes elementos:
26 ARANA, María. “La dilución: Un reto para el derecho marcario” En: Derecho & Sociedad Nº 20. Lima 2003, pp.
290-291.
Signos Distintivos
27
El petitorio.
La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía,
forma o color, o de una marca figurativa, mixta con o sin color; o una representación
gráfica de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o una marca no
perceptible por el sentido de la vista.
Los poderes que fuesen necesarios.
El comprobante de pago de las tasas establecidas.
Las autorizaciones requeridas a efectos de evitar que el signo solicitado incurra en una
prohibición de registro.
De ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad
que lo otorgó.
2.3.1.3. ¿Qué debo señalar en el petitorio?
El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y
comprenderá lo siguiente:
Requerimiento de registro de marca.
El nombre y la dirección del solicitante.
La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica,
deberá indicarse el lugar de constitución.
De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante.
La firma del solicitante o de su representante legal.
La indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca
puramente denominativa, sin reivindicación de grafía, forma o color.
La indicación expresa de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el
registro de la marca, los cuales se designarán por sus nombres, agrupados según las
clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, precedido
cada grupo por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezca ese grupo
de productos o servicios y deberá presentarse en el orden de las clases de dicha
Clasificación.
2.3.1.4. ¿En qué consiste el procedimiento de la publicación?
Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Dirección de Signos Distintivos
ordenará la publicación, la cual deberá efectuarse dentro del plazo de 30 días útiles, contado
Leandro García Valdez
28
desde el día siguiente de notificada la orden de publicación. La publicación de la solicitud de
registro se realizará por una sola vez en el Diario Oficial El Peruano, a costo del solicitante,
reproduciendo por lo menos la información siguiente:
Número de solicitud;
Nombre y país del solicitante;
Reproducción de la marca, si se trata de signos mixtos, figurativos, o representación de
la marca cuando se trate de una marca tridimensional o de una marca no perceptible
por el sentido de la vista;
Los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;
La clase o clases a las que pertenecen los productos y/o servicios; y
De ser el caso, si se reivindica prioridad o se ejerce un derecho preferente.
En la publicación se deberán designar los productos y/o servicios por sus nombres, agrupados
según las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, precedido
cada grupo por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezcan ese grupo de
productos o servicios
2.3.1.5. ¿Se puede oponer a una solicitud de registro?
La oposición es el procedimiento por medio del cual un tercero se opone a la inscripción al
registro de una marca determinada, por considerar que esta puede afectar, directa o
indirectamente, la suya. Para que la oposición sea admitida por el organismo competente
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
La identificación correcta del expediente.
El nombre y domicilio de la persona que presenta la oposición.
Poder que acredite la representación que se invoca.
Los fundamentos en que se sustenta la oposición.
El ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer.
El comprobante de pago de los derechos respectivos.
Cuando la oposición se base en signos gráficos o mixtos, deberá adjuntarse una
reproducción exacta y nítida de los mismos, tal como fueron registrados o solicitados.
Es importante señalar que si bien se deja en resguardo el derecho a realizar el procedimiento
de oposición frente a terceros afectados, no está permitida la oposición cuando es de mala fe.
Signos Distintivos
29
Dichas oposiciones temerarias formuladas contra cualquier elemento de propiedad industrial
podrán ser sancionadas con una multa hasta de 50 UIT.
2.3.1.6. ¿Cuáles son los plazos para la oposición?
El opositor tendrá un plazo improrrogable de 60 días para presentar el poder si la oposición se
hubiera presentado sin dicho documento. Así mismo, el plazo comenzará a computarse a
partir del día siguiente de recibida la notificación que corre traslado de la oposición. Vencido
dicho plazo, la oposición se tendrá por no presentada. La falta de presentación inicial del poder
no paraliza el procedimiento. En caso de incumplimiento de los fundamentos que sustentan la
oposición o el comprobante de pago de los derechos respectivos, la Dirección competente
requerirá al opositor para que subsane su omisión, concediéndole un plazo de 2 días que
comenzará a computarse a partir del día siguiente de notificado el requerimiento, bajo
apercibimiento de tenerse por no presentada la oposición.
2.3.2. Derechos que confiere el registro
2.3.2.1. ¿Cuáles son los derechos que confiere el registro?
Los derechos adquiridos con la inscripción de la marca son los siguientes:
El derecho de exclusión (Negativa y positiva)
A licenciar y trasferir los registros
Limitar el derecho de exclusiva
Cancelar o renunciar al registro
En ese sentido, Otamendi señala que la marca registrada es una propiedad de su titular y como
tal puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien. Puede libremente transferirla, o
bien su uso puede ser autorizado o licenciado a terceros a título gratuito u oneroso. La
autorización de uso a través de contratos de licencia o de franquicia (franchising) es una forma
muy habitual de explotación marcaria que permite al titular de la marca una difusión que en
muchos casos él solo no podría lograr.27 Así mismo, el registro de una marca tendrá la duración
de 10 años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos
sucesivos de 10 años. Para ello deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina
nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No
27 OTAMENDI, Jorge (2006) Derecho de Marcas. 6° Edición. LexisNexis. Abeledo- Perrot. Buenos Aires, p. 18.
Leandro García Valdez
30
obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozaran de un plazo
de gracias de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para
solicitar su renovación.
2.3.2.2. ¿Qué es el derecho de exclusiva?
El derecho de exclusiva nace a partir del registro y otorga un conjunto de facultades y
prerrogativas a su titular. Puede presentarse en dos facetas, nacida en torno a las facultades
otorgadas por el ordenamiento jurídico, siendo las siguientes:
Exclusión Positiva
Exclusión Negativa
2.3.2.3. ¿Qué entendemos por exclusión positiva y negativa?
Los Derechos, sean disponibles o no, siempre se encuentran divididos en dos etapas o facetas
en las cuales se desenvuelven. Una positiva, que implica un conjunto de prerrogativas que
otorga el ordenamiento jurídico, es decir, la posibilidad de tomar un curso de acción que
permita disponer sobre el derecho, sin desnaturalizarlo. Así mismo, una fase negativa, la cual,
es un límite a los cursos de acción de los terceros respecto al derecho positivo del titular.
En ese sentido, Matheus y Matheus señalan que: “La faceta positiva sobre la marca implica
que el titular de la misma está facultado para usarla, cederla, conceder una licencia sobre la
marca, y celebrar otros negocios jurídicos respecto a la marca (o que tengan como objetivo o
elemento una marca)”.28
Respecto a la exclusión negativa, Fernández- Novoa señala que: “(…) implica que el titular del
signo distintivo está facultado para desarrollar acciones tendentes a prohibir (ius prohibendi)
que terceros no autorizados o autorizados que sobrepasen las facultades concedidas por el
titular- usen la marca. A diferencia de la faceta positiva, que obliga a utilizar el signo tal como
fue registrado y solo para la clase de productos o servicios elegidos, el ius prohibendi- o faceta
negativa- del titular de la marca tiene un ámbito de mayor aplicación, extendiéndose tanto a
los signos iguales como a los que puedan confundirse como este; comprendiendo dentro de su
alcance los productos o servicios idénticos como los similares”.29
28 MATHEUS, Julio y MATHEUS, Carlos. El arbitraje en materia de signos distintivos empresariales. En: Ius Et Veritas
N° 28. Lima 2004, p. 270 29 FERNANDEZ- NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Montecorvo. Madrid 1984, p. 275
Signos Distintivos
31
2.3.2.4. ¿Puedo limitar el derecho de exclusiva?
Sí. El derecho de exclusiva como bien lo señalamos está dividido en dos facetas. La limitación
del derecho indudablemente la ubicamos dentro de la fase positiva, en el sentido que
constituye un conjunto de atributos disponibles por el titular. En ese sentido, un sujeto como
titular de un conjunto de atributos disponibles puede realizar negocios jurídicos a fin de limitar
su derecho de exclusiva por medio de negocios jurídicos como la licencia, la transferencia, usar
como medio de garantía, etc.
2.3.2.5. ¿Es posible otorgar una licencia respecto a una marca?
Sí. El titular de una marca registrada, o en trámite de registro, podrá dar licencia a uno o más
terceros para la explotación de la marca respectiva. La forma habitual de plasmar la licencia es
por medio de un contrato, el cual tendrá que ser registrado ante el INDECOPI, el cual tendrá
como requisito formal, que ser necesariamente escrito.
Así mismo, procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de contratos de
licencia de una marca; sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.
2.3.2.6. ¿Qué es un contrato de licencia de marca?
La forma típica de materializar la licencia de marca es por medio del negocio jurídico
contractual. El contrato de licencia de marca es la relación jurídica patrimonial por medio del
cual el propietario de una marca (licenciante) permite que otro sujeto (licenciatario)
identifique con ella los bienes y servicios que ofrezca.
La licencia puede estructurarse de diferentes formas, es decir, no todos los contratos de
licencia tendrán el mismo contenido, derechos y obligaciones para las partes.
Al respecto, Flint30 señala que en los contratos de licencia pueden ser de distintas clases o
tipos, según el alcance territorial, temporal y el objeto sobre el que recaiga, pudiendo ser:
Puede ser otorgada para todos o parte de los productos o servicios para los que la
marca está registrada.
Puede otorgarse para un periodo de tiempo limitado o no estipularse en el contrato el
periodo de tiempo y ser ilimitado.
Puede otorgarse para todo el territorio nacional o sólo para una parte.
30 FERNANDEZ- NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Montecorvo. Madrid 1984, p. 275
Leandro García Valdez
32
Será simple, si el titular de la marca puede continuar con su uso. En cambio, si el titular
de la marca puede usar ésta si se ha reservado expresamente el derecho, será
exclusiva.
2.3.2.7. ¿Cuál es la obligación contractual del licenciante y del licenciado?
Como en todo contrato civil, por medio de un contrato nace la relación obligatoria por medio
del cual las partes tienen deberes jurídicos que realizar los cuales se verán plasmado en
prestaciones, que constituyen conductas de un dar, hacer o no hacer. Respecto a la licencia,
Viacaba31 y otros señalan lo siguiente:“(…) en cuanto al contenido del contrato de licencia de
marca están las obligaciones del licenciante y las obligaciones del licenciatario.
Licenciante:
La principal obligación que asume el licenciante es la de autorizar al licenciatario para
que se use la marca licenciada en la distribución y publicidad de los correspondientes
productos o servicios.
Así mismo, la obligación de mantener vigente el registro de la marca licenciada.
La obligación de entablar las correspondientes acciones de usurpación contra los
terceros que violen la marca licenciada.
El licenciante debe velar por la conservación del valor competitivo de la marca, que se
plasma en adecuado control sobre la calidad de los productos servicios distribuidos
bajo la marca licenciada.
Adicionalmente, en el caso de una licencia exclusiva.
En la licencia exclusiva el licenciante se obliga a no invadir con sus propios productos la
zona asignada al licenciatario, o también el no licenciar a terceros la marca en la
correspondiente zona y prohibir a los restantes licenciatarios que utilicen la marca
licenciada en la zona de exclusiva.
Licenciatario:
La obligación de pagar un canon o regalía (royalty). La regalía que constituye la
contrapartida de la autorización para usar la marca, puede revestir de diversas
modalidades. Desde un porcentaje del precio de los productos o servicios que bajo la
marca licenciada vende o distribuye el licenciatario pudiendo ser un porcentaje fijo o
31 VIACABA, Fiorella y otros. “Análisis Económico de las Marcas” En: Signos distintivos. Análisis y propuestas.
Compilación de trabajos de investigación del curso de signos distintivos a cargo del profesor Julio Baltazar Durand Carrión. Maestría de Derecho de Propiedad Intelectual y de la Competencia, Lima, 2006, pp. 185- 186.
Signos Distintivos
33
variable. A veces, la regalía consiste en una suma fija que el licenciatario entrega
periódicamente al margen del importe de los productos o servicios vendidos. O el pago
de una suma global que el licenciatario abona en los momentos de celebrarse el
contrato a fin de resarcir al licenciante de los gastos producidos por la concesión de la
licencia.
El licenciatario usará la marca de acuerdo a las instrucciones que le de el licenciante.
Puede que el licenciatario este obligado a indicar que el producto o su envase y en la
publicidad que la marca se utiliza en virtud de la licencia otorgada.
El licenciatario está obligado al mantenimiento y el incremento del goodwill de la
marca licenciada; es decir, poner en práctica las medidas de control que haya
determinado el licenciante de marca.
También puede obligarse a desarrollar actividades publicitarias y de promoción de los
productos y servicios distribuidos bajo la marca. En el contrato de licencia pueden
fijarse las inversiones que el licenciatario ha de efectuar en las actividades publicitarias
y de promoción.
Así mismo, se puede pactar la obligación del licenciatario de poner en conocimiento
del licenciante que se han producido ciertos eventos, como la usurpación de la marca
licenciada, cuando un tercero alegue que la marca licenciada es nula o ha caducado, o
bien que el uso de la misma constituye un acto de usurpación de un anterior derecho
de marca.”
2.3.2.8. ¿Quién es responsable con los consumidores cuando se otorga la
licencia de una marca?
Respecto a la responsabilidad frente a los consumidores en caso de licencia de marcas, el
licenciante responde ante los consumidores por la calidad e idoneidad de los productos o
servicios licenciados como si fuese el productor o prestador de éstos.
2.3.2.9. ¿Se puede transferir una marca?
Sí. Es importante precisar que lo que se transfiere no es la marca en sí, sino el registro de la
misma pudiéndose realizar mediante actos inter vivos (contrato) o mortis causa (sucesión). En
el primer supuesto, el contrato deberá constar por escrito y posteriormente se inscrito en el
Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI. Así mismo, podrá transferirse el registro de
marca que se encuentren en trámite.Podrá registrarse ante la Dirección competente toda
Leandro García Valdez
34
transferencia del registro de marca la cual deberá constar por escrito. La falta de registro
ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. Así mismo, cualquier
persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la Dirección
podrá denegar dicho registro, si la transferencia pudiera generar riesgo de confusión. Tampoco
procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de contratos de transferencia
de una marca; sin perjuicio de las accione legales que pudieran corresponder.
2.3.2.10. ¿Puede ser usado como medio de garantía una marca?
Sí. Una garantía es un respaldo pecuniario de una acreencia, por medio del cual se busca
disminuir la incertidumbre de incumplimiento. La marca es un bien mueble intangible, por lo
tanto podrá darse como garantía mobiliaria. Así mismo, podrá ser materia de embargo con
independencia de la empresa o negocio que la usa y objeto de las medidas que resulten del
procedimiento de ejecución. Para que los derechos y medidas señalados precedentemente
surtan efectos frente a terceros, deberían inscribirse en el registro correspondiente.
2.2.3. Pérdida del derecho sobre una marca
2.2.3.1. ¿Puedo perder el derecho sobre una marca?
Sí. A manera de aclaración, lo que se extingue es el registro de la marca y no la marca en sí.
Recordemos que el registro de la marca brinda el derecho de exclusiva y no es constitutivo, es
decir, si no se registra una marca, uno puede usarla en el mercado, pero con el riesgo que un
tercero pueda usarla también. Entonces, el registro de la marca se extingue por las siguientes
causales:
Caducidad
Cancelación
Nulidad
Renuncia
2.2.3.2. ¿Qué es la caducidad del registro de marca?
El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés
no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el periodo de gracia. Así mismo,
Signos Distintivos
35
será causal de caducidad la falta de pago de tasas, en los términos que determine la autoridad
competente.
2.2.3.3. ¿Qué es la cancelación del registro de la marca?
El registro de marca se extingue por cancelación a solicitud de cualquier persona interesada,
cuando una marca no hubiese sido usada por el titular, por un licenciatario o por un tercero
durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de
cancelación. Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los
productos o servicios para los cuales estuviese registrada, el INDECOPI ordenará la reducción o
limitación de la lista de productos o servicios comprendidos en el registro de la marca,
eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no hubiese usado; para ello se tomará en
cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. La solicitud de cancelación de una
marca, como medio de defensa deberá ser presentada en el mismo expediente en el cual se
tramita la oposición frente a la cual se defiende el accionante.
2.2.3.4. ¿Puedo declarar nulo el registro de una marca?
El registro de una marca es nulo cuando ha sido otorgado en contravención de disposiciones
legales aplicables. Es decir, el INDECOPI emitirá un acto administrativo que privará la validez
del acto administrativo que de manera ilegal registró la marca, causando perjuicios al titular
y/o a los consumidores.
2.2.3.5. ¿Cuáles son los tipos de nulidad?
Dentro de la nulidad tenemos dos supuestos establecido por la legislación andina, siendo las
siguientes:
La nulidad relativa
La nulidad absoluta
2.2.3.6. ¿Puede ser solicitada la nulidad de oficio?
Sí. Sin embargo, el tipo nulidad, sea relativa o absoluta se dará por la vulneración de los
supuestos establecidos en la legislación andina. En el caso de la nulidad absoluta, la autoridad
nacional competente declarará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier
momento cuando hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134° y
135° En el caso de nulidad relativa, la autoridad declarará de oficio o a solicitud cuando se
Leandro García Valdez
36
hubiese concedido en contravención del dispuesto en el artículo 136° o cuando éste se hubiera
efectuado de mala fe. Esta acción prescribiría a los cinco años contados desde la fecha de
concesión del registro impugnado. Así mismo, cuando una causal de nulidad sólo se aplica a
uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará
la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.
2.2.3.7. ¿Puedo renunciar al registro de una marca?
Sí. El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos
sobre el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios
objeto de la renuncia. Sin embargo, no se admitirá la renuncia si existen embargos o derechos
reales de garantía inscritos, salvo que los titulares de dichos derechos expongan su
consentimiento. Finalmente, la renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su
inscripción ante el INDECOPI.
2.4. Clasificación de las Marcas
2.4.1. ¿Cuál es la clasificación según el objeto sobre el que recaen?
La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en
cuestión no es apto para distinguir un producto o servicios de otros, entonces no podrá ser
marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a la
marca.32 Es por ello, que inicialmente, por fines prácticos se clasificaron las marcas en dos tipos
genéricos, las marcas de productos y servicios. Las marcas de productos, identifican un
producto y los diferencia de sus similares en el mercado. En cambio, las marcas de servicio
identifican un servicio y los diferencian de sus similares, también, en el mercado.
2.4.2. ¿Cómo se clasifican las marcas de productos y servicios?
Con el fin determinar criterios de orden y uniformidad con los demás países se estimó
sistematizar las marcas de productos y servicios por medio de la Clasificación Internacional de
Niza. Esta clasificación agrupa a todos los productos y servicios en 45 clases (34 para los
productos y 11 para los servicios). Es importante señalar que la protección que se otorga a una
32 MATHELY, Paul citado por OTAMENDI, Jorge (2006) Derecho de Marcas. 6° Edición. LexisNexis. Abeledo- Perrot.
Buenos Aires, p. 3.
Signos Distintivos
37
marca registrada abarca sólo las clases por las cuales se registra, es decir, pueden coexistir dos
marcas idénticas en distintas clases.
2.4.3. ¿Cuál es la clasificación según su grado de conocimiento de la marca en
el mercado?
Según su grado de conocimiento en el mercado, se dividen en cuatro clases:
Notoriamente conocidas
Renombradas
2.4.4. ¿Qué es una marca notoriamente conocida?
La marca notoriamente conocida es aquella que goza de gran difusión entre el público
consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al
que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales que les permiten obtener un alto
grado de aceptación por parte del público consumidor.33
2.4.5. ¿Qué es una marca renombrada?
La marca renombrada es aquella marca que sea conocida por el público en general y no sólo
por su público objetivo. Es por ello que otros sujetos no podrían, incluso, solicitar el registro de
la denominación en otras clases.
2.4.6. ¿Cuál es la clasificación según la estructura de la marca?
Según la estructura de la marca, se dividen en tres clases:
Denominativas
Figurativas
Mixtas.
2.4.7. ¿Qué es una marca denominativa?
Las marcas denominativas son la que identifican un producto o servicio por medio de una
palabra o un conjunto de palabras. Debe tener como requisito de admisibilidad la distinción
fonética con otras marcas del mismo tipo. Un ejemplo de ellas son los nombres propios
aludidos a restaurantes u otro local comercial.
33 Proceso N° 012-IP-2005. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Leandro García Valdez
38
2.4.8. ¿Qué es una marca figurativa?
Las marcas figurativas son aquellas que consisten en dibujos o figuras características
independientemente del nombre o denominación, sirven para designar y distinguir los
productos a que se aplican.34 Este tipo de marca puede reconocerse visualmente, mas no
fonéticamente.
2.4.9. ¿Qué es una marca mixta?
La marca mixta es aquella que está compuesta por dos elementos, uno denominativo (palabra
o palabras) y uno figurativo (logotipo, figura o imagen).
2.4.10. ¿Cuál es la clasificación según la particularidad de su titular?
Según la particularidad del titular, se dividen en dos clases:
De certificación o de garantía
La marca colectiva
2.4.11. ¿Qué es una marca colectiva?
La marca colectiva, como su nombre lo indica, es una marca que es propiedad de muchos. O
más bien, de una organización, una cooperativa por ejemplo, cuyos miembros la pueden
utilizar. Este uso podrá efectuarse en la medida en que los miembros respeten las condiciones
establecidas para el uso por esa organización.35 En ese sentido, podrán ser titulares de una
marca colectiva las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios,
organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán solicitar el registro de
marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.
2.4.12. ¿Qué requisitos tiene el registro de una marca colectiva?
La solicitud de registro deberá indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompañada de:
Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite
el registro de la marca colectiva.
La lista de integrantes.
La indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en
los productos o servicios.
34 RANGEL, David. Tratado de Derecho Marcario. Libros de México. México 1960, p. 216 35 LADAS, Stephen, quien es citado por OTAMENDI, Jorge (2006) Derecho de Marcas. 6° Ed. LexisNexis. Abeledo-
Perrot. Buenos Aires, p. 15.
Signos Distintivos
39
Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de
personas deberá informar a la oficina nacional competente cualquier cambio que se produzca
en cualquiera de los documentos a que hace referencia el presente artículo.
2.4.13. ¿La transferencia de marcas colectivas es igual al de una marca
común?
No. La marca colectiva podrá ser transferida o licenciada de conformidad con lo previsto en las
normas internas de la asociación, organización o grupo de personas. Las transferencias y
licencias deberán ser inscritas ante la oficina nacional competente para que surtan efectos
frente a terceros. Sin embargo, en lo demás serán aplicables los mismos principios y criterios
interpretativos de la marca, en tanto sea compatible con la marca colectiva.
2.4.14. ¿Qué es la marca de certificación?
La marca de certificación es aquella que identifica los bienes y servicios relacionados a un
certificado, elaborado por el titular del registro de la marca, son de determinado origen,
calidad y otra característica. Dichas marcas solo podrán ser usadas cuando se cumplan
determinados estándares, por ejemplo, la norma ISO 9001:2008.
2.4.15. ¿Cuáles son las acciones derivadas de una marca de certificación?
Las acciones derivadas del registro de una marca de certificación podrán ser ejercidas por su
titular, salvo disposición en contrario establecida en el reglamento de uso. El titular de una
marca de certificación podrá reclamar, en representación de los intereses de las personas
facultadas para utilizarla, reparación de los daños que hayan podido sufrir debido al uso no
autorizado dela marca.
2.4.16. ¿Cuál es la clasificación según el objeto que se persigue con el
registro?
Según el objeto que se persigue con el registro, pueden ser dos:
Ofensivas
Defensivas
Leandro García Valdez
40
2.4.17. ¿Qué es una marca ofensiva?
Las marcas ofensivas son aquellas que buscan registrar denominaciones similares o que
guarden la idea de una marca determinada a fin de provocar confusión por parte del
consumidor. Dicho registro podría tener la finalidad de retrasar a un potencial competidor en
el mercado.
2.4.18. ¿Qué es una marca defensiva?
Las marcas defensivas o de protección son aquellas que, por semejanza con la realmente
usada por el comerciante, son por éste registradas para la misma u otra clase a que
pertenecen los artículos de fábrica o vende. Es una especie de alambre de púas en torno a la
marca sólida, originaria y fundamental, generalmente no se utilizan.36 La finalidad de la marca
defensiva es blindarse de los posibles actos de competencia desleal que afecte su marca, en el
sentido que terceros podrían usar términos que fonéticamente o visualmente provocaría en
los consumidores una imagen de pertenencia al mismo grupo empresarial configurándose así
el riesgo de confusión.
36 DI GUGLIELMO, Pascual. Tratado de Derecho Industrial. Marcas de fábrica, de comercio, agricultura y, lealtad
comercial. Tomo II. Tipografía Editora Argentina. Buenos Aires 1948, p. 153.
Signos Distintivos
41
3. Lemas Comerciales
3.1. ¿Qué son los lemas comerciales?
Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de
una marca, es decir, solo pueden ser denominativos. La función principal del lema comercial es
la de complementar la fuerza distintiva de la marca para conseguir con ello una mejor
internalización en los consumidores. Por ejemplo, en el caso de Inka Cola (Gaseosa), tiene
como lema comercial: “La bebida del sabor nacional”. Otro caso es el de Johnnie
Walker (Whisky), cuyo lema comercial es: “Keep Walking”
3.2. ¿Qué relación o vínculo tiene la marca con el lema comercial?
La relación surgida entre la marca y el lema comercial es la de principal- accesorio, es decir, el
lema comercial correrá la suerte de la marca. Por lo tanto la cancelación, nulidad o caducidad
del registro de la marca a la que se vincule el lema comercial, determinará también la
cancelación, nulidad o caducidad del lema comercial, aun cuando no haya vencido el plazo de
10 años (plazo de vigencia del lema comercial). Así mismo, cuando se transfiere un lema
comercial, éste debe ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia.
3.3. ¿Cuáles son los requisitos de registrabilidad de un lema comercial?
Si bien es cierto, el lema comercial es un instrumento publicitario que cumple el papel de darle
una mayor fuerza a la al signo marcaria, no deja de ser un signo distintivo y en consecuencia,
debe cumplir los mismos requisitos que la marca. Al respecto, el Tribunal del INDECOPI señala
que: “La categoría de signo distintivo otorgada al lema comercial implica que éste debe ser - al
igual que la marca que publicita - perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de
representación gráfica. El lema comercial debe ser apto para identificar publicitariamente un
producto o servicio, en tanto constituye un mecanismo para crear, consolidar o perpetuar la
buena reputación de la marca que publicita. En tal sentido, no se podrá registrar como lema
comercial una frase que sin fantasía alguna se límite a alabar los productos o servicios que se
desee publicitar. No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial
Leandro García Valdez
42
pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo
conforme constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o
servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría
que los competidores puedan promocionar en el mercado otra marca de producto o
servicio.”37
3.4. Cuando la ley no señale respecto al tratamiento jurídico del lema
comercial ¿Bajo qué criterios se regirán los lemas comerciales?
Dentro de los signos distintivos el más importante es el signo marcario, por su papel
preponderante en el mercado. Es por ello que en el caso del lema comercial, por su relación de
dependencia, se aplicarán los mismos criterios que los usados con las marca en tanto le sean
compatibles. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala: “El lema
comercial debe ser usado para darle fuerza a la función de la marca: distinguir dentro del
mercado los productos o servicios producidos o comercializados por un agente, de los
productos o servicios idénticos o similares de otro. De acuerdo con ello, un lema comercial
tiene la misma categoría que un signo distintivo; en consecuencia debe ser también
perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (…).”38
37
Resolución N° 422-1998-TPI-INDECOPI. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 38
Proceso N° 074-IP-2001. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Signos Distintivos
43
4. Nombres Comerciales
4.1. ¿Qué son los nombres comerciales?
El nombre comercial es el signo o expresión que identifica la actividad empresarial en el
mercado y sirve para distinguir la empresa de otras empresas que desarrollen actividades
idénticas o similares.39 Es decir, el nombre comercial podría consistir en el nombre del
propietario, una abreviatura del mismo o de un seudónimo o nombre ficticio en tanto y en
cuanto sea congruente con la ley. Por ejemplo, el caso de Supermercados Peruano S.A, quien
utiliza como nombre comercial la denominación Plaza Vea.
4.2. ¿Qué diferencia hay entre el nombre comercial y la denominación social?
La denominación social es importante en la constitución de una persona jurídica, porque
constituye el nombre con el cual ejercerá su actividad comercial y por consiguiente, su
inscripción en los registros públicos. En ejemplo, una persona jurídica puede tener la
denominación social: “Cooperativa de Ahorro y Crédito Antártida Limitada” y con el nombre
comercial: “Antártida”. La finalidad del nombre comercial es, al igual que las marcas y demás
signos distintivos, internalizarse en los consumidores. Suele ocurrir que la denominación social
de una empresa sea bastante difícil de recordar por la cantidad de términos. Es ahí en donde el
nombre comercial cumple su cometido al ser una alternativa más asequible para los
consumidores.
4.3. ¿A partir de cuándo se reconoce el uso del nombre comercial?
Como vimos anteriormente, en el ámbito marcario, el derecho de exclusividad nace a partir del
registro. En cambio, en el caso del nombre comercial, el derecho de exclusividad se originará a
partir de la fecha que se utilizó por primera vez y además señalar la actividad económica que
39 FLINT, Pinkas (2011) Negocios y transacciones internacionales. El comercio de bienes. Tomo I. Grijley. Lima, p.
1176.
Leandro García Valdez
44
realiza el sujeto solicitante. Sin embargo, a fin de demostrar el primer uso o e uso más antiguo
es necesario que, adjunto a la solicitud, se entregue las pruebas documentales y a fines que
demuestren la participación de la empresa con el nombre comercial en el mercado.
4.4. ¿El uso de una denominación social como signo distintivo confiere algún
derecho de exclusividad sobre él ya sea como marca o nombre comercial?
No respecto a una marca, pero si respecto a el nombre comercial. Para tener un derecho
exclusividad que otorga el registro marcario se debe inscribir la denominación comercial como
marca en el Registro de Signos Distintivos. Sin embargo, en el caso que un tercero, antes de la
inscripción del titular de la denominación social, registra la misma denominación social como
marca, el registro le otorgará el derecho de exclusividad respecto al titular de la denominación
social, no pudiendo éste interponer ninguna oposición al registro de dicha marca. Dicha
situación sería distinta si el titular de la denominación social la utilizó como nombre comercial,
porque el derecho de exclusividad del nombre comercial nace a partir de su primer uso en el
mercado y el registro, tiene un carácter meramente declarativo no es obligatorio.
4.5. ¿Cómo es el procedimiento de publicación de la solicitud?
En la publicación de la solicitud del registro de nombre comercial, que deberá efectuar el
solicitante a su costo en el Diario Oficial El Peruano, deberá aparecer:
Número de la solicitud
Nombre y país de domicilio del solicitante.
Reproducción del signo o su representación gráfica, según sea el caso
La o las actividades económicas para las cuales se solicita el registro del nombre
comercial.
La clase y/o clases a las que pertenecen las actividades económicas.
La fecha del primer uso del nombre comercial para cada una de las actividades
económicas respecto de las cuales se solicita el registro.
4.6. ¿Cómo ejerce un titular su derecho en base a un nombre comercial?
En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o
registrado, el titular deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por
parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o
similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.
Signos Distintivos
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4.7. Cuando la ley no señale respecto al tratamiento jurídico del nombre
comercial ¿Bajo qué criterios se regirán los lemas comerciales?
En el mismo sentido que el lema comercial, le serán aplicables las disposiciones relativas a las
Marcas en tanto sean compatibles con su naturaleza.
Leandro García Valdez
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5. Denominación de Origen
5.1. ¿Qué son las denominaciones de origen?
Son una especie del género Indicaciones Geográficas que son los signos distintivos que se
utiliza para productos de un origen geográfico determinado cuyas cualidades, virtudes o
reputación en el mercado se deben a dicho lugar de origen. Así mismo, el titular de las
denominaciones de origen siempre será el estado que las registra y sobre ellas se concederán
autorizaciones de uso.
En ese sentido, Rangel señala que: “La denominación de origen es el signo distintivo
consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que
tienen similares propiedades, derivadas de los elementos naturales propios de dicha región
geográfica, como clima, tierra y agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradición
artesanal de quienes habitan la propia región, para producirlas.”40 Por ejemplo, algunas
denominaciones de origen protegidas son el caso del “queso roquefort”, un queso azul francés
de leche de oveja coagulada procedente de la zona situada alrededor de la ciudad
de Roquefort-Sur-Soulzon. Así mismo, tenemos el caso del “Tequila”, para el caso de bebidas
alcohólicas elaboradas en zonas específicas de México.
5.2. ¿Cuáles son los impedimentos para el registro de las denominaciones de
origen?
No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:
No se ajusten a la definición de la denominación de origen.
Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate
entendiéndose por ellos las consideradas como tales tanto por los conocedores de la
materia como por el público en general. 40
RANGEL, David (1992) Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Universidad Nacional Autónoma de
México. México, p. 68.
Signos Distintivos
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Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público.
Puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el
modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos
productos.
Sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada a registro de buena
fe, o registrada con anterioridad de buena fe.
Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción,
total o parcial, de una marca notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando
su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese
tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio de
la marca; o la dilución de su fuerza distintiva o su valor comercial o publicitario.
5.3. ¿Cuál es el contenido de la solicitud para obtener la autorización de uso?
La solicitud para obtener la autorización de uso deberá contener y estar acompañada de lo
siguiente:
Nombre y domicilio del solicitante.
Los poderes que sean necesarios.
Los documentos que acrediten la existencia y presentación de la persona jurídica
solicitante.
La denominación de origen que se pretende utilizar.
Certificación del lugar o lugares de explotación, producción o elaboración del
producto. Se acreditará con acta de la vista de inspección realizada por un organismo
autorizado.
Certificación de las características del producto que se pretende distinguir con la
denominación de origen, incluyendo sus componentes métodos de producción o
elaboración y factores de vínculo con el área geográfica protegida; que se acreditará
con el acta de visita de inspección realizada y la certificación extendida por un
organismo autorizado.
Certificación que se cumple con la Norma Técnica Peruana, si fuese el caso.
Comprobante de pago de las tasas correspondientes.
Leandro García Valdez
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5. 4. ¿Qué se debe hacer si la producción y elaboración se realizan en áreas
geográficas distintas?
En los casos en que la producción en que la producción y elaboración del producto a ser
distinguido con una denominación de origen no se realicen en una misma área geográfica, el
solicitante deberá cumplir con acreditar que ambas zonas, tanto de producción de la materia
prima como de elaboración del producto, son zonas autorizadas y comprendidas en la
declaración de protección de la denominación de origen.
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