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Cómo mantener el secreto (comercial): manual de instrucciones para pequeñas y medianas empresas en China

Casi todas las empresas de todas las industrias y sectores poseen secretos comerciales. Los secretos comerciales son una valiosa y extremadamente útil forma de derechos de propiedad intelectual. Es muy recomendable llevar a cabo los pasos adecuados para protegerlos, pues los secretos comerciales pueden garantizar la ventaja de su negocio frente a la competencia y, por otra parte, demostrar que se realizaron esfuerzos por mantener el secreto supone reforzar sus derechos frente a quienes se apropian fraudulentamente de sus secretos comerciales.

A diferencia de otros tipos de derechos de propiedad Industrial e Intelectual como las patentes y los derechos de autor, que son de duración limitada, teóricamente, los secretos comerciales gozan de un plazo de protección tan largo como el tiempo que continúan siendo precisamente eso: secretos. Ésta es la principal diferencia entre proteger algo mediante patente o como secreto comercial. Mientras que la información técnica de las patentes se revela públicamente, cuando se trata de secretos comerciales se mantiene fuera del alcance del público. Un secreto comercial puede durar indefinidamente, siempre que las medidas de confidencialidad que lo protegen sigan surtiendo efecto, mientras que, por lo general, una patente de invención expira a los 20 años.

Posiblemente, el ejemplo más típico del secreto comercial sea la receta o la fórmula de la Coca-Cola. Ésta ha sido celosamente guardada durante décadas por la compañía Coca-Cola y nadie ha sido capaz de averiguarla. Si la fórmula se hubiese patentado cuando se inventó, habría pasado a ser de dominio público tan pronto como la patente hubiese expirado.

Por otra parte, la protección legal de los secretos comerciales se pierde con facilidad. Una vez la información pasa a ser del dominio público, deja de disfrutar de cualquier tipo de protección legal. Por consiguiente, la prevención se convierte en la regla de oro a la hora de proteger sus secretos comerciales, pues una vez el secreto se ha revelado hay muy poco que se pueda hacer al respecto. China, al igual que muchos otros países, proporciona un marco legal para la protección de los secretos comerciales y sus leyes prevén indemnizaciones en el caso que dichos secretos comerciales sean revelados ilegalmente.

Para proteger sus secretos comerciales en China puede seguir los siguientes pasos:

Paso 1: conozca sus secretos

Sólo podrá proteger sus secretos comerciales si es consciente de que los tiene. Pero ¿qué es un secreto comercial exactamente? El universo de todo lo que puede ser un secreto comercial es amplio, pero existen



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ciertos requisitos. No basta con considerar algo como un secreto. En China, por definición, un secreto comercial es cualquier información no pública con valor comercial real o potencial que está protegida por medidas de confidencialidad.

Por ello, para que la información pueda ser considerada un secreto comercial, debe:

(a) No ser pública, es decir, no debe ser conocida por el público en general o por sus competidores(b) Tener un valor comercial real o potencial y proporcionar a su propietario una ventaja competitiva o

generar un beneficio económico, y (c) Estar protegida por medidas de confidencialidad, siendo el propietario quien debe adoptar medidas

razonables para proteger la confidencialidad de la información

Los tres elementos son piezas clave del rompecabezas.Si todavía no tiene claro si posee secretos comerciales o no, una buena regla práctica es preguntarse si la información es algo que sus competidores querrían conocer o si les proporcionaría alguna ventaja comercial. Entre sus secretos comerciales pueden incluirse:

(a) Expresiones de ideas que doten a su negocio de ventajas competitivas, como por ejemplo un nuevo tipo de producto, un modelo de negocio innovador, un nuevo concepto online, etc.;

(b) El know-how, como técnicas de fabricación o diseño, habilidades, fórmulas, procesos de flujo de trabajo, métodos de control de calidad o conocimientos que sean importantes en el desarrollo, testeo y fabricación de sus productos. También se incluye el “know-how negativo” o la información aprendida durante la investigación y el desarrollo respecto a lo que no hay que hacer o no resulta eficaz;

(c) El estado de los productos o servicios en desarrollo, las fechas de lanzamiento previstas para los productos y datos detallados sobre su funcionamiento y características técnicas. Por ejemplo, puede tratarse de nuevas características de diseño, nuevas interfaces y funcionalidades del aparato, o de cómo funciona un nuevo programa de software, etc.;

(d) Información empresarial valiosa como listas de clientes, información de costes y precios, proveedores y contratistas, condiciones de contrato, estrategias y planes de marketing, etc.; o

(e) Cualquier otro tipo de información con un valor comercial potencial, como sus preferencias respecto a clientes o proveedores, índices de calidad de los proveedores o solvencia de los clientes, etc.

Si no lo ha hecho aún, es importante catalogar los secretos comerciales que pueda tener y clasificarlos según la importancia y valor, además de actualizar periódicamente dicho catálogo a medida que su negocio vaya creciendo.

Paso 2: lo que se mantiene en secreto, se mantiene seguro

Es importante recordar que una vez que los secretos comerciales son conocidos públicamente ya no pueden ser protegidos como secretos comerciales. Las formas en las que se puede revelar un secreto comercial pueden incluir la publicación, la divulgación de información técnica por parte de uno de sus ingenieros durante un seminario, la divulgación de información o documentación durante unas negociaciones u otras relaciones comerciales con terceras partes sin un acuerdo de confidencialidad, conversaciones, la revelación accidental a través de correos electrónicos u otro tipo de correspondencia enviada al destinatario equivocado, etc.



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Los secretos comerciales se diferencian de las joyas o de otros bienes valiosos en que los primeros no siempre tienen una forma tangible, pero al igual que con cualquier objeto de valor, es importante mantener la confidencialidad de los secretos comerciales a buen recaudo. Los secretos comerciales pueden almacenarse en documentos impresos, CD o DVD, así como en archivos informáticos, discos duros, memorias USB o incluso en su cabeza. Como no siempre es práctico ni posible mantener los secretos comerciales bajo llave, mantenerlos bien custodiados implica utilizar una combinación de barreras físicas, técnicas y contractuales e implementar la política de protección de secretos comerciales. Aunque algunas empresas hacen grandes esfuerzos para proteger sus secretos comerciales, cualquier empresa puede tomar precauciones sencillas y sensatas.

Las barreras físicas pueden incluir desde marcar los documentos como “CONFIDENCIALES" a mantener dichos documentos en un lugar seguro y secreto o guardarlos bajo llave en las horas no laborables. Además, el acceso a las áreas donde se guardan los documentos secretos de la empresa debería estar restringido a determinados empleados. Limite el acceso y los derechos de copia al personal que realmente lo necesite. Es necesario llevar un registro de entrada de visitantes, pedirles que firmen un acuerdo de confidencialidad antes de permitir su acceso a las zonas restringidas de sus instalaciones y no dejarles nunca solos.

Las barreras técnicas requieren el uso de tecnologías de la información (TI) para proteger los secretos comerciales almacenados en los archivos electrónicos de sus ordenadores y servidores. La regla básica en seguridad en TI es que cuanto más valiosa es la información, más complicado, caro, y difícil resulta protegerla. Consultar a un especialista en seguridad en TI puede ayudarle a diseñar un sistema de seguridad en TI rentable. Asimismo, pueden utilizarse medias sencillas y económicas de seguridad en TI como por ejemplo emplear contraseñas, sistemas de encriptación disponibles en el mercado y mecanismos de registro. Además, es importante contar con una política tecnológica por escrito para garantizar que sus empleados estén vinculados por la misma. Por ejemplo, como es muy fácil que sus empleados envíen por correo electrónico documentos importantes a terceras partes o copien archivos en memorias USB o CD/DVD, puede considerar la opción de restringir a sus empleados el uso de memorias USB o grabadoras de CD/DVD. Sus empleados en China deben recibir una copia por escrito de la política tecnológica tanto en inglés como en chino (a ser posible, como apéndice al contrato laboral) y firmar un acuerdo indicando que han recibido y entendido la política.

Las barreras contractuales suelen incluir el uso de acuerdos de confidencialidad y de no revelación. De hecho, por lo general, dichos acuerdos se consideran una de las mejores formas de proteger sus secretos comerciales. Debe exigir que todos sus empleados actuales y futuros firmen un contrato laboral con cláusulas de confidencialidad y de no revelación. En el caso de sus empleados en China, el contrato debe estar redactado en inglés y chino para evitar que un empleado pueda alegar que no entendió las obligaciones de confidencialidad. Dichos acuerdos también deben firmarse con los proveedores, subcontratistas y socios de negocio a los que dé cualquier nivel de acceso a sus secretos comerciales.

Asegúrese de poner por escrito las medidas de protección de los secretos comerciales que emprenda y de redactar su política de protección de secretos comerciales. También es básico mantener los registros necesarios del flujo de información de salida y entrada de la compañía, lo que incluye mantener un registro de las reuniones, conversaciones, correos electrónicos y correspondencia escrita y la transferencia de archivos



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electrónicos, de forma que pueda llevar a cabo una investigación y tenga pruebas en caso de que sospeche que sus secretos comerciales puedan haber sido sustraídos.

Finalmente, esté alerta a la hora de proteger sus secretos comerciales e implementar la política de protección de secretos comerciales. Generalmente, las empresas pierden sus secretos comerciales porque se relajan demasiado a la hora de conservar la información dentro de la compañía. Asegúrese de que su equipo de dirección está informado. Los secretos comerciales son un arma de doble filo. Debe pedir a su plantilla y a sus trabajadores que no sólo protejan sus secretos comerciales sino que tampoco obtengan o utilicen secretos comerciales de otros. Designar a una persona como encargada de garantizar el cumplimento de la política de protección de secretos comerciales puede ser una opción muy útil a tener en consideración.

Paso 3: no se olvide de sus empleados

En la mayoría de los casos de robo de secretos comerciales están involucrados empleados actuales, antiguos empleados o empleados descontentos. Sencillamente, la mayoría de secretos comerciales salen literalmente por la puerta. Uno de los robos típicos de secretos comerciales es el cometido por un empleado que va a abandonar la compañía para trabajar con la competencia; poco tiempo después, la compañía descubre que su competidor está vendiendo un producto que es sospechosamente muy parecido.

La mejor forma para evitar dicha situación es disponer de un acuerdo laboral con cláusulas de confidencialidad. Además, debe recordar a sus empleados, de forma periódica y correcta, sus obligaciones de confidencialidad. En el caso de empleados que vayan a abandonar la compañía, asegúrese de mantener entrevistas respecto a su salida, de que hayan devuelto los documentos, materiales, ordenadores y archivos, y recuérdeles sus acuerdos de confidencialidad, que les vinculan a ellos y a sus futuros empleadores. A los nuevos empleados debe preguntarles si han firmado un acuerdo de confidencialidad con su anterior empleador y si han tomado las medidas adecuadas para estar seguros de que no van a apropiarse de los secretos comerciales de su antiguo empleador. Si se trata de un empleado destacado o de un directivo que haya estado al corriente de información reservada de su negocio, también puede considerar la posibilidad de hacerle firmar un acuerdo de no competencia, pero asegúrese de que éste tenga una duración razonable y de que cumpla con la legislación laboral china.

Los secretos comerciales también pueden ser revelados involuntariamente por los empleados. Por ejemplo, un ingeniero muy entusiasta puede dar demasiada información técnica al realizar una presentación en una conferencia. Es importante reconocer que, sencillamente, a las personas les encanta hablar, especialmente en el caso de ingenieros o diseñadores que sean unos apasionados de su trabajo. En el caso particular de China, sus empleados en China pueden no tener la misma percepción que usted respecto a los derechos de propiedad Industrial e Intelectual, la información protegida o las expectativas de protección de dicha información. Al fin y al cabo, se trata de conceptos relativamente nuevos. Por ejemplo, sus empleados pueden no entender de forma inmediata que una propuesta de proyecto o una propuesta de marketing pueda contener información valiosa e importante. Es necesario que periódicamente recuerde a sus empleados qué tipo de información está protegida, cómo debe mantenerse su confidencialidad y cuáles son sus expectativas.



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Paso 4: relaciones con terceras partes

Otra forma habitual en la que se descubren los secretos comerciales es durante las conversaciones o negociaciones con terceras partes, ya se trate de posibles socios, proveedores, contratistas y licenciatarios, o de clientes. Su política de protección de secretos comerciales debe contemplar el protocolo a seguir a la hora de tratar con terceras partes. Por lo general, debe insistir en la firma de un acuerdo mutuo de confidencialidad antes de que se inicien las negociaciones o de que se entreguen documentos. Una vez que las negociaciones hayan alcanzado un determinado nivel, las partes deberán firmar un Memorándum de Entendimiento (ME) en el que se resuma la estructura del acuerdo, cuál es la información a compartir y las respectivas obligaciones de confidencialidad de ambas partes.

Finalmente, una vez alcanzado un acuerdo, el acuerdo final deberá identificar la titularidad de la información, la información intercambiada y las respectivas obligaciones de confidencialidad de las partes. Explicar que forma parte de su política firmar un acuerdo de confidencialidad antes de iniciar las negociaciones es una buena forma de demostrar su profesionalidad y el respeto por los derechos de propiedad Industrial e Intelectual de los intervinientes. Tener preparado un borrador de acuerdo de confidencialidad permite agilizar el asunto y avanzar en sus negociaciones. Muchas pequeñas y medianas empresas con capital extranjero que operan en China encuentran difícil insistir en un acuerdo de confidencialidad previo a las negociaciones con interlocutores chinos. Éstos a menudo califican dichas peticiones de “hostiles” o "innecesarias”, considerando suficiente un apretón de manos entre amigos. Esto, unido a la poco agradable posibilidad de perder una potencial oportunidad de negocio por lo que pudiera parecer un detalle sin importancia, especialmente para una empresa pequeña de reciente creación, a menudo se traduce en que muchas pequeñas y medianas empresas siguen adelante con las negociaciones sin haber celebrado un acuerdo de confidencialidad. Este hecho, sin embargo, puede resultar muy costoso cuando la otra parte empieza a utilizar la información para competir contra usted.

Para enfrentarse a dicho escenario, antes de entrar a negociar es importante saber hasta dónde quiere eludir la protección de sus secretos comerciales y cuándo abstenerse. Intente desarrollar la relación y saber mejor con quien está negociando para ver si se van a respetar los derechos de propiedad industrial e intelectual. Las partes que rechazan una petición razonable de firmar un acuerdo de confidencialidad también son aquéllas que con mayor probabilidad se aprovecharán de sus secretos comerciales y los utilizarán para competir contra usted. Finalmente, ser hábil en los negocios puede ser la clave para proteger sus secretos comerciales en dicha situación. Por ejemplo, si la parte china en las negociaciones solicita ver sus diseños, puede pedir que lo haga en sus instalaciones o enviarle sólo bocetos toscos que aporten una idea general pero no lo suficientemente detallados como para ser puestos en práctica. Incluso después de haber firmado el contrato, es importante asegurarse de continuar controlando a sus socios, proveedores o licenciatarios para garantizar que se está cumpliendo con su política de protección de secretos comerciales. En su acuerdo puede resultar conveniente negociar el derecho de realizar visitas sin previo aviso y auditorías periódicas.

Paso 5: qué hacer si su secreto sale a la luz

La clave para proteger sus secretos comerciales es la prevención. China proporciona protección administrativa, civil y penal para los secretos comerciales, pero mientras decide si va a emprender una acción legal por cualquiera de dichas vías, su secreto comercial y ventajas comerciales pueden haber desaparecido. Si considera



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que sus secretos comerciales han sido vulnerados, el primer paso es llevar a cabo una investigación interna y conservar todas las pruebas posibles, incluidos los documentos y correos electrónicos. Si fuese necesario, puede optar por contratar los servicios de un investigador externo para obtener información sobre un empleado o competidor en concreto. Una vez haya recopilado toda la información, con ayuda de su abogado podrá decidir cuál es la acción más oportuna.

El uso de la vía judicial es el principal medio para conseguir una indemnización por apropiación indebida de secretos comerciales en China. Si tiene éxito, el tribunal puede condenar al infractor a que le indemnice por daños y perjuicios y ordenarle el cese en el uso del secreto comercial. Para poder obtener una sentencia favorable en un caso de vulneración de secretos comerciales, necesita obtener pruebas suficientes que demuestren que:

(a) Ostenta la propiedad del secreto comercial en cuestión, siempre que éste sea tangible, tenga valor comercial y se hayan tomado medidas para protegerlo;

(b) Que el acusado posee información idéntica o prácticamente idéntica a su secreto comercial, y (c) Que el acusado ha empleado medios inapropiados para obtenerlo.

El Tribunal le impondrá la dura carga de demostrar estos tres elementos con pruebas directas. Es importante saber de antemano que las pruebas en un litigio en China se basan casi exclusivamente en documentos y que por lo general el tribunal no permitirá que los testigos declaren sobre si el secreto comercial existe o ha sido robado. No hay ningún procedimiento formal de proposición de prueba por el que se pueda obligar al acusado a mostrar las pruebas que tenga en su poder. A pesar de que puede solicitar al tribunal que vaya a las instalaciones del acusado para conservar las pruebas, no hay ninguna garantía de que el tribunal encuentre las pruebas que usted necesita y cree que existen. Por todos estos motivos, puede serle difícil probar la violación del secreto comercial en China a no ser que tenga todas las pruebas en su poder. Por lo tanto, es muy importante tener datos suficientes y una documentación adecuada.

Además de los procesos judiciales, a diferencia de otros muchos países, China ofrece una vía administrativa para los casos de secreto comercial. En lugar de presentarse ante un tribunal, la solicitud se realiza ante la Administración de Industria y Comercio (AIC) local, una agencia china encargada de gestionar diversos aspectos de las operaciones de los negocios locales, con facultades para llevar a cabo acciones sancionadoras. Es posible interrumpir la venta de productos fabricados con su secreto comercial y obtener sanciones administrativas contra el infractor. Estas sanciones pueden oscilar entre los 10.000 y los 100.000 RMB. Sin embargo, en la práctica, puede ser difícil conseguir que la AIC acepte su caso, particularmente si guarda relación con tecnología compleja. La vía administrativa es más apropiada para casos simples relativos a secretos comerciales no tecnológicos que sean fáciles de explicar a los funcionarios encargados.

El robo de secretos comerciales también es un delito en China si la pérdida de la parte afectada es significativa y asciende a más de 500.000 RMB. Los infractores pueden ser multados y/o condenados a penas de hasta tres años de privación de libertad y, en casos graves que supongan pérdidas de más de 2,5 millones RMB, de hasta siete años. Si usted cree que el robo de su secreto comercial constituye un delito, también puede informar al Gabinete de Seguridad Pública, quien decidirá si llevar a cabo o no una investigación penal.



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Lista de comprobación de secretos comerciales

Identifique y catalogue sus secretos comerciales• Utilice una combinación de barreras físicas, técnicas y contractuales• Documente las medidas de protección de secretos comerciales que lleve a cabo por si hubiese un • posterior litigio al respectoImplemente una política de protección de secretos comerciales en su compañía, asegurándose de que • sus empleados comprendan sus expectativasContemple la celebración de acuerdos de confidencialidad antes de iniciar negociaciones con terceras • partes

Estudio de un caso práctico

Antecedentes

Una sociedad con participación extranjera y china (“Sociedad A”) se dedicaba al desarrollo y la venta de tarjetas con circuitos integrados (“tarjetas CI”). Cuando todavía trabajaba en la Sociedad A, uno de sus empleados contactó con un fabricante de tarjetas CI de la competencia (“Sociedad B”) y le ayudó a desarrollar un proceso de fabricación de tarjetas CI alternativo. Varios meses después, el empleado dimitió. Casi inmediatamente después de la salida del empleado, la Sociedad A descubrió que la Sociedad B estaba vendiendo un sistema de tarjetas CI idéntico que utilizaba una tecnología casi idéntica.

Acciones llevadas a cabo

La Sociedad A solicitó diligencias al tribunal para obtener pruebas de la infracción en las instalaciones de la Sociedad B y, así, obtuvo dos ordenadores que contenían el software de la Sociedad A, los diagramas de diseño de la Sociedad A, listas de clientes, materiales de marketing, documentos técnicos e información del empleado con especificaciones técnicas para modificar el software de tarjetas CI de la Sociedad B.

A continuación, la Sociedad A demandó a la Sociedad B y al ex-empleado y aportó pruebas como el contrato laboral con la Sociedad A, que incluía una cláusula de confidencialidad y un acuerdo firmado por el empleado que indicaba que la tecnología de tarjetas CI desarrolladas por empleados era propiedad del empleador, así como sospechosas similitudes entre los sistemas de tarjetas CI y una declaración de un cliente de la Sociedad A en la que afirmaba que el empleado había copiado el software de la Sociedad A del sistema de tarjetas CI que había comprado.

Resultado

El Tribunal Popular concluyó que la tecnología de tarjetas CI de la Sociedad A era un secreto comercial porque la información técnica revelada tenía valor comercial y que las cláusulas de confidencialidad del contrato laboral demostraban los esfuerzos de la Sociedad A por mantener la información en secreto. El tribunal también dictaminó que el empleado había revelado información sin permiso, pues éste había estado trabajando



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simultáneamente para ambas compañías durante un periodo de tiempo. Además, el producto de la Sociedad B era casi idéntico al de la Sociedad A, y el software y los diseños de la Sociedad A fueron encontrados en los ordenadores de la Sociedad B. El tribunal concedió una indemnización de 136.450 RMB (aproximadamente 14.800 EUR) a la Sociedad A.

Lecciones clave

La prevención es la clave de la protección• . Con demasiada frecuencia, una vez ha sido revelado un secreto comercial el daño ya está hecho y, por lo general, es muy difícil recuperar su valor, incluso aunque se tenga éxito en las acciones judiciales.

Establecer un sistema de gestión interno para secretos comerciales.• La formación y el desarrollo de directrices por escrito son esenciales. Como sus empleados en China pueden tener una noción de la información protegida y de los derechos de propiedad intelectual diferente a la suya, es importante instruirles respecto a lo que puede y no puede ser revelado. Adopte las medidas apropiadas para marcar y almacenar documentos confidenciales si dichos documentos están en formato electrónico o en papel.

Exigir que todos los empleados firmen un contrato laboral con estrictas cláusulas de confidencialidad• . Para ganar una reclamación por vulneración de secretos comerciales en China debe demostrarse que la información “robada” (1) no era de dominio público, (2) tenía valor comercial y (3) que se tomaron medidas para mantenerla en secreto. Si un empleado o un ex-empleado roba sus secretos comerciales, disponer de un contrato laboral con cláusulas de confidencialidad es esencial para demostrar que adoptó las medidas necesarias para mantenerlos en secreto.

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