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CyberSquating vs. Reverse Domain Name Hijacking______________________________________________________

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Editorial Jurisnet.cl ©2001. Todos los derechos reservados.


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Del autor del E-book:

Lorenzo Miranda Morales

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Asesor Internet desde 1998.Ha participado en la gestión de diversos proyectos Internet en Chile yUSA. Columnista habitual en temas de Derecho e Internet de sitios paraemprendedores como NegociosElectronicos.com, Winred.com,Sappiens.com, Viajuridica.cl.

Recientemente ha publicado el Libro Digital "Cómo hacer un Plan Legalpara su Sitio Web", a través de la editorial ArgentinaEdicionesUrbanas.com, de basta trayectoria en la producción decontenido digital para empresarios de Internet. A la fecha se handistribuido más de 3.000 copias de esta obra a ejecutivos de Internet entoda América latina.


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INDICE

1. Primeros comentarios.

2. Acercándonos a una definición de Cyber-Pirateo.

3. La cyber Ocupación y el Registro Abusivo en el Reglamento de NIC

Chile.

4. Causales de Revocación recomendadas por la OMPI y adoptadas en el

UDRP del ICANN.

5. Jurisprudencia Arbitral bajo la UDRP.

5.1 BuyerChoice.com.-

5.2. Craftwork.com.-

5.3 Aoltrader.com.-

5.4 Intercontinental.com.-

6. Comentarios sobre la jurisprudencia citada.

7. ¿En qué consiste el Reverse Domain Name Hijacking?

8. Circunstancias que determinan la existencia del Reverse Domain Name

Hijacking.

9. Conclusiones Finales.


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1. Primeros comentarios.

Los conflictos por los nombres de dominios han tomado en el último

tiempo una gran relevancia, por cuanto estos representan el único medio

que permite identificar a las empresas en la Internet. (Al menos hasta

hoy)1.

Un nombre de dominio es un conjunto de caracteres que, al ser

ingresados en un Navegador, permiten encontrar un determinado sitio

web, al cual están asociados. Por ejemplo, si en nuestro browser

ingresamos el dominio brujula.cl, seremos llevados al servidor web de

Brujula.cl, el cual, en realidad, es ubicable en Internet gracias a su

dirección IP (ej.: 192.169.0.1). Tenemos entonces una relación de un

número y un nombre de dominio, que conforman el identificador de la

empresa en Internet.

Un nombre de dominio, en general está conformado por 3 niveles: El

primer nivel o el TOP LEVEL DOMAIN, es lo que conocemos como

Extensión. Por ejemplo: La extensión .COM, .NET u .ORG, son Generic

Top Level Domain. (gTLDs). En la estructura de los nombres de dominio,

existen los dominios genéricos, como los antes mencionados y los

dominios geográficos o por países, llamados ccTLDs, es decir Country

Code Top Level Domain.

El segundo nivel de un nombre de dominio está conformado por el

conjunto de caracteres que lo hacen individual y único. No pueden existir

bajo un mismo TLD, dos nombres de dominio idénticos. Así entonces,

bajo el ccTLD .CL, sólo puede existir un nombre de dominio para

CASSABLANCA, y este será CASSABLANCA.CL2.-

Dicho lo anterior, será fácil comprender para el lector la importancia de

ser asignatario de un nombre de dominio o no serlo. Si alguien registra

antes que yo, el nombre de dominio que corresponda al conjunto de

caracteres que identifican a mi empresa, la única opción de ver

representado mi negocio en la red, será mediante la mutación o cambio

del nombre de dominio, o en su defecto, por la vía de un proceso de

1 Al menos actualmente, pero ya existen tecnologías que, en conjunto con su navegador,permiten obviar el nombre de dominio, y acceder al sitio web de una determinada empresasólo con su nombre. Actualmente desarrolla esta tecnología Realnames.com.-2 http://www.internic.net/faq.html,http://det.bi.ehu.es/~isa/asignaturas/tema5/DNS_03.htm.


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mediación y arbitraje que significará seguramente grandes costos para su

organización.

2. Acercándonos a una definición de Cyber-Pirateo y Cyber-

Ocupa.

Como ya lo adivinará, es aquí precisamente donde los intereses

económicos de las grandes marcas se ven amenazados por lo que

actualmente se denomina Cyber-Pirateo y Cyber-Ocupa. Estos personajes

parasitarios, y que sólo representan un lado oscuro de la sociedad, se

dedican a registrar nombres que sean similares o idénticos a los de

marcas reconocidas a nivel mundial, actuando de mala fe, e intentando

obtener un provecho económico, por el sólo acto de registrar dichas

marcas como nombres de dominio.

Si bien es cierto, La OMPI en su informe final sobre el proceso de dicha

organización relativo a los nombres de dominios de Internet, denominado

�La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de

Propiedad Intelectual�, de abril de 19993, entrega una definición de Cyber

Ocupación, que en definitiva es la misma adoptada en la Reglamentación

para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL (RFRCL),

de NIC Chile, dependiente del Departamento de Ciencias de la

Computación de la Universidad de Chile, y también por el Uniform

Domain Name Dispute Resolution Policie (UDRP), del ICANN, las cuales

en definitiva, fijan los elementos que constituyen un registro abusivo;

hemos preferido inferir una definición mucho más amplia, a partir del

Domain Name Piracy Prevention Act de julio 22 de 1999. Este documento

propuesto al senado de los Estados Unidos por los senadores, Mr. LEAHY,

Mr. ABRAHAM, Mr. TORRICELLI, Mr. DEWINE, Mr. KOHL, and Mr.

SCHUMER; señala en la sección tercera, que serán aplicables las normas

referidas a la prevención de los actos de Cyber Piratería a: �Cualquier

persona que de mala fe, y con la intención de aprovechar los beneficios

de una marca registrada de un producto o servicio, perteneciente a un

tercero; registre, desvíe tráfico o utilice un nombre de dominio idéntico, o

engañosamente similar a dicha marca registrada, sin consideración


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alguna de los derechos del propietario, y por tanto, será responsable

civilmente de los perjuicios sufridos por el dueño de la marca antes

citada, si esta hubiere sido concedida con anterioridad al registro del

nombre de dominio�.4

En esta definición, a nuestro juicio, no sólo encontramos los elementos

específicos que conforman la cyber ocupación, sino que además,

podemos distinguir el espíritu de la legislación norteamericana para

proteger los derechos de las personas y empresas.

Luego, para fijar los elementos que determinarán si una conducta

constituye o no cyber ocupación, debemos hacer referencia al UDRP y al

RFRCL.

3. La cyber Ocupación y el Registro Abusivo en el Reglamento de

NIC Chile.

Así entonces, el RFRCL, señala en su artículo 22, bajo el título �De las

Revocaciones de Dominos�, que:

�Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su

inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando

se cumplan las tres condiciones siguientes:

a.- Que el nombre de dominio sea identico o engañosamente

similar a una marca registrada de producto o servicio sobre la que tiene

derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es

reconocido.

b.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o

intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

c.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de

mala fe�.

El primer comentario que nos merece este artículo dice relación con las

causales de revocación del nombre de dominio. Podemos decir que, bajo

el reglamento de NIC Chile son 2: En primer lugar que el registro del

nombre de dominio sea abusivo, y se entenderá que es abusivo, según lo

3 La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual.OMPI, http://wipo2.wipo.int; Capítulo 3, Párrafo 171, Pag 55.4 Domain Name Piracy Prevention Act of 1999. http://www.senate.gov/search/index.html


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preceptuado en las letras a, b y c del mismo artículo. (Esto es novedoso

y sólo se encuentra presente en el reglamento de NIC Chile).

En segundo lugar, será causal de revocación de un nombre de dominio, el

que la inscripción sea de mala fe. El mismo reglamento en su inciso

tercero, letras a, b,c y d señala, que se debe entender por mala fe,

señalando: �La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias,

sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar

la mala fe del asignatario del dominio objetado:

a.- Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el

nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u

otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al

reclamante o a su compentencia, por un valor excesivo por sobre los

costos directos, relativos a su inscripción, siendo el reclamante el

propietario de la marca registrada del bien o servicio,

b.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de

impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en

el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido

por parte del asignatario del nombre de domino, esta pauta de conducta.

c.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin

preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

d.- Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya

intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o

a cualquier otro tipo de lugar el línea, creando confusión con la marca del

reclamante.

De lo anterior se desprende que bastará para que la acción de revocación

de dominio prospere, que el reclamante Pruebe sólo un punto de todos

los que hemos señalado, esto es: La Mala Fe.

Señalo esto, por cuanto, de una interpretación gramatical del texto antes

citado, como ya dijimos, existen 2 causales de revocación, El Registro

Abusivo y El Registro de Mala Fe. Entonces, bastará probar la mala fe,

para conseguir la revocación del nombre de dominio. Así también lo

considera el Arbitro de NIC CHILE, Sr. Cristian Ernst Suarez, en su

ponencia sobre la Acción de Revocación, presentada en el Seminario


8

sobre el Sistema de los Nombres de Dominio de NIC Chile, en Noviembre

de 20005.

En definitiva, esto significa claramente una mayor protección para las

empresas y personas que actualmente cuentan con Marcas Registradas,

pero, como ya veremos más adelante, representa también un peligro, por

cuanto impone una mayor carga probatoria al solicitante de un nombre

de dominio, que no cuenta con una marca, permitiendo de esta manera

prácticas abusivas, como el �Reverse Domain Name Hijacking�, descrito y

definido, tanto en el Reglamento del UDRP6, como en el Domain Name

Piracy Prevention Act, y comentado por el Senador Mr. Patrick Leahy, en

su Artículo �Introduction of the Domain Name Piracy Prevention Act�7.

4. Causales de Revocación recomendadas por la OMPI y

adoptadas en el UDRP del ICANN.

En esta materia, debemos señalar que aparece, al menos de la lectura

del texto, que NIC Chile, si bien es cierto ha seguido en forma estricta el

UDRP y las recomendaciones de la OMPI8, también ha incorporado el

nuevo elemento de estas 2 causales autónomas, que como ya dijimos, a

nuestro parecer hacen menos exigente el procedimiento ante los árbitros

de este organismo, para el solicitante que intenta protegerse de un

supuesto registro abusivo.

Decimos esto por cuanto, el UDRP del ICANN9 y la recomendación de la

OMPI consideran sólo la causal del registro abusivo, y respecto de la cual

además, es necesario que concurran copulativamente todos los

elementos que señalaremos a continuación.

Así entonces, en un arbitraje ante los organismos autorizados de arbitraje

de ICANN, o ante la OMPI y sus paneles de árbitros, no bastará con

probar la mala fe, sino que será necesario, tal como lo indica la UDRP en

5 http://www.nic.cl/seminario/index.html6 http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm7 http://www.senate.gov/~leahy/press/199907/990729.html8 La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual.OMPI 199. Párrafo 171, Página 55.9 http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm


9

el numeral 4(a)10, demostrar fehacientemente los siguientes tres

elementos, como se indica en el texto original:

�a. Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory

administrative proceeding in the event that a third party (a

"complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the

Rules of Procedure, that

(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or

service mark in which the complainant has rights; and

(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain

name; and

(iii) your domain name has been registered and is being used in bad

faith.

In the administrative proceeding, the complainant must prove that each

of these three elements are present.�

La traducción al español de este documento fue realizada por la OMPI11, y

el texto en nuestro idioma señala:

�a. Controversias aplicables. Usted estará obligado a someterse a un

procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un

"demandante") sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento

del Reglamento, que

i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de

crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios

sobre la que el demandante tiene derechos; y

ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de

dominio; y

iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza

de mala fe.

En el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que

están presentes cada uno de estos tres elementos.�

Así podemos, a partir del texto citado, apreciar la diferencia que existe

entre la UDRP y el reglamento de NIC Chile.

10 http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm, Numeral 4.11 http://arbiter.wipo.int/domains/rules/index-es.html


10

En efecto, si bien es cierto, el reglamento de NIC Chile, señala que para

considerar que un registro es abusivo, se deben cumplir las 3 condiciones

señaladas en el artículo 22; al agregar la causal autónoma de la mala fe,

esta exigencia se hace inútil.

Entonces, a nuestro parecer, resulta más justo el UDRP, que el

reglamento establecido por NIC Chile, por cuanto, tal como lo señala la

propia OMPI: �172. Las condiciones acumulativas del primer párrafo de la

definición dejan claro que la conducta de los registradores de nombres de

dominio inocentes o de buena fe no se considerará abusiva. Por ejemplo,

una pequeña empresa que haya registrado un nombre de dominio puede

demostrar, mediante planes comerciales, correspondencia, informes u

otras formas de prueba, que tenía la genuina intención de utilizar el

nombre de dominio de buena fe. Tampoco se considerarán abusivos los

registros de nombres de dominio que estén justificados por derechos

legítimos de libertad de expresión o por consideraciones legítimas de

índole no comercial�.12

Retomando entonces, bastará con que el Demandante no logre probar

alguno de estos elementos, para que sea rechazada la demanda.

5. Jurisprudencia Arbitral bajo la UDRP.

Los casos que podemos citar13, con resultados favorables al demandado,

en las circunstancias antes expresada, son innumerables, pero

mencionaremos algunos que nos parecen muy interesantes, por cuanto

nos permitirán diferenciar (a nuestro juicio), ciertos elementos del

reglamento de NIC Chile y la UDRP.

5.1 BuyerChoice.com.-

En el caso de Frank James Pearson vs. Byer Choice (buyerchoice.com), el

demandante logró acreditar que tenía derechos de Marca Registrada

sobre la denominación BUYER CHOICE, que es idéntica al nombre de

dominio en disputa. Pero, no logró acreditar el segundo y tercer

elemento, que son la falta de interés legítimo del demandado, y la mala

fe.

12 La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de PropiedadIntelectual. OMPI 199. Párrafo 172, Página 55 y 56.


11

Analizados los antecedentes, el panel arbitral de The National Arbitration

Forum, conformado por los Jueces Carolin M. Johnson, Charles K.

McCotter y Louis Condon, decidió rechazar la demanda por no cumplir

con los requisitos señalados en el UDRP.

5.2. Craftwork.com.-

En la disputa resuelta por el panel arbitral de The National Arbitration

Forum, compuesto por los jueces Marilyn W. Carney, G. Gervaise Davis y

David H. Bernstein, denominada General Machine Products Company,

Inc. vs. Prime Domains (a/k/a Telepathy, Inc.), se discutió sobre el mejor

derecho que tendría la demandante por ser titular de una marca

registrada, y el abuso cometido por el demandado, que sería un �Cyber

Pirata�, ya que se dedica a registrar nombres de domino, con el fin de

venderlos a precios muy superiores a los costos de registro.

Como respuesta, Prime Domains, alegó que esta empresa de nuevas

tecnologías, se dedica como negocio principal a identificar nombres

genéricos para inscribirlos y venderlos. Además, señala que la actitud de

la demandante, configura la conducta denominada Reverse Domain Name

Haijacking, por la cual, fundado en el sólo hecho de poseer una marca

registrada, se pretende utilizar la Política de Resolución de Disputas de

Mala Fe, perjudicando al legítimo primer solicitante. En este sentido y con

el fin de probar que se trata de una denominación genérica, Prime

Domains acompaña un listado con el nombre de cientos de empresas que

utilizan el termino CRAFTWORK como su nombre o parte de él.

El fallo dictado por el panel señala que:

- No existe discusión sobre la similitud del nombre de dominio y la

marca registrada.

- Que la demandante no ha podido probar la falta de interés legítimo

del demandado. Por otro lado, que el demandado ha logrado

demostrar que se dedica al legítimo negocio de registrar dominios

genéricos que pueden ser utilizados para vender productos o servicios

a través de Internet; y además, que el nombre ha sido utilizado en un

sentido genérico.

13 Search Decisions in Proceedings Under the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution


12

- Que el demandante no ha logrado probar que Prime Domains haya

inscrito el nombre de mala fe. Esto queda demostrado en virtud de lo

señalado precedentemente, y además, por cuanto Prime Domains no

intentó vender el nombre a la demandante.

Así, en atención a los fundamentos expresados, el panel decidió rechazar

la demanda de General Machine Products Company.

5.3 Aoltrader.com.-

En el caso seguido ante el WIPO Arbitration and Mediation Center,

resuelto por el Juez Señor Jeffrey M. Samuels, entre America Online, Inc.

Vs. Frank Albanese, se presentan elementos de suma relevancia, por

cuanto, a diferencia de los 2 casos recién planteados, en este caso la

demandante logró probar 2 de los 3 elementos que exige el UDRP. Así, el

panel consideró que el nombre de dominio efectivamente era

engañosamente similar al de la marca registrada en la cual tenía

Derechos AOL. A mayor abundamiento, AOL logró demostrar que el

demandado registró el nombre de dominio de mala fe, por cuanto intentó

vender el mismo en la cantidad de $5.000 dólares.

Entonces, ¿Qué otro elemento debió haber probado la demandante para

obtener un resultado favorable?. La demandante debió probar la Falta de

Interés Legítimo sobre el nombre de domino. Y no lo consiguió.

Debemos señalar que, según lo expresado en las páginas precedentes, en

un procedimiento arbitral bajo el reglamento de NIC Chile, AOL no

hubiere tenido problemas para obtener un fallo condenatorio, por cuanto,

acompañando simplemente la oferta que le hizo llegar el demandado por

$5.000 dólares, tendría prueba suficiente de mala fe, y este elemento

basta para que se revoque un nombre de dominio.

5.4 Intercontinental.com.-

En el caso de Inter-Continental Hotels Corporation v. Khaled Ali Soussi,

por el nombre de dominio Intercontinental.com, encontramos que la

demandante, logró acreditar ante el panel arbitral de WIPO Arbitration

and Mediation Center, 2 de los 3 elementos que exige la política de

Policy. http://www.icann.org/udrp/udrpdec.htm


13

resolución de controversias de ICANN. Para analizar este caso, dejaremos

de lado algunos elementos especiales del mismo, como que el nombre del

demandado no era el nombre de quien había registrado el nombre de

dominio, por cuanto, para fallar la causa, los jueces no tuvieron en

cuenta estos elementos, y fallaron sobre el fondo del asunto.

Los antecedentes expuestos son los siguiente: La demandante Inter-

Continental Hotels Corporation, alega un mejor derecho sobre el nombre

de dominio en disputa, en virtud de ser titular de la marca registrada en

los Estados Unidos, Inter·Continental e Inter-Continental, demostrando lo

anterior con los respectivos registros. Además, expone tener una

significativa y evidente presencia en la Internet, a través de su sitio web

alojado bajo el nombre de dominio Internconti.com.

Continuando con sus alegaciones, la demandante expresa que Khaled Ali

Soussi o ISPTECH, no tiene ningún interés legítimo en el nombre de

dominio y que no es, ni ha sido conocido por el nombre

Intercontinental.com.-

Como ya dijimos, en su fallo, el panel arbitral consideró que la

demandante había logrado demostrar de modo suficiente que: El nombre

de dominio era idéntico o confusamente similar a una marca registrada; y

que el demandado no tenía interés legítimo alguno sobre el nombre de

dominio.

Entonces, nos queda analizar si el demandado registró de mala fe el

nombre de dominio.

En este sentido las partes presentaron evidencia contradictoria. Por un

lado, el demandado, presentó los testimonios de Khaled Soussi y Ali

Soussi. En su testimonio, Khaled señaló haber registrado el nombre de

dominio para la empresa de su esposa, y que jamás había autorizado a

Ali para que ofreciera el nombre de dominio a la venta a ninguna

empresa o persona.

Por su parte, la demandante presentó documentos que eventualmente

probarían que el demandado le habría ofrecido vender el nombre de

dominio por la cantidad de $50.000 dólares, a través de su abogado.

En términos generales, debemos señalar que para el panel de jueces

resultó creíble la versión de la demandada, en el sentido antes


14

expresado, y que resultaba creíble que las comunicaciones enviadas al

abogado de la demandante, no representaran una oferta de venta, sino

que simplemente, se enmarcaran dentro de un análisis de posible valor

que pudiera tener el nombre de dominio en disputa.

Del mismo modo, le resultó probable al panel que la Khaled Soussi y Ali

Soussi, conspiraran para vender el nombre de dominio, con la aprobación

además de la cónyuge, pero, consideró que la demandante no logró

probar estos hechos de modo suficiente. (Lo cual demuestra una

aplicación estricta del UDRP).

El fallo entonces, rechazó la demanda y permitió a Khaled Ali Soussi

mantener el uso del nombre de dominio.

6. Comentarios sobre la jurisprudencia citada.

Analizados los casos anteriores, podemos convenir claramente en lo

positivo del UDRP, de su aplicación y del criterio de los paneles arbitrales

que toman parte en la resolución de estas causas, en el sentido de exigir

medios probatorios fuertes y eficientes a las partes, con el objeto de

sustentar sus posiciones.

No hemos incluido casos en los que se favorezca al demandante, por una

razón obvia: Serán favorables, en tanto logren demostrar los 3 elementos

exigidos por el UDRP. Existe una gran cantidad de estos fallos, por

cuanto, el número de inescrupulosos intentando obtener provecho de la

reputación ajena, mediante la práctica de la Cyber Ocupación es muy

grande en todos los países del mundo.

Lamentablemente, no encontramos en NIC Chile14, una fuente de

documentación jurisprudencial abundante. Se pueden consultar en el sitio

web de NIC Chile apenas 12 fallos, de los cuales algunos ni siquiera

resuelven el fondo de los asuntos controvertidos. Es efectivo que la

mayoría de éstas disputas terminan en las audiencias de mediación, o en

la audiencia de conciliación ante el arbitro, pero, aún así, sería de suma

ayuda para la gestión de negocios en Internet, y por supuesto, para el

trabajo de los abogados de empresa, el contar con una importante fuente

de información. Tampoco es posible conocer en NIC Chile las estadísticas

14 http://www.nic.cl/normativa/fallos.html


15

sobre resolución de controversias. Sin embargo, creo que si uno solicita

esa información, le será entregada sin problemas, pero, sin duda,

estimamos que sería conveniente contar con un procedimiento

establecido de información al usuario.

No quiero plantear aquí críticas, ni objeciones a la exitosa labor que ha

desarrollado hasta hoy en estas materias el NIC, pero si quiero

mencionar algunos puntos que podrían hacer más efectiva aún su labor, y

entregar una mejor y mayor fuente de información, haciendo más

transparente el resultados de las disputas de nombres de dominio.

A continuación analizaremos la otra cara de la moneda, lo que ya hemos

anticipado. La conducta de mala fe de las grandes corporaciones que

intentan despojar a un asignatario de buena fe de su nombre de dominio.

7. ¿En qué consiste el Reverse Domain Name Hijacking?

Como ya dijimos anteriormente, existen 2 conductas que son peligrosas

para el desarrollo sano de los negocios en Internet: La primera es la

Cyber Ocupación, de la cual hemos dado una definición, y además,

hemos entregado los elementos que la configuran. La segunda conducta

que atenta contra el desarrollo de Internet es lo que se ha denominado

�Reverse Domain Name Hijacking�.

Desafortunadamente deberemos recurrir a proyectos de ley Norte

Americana, y al ICANN, para encontrar una definición de la conducta

citada, por cuanto, como es obvio, la legislación nacional no prevé ni esta

conducta, ni el Cyber Pirateo, pero, lo que si es lamentable, es que el

reglamento de NIC Chile no lo contempla. Debemos señalar en todo caso,

que NIC Chile tiene una preocupación fundamental, y que busca prevenir

ambas conductas, tal como lo señalara Patricio Poblete, Director de NIC

Chile, en su ponencia para el Foro Final del Seminario sobre Nombres de

Dominio en Chile, y del mismo modo, Margarita Valdés Cortés,

Administradora del Sistema de Solución de Controversias NIC Chile,

quien en una de sus intervenciones en el mismo Seminario señaló: �Una

de las funciones de NIC es evitar la Cyber Ocupación y el Reverse

Domain Name Hijacking�. Lo único que le podemos solicitar entonces al

reglamento del NIC es recoger esta conducta, definiéndola, otorgando


16

una acción al solicitante o asignatario perjudicado, y estableciendo la

justa reparación del mismo.

Dicho lo anterior, definamos la conducta señalada.

En el documento del ICANN �Rules for Uniform Domain Name Dispute

Resolution Policy�15, que es el reglamento al cual deben sujetarse todos

los procedimientos de solución de controversias, encontramos una

definición breve del concepto:

�1.- Definitions:

Reverse Domain Name Hijacking means using the Policy in bad faith

to attempt to deprive a registered domain-name holder of a domain

name.�

La OMPI16, ha realizado la traducción al español de este reglamento, y el

texto señala:

�Se entenderá por hostigamiento al buen uso del nombre de

dominio (también conocido por secuestro a la inversa del nombre de

dominio) la utilización de mala fe de la Política a fin de intentar privar

del nombre de dominio al titular de un nombre de dominio registrado.�

A mayor abundamiento, debemos citar al Senador de los Estados Unidos,

Mr. Patrick Leahy, que fue quien introdujo al Senado el Domain Name

Piracy Prevention Act de julio 22 de 199917, y que en su Artículo

�Introduction of the Domain Name Piracy Prevention Act18�, bajo el título

de �Prevención del Reverse Domain Name Hijacking�, señala: �Esta

conducta es un esfuerzo por parte del Titular de una Marca Registrada,

para tomar el nombre de dominio de su poseedor legítimo, que ha

registrado el dominio de buena fe. Existen algunos muy bien publicitados

casos en que, los titulares de Marcas Registradas intentan privar a

personas que han registrado un nombre de domino bajo el gTLD .org,

para sus hijos. Por ejemplo, el caso de una pequeña de 2 años de edad

�Verónica Sam´s y el web site Little Veronica, y el de �Chris Pokey� con el

sitio web de Van Allen´s.

15 http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm16 http://arbiter.wipo.int/domains/rules/index-es.html17 Domain Name Piracy Prevention Act of 1999. http://www.senate.gov/search/index.html18 http://www.senate.gov/~leahy/press/199907/990729.html


17

Para proteger los derechos de las personas que registran nombres de

dominio, el proyecto de ley prevé que el poseedor recuperará todos los

perjuicios incluyendo los costos y honorarios de abogados en los que

haya incurrido como resultado de una presentación injustificada,

promovida por una persona cuya marca comercial es idéntica, similar o

engañosamente similar al nombre de dominio en cuestión. Además, el

poseedor podrá solicitar que se reactive el nombre de dominio en

cuestión, o que le sea devuelto y se active a su nombre�.

Analizando este documento encontramos el justo equilibrio, (que ya

hemos divisado también en el UDRP), entre los derechos de los titulares

de marcas comerciales de productos o servicios, los esfuerzos por

protegerlos de la mala practica del Cyber Pirateo; y la justa protección a

los derechos de personas y empresas pequeñas, que intentan desarrollar

proyectos creativos e innovadores en la red, los cuales tienen sin duda,

en gran parte, un valor importante por el nombre de dominio registrado,

que es, como dijimos en un principio, el único medio en que actualmente

pueden ser identificadas las empresas en Internet.

Dicho lo anterior, la pregunta que surge naturalmente es: ¿Cómo

podemos determinar cuando estamos frente a una conducta que se

enmarca en lo que denominamos Reverse Domain Name Hijacking?.

En la breve definición hecha por ICANN, el único y exclusivo elemento

que permite determinar la existencia de esta conducta, y por tanto

podemos decir, el único requisito y elemento que deberá probar el

demandante de Hijacking, será �la utilización de Mala Fe de esta

política�19.

Lamentablemente, no existe una enumeración de las circunstancias o

requisitos que permitan determinar la mala fe en la utilización de la

política, de modo tal que se pueda considerar el actuar de una empresa o

persona como Reverse Domain Name Hijacking, lo cual, evidentemente

hace un tanto más complejo aportar medios probatorios para acreditar la

conducta.

En virtud de lo anterior, trataremos, fundados en documentos y textos de

comentaristas internacionales, o en virtud de nuestra propia apreciación,

19 http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm


18

sobre la base de la jurisprudencia del ICANN y la OMPI, realizar una

enumeración de las conductas que configuran el Reverse Domain Name

Hijacking.

8. Circunstancias que determinan la existencia del Reverse

Domain Name Hijacking.

a.- El registro como segundo solicitante de un número exagerado

de nombres de dominio: Esta conducta, en un principio, puede parecer

inofensiva, por cuanto, aparecerá como el natural intento de una gran

empresa o corporación de proteger sus intereses económicos y

comerciales.

Lamentablemente, como ya veremos en algunos ejemplos, con el correr

del tiempo y la suma de solicitudes, este registro indiscriminado como

segundo solicitante representa un riesgo para la generación de negocios

y proyectos en la red, incluso entre aquellos que tienen en mente, la

gestión de un proyecto sin fines de lucro.

El caso más impresionante que podemos encontrar en Chile es el de la

compañía de telecomunicaciones ENTEL CHILE, que para proteger el

conjunto de números que le fuera asignado �por sorteo�, en el proceso de

implementación del sistema Multi Portadores de llamados de larga

distancia nacional e internacional en Chile, ha llegado a ser poseedor al

día 11 de Julio de 2001 de 609 nombres de domino que comienzan con

los números 123, y 92 solicitudes de registro en trámite para la misma

serie de números. Además, es poseedor de un total de 90 nombres de

dominio que terminan con 123, y tiene a la misma fecha 32 solicitudes de

registro en trámite. Del total de 124 solicitudes de registro en trámite,

más del 95% de ellas se encuentran en conflicto. El total de nombres de

dominio solicitados por ENTEL CHILE es de 823 registros.

Hasta aquí, nada parece anormal, por cuanto, si esta compañía tiene la

capacidad económica para invertir la cantidad aproximada de $16

millones de pesos sólo en derechos de registro, no queda más que

admirarse de su poder y capital.

El problema surge cuando se hace un análisis del uso que se le da a cada

uno de estos dominios solicitados: Por ejemplo, de los 90 nombres de


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dominio registrados en la configuración ALGO-123.cl, apenas un 8% son

utilizados, otro 8% es usado como un simple redireccionador hacia el sitio

principal de la empresa (su portal 123.cl), y el 80% de los dominios no se

encuentran siendo utilizados.

Estas cifras escandalosas disminuyen un poco al incorporar los dominios

123-ALGO.cl, pero, no en razón de que cada dominio sea utilizado en

proyectos individuales, sino que, por cuanto existe un mayor uso de la

redirección20 de los mismos.

Quizá, lo más discutible de todo esto, es que la gran mayoría de los

nombres de dominio asignados a esta compañía, son genéricos, es decir,

nombres como: ofertas123, redempresa123, personal123, negocia123,

123abril, 123aplauso, 123atletismo, 123aventura, 123banco, 123bancos,

123bares, etc.

Ahora, resulta increíble que nombres como 123bomberos.cl, le hayan

sido asignados sin la oposición del Cuerpo de Bomberos de Chile. Del

mismo modo, resulta inconcebible el que, habiéndole sido asignado el

nombre de dominio 123bandaancha.cl, este se encuentre sin configurar

utilizar, cuando este es precisamente el giro o actividad comercial de

dicha empresa: Las telecomunicaciones y la conectividad a Internet.

No quiero que piense que tengo una animadversión contra esta

compañía, ni contra el prestigioso estudio jurídico que la representa, en

el cual se desempeñan los más experimentados profesionales del área. Lo

que quiero ejemplificar es, como puede una empresa, en su ánimo de

proteger su identidad comercial, caer en la perniciosa práctica del

Reverse Domain Name Hijacking.

Usted debe comprender que, ante la solicitud del nombre de dominio

123arquitectos.cl, y 123arquitectura.cl, se encuentran 2 jóvenes

estudiantes de dicha carrera profesional, que motivados por el desarrollo

de un proyecto sin fines de lucro, han decidido registrar ambos nic´s, e

invertir tiempo y dinero en la preparación de un sitio web. Pero, si ENTEL

CHILE se opone al registro, (Lo cual ya hizo como segundo solicitante),

no quedará otra opción a los gestores de dicho proyecto que ceder el

nombre a ENTEL, y perder el tiempo invertido, el cual, por cierto, no será


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suficientemente valorado por la compañía. Digo que no tendrán otra

opción, por que si desean defender el nombre, deberían estar dispuestos

a pagar los honorarios de arbitraje que ascienden normalmente a la suma

de 10UF, lo cual resulta desproporcionado para este proyecto y sus

gestores.

Es efectivo que muchos Cyber Ocupas se cubren con pieles de cordero y

luego sacan las garras, pero, no debemos pensar que sólo las personas

actúan de mala fe, también las grandes compañías pueden hacerlo, y

creemos que este es un buen ejemplo.

b.- El registro como segundo solicitante de nombres de dominio

que contienen de alguna forma, los caracteres de la marca que se

intenta proteger: Para ejemplificar esta conducta podría utilizar

también el caso de ENTEL CHILE, pero, no lo haré. Buscaremos otra

compañía que realice una conducta similar. (Lo cual no será difícil de

encontrar).

Sanjorgeonline.cl: El caso que comentaremos es el del nombre de

dominio Sanjorgeonline.cl.

En este caso, la empresa Neumáticos San Jorge Ltda., es el primer

solicitante del nombre de dominio en cuestión, y creemos que lo ha

hecho fundada en el antecedente de ser la Razón Social de la compañía,

y por supuesto, en el hecho de ser conocida por este nombre en todo el

sur del país, por cuanto tiene sucursales en Santiago, Temuco, Puerto

Montt y Punta Arenas.

Por su parte, aparece como segundo solicitante la empresa Cecinas San

Jorge S.A., representada por un conocido estudio jurídico, especializado

en Propiedad Industrial.

Estamos seguros que lo que aquí existe es, un exceso de celo por parte

de la empresa, al querer ejercer supuestos mejores derecho sobre este

nombre de dominio, fundando su solicitud en el sólo hecho de poseer la

marca registrada San Jorge.

Es necesario hacer notar que, Cecinas San Jorge S.A., tiene presencia en

Internet a través del sitio web en el dominio Sanjorge.cl.-

20 Redirección de Dominio: Consiste en utilizar un nombre de dominio para el sólo efecto de


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Debemos señalar que no conocemos el como ha terminado este conflicto,

ni cuales han sido los puntos de acuerdo entre las empresa que disputan

el dominio.

Pero, en todo caso, realicemos un ejercicio mental:

Caso 1: Si Cecinas San Jorge S.A., ha señalado a Neumáticos San Jorge

Limitada, que, en atención a la naturaleza del sitio web que esta última

ha implementado, y además, teniendo en consideración que ambas

empresas se encuentran en actividades económicas y comerciales

totalmente distintas; se desisten de la solicitud del nombre de dominio,

estaríamos frente a una conducta normal de protección de identidad

comercial.

Caso 2: Si por el contrario, si Cecinas San Jorge S.A., ha expresado a

Neumáticos San Jorge Limitada, que ellos son los titulares de la marca

registrada San Jorge, y por lo tanto, tienen un mejor derecho para

utilizar el nombre de dominio en cuestión, y que la única forma de lograr

un acuerdo es por la vía de que el primer solicitante ceda al segundo

solicitante el dominio, y que recibirá como compensación un valor

equivalente al costo de registro ($20.000), en mi opinión, estamos

claramente, en presencia de una conducta que busca utilizar de mala fe

el Reglamento de NIC Chile, y que por lo tanto, constituye lo que se ha

denominado Reverse Domain Name Hijcking, o según la traducción de la

OMPI Hostigamiento al Buen uso del Nombre de Dominio.

c.- La solicitud de revocación de dominio es hecha por una gran

corporación, sobre un nombre de dominio de carácter genérico o

topónimo, utilizado por otra compañía durante algún tiempo:

Este caso es complejo e interesante de analizar. Para ello, nos

referiremos fundamentalmente a lo sucedido con el portal Chile.cl y el

sitio web Barcelona.com.-

En el caso de Barcelona.com, esta es una empresa que ha operado

durante varios años un negocio legítimo en Internet, bajo dicho nombre

de dominio, y ha visto amenazada su posición cuando, recién en el mes

dirigir a un usuario a otro sitio web, que tiene un dominio completamente distinto.


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de mayo de 2000, el Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado acciones

ante la OMPI con el fin de obtener la revocación de dicho nombre de

dominio.

Lo que vemos en este caso es claramente atentatorio contra la libertad

económica y comercial; como asimismo, contra el derecho de propiedad,

no respecto del nombre de dominio, sino que, en relación con toda la

inversión efectuada por esta compañía en hardware, software, servicios y

publicidad para generar tráfico hacia este sitio, gastos que, el

ayuntamiento de Barcelona no pretende indemnizar, y de los cuales

claramente si obtendrá un provecho.

Con el objeto de defender su posición en este asunto, la empresa

propietaria del portal Barcelona Inc., ha presentado una demanda judicial

ante los tribunales de Los Estados Unidos, la cual puede durar varios

años, tiempo en el que, es probable que ya ni siquiera tengan relevancia

los dominios .com.-

El referente nacional de este caso es lo sucedido con Chile.cl y Chile.com,

ambos dominios pertenecientes a la empresa Maxmedia, que opera el

portal horizontal Chile.com .-

Esta empresa se ha visto envuelta en una serie de acusaciones hechas

por algunos miembros del congreso que, en una muestra total de

conocimiento sobre la operación del sistema de nombres de dominio se

han atrevido a señalar, por medio de los abogados del consejo de

defensa del estado, (Según informó el periódico electrónico

ElMostrador.cl), que el nombre de domino Chile.cl: �Es propiedad

inalienable e imprescriptible del estado de Chile�. Lo anterior no deja de

sorprender.

En definitiva, ninguna acción ejercida por las autoridades ha rendido

frutos, por cuanto resulta evidente que Maxmedia ha actuado de buena

fe, y por tanto es difícil que se revoque la asignación de dichos nombres

de dominio.


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9. Conclusiones Finales.

De todo los anteriormente expuesto, nos atrevemos a señalar que es

necesario corregir ciertos defectos que presenta actualmente el

reglamento de NIC Chile, conviniendo en la excelente función que viene

cumpliendo a la fecha dicho organismo.

Estas modificaciones deben buscar por sobre todo:

a.- Mejorar la protección a las empresas que cuentan con Derechos de

Propiedad Industrial.

b.- Incorporar mecanismos que permitan a las empresas o personas de

menos recursos enfrentar en igualdad de condiciones la disputa por un

nombre de dominio.

c.- Generar mecanismos que aseguran un mayor grado de información al

usuario común, que no cuenta con la asesoría especializada de un Estudio

Jurídico.

d.- Incorporar herramientas que ayuden en la gestión de la defensa de

causas a los profesionales del área.

e.- Generar mecanismos que promuevan la transparencia del sistema de

solución de controversias.

Para conseguir estos fines, nos gustaría proponer con mucho respeto, las

siguientes modificaciones al reglamento de NIC:

i.- Revisar la reglamentación en el sentido de incorporar el concepto de

Reverse Domain Name Hijacking u Hostigamiento al uso justo del nombre

de dominio, estableciendo, al igual como sucede en el UDRP, la sanción

para aquellas empresas o personas que intenten utilizar de mala fe el

propio reglamento.

ii.- Modificar la reglamentación en el sentido de eliminar, como causal

autónoma de revocación de un nombre de dominio la Mala Fe, y

circunscribirla a ser, uno de los requisitos que conforman el registro

abusivo de nombres de dominio, tal cual como lo establece la UDRP.

iii.- Modificar el mecanismo de pago de los arbitrajes, en el sentido de

obligar cubrir dichos honorarios sólo al segundo solicitante. De este modo

se evitará que ciertas empresas, por el sólo poder económico con el que


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cuentan, se impongan ante solicitantes de buena fe, que muchas veces

están registrando dominios para proyectos sin fines de lucro.

iv.- Crear y mantener en línea documentación, en una medida razonable,

que permita a los usuarios comprender como opera el sistema de

solución de controversias, prepara las defensas de sus dominios y en

definitiva, enfrentar con mejores armas a las grandes corporaciones.

v.- Crear y mantener en línea: una base de datos con los fallos dictados

por los árbitros de NIC; informes estadísticos sobre la cantidad de

dominios en disputa, la cantidad de avenimientos, fallos, etc.

vi.- Es necesario que NIC abra un concurso público que permita a

cualquier profesional del derecho o de otras áreas, incorporarse al cuerpo

de árbitros que resuelven sobre estas causas.

cybersquating vs. reverse domain name hijacking...cybersquating vs. reverse domain name hijacking...

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