Zarządzanie patentami i prawami ochronnymi do znaków towarowych -

uwarunkowania prawne i organizacyjne

dr Aldona – Małgorzata Dereo

2012

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA(Intellectual Property)

• Według definicji sformułowanej przez Światową Organizację Własności

Intelektualnej (World Intellectual Property Organization, WIPO) własnośd

intelektualna oznacza różnorodne wytwory umysłu człowieka, takie jak

wynalazki, utwory literackie i artystyczne oraz symbole, nazwy, grafiki i

wzory stosowane w szeroko rozumianej gospodarce. Obejmuje ona

zarówno wytwory i oznaczenia mające zastosowanie dla celów

działalności gospodarczej (własnośd przemysłowa), jak również dzieła

będące przedmiotem praw autorskich, tj. utwory o charakterze

naukowym, literackim i artystycznym.

Własnośd intelektualna

• Własnośd intelektualną wyróżnia to, że można określid jej wartośdekonomiczną i podlega ona ochronie prawnej. W przypadku, gdyzasoby wiedzy stają się przedmiotem praw własności intelektualnej,możliwe jest czerpanie korzyści finansowych z tytułurozpowszechniania i wykorzystywania tych zasobów – sprzedaży,transferu, komercjalizacji.

• Pojęcie własności intelektualnej wiąże się z terminem „dobraniematerialne”. Są to pewne wartości, które mogą bydsamodzielnymi przedmiotami praw. Ich wspólną cechącharakterystyczną jest to, że nie są rzeczami, jednakże przyspełnieniu określonych przesłanek są chronione podobnie dowłasności rzeczy. Dobra te przedstawiają określoną wartośdmajątkową w życiu społecznym i gospodarczym.

Aktywa gospodarcze

MATERIALNENeruchomości (budowle),

mienie ruchome, aktywa finansowe,

infrastruktura

NIEMATERIALNEZasoby ludzkie, know-how,

patenty, znaki towarowe,

etc.

Gospodarka tradycyjna Gospodarka oparta na wiedzy

Prawa własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej= prawne narzędzia pozwalające na ochronę

zasobów niematerialnych

Prawa własności intelektualnej dają uprawnionym możliwośd zakazania osobom trzecim eksploatacji

chronionych zasobów

Przekształcenie dóbr niematerialnych we w dobra o charakterze własnościowym

Funkcje Praw Własności Intelektualnej

Gospodarka oparta na wiedzy wymaga inwestycji w wiedzę,

w innowacje

Innowacje wiążą się z eksploatacją nowych pomysłów, których rezultatem są dobra niematerialne…

Prawa własności intelektualnej stanowią instrument ochrony dóbr

niematerialnych, a także zapewniają opłacalnośd innowacji

Prawna ochrona własności intelektualnej

Przepisy regulujące prawa własności intelektualnej

odnoszą się do dwóch zasadniczych kategorii:

• prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej

Przepisy i procedury:

• krajowe,

• regionalne,

• międzynarodowe• (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz. U. z

1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.),

(ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – Dz. U. z 2001 r., Nr 49, poz. 58 z późn. zm.)

Ochrona własności intelektualnej

Źródło: Adamczak A., Systemy patentowe na rzecz rozwoju innowacyjnego, w: Materiały z konferencji nt. „System ochrony własnościintelektualnej wsparciem innowacyjnej gospodarki w Polsce”, Akademia Inżynierska w Polsce, Warszawa 2005 r.

Prawna ochrona własności intelektualnej

Przepisy dotyczące własności intelektualnej określają:

własnośd wiedzy,

sposoby ochrony wiedzy,

możliwości eksploatacji wiedzy

Przepisy prawa własności intelektualnej spełniają

trzy podstawowe funkcje:

monopolizującą,

własnościową,

wynagradzającą

Wynalazek i znak towarowy

• Za wynalazek uważa się wszelkie rozwiązania o charakterze technicznym, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego zastosowania. Wynalazek może dotyczyd opracowania nowego urządzenia, produktu, metody, procesu lub stanowid istotne unowocześnienie już istniejących rozwiązao. Nowośd wynalazku oznacza, że nie należy on do dotychczasowego stanu techniki.

• Możliwośd przemysłowego zastosowania oznacza, że powinien prowadzid do uzyskania wytworu lub wykorzystywanego sposobu w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wyłączając rolnictwa.

Znakiem towarowym może byd:

- wyraz,

- rysunek,

- ornament,

- kompozycja kolorystyczna, ale nie pojedyoczy kolor,

- forma przestrzenna, np. opakowanie,

- melodia

Ochrona patentowa

• Ochrona patentowa jest jednym z wiodących wskaźników aktywności

• innowacyjnej. Zgłoszenia patentowe stanowią wskaźnik pierwszej innowacyjności(biernej innowacyjności). Przedsiębiorca, który uzyskał patent ma prawo zakazad innejosobie, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lubzawodowy polegający na:

• wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dlatych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub

• stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu,wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanychbezpośrednio takim sposobem.

• Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. Uprawniony z patentu może w drodzeumowy udzielid innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku.

• Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego – jawnego

i dostępnego dla wszystkich zainteresowanych.

Ile patentów mieści się w zwykłej jednorazowej maszynce do golenia …?… 22 patenty uzyskał Gillette zanim wprowadził na rynek swój nowy model Gillette Sensor

Źródło: bigw.com.au

GILLETTE

• 12 000 patentów tylko w samym EPO

• Strategia patentowania wszystkiego na co można uzyskad ochronę przed wprowadzeniem produktu na rynek

• Skuteczne blokowanie konkurentów zainteresowanych naśladownictwem

IBM – lepiej sprzedawad wiedzę niż komputery

• 100 000 patentów tylko w samym EPO• IBM zwiększyła przychody z tytułu patentów i licencji o

astronomiczną kwotę 3 300% zaczynając od 30 milionówdolarów w 1990 roku do niemal 1 miliarda dolarów w roku2000

• kwota ta stanowiła wtedy ok. 1/9 łącznych zysków firmyprzed opodatkowaniem

• IBM musiałaby sprzedad komputery za kwotę 20 miliardówdolarów, aby wygenerowad takie zyski .

• … IBM przestał produkowad i sprzedawad komputery• Obecnie proaktywna strategia IP zapewnia firmie od 1 do

2 mld USD wpływów rocznie

Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie

• Zarządzanie aktywami własności intelektualnej /IP/ wprzedsiębiorstwie i to w wymiarze strategicznym jest czymś więcej niżtylko pozyskiwaniem jej składników wewnątrz organizacji i wotoczeniu oraz zapewnienie formalnych praw własności intelektualnejpoprzez stosowne instytucje, na przykład ochrony patentowej,zwłaszcza, że współcześnie wiele technologii wiodących, najbardziejcennych dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej nie podlegaformalnej rejestracji.

• Przedsiębiorstwa opierające swą strategię rozwojową na potencjaleinnowacyjnym muszą efektywnie wykorzystad wartośddysponowanych aktywów IP; powinny zatem podejmowad krokizapewniające rozwój własności intelektualnej w powiązaniu z ogólnąstrategią działania.

Podstawowe komponenty zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie

Rozwój własności intelektualnej:

-planowanie i implementacja;

-sprzyjające środowisko;

-motywacja ludzi;

Analiza rynku (czuwanie):

-możliwości;

-konkurenci;

-naruszania;

Ochrona praw własności intelektualnej:

-ochrona prawna;

-tajemnica handlowa;

-rygorystyczny system pomiaru;

Wymiana własności intelektualnej:

-osiągnięcia i sprzedaż;

-spin-of;

-wspólne jednostki B+R

Komponenty zarządzania własności intelektualną powinny obejmowad następujące działania:

• dokładne rozpoznanie zdolności twórczych (wynalazczych) wprzedsiębiorstwie i przekształcenie je w formy własnościintelektualnej;

• „mapowanie” wszystkich aktywów własności intelektualnychzawartych w produktach i usługach przedsiębiorstwa z punktuwidzenia wartości, jakie każde z nich może przynieśdprzedsiębiorstwu, jakie zyski może generowad;

• zbudowanie struktury organizacyjnej zarządzania własnościąintelektualną w przedsiębiorstwie i transferu własności intelektualnedo i z przedsiębiorstwa;

• wartościowanie własności intelektualnej i określenie odpowiednichhonorariów autorskich

Miejsce własności intelektualnej w strategii zarządzania przedsiębiorstwem

• Strategia przedsiębiorstwa to całokształt działao podejmowanych przezjego kierownictwo na rzecz wytyczenia celów głównych, sformułowaniaogólnej koncepcji funkcjonowania oraz określenia dróg i sposobówdziałania, by cele te osiągnąd.

• W ujęciu najbardziej ogólnym strategia ma zapewnid przetrwanie i rozwójprzedsiębiorstwa, czego wyrazem powinna byd zmiana pozycji w sektorze.Strategia powinna, zatem uwzględniad wszystkie czynniki sprzyjające iutrudniające osiągnięcie celów.

• Współcześnie, w zbiorze czynników decydujących o sukcesieprzedsiębiorstwa, kluczową rolę odgrywa posiadany potencjałintelektualny, zdolnośd do jego powiększania oraz ochrony.

Strategie własności intelektualnej:

Strategia Proaktywna Strategia II Ograniczenie konkurentów(np. Gillette)

Strategia IVWykorzystanie pełnego potencjału IP(np. IBM)

Strategia Reaktywna Strategia IOchrona swoich aktywów niematerialnych (np. polskie filmy)

Strategia IIIUstanowienie dodatkowego źródła przychodów

Orientacja na koszty Orientacja na przychody

Strategie Patentowe (1)

Strategia patentowa „ad hoc”jest wynikiem wysiłków ad hoc, nie wymaga wielkich środków. Jeden lubkilka patentów może byd stosowanych do ochrony innowacji poprzezokreślony program. Istnieje wiele możliwości ich wyszukiwania, a kosztysą niskie;

Strategia „snajpera”Wielu posiadaczy patentów stosuje strategie „snajpera”. Opierają sie onina kilku patentach obejmujących ich podstawowe technologie i niekoncentrują sie na ochronie możliwych modyfikacji lub ulepszeo tychtechnologii. Jest to z natury strategia ryzykowna, szczególnie wówczas,gdy podstawowe patenty są uznane w całości lub częściowo za nieważne,i nie ma dodatkowych patentów obejmujących ulepszenia lubmodyfikacje oryginalnej technologii. Inne ryzyko, które podejmuje się bezregularnego sprawdzania polega na tym, że oryginalne patenty

i technologia, którą chronią, mogą stad sie przestarzałe;

Strategia „blokowania”strategie takie stosuje się wówczas, kiedy organizacja nie zamierza korzystad z patentów, ale stosuje je jako realną alternatywę przeciwko swoim konkurentom;

Strategia „sotgun”Zgodnie z tą strategią posiadacz patentów dąży do posiadania jak największej ich liczby w konkretnym obszarze technologii. To podejście ma stworzyd wrażenie, że obszar technologii jest tak bardzo zabezpieczony patentami, że jest prawie niemożliwe dla konkurencji, żeby opatentowad cokolwiek w danym obszarze lub żeby uniknąd naruszenia jednego lub wielu obowiązujących patentów konkurenta. Jednak zapewniając optymalną ochronę, ten sposób realizacji celów może byd kosztowny i niemożliwy dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują znaczącymi środkami na rozwój i badania;

Strategie Patentowe (2)

Strategia “pokrywania rynku”w tym przypadku, wysiłki są skierowane na przekształcenie obszaru w tzw. dżungle lubpole minowe patentów, np. poprzez zabezpieczanie każdego kroku w procesieprodukcyjnym nowymi patentami, mniej lub bardziej systematycznie. Ta strategia możebyd stosowana szczególnie w przypadkach nowo powstających technologii, kiedy stopieoryzyka jest wysoki, bo nie wiadomo czy kierunki rozwoju i badao będą owocne, bądź,gdy niepewna jest wartośd ekonomiczna objęta zakresem patentu;Strategia „płotu”strategia „płotu” wymaga zwykle złożenia licznych wniosków patentowych w stosunkudo wydanych patentów i produktów konkurencji, aby patentując ulepszenia technologiikonkurencji, ograniczyd jej przyszłą mobilnośd;Strategia „otaczanie”w tym przypadku, wiodący patent, szczególnie strategiczny dla firmy, może bydograniczony lub otoczony innymi patentami, które są mniej ważne, ale wspólnie blokująskuteczne użycie komercyjne patentu centralnego, nawet po jego wygaśnięciu, copozwala na znaczne wydłużenie czasu osiągania efektów z ochrony,

Strategie Patentowe (3)

Strategia „prestiżu”niektóre przedsiębiorstwa uważają, że prestiż i przywództwo towarzyszące patentowi mogą pomóc w ich działalności i stanowid siłę napędową strategii rozwoju;

Strategia „stracha na wróble”właściciel patentu nie jest nastawiony na roszczeniowo-restrykcyjną ochronę swoich praw, nie prowadzi stałego monitoringu konkurencji, czy „trzyma się ona z daleka” od chronionego patentem obszaru. Patent działa tutaj na zasadzie stracha na wróble trzymającego konkurentów z dala od działalności właściciela dobra niematerialnego. Strategia ta jest częściej spotykana w branżach, w których składanie patentów na duża skalę i częste spory patentowe rzadko mają miejsce. Wyspecjalizowane przedsiębiorstwa będą zawsze bardziej zainteresowane koncentrowaniem działalności na bazie patentu, niż mniej wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które nie chcą i często nie mają możliwości inwestowania w kosztowne i długotrwałe procedury patentowe.

Strategie Patentowe (4)

Budowanie strategii w oparciu o licencje (1)

• Licencja niewyłączna oznacza, że na tym samym terytoriumuprawniony z patentu będzie mógł udzielad dalszych licencji, a takżestosowad samemu wynalazek. Ze względu na to, że istotą ochronywynikającej z patentu jest wyłącznośd, licencje niewyłączne mająmniejszą wartośd gospodarczą. Wyjątkowo ich ustanowienie możejednak byd korzystne dla stron, w szczególności w przypadkuudzielenia licencji jedynie w celu stworzenia dodatkowego źródłazaopatrzenia przedsiębiorcy w produkty wytworzone w oparciu oopatentowany wynalazek.

• Licencja wyłączna typu „sole-license” oznacza, że uprawniony zpatentu zobowiązał się nie udzielad nikomu innemu licencji naterytorium ochrony. Udzielenie takiej licencji nie wyklucza jednakkorzystania z wynalazku przez samego uprawnionego. Tak więc poudzieleniu takiej licencji na terytorium ochrony uprawniony zpatentu często konkuruje z licencjobiorcą.

• Licencja wyłączna typu „exclusive licence”

jest podobna do licencji typu „sole license”, z tym że uprawnionyzobowiązuje się, że również on nie będzie korzystał z wynalazku.Licencjobiorca będzie zatem jedynym przedsiębiorcą korzystającym zwynalazku na danym terytorium. Wartośd takich licencji dla licencjobiorcyjest najwyższa, gdyż czyni jego pozycję zbliżoną do pozycji uprawnionego zpatentu. Z reguły uprawniony z licencji wyłącznej może dochodzidnaruszeo patentu na równi z uprawnionym z patentu.

• Licencja aktywna

Licencje ograniczone jedynie do upoważnienia do korzystania z wynalazku(licencje pasywne) występują bardzo rzadko. W rzeczywistości umowypomiędzy licencjodawca a licencjobiorcą są bardziej złożone(kompleksowe), gdyż obejmują również postanowienia dotycząceprzekazania licencjobiorcy know-how oraz zapewnienia mu pomocytechnicznej, polegającej na świadczeniu pomocy przez ekspertówlicencjodawcy przy zastosowaniu licencjonowanego wynalazku. Takielicencje, wymagające aktywności licencjodawców.

Budowanie strategii w oparciu o licencje (2)

Sublicencja

Licencjobiorca może zawrzed umowę sublicencyjną, jeżeli w umowielicencyjnej wyraził na to zgodę uprawniony z patentu. W umowie tejzmieniają się role: licencjobiorca z umowy podstawowej staje sięlicencjodawcą w umowie sublicencyjnej w stosunku do sublicencjobiorcy. Zasadą jest, że zakres umów sublicencyjnej nie możewykraczad poza zakres umowy licencyjnej.

Przykładowo jeżeli licencjobiorca jest upoważniony jedynie dowytwarzania produktów opatentowanych i ich sprzedaży, to niemoże upoważnid sublicencjobiorcy do importu chronionychwyrobów.

Dlaczego warto zarządzad i chronid swoją własnośd intelektualną?

• zabezpieczamy firmę przed naśladowcami,

• zwiększamy wartośd firmy (znak towarowy lub patent można wycenid i uwzględnid w sprawozdaniach finansowych pod warunkiem posiadania praw wyłącznych),

• dzięki licencjom możemy generowad dodatkowe przychody,

• dzięki ochronie posiadamy usankcjonowany prawnie monopol na dany obszar działalności gospodarczej.

Dziękuję za uwagę