영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한...

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영업방법 발명 등 컴퓨터프로그램 관련 발명의 특허법적 보호에 관한 비교법적 고찰 453 영업방법 발명 등 컴퓨터프로그램 관련 발명의 특허법적 보호에 관한 비교법적 고찰 * 朴俊錫 ** 차례 < > 서설 . 컴퓨터프로그램 관련발명의 보호에 . 대한 외국 사례 미국 1. 유럽 2. 일본 3. 우리나라의 학설과 판례 등 . 학설 1. 판례 2. 특허청의 실무 3. 영업방법 발명의 . (Business Method) 경우 영업방법의 개념과 그 논의 배경 1. 영업발명의 특허법적 보호에 관한 2. 제외국의 입장 3. 한국에서의 영업발명의 특허법적 보호 결어 . . 사실 컴퓨터프로그램에 관하여 우리 특허법 에서는 직접 정의를 내리고 있지 않음은 물론 별도로 취급한 규정도 존재하지 않는다. 1) 따라서 부득이 같은 지적재산권법 중 저작권법의 표현을 빌리자면 특정한 결과를 얻기 위 이 논문은 서울대학교 법학발전재단 출연 법학연구소 기금의 학년도 학술연구비 지원 * 2009 을 받았음. 서울대 법과대학 법학전문대학원 조교수 ** / . 1) 특허법령 중 컴퓨터프로그램 에 관한 규정은 특허법 시행규칙 제 조의 에서 우리 특허 106 11 청이 국제출원의 국제조사기관이 된 경우라도 심사관은 선행기술을 조사할 수 없는 컴퓨터 프로그램 에 대하여는 국제조사보고서를 작성하지 않는다고 규정하고 있는 것뿐이다 .

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Page 1: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 453

업 등 컴퓨 그

특허 보 에 고 89)

朴 俊 錫90)

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서설Ⅰ

컴퓨터프 램 의 호에Ⅱ

대한 외 사

미1

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우리나라의 학설과 판 등Ⅲ

학설1

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특허청의 실무3

영업 의 (Business Method)Ⅳ

경우

영업 의 개념과 논의 경1

영업 의 특허 적 호에 한2

제외 의 입장

3 한 에서의영업 의특허 적 호

결어Ⅴ

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4) ( ) (2001) 106-107中山信弘 著 韓日知財權硏究會 譯 工業所有權法上 特許法 法文社

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울 울러 여 는 48 1 (2007) 109-110 法學 丁相朝

등 것 (2004) 79 知的財産權法 弘文社

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지엄 등 것(2000)

11) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

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ldquoThe Implications of Bilski Patentable Subject Matter in The United Statesrdquo 49

IDEA 411 Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev

등 것1

13) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

458 사 통16 3 ( 46 )

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16) 409 US at 63

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징 특허에 드시 는 것 님 고 다(409 US at 71)

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460 사 통16 3 ( 46 )

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22) 409 US at 71

23) 437 US 584 (1978)

24) 는 연 특허 원 는 원 지 다(CAFC) 1982 前身

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 461

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그런 는 특허 여 상 다고 보 다27)

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25) 437 US at 589-90

26) 56 US (15 How) 62 (1853)

27) 437 US at 592

28) 437 US at 594

29) 437 US at 599-600

462 사 통16 3 ( 46 )

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여 각 시간에 가 곤 다는 었

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31) 447 US 303 (1980)

32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ

33) 도 도 계에 보편 웨 니우1889

가 규 다 는 리태니커 과사 lthttppreviewbritannicacokrboltopi

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34) 450 U S at 178

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산 질 다 시간 계산에 어 움 없지만

달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공

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것 었다 시 변 는 실 도 가 시시각각

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런 공식 도 특허 여지가 는 여(process)

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35) 450 U S at 178-79

36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)

등 가지 특허 여가 곤 상 고 시 다 는(abstract ideas) 3 450 US

at 185

37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義

는 견 말 다(a) ldquo (invention)rdquo

(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition

는 질 새 운 포 는 는 식of matter) (process) (art)

말 다(method)

38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)

는 새 고 것들 개량 거 견 는 누

건과 건에 특허 다

39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)

원 는 특 는 다 만 신규 고 다 는hellip

464 사 통16 3 ( 46 )

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특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 같

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특 여 사건 연 원 특 객체 다 상태Diehr ldquo

다 것 거 변 시 는 것 특 계 포 지

특허 특허 여 상 징 다 고( clue) rdquo徵表

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그 들 고 다41) 그 지만 결 특허가Benson lsquo

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견 에 여는 지 다

시 결 견4 Diehr ( ) 少數意見

결 지지 여 특허가Cochrane v Deener

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컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo

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마 가지 특허 다 당 는 다고(machinery) hellip

는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)

40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue

to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo

Benson 409 U S 70 63

41) 450 U S at 184

42) 450 U S at 197

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465

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없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규

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결 시 태도 우 다44)

소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷

정리의 필요성

에 계 다루어질 내 에 고 업 포

컴퓨 그 특허 여 가능 는 주 여 상에

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가 다 는 심지어 에 도 그 결 지 니

계는 고 실 에 도 미 가 취 에 우리 그것 직

거 본 통 여 강 게 다

여 에 건 결에 리 단 보고 다3

판결 판결 리고 판결의 개요 등Benson Flook Diehr

결과 결 그리고 결 미 에 컴퓨 그Benson Flook Diehr

특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3

43) 각주 연 특허 내101

44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re

결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)

니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101

는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook

에 운운 것 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ

쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy

는 다

466 사 통16 3 ( 46 )

그 특허 원에 어 그 원내 에 상당lsquo

체 결여 어 어 사실상 컴퓨 그 담고 는 공rsquo

식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101

에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson

결 었다 다시 컴퓨 그 고리듬과 어 가능 체 사

가 니 특 사후 특허청lsquo (post-solution)rsquo

도 그런 본질 지 뿐 러 상 에 그 는 경우 그

것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo

니 는 것 결 었다 런 결 결Flook Flook

과 달리 결에 는 당 원 상에 특허가Diehr

여 다고 보고 다 럼 결 결 결 Benson Flook Diehr

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상당 체 는 경우에 여 특허 여 는

는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는

특허 여 상 니 다만 게 경우에 여 특허

여 다고 리 과연 체 엇 말 는 lsquo (application)rsquo

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어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr

게 견 엇갈린 것에 짐 듯 게 시

는 질 것 니다

편 상 들과는 다 에 여 컴퓨 그

체 특허 는 에 미 연 원 컴퓨 그 고

리듬 체에 여 특허 는 태도는 지극 특허 (anti-patent)

사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는

지만 상당 45)도 연 다

45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo

47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467

판결에 대한 비판 등Diehr

어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr

특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지

다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr

근거 갖 재 고 여 다

사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook

본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는

견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직

결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook

에 특허 보 고 미 연 원

변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr

원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는

에 도 듯 특허 보 에 원 는

는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(

원 사 격 지닌 연 특허 원)

경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특

허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)

다 견에 다 당 사 결 Flook

사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에

것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook

사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr

지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101

도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ

것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)

46) 450 U S 215

47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo

울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」

48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines

Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press

468 사 통16 3 ( 46 )

판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見

어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr

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52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220

53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

470 사 통16 3 ( 46 )

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56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2

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58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention

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59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of

Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell

Prop LJ 1 (fall 2007) 18

60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of

ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )

61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

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63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the

Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)

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66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

)

68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재

는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics

issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )

69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo

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72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発

476 사 통16 3 ( 46 )

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76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21

77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3

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2

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80) 상 게 119

81) 공2002115(146) 210

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478 사 통16 3 ( 46 )

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(2003) 93

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결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006

결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610

허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697

결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094

결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo

89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300

업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo

보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ

근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1

90) 원 고 후 결20081224 2007 265

91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149

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92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet

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93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ

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482 사 통16 3 ( 46 )

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95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In

re Abele 684 F2d 902 (1982)

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(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial

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열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)

에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or

상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo

97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)

98) 149 F3d at 1373

99) 149 F3d at 1374

484 사 통16 3 ( 46 )

체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994

에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것

었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변

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109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

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Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy

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964 PLIPat 65(March 2009) 78

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504 사 통16 3 ( 46 )

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506 사 통16 3 ( 46 )

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(20007 20009)

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 2: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

454 사 통16 3 ( 46 )

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4) ( ) (2001) 106-107中山信弘 著 韓日知財權硏究會 譯 工業所有權法上 特許法 法文社

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456 사 통16 3 ( 46 )

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등 것 (2004) 79 知的財産權法 弘文社

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11) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

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12) 에 지 지 는 E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of

Software Patents after Bilskirdquo 964 PLIPat 65 MJ Edwards amp Donald Steinberg

ldquoThe Implications of Bilski Patentable Subject Matter in The United Statesrdquo 49

IDEA 411 Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev

등 것1

13) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

458 사 통16 3 ( 46 )

본 등 과 등 고 울러 에

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에 특허 여 가능 우 검 다 그 다 업

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14) 409 US 63 (1972)

15) 진 각 리 각각 트 리 진 쪼개어 타낸 것 가 십진10 4 ( ) 2

진 진 십 리 리 각각lsquo32rsquo 2 10 3 0011 2 0010

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16) 409 US at 63

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 459

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니 고 단 다 연 원 그러 도 런 단 컴퓨 lsquo

그 상 특허 상 니다 는 는 것 님rsquo

17) 409 US at 67

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리 는 식 다 그것 특 상 다 상태 다 것 거 변 시

다 만 새 고 다 그런 도 계

마 가지 특허 다 고 시 다(machinery) rdquo(94 U S 780 788)

19) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thing is the clue

to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo(409

런 결 시는 후 듯 결에 도 다시 게US at 70) Benson Diehr

원 다

20) 결 에 는 1876 Cochrane v Deener (94 US 780 24 LEd 139)

당 특허 원 특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것

고 여 특허 여 는 사건에 연 원 결 그런 특 Benson

징 특허에 드시 는 것 님 고 다(409 US at 71)

21) 409 US at 71-72

460 사 통16 3 ( 46 )

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사건Parker v Flook⑵ 23)

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는 엇 지 다 어진 사(substantial practical application)rsquo

건 사건 었다 여 는 결과1978 Parker v Flook Benson

달리 연 들 사 에 다 견과 견 립 었다 울러

당 사건 심 연 특허 원(Court of Customs and Patent

Appeals CCPA)24) 결 당 원에 특허 여 는 취지

다 가지 결과 마 가지 다 Diehr

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converter)가 상 동 게 주는 계 (Alarm

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에 특허 여 연 원 결 Benson

22) 409 US at 71

23) 437 US 584 (1978)

24) 는 연 특허 원 는 원 지 다(CAFC) 1982 前身

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25) 437 US at 589-90

26) 56 US (15 How) 62 (1853)

27) 437 US at 592

28) 437 US at 594

29) 437 US at 599-600

462 사 통16 3 ( 46 )

사건Diamond v Diehr⑶ 30)

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30) 450 US 175 (1981)

31) 447 US 303 (1980)

32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ

33) 도 도 계에 보편 웨 니우1889

가 규 다 는 리태니커 과사 lthttppreviewbritannicacokrboltopi

casparticle_id=b14a0887agt(200917 )

34) 450 U S at 178

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463

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달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공

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35) 450 U S at 178-79

36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)

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464 사 통16 3 ( 46 )

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컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo

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는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)

40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue

to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo

Benson 409 U S 70 63

41) 450 U S at 184

42) 450 U S at 197

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465

어 당 체 가 신규 것 지는 런

없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규

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시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook

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정리의 필요성

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특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3

43) 각주 연 특허 내101

44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re

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는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook

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466 사 통16 3 ( 46 )

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지만 상당 45)도 연 다

45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo

47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467

판결에 대한 비판 등Diehr

어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr

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결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook

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원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는

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다 견에 다 당 사 결 Flook

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것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook

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도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ

것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)

46) 450 U S 215

47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo

울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」

48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines

Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press

468 사 통16 3 ( 46 )

판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見

어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr

에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2

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어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개

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그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook

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변 가 었다고 짐 다

49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102

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50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr

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결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener

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다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr

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결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101

에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr

마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo

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것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson

는 는 취 고 는 다

어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원

는 에 가 취 는 결 같Diehr

에 답 게 리 에 결 Bilski

에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski

연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank

여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)

만 특허 여 다는 취 다가 강 에

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그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게

결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr

재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과

어 다

52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220

53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

470 사 통16 3 ( 46 )

럽2

경 식⑴

립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)

원각 보 특허 도 병 럽 연 체

특허 원 심사 고 다 런 여 신

럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo

가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )

럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )

런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특

허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)

심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )

는 없다

⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장

럽연 특허 에 신 규52 2

게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo

그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo

언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3

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컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것

니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52

54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )

55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo

56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2

단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(

는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471

퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo

지도 여 상 다

럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo

여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo

시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom

건에 심결57)에 당 과 여 체

룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo

체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom

에 원 지 태 미지 게 거

드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사

원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고

다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52

여 지 는 지 링에 니 체

에 것 는 시 다 원 상 사고과

에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는

에 것 고 런 그 사진 링 과 별

여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원

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보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3

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경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo

다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System

57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope

것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )

58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention

on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당

특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)

도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical

는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )

472 사 통16 3 ( 46 )

건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1

여 당 가질 것(technical character)

는 건 시 다고 단 다

편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo

원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었

어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo

그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo

고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과

볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과

같 질 계에 특 업

다고 보 다

최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶

상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연

특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게

없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo

여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo

그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo

여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)

에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002

여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo

그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo

59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of

Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell

Prop LJ 1 (fall 2007) 18

60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of

ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )

61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473

그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다

당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규

럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52

에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo

경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)

취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연

에 월 쟁 에 결 었다2005 7

컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨

그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo

원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo

그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo

지만 런 럽연 지 근

시도는 상 고 리 겠다

럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo

체 내 다 런

여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112

65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴

컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)

63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the

Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)

64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo

신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포

다는 건 당 컴퓨 그 여 어

다 고 고 었다rdquo

65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )

통 담보 경우 근본 가진 가(1)

생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)

단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에

어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그

결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)

심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰

다 생략 lt gt

474 사 통16 3 ( 46 )

보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )

다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내

도 것 다68)

본3

일 의 제와 판⑴

것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度

고 우리 특허 규 사실 본 특허2

것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1

다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo

것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo

어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo

에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2

3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo

에 포 다는 보다 다

본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo

과 그 지 니 별 는 지 100

산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19

66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

)

68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재

는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics

issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )

69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo

통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ

규 고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475

못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런

건 체 새 운 건 색 가 당 연

는 건 여 체 타당 여

다는 것 다71)

일 의 특허청 실무⑵

본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그

에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우

심사 내 에 에 당 지 는 시

연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것

연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo

것 닌 것에 여 당 연rsquo

들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )

공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (

들 니 는 그 체 그 연)

것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다

편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993

시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo

체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo

사상 다고 보 도 고 다rdquo

가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )

는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )

근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo

71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院

결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank

주 강 게 다

72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発

476 사 통16 3 ( 46 )

사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo

에 지 상 에 여

운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ

시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상

고 보지 고 다

우리 과 등Ⅲ

1

우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明

고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明

다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그

후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo

는 건 는 지 고 고rsquo

지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo

지 못 것 취 고 다75)

본에 는 컴퓨 그 특허 보 에

등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그

미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능

는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3

74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo

는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다

75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149

76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21

77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3

다 보다 특허 는 견 고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477

것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어

느 에 지 다

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만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo

개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)

상태 변 것 그 미시 공간 고

므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어

결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에

여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그

컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그

특허 리 보 다는

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는 것 근본 여 여러 가지 뿐

어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다

근본 개 는 80) 등 시 고 다

2

지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가

결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건

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108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)

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109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

것Patentsrdquo 947 PLIPat 343

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506 사 통16 3 ( 46 )

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 3: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

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울 울러 여 는 48 1 (2007) 109-110 法學 丁相朝

등 것 (2004) 79 知的財産權法 弘文社

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지식재산 재 거 지 재산 업 특허( ) 21 (20007 20009) ldquo -「 」

심 재 료 집 원도-rdquo CYBER LAW 100 (2003)「 」

업 특허에 연 특허 립 에 여 사 집 ldquo BM rdquo - - 「 」

집 니 립 특허34 (2002) ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「

연 집 등과 특허에 여 보 심포2 (2001) ldquoBM rdquo 4」

지엄 등 것(2000)

11) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 457

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12) 에 지 지 는 E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of

Software Patents after Bilskirdquo 964 PLIPat 65 MJ Edwards amp Donald Steinberg

ldquoThe Implications of Bilski Patentable Subject Matter in The United Statesrdquo 49

IDEA 411 Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev

등 것1

13) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

458 사 통16 3 ( 46 )

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14) 409 US 63 (1972)

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460 사 통16 3 ( 46 )

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22) 409 US at 71

23) 437 US 584 (1978)

24) 는 연 특허 원 는 원 지 다(CAFC) 1982 前身

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 461

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25) 437 US at 589-90

26) 56 US (15 How) 62 (1853)

27) 437 US at 592

28) 437 US at 594

29) 437 US at 599-600

462 사 통16 3 ( 46 )

사건Diamond v Diehr⑶ 30)

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30) 450 US 175 (1981)

31) 447 US 303 (1980)

32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ

33) 도 도 계에 보편 웨 니우1889

가 규 다 는 리태니커 과사 lthttppreviewbritannicacokrboltopi

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34) 450 U S at 178

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463

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35) 450 U S at 178-79

36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)

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37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義

는 견 말 다(a) ldquo (invention)rdquo

(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition

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38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)

는 새 고 것들 개량 거 견 는 누

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39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)

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464 사 통16 3 ( 46 )

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40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue

to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo

Benson 409 U S 70 63

41) 450 U S at 184

42) 450 U S at 197

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465

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없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규

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정리의 필요성

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43) 각주 연 특허 내101

44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re

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는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook

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쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy

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466 사 통16 3 ( 46 )

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식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101

에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson

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리듬 체에 여 특허 는 태도는 지극 특허 (anti-patent)

사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는

지만 상당 45)도 연 다

45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo

47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467

판결에 대한 비판 등Diehr

어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr

특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지

다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr

근거 갖 재 고 여 다

사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook

본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는

견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직

결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook

에 특허 보 고 미 연 원

변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr

원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는

에 도 듯 특허 보 에 원 는

는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(

원 사 격 지닌 연 특허 원)

경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특

허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)

다 견에 다 당 사 결 Flook

사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에

것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook

사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr

지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101

도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ

것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)

46) 450 U S 215

47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo

울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」

48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines

Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press

468 사 통16 3 ( 46 )

판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見

어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr

에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2

상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr

어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개

결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr

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결에 연 원 취 결 Diehr Flook

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결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson

고 다51) 는 사건에 연Bilski

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강 게 시사 다

다만 결 결 리 는 것 니Diehr Benson 100

가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo

그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook

가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허

가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101

심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청

사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook

지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr

에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook

변 가 었다고 짐 다

49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102

시 결 태도에 다Flook

50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr

체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경

우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가

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51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener

본 리 계 고 는 것 는 사실 컴퓨 그 과는 계없는 사

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469

특허가 여 드시 결Cochrane v Deener

특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는

가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson

결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v

결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener

거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보

다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr

결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr

결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101

에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr

마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo

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것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson

는 는 취 고 는 다

어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원

는 에 가 취 는 결 같Diehr

에 답 게 리 에 결 Bilski

에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski

연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank

여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)

만 특허 여 다는 취 다가 강 에

결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원

그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게

결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr

재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과

어 다

52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220

53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

470 사 통16 3 ( 46 )

럽2

경 식⑴

립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)

원각 보 특허 도 병 럽 연 체

특허 원 심사 고 다 런 여 신

럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo

가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )

럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )

런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특

허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)

심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )

는 없다

⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장

럽연 특허 에 신 규52 2

게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo

그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo

언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3

상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)

컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것

니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52

54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )

55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo

56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2

단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(

는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471

퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo

지도 여 상 다

럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo

여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo

시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom

건에 심결57)에 당 과 여 체

룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo

체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom

에 원 지 태 미지 게 거

드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사

원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고

다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52

여 지 는 지 링에 니 체

에 것 는 시 다 원 상 사고과

에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는

에 것 고 런 그 사진 링 과 별

여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원

지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허

보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3

지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가

경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo

다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System

57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope

것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )

58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention

on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당

특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)

도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical

는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )

472 사 통16 3 ( 46 )

건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1

여 당 가질 것(technical character)

는 건 시 다고 단 다

편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo

원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었

어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo

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59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of

Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell

Prop LJ 1 (fall 2007) 18

60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of

ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )

61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

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63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the

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(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

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68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재

는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics

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69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

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76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

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결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094

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97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)

98) 149 F3d at 1373

99) 149 F3d at 1374

484 사 통16 3 ( 46 )

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101) 실 시간에 변 에 는 진동

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사 (wwwencybercom)

102) 149 F3d at 1375-77

103) 525 US 1093 (1999)

104) 172 F3d 1352

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사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업

특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당

업 신규 진보 는지 여 가 쟁

뿐 는 보 도 다106)

판결을 통한 종전 으 의Bilski

편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없

었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리

그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연

특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연

105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)

사건에 상 게 것 608

106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (

사) (2004) 351

107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483

미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ

어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연

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원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)

견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo

가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo

다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여

어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)

편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)

여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤

도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여

상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다

강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008

사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다

다 여 재 고 가격에 계 에 공 는

경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에

공 거 상 험 에 것 었다 당

여 가격변동에 여 시 에

계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고

가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당

재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다

원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange

결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v

결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG

허 원 강 게 견 고 는 가리 다

108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)

견 다Breyer Stevens Souter

109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

것Patentsrdquo 947 PLIPat 343

110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005

에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)

111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski

에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In

Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy

것253 (April 2009)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487

런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심

심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복

사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2

보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030

어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank

결에 취 느 시 업ATampT

특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다

결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)

근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당

도 었는지 단 는 고 언 여

다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵

체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허

에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註

고 시 것 다114) 연 특허 원 같

계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo

는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계

112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2

심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference

그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)

취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어

든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI

만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는

거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )

113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank

다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (

그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank

연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어

특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976

역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski

원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader

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없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들

보여 경 연 특허 원 지 특허 편

에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼

사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski

고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo

허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는

연 상 어 체에 특허 여 지 도

연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo

에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo

등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그

다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것

특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505

욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨

그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특

허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재

상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고

여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보

다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에

그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo

특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo

삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다

고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25

주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허

연 결 Bilski

506 사 통16 3 ( 46 )

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식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo

보 겨울 13 4 (2006 )「 」

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보 사 (2006)Ⅰ」

업 특허에 연 특허 립 에 여 사 ldquo BM rdquo- - 「

집 집 34 (2002)」

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상거 특허 쟁사 에 연 상 지식재산 ldquoBM ( ) ( ) 21ㆍ ㆍ 「 」

(20007 20009)

니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「

집2 (2001)」

재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

재 료 집 원도 100 (2003)」

상 컴퓨 특허 보 과 리 사 ldquo rdquo 5 (1996)

업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo

사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)

재헌 특허에 미 과 럽 견 특허청 지재 보 ldquoBM rdquo

게시lthttpippckipogokr9010overseasintro_01kipogt

특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )

사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」

특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)

동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 4: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

456 사 통16 3 ( 46 )

고 다 다만 컴퓨 그 특허 보 고 미 통

여 어 보 복 어 지 게 과도 보 가

다는 우 가 다9)

어 든 특허 에 여 컴퓨 그 보 고

는 는 에 고 직 매듭 지어지지 다 특

많 경우 컴퓨 그 그 내 심 어 사실상 컴퓨

그 에 과 다고도 볼 는 업 에lsquo rsquo

특허 여 가능 는 미 연 특허 원(Court of Appeals for the

결에 업Federal Circuit CAFC) 1998 State Street Bank

에 여 보다 훨 폭 게 특허 여 는 새 게 립

다 각 에 도 동 계 연

다10) 그러 것 결 새 운 에State Street Bank

가 매듭지어진 후 업 는 에

도 특허 상 다 쟁 들에 여 상 심 역에 어 가고

는 상 었다 그런 근 미 연 특허 원 20081030

사건에 원 체 결Bilski (en banc) 11) 통 여

울 울러 여 는 48 1 (2007) 109-110 法學 丁相朝

등 것 (2004) 79 知的財産權法 弘文社

9) 런 복보 시 에는 우리가 미 과 달

리 과는 독립 컴퓨 그 보 립 고 었 므 후lsquo rsquo

독 보 담 승 시 가 다는 취지 주 도3

었다 는 상 게 그러 게도 컴퓨 그 보 119-126 lsquo rsquo

에 폐지 어 다2009723

10) 가 그 에 는 강동 니 특허 보 ldquo rdquo 「

상거 특허 쟁사 에 연 상 4 1 (2000) ldquoBM ( )ㆍ ㆍ」

지식재산 재 거 지 재산 업 특허( ) 21 (20007 20009) ldquo -「 」

심 재 료 집 원도-rdquo CYBER LAW 100 (2003)「 」

업 특허에 연 특허 립 에 여 사 집 ldquo BM rdquo - - 「 」

집 니 립 특허34 (2002) ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「

연 집 등과 특허에 여 보 심포2 (2001) ldquoBM rdquo 4」

지엄 등 것(2000)

11) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 457

결에 과 달리 업 특허 여 가능State Street Bank

에 어 훨 엄격 다시 미 시 12)

업 특허 여 에 가 다시 고 다 특

에 매듭도 체 결 우State Street Bank

리 특허 상 건 연 는 삭 는 주lsquo rsquo

주 루었었는 는 새 운 시각 가 다고

다 편 는 업 포 여 리 컴퓨 그

특허 여 가능 에 여 럽연 특허청(European Patent Office

그 산 특허심 원 에 는 미EPO) (EPO Board of Appeal)

과는 다 상 게 컴퓨 그 lsquo

여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo

특허 여에 결 삼 다 그런 여 lsquo rsquo

과연 체 어 내 지에 여 지 어 역시

근 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President)

에 거 여 럽연 특허심 원112 (EPO Enlarged⑴

컴퓨 그 특허 에 여 뢰Board of Appeal)

(referal)13) 보내 에 다 런 동 역시 에 다시 컴퓨

그 특허 여가능 에 심 러 에 그 결과

에 실 에 도 검 볼 만 다

상과 같 근 동 에 여 본 에 는 업 포

여 리 컴퓨 그 특허 여 가능 에 미 럽연

12) 에 지 지 는 E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of

Software Patents after Bilskirdquo 964 PLIPat 65 MJ Edwards amp Donald Steinberg

ldquoThe Implications of Bilski Patentable Subject Matter in The United Statesrdquo 49

IDEA 411 Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev

등 것1

13) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

458 사 통16 3 ( 46 )

본 등 과 등 고 울러 에

그것들 지 고 컴퓨 그 에 어 직 특허

여 탐색 고 다 편 여 리 컴퓨 그

에 특허 여 가능 우 검 다 그 다 업

에 특 진 다

컴퓨 그 보 에 사Ⅱ

미1

사건Gottschalk v Benson⑴ 14)

컴퓨 그 특허 여 상 취lsquo (patentable subject matter)rsquo

미 연 원에 단 1971 Gottschalk v Benson

결 다 는 연 여 지 가운 지 원 3 6

견 에 것 었다

사건에 특허 원 상 진 진2 10 (BCD binary-coded

decimal15) 컴퓨 그 사 여 진 변) 2 는 었

다 그런 특허 여 에 어 가 사건 특허 원 특

특 계에 거 특 체 도에 ㆍ

것 니 지 컴퓨 상에 는 체 경우

상 다는 었다16) 연 원 연 상(phenomena

신 과 상 지 개of nature) (mental process) (abstract

14) 409 US 63 (1972)

15) 진 각 리 각각 트 리 진 쪼개어 타낸 것 가 십진10 4 ( ) 2

진 진 십 리 리 각각lsquo32rsquo 2 10 3 0011 2 0010

꾸게 어 결 게 다lsquo0011 0010rsquo

16) 409 US at 63

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 459

과 업 본도 들 므 특허intellectual concepts)

상 없다는 원 다17) 연 원 특 계에

지 특허 가 특허 상 는지 단lsquo (process patent)rsquo

에 어 는 연 원 1870 Cochrane v Deener

결18) 지지 특 객체 다 상태 다 것 거ldquo

변 시 는 것 특 계 포 지 특허 특허 여 상

징 다 는 고 시 다lsquo ( clue)rsquo ( )rdquo 徵表 筆者註 19) 그러

연 원 결 특 객Cochrane v Deener

체 다 상태 다 것 거 변 시 만 특허가

여 는 것 님 다20)

연 원 같 특허 원 지 컴퓨 에 연결 었다는 사실

고는 상당 체lsquo (substantial practical application)rsquo

고 볼 없 런 특허 원에 등 허 경우 그 실

과는 진 진 진 꾸는 공식 특 에게2 10 2

독 게 는 것 고리듬 체에 특허 여 는 것 고 보

다21) 런 시각에 연 원 사건 특허 원 특허 여 상

니 고 단 다 연 원 그러 도 런 단 컴퓨 lsquo

그 상 특허 상 니다 는 는 것 님rsquo

17) 409 US at 67

18) 결 주어진 결과 얻 여 특 체Cochrane v Deener ldquo (process)

리 는 식 다 그것 특 상 다 상태 다 것 거 변 시

다 만 새 고 다 그런 도 계

마 가지 특허 다 고 시 다(machinery) rdquo(94 U S 780 788)

19) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thing is the clue

to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo(409

런 결 시는 후 듯 결에 도 다시 게US at 70) Benson Diehr

원 다

20) 결 에 는 1876 Cochrane v Deener (94 US 780 24 LEd 139)

당 특허 원 특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것

고 여 특허 여 는 사건에 연 원 결 그런 특 Benson

징 특허에 드시 는 것 님 고 다(409 US at 71)

21) 409 US at 71-72

460 사 통16 3 ( 46 )

다22)

사건Parker v Flook⑵ 23)

연 원 결에 시 상당 체Benson lsquo

는 엇 지 다 어진 사(substantial practical application)rsquo

건 사건 었다 여 는 결과1978 Parker v Flook Benson

달리 연 들 사 에 다 견과 견 립 었다 울러

당 사건 심 연 특허 원(Court of Customs and Patent

Appeals CCPA)24) 결 당 원에 특허 여 는 취지

다 가지 결과 마 가지 다 Diehr

사건에 특허 원 과 에 매 변 (catalytic

converter)가 상 동 게 주는 계 (Alarm

시 업 트 는 에 것 었다 통상 과 에Limits)

는 도 량 등 지 여 런 ( )流量

변 들 사 에 진 계 과 경우 거 심지어lsquo rsquo

험 등 경고 가 다 계 는 고 lsquo rsquo

것 니 과 동 시 변 는 변 들에 맞 어 주

업 트 어 다 게 다 변 들에 계산 여 계 업

트시 는 과 에 고리듬 주어진 결 는 과( )

탑재 컴퓨 그 동원 다는 당 업계에 미

과 특허 원 사 었다

사건 특허 원 고리듬 체에 여 특허 여 는 것

니 과 에만 여 고리듬 사후lsquo (post-solution)rsquo

에 특허 여 연 원 결 Benson

22) 409 US at 71

23) 437 US 584 (1978)

24) 는 연 특허 원 는 원 지 다(CAFC) 1982 前身

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 461

시 상당 체lsquo (substantial practical

는 고 다 그러 연 원 원application)rsquo

공식 고리듬 특 에 사후 는 것 통상( )

누 가능 것 므 그 신규 진보 지 여 지 고 ㆍ

상 사후 다는 사실만 원 특허 없는 고리듬 특허가

능 시킬 는 없다고 시 다25)

연 원 여 연 고리듬 공식 마 특허 상

공지 과 같 취 가 다는( ) 19 OrsquoReilly公知

결v Morse 26) 에 각 다 런 것 체는 특허 여 상

없 다만 원 런 연 고리듬 공식

그런 는 특허 여 상 다고 보 다27)

런 에 경우 특허 사건 원 상 미 업계에

과 간 에 과 다고 보여 같

재 지 므 특허 여 만 니 고 보 다28)

연 원 고리듬 컴퓨 그 특허 여 상 없

다는 결 지 도 사건 특허 원 특허 여Benson

거 는 극 근거는 신규 진보 에 특허 건 미 특허(

결여 고 다102 103 )

상과 같 연 다 견과 달리 견 사6 3

건 원 원 특허 여 상 지 니 고리듬 그

포 고 뿐 그 고리듬 독 는 것 니므

결 체 보 는 특허 여가 가능 다는 심 승 고

다29)

25) 437 US at 589-90

26) 56 US (15 How) 62 (1853)

27) 437 US at 592

28) 437 US at 594

29) 437 US at 599-600

462 사 통16 3 ( 46 )

사건Diamond v Diehr⑶ 30)

에 러 미 연 원 과 달리 특허 여 상1980

는 태도 변 게 는 그 시 컴퓨 그

에 것 니 폐 는 리 에 여 특허

여 결Diamond v Chakrabarty 31) 었다 런 태도 변 는 컴

퓨 그 에도 어 연 원 결 통 여 1981 Diehr

마 내 컴퓨 그 과 특허 에 다 다만 결

에 연 들 사 에 는 근 특허 여가54

루어 다는 사실 울러 사건 심 연 특허 원에 특허 2

여 것 연 원 다 견 승 것 는 사실

간과 지만 시사 는 가 다32)

결에 가 원 직 지 고 경Diehr

시 는 여 특 고 만드는 에 특허( )硬化

원 었다 상 께 도 에

상 는 시간 등 가지 가 런 경 에

우 는 에 도 업계는 미 진 시

간 도 가공 사 계 는 경우 니우 식 33)

여 에 상 언 꺼낼 지 계산 었다

그런 리지 과 는 실 과 에 는 도가

것 니 걷 없 도 변 는 시시각각

여 각 시간에 가 곤 다는 었

다34) 니우 식에 거 여 시간 도 연

30) 450 US 175 (1981)

31) 447 US 303 (1980)

32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ

33) 도 도 계에 보편 웨 니우1889

가 규 다 는 리태니커 과사 lthttppreviewbritannicacokrboltopi

casparticle_id=b14a0887agt(200917 )

34) 450 U S at 178

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463

산 질 다 시간 계산에 어 움 없지만

달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공

후 어내는 짧 간에 변 도 런 복

연산 여 므 체 업 감 에 지 루질( )感

에 없었고 그 결과 과도 거 과 경 가 생 다

그런 원 컴퓨 그 여 런 업계 과 결

것 었다 시 변 는 실 도 가 시시각각

동 컴퓨 에 보내지 미 니우 식 담고 는 컴퓨

그 시간 시 재계산 고 게 계산 결과

시간량 미 실 경과 시간과 경우 컴퓨 는 에 신

보내어 열도 다35) 원 런 과

원 다

연 원 다 견 결 시 듯( ) Benson多數意見

공식 연 과 마 가지 특허 상(law of nature)

없다고 보 다36)

런 공식 도 특허 여지가 는 여(process)

미 특허 100 37) 101 38)에 엇lsquo (process)rsquo

지에 여 연 원 결1870 Cochrane v Deener 39)

35) 450 U S at 178-79

36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)

등 가지 특허 여가 곤 상 고 시 다 는(abstract ideas) 3 450 US

at 185

37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義

는 견 말 다(a) ldquo (invention)rdquo

(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition

는 질 새 운 포 는 는 식of matter) (process) (art)

말 다(method)

38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)

는 새 고 것들 개량 거 견 는 누

건과 건에 특허 다

39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)

원 는 특 는 다 만 신규 고 다 는hellip

464 사 통16 3 ( 46 )

내 결과 마 가지 다시 원 고 다( ) Benson 定義

에 공식 담고 거 그 공식 가 (application)

특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 같

체 볼 특허 보 상 능 는

에 미 특허 에100 101 lsquo

에 당 므 특허 여 상 다고 단 다(process)rsquo

특 여 사건 연 원 특 객체 다 상태Diehr ldquo

다 것 거 변 시 는 것 특 계 포 지

특허 특허 여 상 징 다 고( clue) rdquo徵表

결 미 보 결 시Cochrane v Deener Benson 40)

그 들 고 다41) 그 지만 결 특허가Benson lsquo

여 드시 결 특 객Cochrane v Deener

체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는가 는rsquo

에 여 니 고 답 에 여 결 다lsquo rsquo Diehr

견 에 여는 지 다

시 결 견4 Diehr ( ) 少數意見

결 지지 여 특허가Cochrane v Deener

언 리 변 가 어 다는 취지(physical transformation)

42) 런 건 는 그 지 니 경우 특

컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo

루어진 것 지 단 가 곤 다는 실 시 고 다

편 연 원 다 견 특허 여 상 단 는 101

마 가지 특허 다 당 는 다고(machinery) hellip

는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)

40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue

to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo

Benson 409 U S 70 63

41) 450 U S at 184

42) 450 U S at 197

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465

어 당 체 가 신규 것 지는 런

없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규

미 는 것 니고 그런 특허 신규 는 가 뿐 고102

시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook

미 특허 에 특허 여 상 는 에 당 는지101

에 어 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ

결 시 태도 우 다44)

소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷

정리의 필요성

에 계 다루어질 내 에 고 업 포

컴퓨 그 특허 여 가능 는 주 여 상에

살펴본 건 미 연 원 결 취 는 것3

가 다 는 심지어 에 도 그 결 지 니

계는 고 실 에 도 미 가 취 에 우리 그것 직

거 본 통 여 강 게 다

여 에 건 결에 리 단 보고 다3

판결 판결 리고 판결의 개요 등Benson Flook Diehr

결과 결 그리고 결 미 에 컴퓨 그Benson Flook Diehr

특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3

43) 각주 연 특허 내101

44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re

결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)

니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101

는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook

에 운운 것 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ

쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy

는 다

466 사 통16 3 ( 46 )

그 특허 원에 어 그 원내 에 상당lsquo

체 결여 어 어 사실상 컴퓨 그 담고 는 공rsquo

식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101

에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson

결 었다 다시 컴퓨 그 고리듬과 어 가능 체 사

가 니 특 사후 특허청lsquo (post-solution)rsquo

도 그런 본질 지 뿐 러 상 에 그 는 경우 그

것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo

니 는 것 결 었다 런 결 결Flook Flook

과 달리 결에 는 당 원 상에 특허가Diehr

여 다고 보고 다 럼 결 결 결 Benson Flook Diehr

컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상 니 다만

상당 체 는 경우에 여 특허 여 는

는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는

특허 여 상 니 다만 게 경우에 여 특허

여 다고 리 과연 체 엇 말 는 lsquo (application)rsquo

지에 여 다 여지가 여 재 다고 다 그

어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr

게 견 엇갈린 것에 짐 듯 게 시

는 질 것 니다

편 상 들과는 다 에 여 컴퓨 그

체 특허 는 에 미 연 원 컴퓨 그 고

리듬 체에 여 특허 는 태도는 지극 특허 (anti-patent)

사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는

지만 상당 45)도 연 다

45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo

47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467

판결에 대한 비판 등Diehr

어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr

특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지

다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr

근거 갖 재 고 여 다

사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook

본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는

견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직

결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook

에 특허 보 고 미 연 원

변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr

원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는

에 도 듯 특허 보 에 원 는

는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(

원 사 격 지닌 연 특허 원)

경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특

허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)

다 견에 다 당 사 결 Flook

사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에

것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook

사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr

지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101

도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ

것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)

46) 450 U S 215

47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo

울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」

48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines

Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press

468 사 통16 3 ( 46 )

판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見

어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr

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52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220

53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

470 사 통16 3 ( 46 )

럽2

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⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장

럽연 특허 에 신 규52 2

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56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2

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58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention

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472 사 통16 3 ( 46 )

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59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of

Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell

Prop LJ 1 (fall 2007) 18

60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of

ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )

61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

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63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the

Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)

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474 사 통16 3 ( 46 )

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66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

)

68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재

는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics

issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )

69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo

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72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発

476 사 통16 3 ( 46 )

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76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21

77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3

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2

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79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」

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80) 상 게 119

81) 공2002115(146) 210

82) 특허청 원 심결1997630 94 967

478 사 통16 3 ( 46 )

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(2003) 93

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에 거 상 매상 도 주는 시 다

480 사 통16 3 ( 46 )

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고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438

결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006

결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610

허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697

결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094

결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo

89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300

업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo

보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ

근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1

90) 원 고 후 결20081224 2007 265

91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149

에 당 건 짐 었다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481

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에 건 에 당 도 92) 컴퓨

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92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet

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93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ

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482 사 통16 3 ( 46 )

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에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다

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특허 여 상 에 지만patentable subject matter )

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립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele

특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)

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다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당

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지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo

미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)

95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In

re Abele 684 F2d 902 (1982)

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판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank

그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원

(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial

결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허

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는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)

96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter

열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)

에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or

상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo

97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)

98) 149 F3d at 1373

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484 사 통16 3 ( 46 )

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502 사 통16 3 ( 46 )

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504 사 통16 3 ( 46 )

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연 결 Bilski

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집2 (2001)」

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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

재 료 집 원도 100 (2003)」

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업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo

사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 5: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 457

결에 과 달리 업 특허 여 가능State Street Bank

에 어 훨 엄격 다시 미 시 12)

업 특허 여 에 가 다시 고 다 특

에 매듭도 체 결 우State Street Bank

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주 루었었는 는 새 운 시각 가 다고

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특허 여 가능 에 여 럽연 특허청(European Patent Office

그 산 특허심 원 에 는 미EPO) (EPO Board of Appeal)

과는 다 상 게 컴퓨 그 lsquo

여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo

특허 여에 결 삼 다 그런 여 lsquo rsquo

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에 거 여 럽연 특허심 원112 (EPO Enlarged⑴

컴퓨 그 특허 에 여 뢰Board of Appeal)

(referal)13) 보내 에 다 런 동 역시 에 다시 컴퓨

그 특허 여가능 에 심 러 에 그 결과

에 실 에 도 검 볼 만 다

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12) 에 지 지 는 E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of

Software Patents after Bilskirdquo 964 PLIPat 65 MJ Edwards amp Donald Steinberg

ldquoThe Implications of Bilski Patentable Subject Matter in The United Statesrdquo 49

IDEA 411 Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev

등 것1

13) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

458 사 통16 3 ( 46 )

본 등 과 등 고 울러 에

그것들 지 고 컴퓨 그 에 어 직 특허

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컴퓨 그 보 에 사Ⅱ

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결 다 는 연 여 지 가운 지 원 3 6

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특 계에 거 특 체 도에 ㆍ

것 니 지 컴퓨 상에 는 체 경우

상 다는 었다16) 연 원 연 상(phenomena

신 과 상 지 개of nature) (mental process) (abstract

14) 409 US 63 (1972)

15) 진 각 리 각각 트 리 진 쪼개어 타낸 것 가 십진10 4 ( ) 2

진 진 십 리 리 각각lsquo32rsquo 2 10 3 0011 2 0010

꾸게 어 결 게 다lsquo0011 0010rsquo

16) 409 US at 63

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 459

과 업 본도 들 므 특허intellectual concepts)

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지 특허 가 특허 상 는지 단lsquo (process patent)rsquo

에 어 는 연 원 1870 Cochrane v Deener

결18) 지지 특 객체 다 상태 다 것 거ldquo

변 시 는 것 특 계 포 지 특허 특허 여 상

징 다 는 고 시 다lsquo ( clue)rsquo ( )rdquo 徵表 筆者註 19) 그러

연 원 결 특 객Cochrane v Deener

체 다 상태 다 것 거 변 시 만 특허가

여 는 것 님 다20)

연 원 같 특허 원 지 컴퓨 에 연결 었다는 사실

고는 상당 체lsquo (substantial practical application)rsquo

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과는 진 진 진 꾸는 공식 특 에게2 10 2

독 게 는 것 고리듬 체에 특허 여 는 것 고 보

다21) 런 시각에 연 원 사건 특허 원 특허 여 상

니 고 단 다 연 원 그러 도 런 단 컴퓨 lsquo

그 상 특허 상 니다 는 는 것 님rsquo

17) 409 US at 67

18) 결 주어진 결과 얻 여 특 체Cochrane v Deener ldquo (process)

리 는 식 다 그것 특 상 다 상태 다 것 거 변 시

다 만 새 고 다 그런 도 계

마 가지 특허 다 고 시 다(machinery) rdquo(94 U S 780 788)

19) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thing is the clue

to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo(409

런 결 시는 후 듯 결에 도 다시 게US at 70) Benson Diehr

원 다

20) 결 에 는 1876 Cochrane v Deener (94 US 780 24 LEd 139)

당 특허 원 특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것

고 여 특허 여 는 사건에 연 원 결 그런 특 Benson

징 특허에 드시 는 것 님 고 다(409 US at 71)

21) 409 US at 71-72

460 사 통16 3 ( 46 )

다22)

사건Parker v Flook⑵ 23)

연 원 결에 시 상당 체Benson lsquo

는 엇 지 다 어진 사(substantial practical application)rsquo

건 사건 었다 여 는 결과1978 Parker v Flook Benson

달리 연 들 사 에 다 견과 견 립 었다 울러

당 사건 심 연 특허 원(Court of Customs and Patent

Appeals CCPA)24) 결 당 원에 특허 여 는 취지

다 가지 결과 마 가지 다 Diehr

사건에 특허 원 과 에 매 변 (catalytic

converter)가 상 동 게 주는 계 (Alarm

시 업 트 는 에 것 었다 통상 과 에Limits)

는 도 량 등 지 여 런 ( )流量

변 들 사 에 진 계 과 경우 거 심지어lsquo rsquo

험 등 경고 가 다 계 는 고 lsquo rsquo

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트시 는 과 에 고리듬 주어진 결 는 과( )

탑재 컴퓨 그 동원 다는 당 업계에 미

과 특허 원 사 었다

사건 특허 원 고리듬 체에 여 특허 여 는 것

니 과 에만 여 고리듬 사후lsquo (post-solution)rsquo

에 특허 여 연 원 결 Benson

22) 409 US at 71

23) 437 US 584 (1978)

24) 는 연 특허 원 는 원 지 다(CAFC) 1982 前身

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 461

시 상당 체lsquo (substantial practical

는 고 다 그러 연 원 원application)rsquo

공식 고리듬 특 에 사후 는 것 통상( )

누 가능 것 므 그 신규 진보 지 여 지 고 ㆍ

상 사후 다는 사실만 원 특허 없는 고리듬 특허가

능 시킬 는 없다고 시 다25)

연 원 여 연 고리듬 공식 마 특허 상

공지 과 같 취 가 다는( ) 19 OrsquoReilly公知

결v Morse 26) 에 각 다 런 것 체는 특허 여 상

없 다만 원 런 연 고리듬 공식

그런 는 특허 여 상 다고 보 다27)

런 에 경우 특허 사건 원 상 미 업계에

과 간 에 과 다고 보여 같

재 지 므 특허 여 만 니 고 보 다28)

연 원 고리듬 컴퓨 그 특허 여 상 없

다는 결 지 도 사건 특허 원 특허 여Benson

거 는 극 근거는 신규 진보 에 특허 건 미 특허(

결여 고 다102 103 )

상과 같 연 다 견과 달리 견 사6 3

건 원 원 특허 여 상 지 니 고리듬 그

포 고 뿐 그 고리듬 독 는 것 니므

결 체 보 는 특허 여가 가능 다는 심 승 고

다29)

25) 437 US at 589-90

26) 56 US (15 How) 62 (1853)

27) 437 US at 592

28) 437 US at 594

29) 437 US at 599-600

462 사 통16 3 ( 46 )

사건Diamond v Diehr⑶ 30)

에 러 미 연 원 과 달리 특허 여 상1980

는 태도 변 게 는 그 시 컴퓨 그

에 것 니 폐 는 리 에 여 특허

여 결Diamond v Chakrabarty 31) 었다 런 태도 변 는 컴

퓨 그 에도 어 연 원 결 통 여 1981 Diehr

마 내 컴퓨 그 과 특허 에 다 다만 결

에 연 들 사 에 는 근 특허 여가54

루어 다는 사실 울러 사건 심 연 특허 원에 특허 2

여 것 연 원 다 견 승 것 는 사실

간과 지만 시사 는 가 다32)

결에 가 원 직 지 고 경Diehr

시 는 여 특 고 만드는 에 특허( )硬化

원 었다 상 께 도 에

상 는 시간 등 가지 가 런 경 에

우 는 에 도 업계는 미 진 시

간 도 가공 사 계 는 경우 니우 식 33)

여 에 상 언 꺼낼 지 계산 었다

그런 리지 과 는 실 과 에 는 도가

것 니 걷 없 도 변 는 시시각각

여 각 시간에 가 곤 다는 었

다34) 니우 식에 거 여 시간 도 연

30) 450 US 175 (1981)

31) 447 US 303 (1980)

32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ

33) 도 도 계에 보편 웨 니우1889

가 규 다 는 리태니커 과사 lthttppreviewbritannicacokrboltopi

casparticle_id=b14a0887agt(200917 )

34) 450 U S at 178

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463

산 질 다 시간 계산에 어 움 없지만

달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공

후 어내는 짧 간에 변 도 런 복

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그런 원 컴퓨 그 여 런 업계 과 결

것 었다 시 변 는 실 도 가 시시각각

동 컴퓨 에 보내지 미 니우 식 담고 는 컴퓨

그 시간 시 재계산 고 게 계산 결과

시간량 미 실 경과 시간과 경우 컴퓨 는 에 신

보내어 열도 다35) 원 런 과

원 다

연 원 다 견 결 시 듯( ) Benson多數意見

공식 연 과 마 가지 특허 상(law of nature)

없다고 보 다36)

런 공식 도 특허 여지가 는 여(process)

미 특허 100 37) 101 38)에 엇lsquo (process)rsquo

지에 여 연 원 결1870 Cochrane v Deener 39)

35) 450 U S at 178-79

36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)

등 가지 특허 여가 곤 상 고 시 다 는(abstract ideas) 3 450 US

at 185

37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義

는 견 말 다(a) ldquo (invention)rdquo

(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition

는 질 새 운 포 는 는 식of matter) (process) (art)

말 다(method)

38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)

는 새 고 것들 개량 거 견 는 누

건과 건에 특허 다

39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)

원 는 특 는 다 만 신규 고 다 는hellip

464 사 통16 3 ( 46 )

내 결과 마 가지 다시 원 고 다( ) Benson 定義

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체 볼 특허 보 상 능 는

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에 당 므 특허 여 상 다고 단 다(process)rsquo

특 여 사건 연 원 특 객체 다 상태Diehr ldquo

다 것 거 변 시 는 것 특 계 포 지

특허 특허 여 상 징 다 고( clue) rdquo徵表

결 미 보 결 시Cochrane v Deener Benson 40)

그 들 고 다41) 그 지만 결 특허가Benson lsquo

여 드시 결 특 객Cochrane v Deener

체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는가 는rsquo

에 여 니 고 답 에 여 결 다lsquo rsquo Diehr

견 에 여는 지 다

시 결 견4 Diehr ( ) 少數意見

결 지지 여 특허가Cochrane v Deener

언 리 변 가 어 다는 취지(physical transformation)

42) 런 건 는 그 지 니 경우 특

컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo

루어진 것 지 단 가 곤 다는 실 시 고 다

편 연 원 다 견 특허 여 상 단 는 101

마 가지 특허 다 당 는 다고(machinery) hellip

는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)

40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue

to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo

Benson 409 U S 70 63

41) 450 U S at 184

42) 450 U S at 197

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465

어 당 체 가 신규 것 지는 런

없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규

미 는 것 니고 그런 특허 신규 는 가 뿐 고102

시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook

미 특허 에 특허 여 상 는 에 당 는지101

에 어 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ

결 시 태도 우 다44)

소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷

정리의 필요성

에 계 다루어질 내 에 고 업 포

컴퓨 그 특허 여 가능 는 주 여 상에

살펴본 건 미 연 원 결 취 는 것3

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거 본 통 여 강 게 다

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판결 판결 리고 판결의 개요 등Benson Flook Diehr

결과 결 그리고 결 미 에 컴퓨 그Benson Flook Diehr

특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3

43) 각주 연 특허 내101

44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re

결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)

니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101

는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook

에 운운 것 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ

쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy

는 다

466 사 통16 3 ( 46 )

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체 결여 어 어 사실상 컴퓨 그 담고 는 공rsquo

식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101

에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson

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사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는

지만 상당 45)도 연 다

45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo

47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467

판결에 대한 비판 등Diehr

어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr

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다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr

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사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook

본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는

견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직

결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook

에 특허 보 고 미 연 원

변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr

원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는

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원 사 격 지닌 연 특허 원)

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다 견에 다 당 사 결 Flook

사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에

것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook

사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr

지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101

도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ

것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)

46) 450 U S 215

47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo

울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」

48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines

Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press

468 사 통16 3 ( 46 )

판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見

어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr

에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2

상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr

어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개

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결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson

고 다51) 는 사건에 연Bilski

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가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo

그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook

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가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101

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사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook

지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr

에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook

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49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102

시 결 태도에 다Flook

50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr

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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469

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결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener

거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보

다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr

결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr

결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101

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마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo

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것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson

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에 답 게 리 에 결 Bilski

에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski

연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank

여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)

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그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게

결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr

재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과

어 다

52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220

53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

470 사 통16 3 ( 46 )

럽2

경 식⑴

립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)

원각 보 특허 도 병 럽 연 체

특허 원 심사 고 다 런 여 신

럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo

가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )

럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )

런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특

허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)

심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )

는 없다

⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장

럽연 특허 에 신 규52 2

게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo

그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo

언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3

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컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것

니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52

54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )

55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo

56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2

단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(

는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471

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지도 여 상 다

럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo

여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo

시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom

건에 심결57)에 당 과 여 체

룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo

체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom

에 원 지 태 미지 게 거

드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사

원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고

다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52

여 지 는 지 링에 니 체

에 것 는 시 다 원 상 사고과

에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는

에 것 고 런 그 사진 링 과 별

여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원

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경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo

다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System

57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope

것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )

58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention

on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당

특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)

도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical

는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )

472 사 통16 3 ( 46 )

건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1

여 당 가질 것(technical character)

는 건 시 다고 단 다

편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo

원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었

어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo

그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo

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같 질 계에 특 업

다고 보 다

최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶

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특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게

없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo

여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo

그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo

여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)

에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002

여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo

그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo

59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of

Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell

Prop LJ 1 (fall 2007) 18

60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of

ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )

61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473

그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다

당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규

럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52

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경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)

취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연

에 월 쟁 에 결 었다2005 7

컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨

그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo

원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo

그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo

지만 런 럽연 지 근

시도는 상 고 리 겠다

럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo

체 내 다 런

여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112

65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴

컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)

63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the

Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)

64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo

신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포

다는 건 당 컴퓨 그 여 어

다 고 고 었다rdquo

65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )

통 담보 경우 근본 가진 가(1)

생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)

단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에

어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그

결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)

심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰

다 생략 lt gt

474 사 통16 3 ( 46 )

보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )

다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내

도 것 다68)

본3

일 의 제와 판⑴

것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度

고 우리 특허 규 사실 본 특허2

것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1

다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo

것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo

어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo

에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2

3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo

에 포 다는 보다 다

본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo

과 그 지 니 별 는 지 100

산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19

66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

)

68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재

는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics

issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )

69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo

통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ

규 고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475

못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런

건 체 새 운 건 색 가 당 연

는 건 여 체 타당 여

다는 것 다71)

일 의 특허청 실무⑵

본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그

에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우

심사 내 에 에 당 지 는 시

연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것

연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo

것 닌 것에 여 당 연rsquo

들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )

공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (

들 니 는 그 체 그 연)

것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다

편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993

시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo

체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo

사상 다고 보 도 고 다rdquo

가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )

는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )

근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo

71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院

결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank

주 강 게 다

72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発

476 사 통16 3 ( 46 )

사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo

에 지 상 에 여

운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ

시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상

고 보지 고 다

우리 과 등Ⅲ

1

우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明

고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明

다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그

후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo

는 건 는 지 고 고rsquo

지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo

지 못 것 취 고 다75)

본에 는 컴퓨 그 특허 보 에

등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그

미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능

는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3

74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo

는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다

75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149

76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21

77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3

다 보다 특허 는 견 고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477

것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어

느 에 지 다

에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어

만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo

개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)

상태 변 것 그 미시 공간 고

므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어

결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에

여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그

컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그

특허 리 보 다는

주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보

는 것 근본 여 여러 가지 뿐

어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다

근본 개 는 80) 등 시 고 다

2

지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가

결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건

에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ

어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사

78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「

겨울 13 4 (2006 ) 116」

79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」

집 원도46 (2008) 311

80) 상 게 119

81) 공2002115(146) 210

82) 특허청 원 심결1997630 94 967

478 사 통16 3 ( 46 )

건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에

어 워드 본워드에 워드 가 여 어

포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고

계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드

여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개

에 는 어 어 가시 고 는 것

결 간 신 동에 립 것 컴퓨

트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보

특허등 거 결 지 다

지만 원 원 결 어 포맷 사 여 트

웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에

여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ

에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(

여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)

원 연 지 간 신 동에 것

고 는 없다고 시 다

다만 원 결 상고 에 단 게 가지

누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2

드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3

원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에

에 는 동 내 복 상 다 생

여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ

것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ

웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는

83)과 는 가지 건 갖 것 것 니

드웨어 결 드웨어 원 연 여 단

83) 180-181

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479

는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건

원 드웨어 결 어 리 변

는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취

여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상

후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo

다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo

객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo

게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는

니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬

원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가

다 보 것 다

특허청 실3

특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(

고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005

개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어

체 실 고 는 경우 연 사상

고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능

시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가

드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo

그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo

84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料

(2003) 93

85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224

고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )

웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다

86) 특허청 심사 221

87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에

에 거 상 매상 도 주는 시 다

480 사 통16 3 ( 46 )

에 어 는 어 리 체 는 것rsquo

는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo

는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo

상 리 등 시 고 다

업 경우 (Business Method)Ⅳ

업 개 과 그 경1

업 업 BM(Business Method) (Business Model)

니 고도 리 직 우리 도 어

통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo

고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo

고 게 업 에 당(business method) rdquo

건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo

보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에

88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265

지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo

고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438

결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006

결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610

허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697

결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094

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498 사 통16 3 ( 46 )

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502 사 통16 3 ( 46 )

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504 사 통16 3 ( 46 )

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연 결 Bilski

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 6: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

458 사 통16 3 ( 46 )

본 등 과 등 고 울러 에

그것들 지 고 컴퓨 그 에 어 직 특허

여 탐색 고 다 편 여 리 컴퓨 그

에 특허 여 가능 우 검 다 그 다 업

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특 계에 거 특 체 도에 ㆍ

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16) 409 US at 63

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 459

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지 특허 가 특허 상 는지 단lsquo (process patent)rsquo

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변 시 는 것 특 계 포 지 특허 특허 여 상

징 다 는 고 시 다lsquo ( clue)rsquo ( )rdquo 徵表 筆者註 19) 그러

연 원 결 특 객Cochrane v Deener

체 다 상태 다 것 거 변 시 만 특허가

여 는 것 님 다20)

연 원 같 특허 원 지 컴퓨 에 연결 었다는 사실

고는 상당 체lsquo (substantial practical application)rsquo

고 볼 없 런 특허 원에 등 허 경우 그 실

과는 진 진 진 꾸는 공식 특 에게2 10 2

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다21) 런 시각에 연 원 사건 특허 원 특허 여 상

니 고 단 다 연 원 그러 도 런 단 컴퓨 lsquo

그 상 특허 상 니다 는 는 것 님rsquo

17) 409 US at 67

18) 결 주어진 결과 얻 여 특 체Cochrane v Deener ldquo (process)

리 는 식 다 그것 특 상 다 상태 다 것 거 변 시

다 만 새 고 다 그런 도 계

마 가지 특허 다 고 시 다(machinery) rdquo(94 U S 780 788)

19) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thing is the clue

to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo(409

런 결 시는 후 듯 결에 도 다시 게US at 70) Benson Diehr

원 다

20) 결 에 는 1876 Cochrane v Deener (94 US 780 24 LEd 139)

당 특허 원 특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것

고 여 특허 여 는 사건에 연 원 결 그런 특 Benson

징 특허에 드시 는 것 님 고 다(409 US at 71)

21) 409 US at 71-72

460 사 통16 3 ( 46 )

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사건Parker v Flook⑵ 23)

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달리 연 들 사 에 다 견과 견 립 었다 울러

당 사건 심 연 특허 원(Court of Customs and Patent

Appeals CCPA)24) 결 당 원에 특허 여 는 취지

다 가지 결과 마 가지 다 Diehr

사건에 특허 원 과 에 매 변 (catalytic

converter)가 상 동 게 주는 계 (Alarm

시 업 트 는 에 것 었다 통상 과 에Limits)

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트시 는 과 에 고리듬 주어진 결 는 과( )

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에 특허 여 연 원 결 Benson

22) 409 US at 71

23) 437 US 584 (1978)

24) 는 연 특허 원 는 원 지 다(CAFC) 1982 前身

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 461

시 상당 체lsquo (substantial practical

는 고 다 그러 연 원 원application)rsquo

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누 가능 것 므 그 신규 진보 지 여 지 고 ㆍ

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능 시킬 는 없다고 시 다25)

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공지 과 같 취 가 다는( ) 19 OrsquoReilly公知

결v Morse 26) 에 각 다 런 것 체는 특허 여 상

없 다만 원 런 연 고리듬 공식

그런 는 특허 여 상 다고 보 다27)

런 에 경우 특허 사건 원 상 미 업계에

과 간 에 과 다고 보여 같

재 지 므 특허 여 만 니 고 보 다28)

연 원 고리듬 컴퓨 그 특허 여 상 없

다는 결 지 도 사건 특허 원 특허 여Benson

거 는 극 근거는 신규 진보 에 특허 건 미 특허(

결여 고 다102 103 )

상과 같 연 다 견과 달리 견 사6 3

건 원 원 특허 여 상 지 니 고리듬 그

포 고 뿐 그 고리듬 독 는 것 니므

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다29)

25) 437 US at 589-90

26) 56 US (15 How) 62 (1853)

27) 437 US at 592

28) 437 US at 594

29) 437 US at 599-600

462 사 통16 3 ( 46 )

사건Diamond v Diehr⑶ 30)

에 러 미 연 원 과 달리 특허 여 상1980

는 태도 변 게 는 그 시 컴퓨 그

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퓨 그 에도 어 연 원 결 통 여 1981 Diehr

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그런 리지 과 는 실 과 에 는 도가

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30) 450 US 175 (1981)

31) 447 US 303 (1980)

32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ

33) 도 도 계에 보편 웨 니우1889

가 규 다 는 리태니커 과사 lthttppreviewbritannicacokrboltopi

casparticle_id=b14a0887agt(200917 )

34) 450 U S at 178

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463

산 질 다 시간 계산에 어 움 없지만

달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공

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35) 450 U S at 178-79

36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)

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at 185

37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義

는 견 말 다(a) ldquo (invention)rdquo

(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition

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38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)

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39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)

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컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo

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는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)

40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue

to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo

Benson 409 U S 70 63

41) 450 U S at 184

42) 450 U S at 197

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465

어 당 체 가 신규 것 지는 런

없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규

미 는 것 니고 그런 특허 신규 는 가 뿐 고102

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미 특허 에 특허 여 상 는 에 당 는지101

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정리의 필요성

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특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3

43) 각주 연 특허 내101

44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re

결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)

니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101

는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook

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466 사 통16 3 ( 46 )

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지만 상당 45)도 연 다

45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo

47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467

판결에 대한 비판 등Diehr

어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr

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다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr

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본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는

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결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook

에 특허 보 고 미 연 원

변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr

원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는

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원 사 격 지닌 연 특허 원)

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다 견에 다 당 사 결 Flook

사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에

것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook

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지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101

도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ

것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)

46) 450 U S 215

47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo

울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」

48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines

Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press

468 사 통16 3 ( 46 )

판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見

어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr

에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2

상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr

어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개

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지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr

에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook

변 가 었다고 짐 다

49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102

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50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr

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결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101

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그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게

결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr

재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과

어 다

52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220

53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

470 사 통16 3 ( 46 )

럽2

경 식⑴

립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)

원각 보 특허 도 병 럽 연 체

특허 원 심사 고 다 런 여 신

럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo

가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )

럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )

런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특

허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)

심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )

는 없다

⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장

럽연 특허 에 신 규52 2

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그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo

언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3

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니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52

54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )

55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo

56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2

단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(

는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471

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지도 여 상 다

럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo

여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo

시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom

건에 심결57)에 당 과 여 체

룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo

체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom

에 원 지 태 미지 게 거

드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사

원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고

다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52

여 지 는 지 링에 니 체

에 것 는 시 다 원 상 사고과

에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는

에 것 고 런 그 사진 링 과 별

여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원

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보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3

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경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo

다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System

57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope

것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )

58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention

on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당

특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)

도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical

는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )

472 사 통16 3 ( 46 )

건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1

여 당 가질 것(technical character)

는 건 시 다고 단 다

편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo

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어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo

그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo

고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과

볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과

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다고 보 다

최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶

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특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게

없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo

여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo

그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo

여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)

에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002

여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo

그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo

59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of

Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell

Prop LJ 1 (fall 2007) 18

60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of

ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )

61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473

그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다

당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규

럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52

에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo

경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)

취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연

에 월 쟁 에 결 었다2005 7

컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨

그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo

원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo

그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo

지만 런 럽연 지 근

시도는 상 고 리 겠다

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체 내 다 런

여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112

65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴

컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)

63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the

Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)

64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo

신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포

다는 건 당 컴퓨 그 여 어

다 고 고 었다rdquo

65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )

통 담보 경우 근본 가진 가(1)

생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)

단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에

어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그

결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)

심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰

다 생략 lt gt

474 사 통16 3 ( 46 )

보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )

다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내

도 것 다68)

본3

일 의 제와 판⑴

것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度

고 우리 특허 규 사실 본 특허2

것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1

다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo

것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo

어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo

에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2

3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo

에 포 다는 보다 다

본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo

과 그 지 니 별 는 지 100

산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19

66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

)

68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재

는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics

issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )

69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo

통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ

규 고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475

못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런

건 체 새 운 건 색 가 당 연

는 건 여 체 타당 여

다는 것 다71)

일 의 특허청 실무⑵

본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그

에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우

심사 내 에 에 당 지 는 시

연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것

연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo

것 닌 것에 여 당 연rsquo

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공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (

들 니 는 그 체 그 연)

것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다

편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993

시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo

체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo

사상 다고 보 도 고 다rdquo

가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )

는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )

근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo

71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院

결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank

주 강 게 다

72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発

476 사 통16 3 ( 46 )

사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo

에 지 상 에 여

운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ

시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상

고 보지 고 다

우리 과 등Ⅲ

1

우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明

고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明

다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그

후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo

는 건 는 지 고 고rsquo

지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo

지 못 것 취 고 다75)

본에 는 컴퓨 그 특허 보 에

등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그

미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능

는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3

74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo

는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다

75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149

76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21

77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3

다 보다 특허 는 견 고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477

것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어

느 에 지 다

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만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo

개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)

상태 변 것 그 미시 공간 고

므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어

결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에

여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그

컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그

특허 리 보 다는

주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보

는 것 근본 여 여러 가지 뿐

어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다

근본 개 는 80) 등 시 고 다

2

지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가

결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건

에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ

어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사

78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「

겨울 13 4 (2006 ) 116」

79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」

집 원도46 (2008) 311

80) 상 게 119

81) 공2002115(146) 210

82) 특허청 원 심결1997630 94 967

478 사 통16 3 ( 46 )

건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에

어 워드 본워드에 워드 가 여 어

포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고

계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드

여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개

에 는 어 어 가시 고 는 것

결 간 신 동에 립 것 컴퓨

트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보

특허등 거 결 지 다

지만 원 원 결 어 포맷 사 여 트

웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에

여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ

에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(

여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)

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드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3

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108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)

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109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

것Patentsrdquo 947 PLIPat 343

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121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo

964 PLIPat 65(March 2009) 78

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미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010

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131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

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연 결 Bilski

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 7: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 459

과 업 본도 들 므 특허intellectual concepts)

상 없다는 원 다17) 연 원 특 계에

지 특허 가 특허 상 는지 단lsquo (process patent)rsquo

에 어 는 연 원 1870 Cochrane v Deener

결18) 지지 특 객체 다 상태 다 것 거ldquo

변 시 는 것 특 계 포 지 특허 특허 여 상

징 다 는 고 시 다lsquo ( clue)rsquo ( )rdquo 徵表 筆者註 19) 그러

연 원 결 특 객Cochrane v Deener

체 다 상태 다 것 거 변 시 만 특허가

여 는 것 님 다20)

연 원 같 특허 원 지 컴퓨 에 연결 었다는 사실

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고 볼 없 런 특허 원에 등 허 경우 그 실

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니 고 단 다 연 원 그러 도 런 단 컴퓨 lsquo

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18) 결 주어진 결과 얻 여 특 체Cochrane v Deener ldquo (process)

리 는 식 다 그것 특 상 다 상태 다 것 거 변 시

다 만 새 고 다 그런 도 계

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to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo(409

런 결 시는 후 듯 결에 도 다시 게US at 70) Benson Diehr

원 다

20) 결 에 는 1876 Cochrane v Deener (94 US 780 24 LEd 139)

당 특허 원 특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것

고 여 특허 여 는 사건에 연 원 결 그런 특 Benson

징 특허에 드시 는 것 님 고 다(409 US at 71)

21) 409 US at 71-72

460 사 통16 3 ( 46 )

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달리 연 들 사 에 다 견과 견 립 었다 울러

당 사건 심 연 특허 원(Court of Customs and Patent

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다 가지 결과 마 가지 다 Diehr

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converter)가 상 동 게 주는 계 (Alarm

시 업 트 는 에 것 었다 통상 과 에Limits)

는 도 량 등 지 여 런 ( )流量

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에 특허 여 연 원 결 Benson

22) 409 US at 71

23) 437 US 584 (1978)

24) 는 연 특허 원 는 원 지 다(CAFC) 1982 前身

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 461

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공지 과 같 취 가 다는( ) 19 OrsquoReilly公知

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연 원 고리듬 컴퓨 그 특허 여 상 없

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포 고 뿐 그 고리듬 독 는 것 니므

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25) 437 US at 589-90

26) 56 US (15 How) 62 (1853)

27) 437 US at 592

28) 437 US at 594

29) 437 US at 599-600

462 사 통16 3 ( 46 )

사건Diamond v Diehr⑶ 30)

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는 태도 변 게 는 그 시 컴퓨 그

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그런 리지 과 는 실 과 에 는 도가

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다34) 니우 식에 거 여 시간 도 연

30) 450 US 175 (1981)

31) 447 US 303 (1980)

32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ

33) 도 도 계에 보편 웨 니우1889

가 규 다 는 리태니커 과사 lthttppreviewbritannicacokrboltopi

casparticle_id=b14a0887agt(200917 )

34) 450 U S at 178

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463

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달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공

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지에 여 연 원 결1870 Cochrane v Deener 39)

35) 450 U S at 178-79

36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)

등 가지 특허 여가 곤 상 고 시 다 는(abstract ideas) 3 450 US

at 185

37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義

는 견 말 다(a) ldquo (invention)rdquo

(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition

는 질 새 운 포 는 는 식of matter) (process) (art)

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38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)

는 새 고 것들 개량 거 견 는 누

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39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)

원 는 특 는 다 만 신규 고 다 는hellip

464 사 통16 3 ( 46 )

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견 에 여는 지 다

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결 지지 여 특허가Cochrane v Deener

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42) 런 건 는 그 지 니 경우 특

컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo

루어진 것 지 단 가 곤 다는 실 시 고 다

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는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)

40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue

to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo

Benson 409 U S 70 63

41) 450 U S at 184

42) 450 U S at 197

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465

어 당 체 가 신규 것 지는 런

없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규

미 는 것 니고 그런 특허 신규 는 가 뿐 고102

시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook

미 특허 에 특허 여 상 는 에 당 는지101

에 어 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ

결 시 태도 우 다44)

소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷

정리의 필요성

에 계 다루어질 내 에 고 업 포

컴퓨 그 특허 여 가능 는 주 여 상에

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판결 판결 리고 판결의 개요 등Benson Flook Diehr

결과 결 그리고 결 미 에 컴퓨 그Benson Flook Diehr

특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3

43) 각주 연 특허 내101

44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re

결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)

니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101

는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook

에 운운 것 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ

쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy

는 다

466 사 통16 3 ( 46 )

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식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101

에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson

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것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo

니 는 것 결 었다 런 결 결Flook Flook

과 달리 결에 는 당 원 상에 특허가Diehr

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컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상 니 다만

상당 체 는 경우에 여 특허 여 는

는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는

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어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr

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는 질 것 니다

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사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는

지만 상당 45)도 연 다

45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo

47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467

판결에 대한 비판 등Diehr

어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr

특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지

다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr

근거 갖 재 고 여 다

사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook

본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는

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결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook

에 특허 보 고 미 연 원

변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr

원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는

에 도 듯 특허 보 에 원 는

는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(

원 사 격 지닌 연 특허 원)

경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특

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다 견에 다 당 사 결 Flook

사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에

것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook

사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr

지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101

도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ

것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)

46) 450 U S 215

47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo

울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」

48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines

Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press

468 사 통16 3 ( 46 )

판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見

어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr

에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2

상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr

어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개

결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr

내에 가 지 다고 보 다

결에 연 원 취 결 Diehr Flook

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결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson

고 다51) 는 사건에 연Bilski

원 결도 심 시에 어 런 어 지 것

강 게 시사 다

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가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo

그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook

가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허

가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101

심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청

사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook

지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr

에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook

변 가 었다고 짐 다

49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102

시 결 태도에 다Flook

50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr

체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경

우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가

우 가 었다

51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener

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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469

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특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는

가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson

결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v

결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener

거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보

다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr

결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr

결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101

에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr

마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo

리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo

것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson

는 는 취 고 는 다

어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원

는 에 가 취 는 결 같Diehr

에 답 게 리 에 결 Bilski

에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski

연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank

여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)

만 특허 여 다는 취 다가 강 에

결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원

그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게

결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr

재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과

어 다

52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220

53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

470 사 통16 3 ( 46 )

럽2

경 식⑴

립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)

원각 보 특허 도 병 럽 연 체

특허 원 심사 고 다 런 여 신

럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo

가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )

럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )

런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특

허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)

심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )

는 없다

⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장

럽연 특허 에 신 규52 2

게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo

그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo

언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3

상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)

컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것

니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52

54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )

55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo

56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2

단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(

는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471

퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo

지도 여 상 다

럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo

여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo

시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom

건에 심결57)에 당 과 여 체

룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo

체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom

에 원 지 태 미지 게 거

드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사

원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고

다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52

여 지 는 지 링에 니 체

에 것 는 시 다 원 상 사고과

에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는

에 것 고 런 그 사진 링 과 별

여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원

지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허

보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3

지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가

경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo

다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System

57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope

것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )

58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention

on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당

특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)

도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical

는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )

472 사 통16 3 ( 46 )

건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1

여 당 가질 것(technical character)

는 건 시 다고 단 다

편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo

원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었

어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo

그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo

고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과

볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과

같 질 계에 특 업

다고 보 다

최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶

상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연

특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게

없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo

여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo

그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo

여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)

에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002

여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo

그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo

59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of

Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell

Prop LJ 1 (fall 2007) 18

60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of

ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )

61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473

그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다

당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규

럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52

에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo

경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)

취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연

에 월 쟁 에 결 었다2005 7

컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨

그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo

원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo

그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo

지만 런 럽연 지 근

시도는 상 고 리 겠다

럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo

체 내 다 런

여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112

65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴

컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)

63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the

Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)

64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo

신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포

다는 건 당 컴퓨 그 여 어

다 고 고 었다rdquo

65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )

통 담보 경우 근본 가진 가(1)

생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)

단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에

어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그

결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)

심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰

다 생략 lt gt

474 사 통16 3 ( 46 )

보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )

다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내

도 것 다68)

본3

일 의 제와 판⑴

것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度

고 우리 특허 규 사실 본 특허2

것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1

다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo

것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo

어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo

에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2

3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo

에 포 다는 보다 다

본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo

과 그 지 니 별 는 지 100

산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19

66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

)

68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재

는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics

issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )

69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo

통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ

규 고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475

못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런

건 체 새 운 건 색 가 당 연

는 건 여 체 타당 여

다는 것 다71)

일 의 특허청 실무⑵

본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그

에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우

심사 내 에 에 당 지 는 시

연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것

연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo

것 닌 것에 여 당 연rsquo

들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )

공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (

들 니 는 그 체 그 연)

것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다

편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993

시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo

체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo

사상 다고 보 도 고 다rdquo

가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )

는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )

근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo

71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院

결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank

주 강 게 다

72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発

476 사 통16 3 ( 46 )

사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo

에 지 상 에 여

운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ

시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상

고 보지 고 다

우리 과 등Ⅲ

1

우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明

고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明

다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그

후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo

는 건 는 지 고 고rsquo

지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo

지 못 것 취 고 다75)

본에 는 컴퓨 그 특허 보 에

등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그

미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능

는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3

74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo

는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다

75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149

76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21

77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3

다 보다 특허 는 견 고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477

것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어

느 에 지 다

에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어

만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo

개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)

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결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG

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108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)

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109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

것Patentsrdquo 947 PLIPat 343

110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005

에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)

111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski

에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In

Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy

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120) Id at 963

121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo

964 PLIPat 65(March 2009) 78

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연 결 Bilski

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 8: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

460 사 통16 3 ( 46 )

다22)

사건Parker v Flook⑵ 23)

연 원 결에 시 상당 체Benson lsquo

는 엇 지 다 어진 사(substantial practical application)rsquo

건 사건 었다 여 는 결과1978 Parker v Flook Benson

달리 연 들 사 에 다 견과 견 립 었다 울러

당 사건 심 연 특허 원(Court of Customs and Patent

Appeals CCPA)24) 결 당 원에 특허 여 는 취지

다 가지 결과 마 가지 다 Diehr

사건에 특허 원 과 에 매 변 (catalytic

converter)가 상 동 게 주는 계 (Alarm

시 업 트 는 에 것 었다 통상 과 에Limits)

는 도 량 등 지 여 런 ( )流量

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과 특허 원 사 었다

사건 특허 원 고리듬 체에 여 특허 여 는 것

니 과 에만 여 고리듬 사후lsquo (post-solution)rsquo

에 특허 여 연 원 결 Benson

22) 409 US at 71

23) 437 US 584 (1978)

24) 는 연 특허 원 는 원 지 다(CAFC) 1982 前身

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 461

시 상당 체lsquo (substantial practical

는 고 다 그러 연 원 원application)rsquo

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공지 과 같 취 가 다는( ) 19 OrsquoReilly公知

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연 원 고리듬 컴퓨 그 특허 여 상 없

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25) 437 US at 589-90

26) 56 US (15 How) 62 (1853)

27) 437 US at 592

28) 437 US at 594

29) 437 US at 599-600

462 사 통16 3 ( 46 )

사건Diamond v Diehr⑶ 30)

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는 태도 변 게 는 그 시 컴퓨 그

에 것 니 폐 는 리 에 여 특허

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그런 리지 과 는 실 과 에 는 도가

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여 각 시간에 가 곤 다는 었

다34) 니우 식에 거 여 시간 도 연

30) 450 US 175 (1981)

31) 447 US 303 (1980)

32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ

33) 도 도 계에 보편 웨 니우1889

가 규 다 는 리태니커 과사 lthttppreviewbritannicacokrboltopi

casparticle_id=b14a0887agt(200917 )

34) 450 U S at 178

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463

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달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공

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35) 450 U S at 178-79

36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)

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at 185

37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義

는 견 말 다(a) ldquo (invention)rdquo

(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition

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38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)

는 새 고 것들 개량 거 견 는 누

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39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)

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464 사 통16 3 ( 46 )

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42) 런 건 는 그 지 니 경우 특

컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo

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는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)

40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue

to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo

Benson 409 U S 70 63

41) 450 U S at 184

42) 450 U S at 197

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465

어 당 체 가 신규 것 지는 런

없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규

미 는 것 니고 그런 특허 신규 는 가 뿐 고102

시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook

미 특허 에 특허 여 상 는 에 당 는지101

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결 시 태도 우 다44)

소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷

정리의 필요성

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컴퓨 그 특허 여 가능 는 주 여 상에

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결과 결 그리고 결 미 에 컴퓨 그Benson Flook Diehr

특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3

43) 각주 연 특허 내101

44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re

결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)

니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101

는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook

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쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy

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466 사 통16 3 ( 46 )

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에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson

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것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo

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는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는

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어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr

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사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는

지만 상당 45)도 연 다

45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo

47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467

판결에 대한 비판 등Diehr

어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr

특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지

다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr

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사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook

본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는

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결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook

에 특허 보 고 미 연 원

변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr

원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는

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원 사 격 지닌 연 특허 원)

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다 견에 다 당 사 결 Flook

사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에

것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook

사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr

지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101

도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ

것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)

46) 450 U S 215

47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo

울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」

48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines

Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press

468 사 통16 3 ( 46 )

판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見

어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr

에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2

상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr

어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개

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내에 가 지 다고 보 다

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결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson

고 다51) 는 사건에 연Bilski

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강 게 시사 다

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가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo

그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook

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가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101

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사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook

지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr

에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook

변 가 었다고 짐 다

49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102

시 결 태도에 다Flook

50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr

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우 가 었다

51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener

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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469

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특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는

가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson

결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v

결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener

거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보

다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr

결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr

결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101

에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr

마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo

리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo

것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson

는 는 취 고 는 다

어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원

는 에 가 취 는 결 같Diehr

에 답 게 리 에 결 Bilski

에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski

연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank

여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)

만 특허 여 다는 취 다가 강 에

결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원

그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게

결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr

재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과

어 다

52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220

53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

470 사 통16 3 ( 46 )

럽2

경 식⑴

립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)

원각 보 특허 도 병 럽 연 체

특허 원 심사 고 다 런 여 신

럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo

가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )

럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )

런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특

허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)

심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )

는 없다

⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장

럽연 특허 에 신 규52 2

게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo

그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo

언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3

상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)

컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것

니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52

54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )

55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo

56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2

단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(

는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471

퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo

지도 여 상 다

럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo

여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo

시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom

건에 심결57)에 당 과 여 체

룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo

체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom

에 원 지 태 미지 게 거

드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사

원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고

다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52

여 지 는 지 링에 니 체

에 것 는 시 다 원 상 사고과

에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는

에 것 고 런 그 사진 링 과 별

여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원

지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허

보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3

지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가

경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo

다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System

57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope

것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )

58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention

on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당

특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)

도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical

는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )

472 사 통16 3 ( 46 )

건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1

여 당 가질 것(technical character)

는 건 시 다고 단 다

편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo

원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었

어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo

그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo

고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과

볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과

같 질 계에 특 업

다고 보 다

최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶

상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연

특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게

없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo

여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo

그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo

여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)

에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002

여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo

그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo

59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of

Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell

Prop LJ 1 (fall 2007) 18

60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of

ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )

61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473

그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다

당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규

럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52

에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo

경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)

취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연

에 월 쟁 에 결 었다2005 7

컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨

그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo

원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo

그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo

지만 런 럽연 지 근

시도는 상 고 리 겠다

럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo

체 내 다 런

여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112

65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴

컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)

63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the

Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)

64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo

신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포

다는 건 당 컴퓨 그 여 어

다 고 고 었다rdquo

65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )

통 담보 경우 근본 가진 가(1)

생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)

단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에

어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그

결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)

심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰

다 생략 lt gt

474 사 통16 3 ( 46 )

보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )

다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내

도 것 다68)

본3

일 의 제와 판⑴

것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度

고 우리 특허 규 사실 본 특허2

것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1

다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo

것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo

어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo

에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2

3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo

에 포 다는 보다 다

본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo

과 그 지 니 별 는 지 100

산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19

66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

)

68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재

는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics

issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )

69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo

통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ

규 고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475

못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런

건 체 새 운 건 색 가 당 연

는 건 여 체 타당 여

다는 것 다71)

일 의 특허청 실무⑵

본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그

에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우

심사 내 에 에 당 지 는 시

연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것

연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo

것 닌 것에 여 당 연rsquo

들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )

공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (

들 니 는 그 체 그 연)

것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다

편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993

시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo

체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo

사상 다고 보 도 고 다rdquo

가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )

는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )

근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo

71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院

결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank

주 강 게 다

72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発

476 사 통16 3 ( 46 )

사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo

에 지 상 에 여

운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ

시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상

고 보지 고 다

우리 과 등Ⅲ

1

우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明

고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明

다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그

후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo

는 건 는 지 고 고rsquo

지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo

지 못 것 취 고 다75)

본에 는 컴퓨 그 특허 보 에

등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그

미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능

는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3

74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo

는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다

75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149

76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21

77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3

다 보다 특허 는 견 고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477

것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어

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결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG

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108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)

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109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

것Patentsrdquo 947 PLIPat 343

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에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)

111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski

에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In

Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy

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121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo

964 PLIPat 65(March 2009) 78

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연 결 Bilski

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 9: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 461

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는 고 다 그러 연 원 원application)rsquo

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25) 437 US at 589-90

26) 56 US (15 How) 62 (1853)

27) 437 US at 592

28) 437 US at 594

29) 437 US at 599-600

462 사 통16 3 ( 46 )

사건Diamond v Diehr⑶ 30)

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30) 450 US 175 (1981)

31) 447 US 303 (1980)

32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ

33) 도 도 계에 보편 웨 니우1889

가 규 다 는 리태니커 과사 lthttppreviewbritannicacokrboltopi

casparticle_id=b14a0887agt(200917 )

34) 450 U S at 178

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463

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달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공

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35) 450 U S at 178-79

36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)

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37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義

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39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)

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컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo

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는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)

40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue

to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo

Benson 409 U S 70 63

41) 450 U S at 184

42) 450 U S at 197

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465

어 당 체 가 신규 것 지는 런

없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규

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시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook

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정리의 필요성

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특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3

43) 각주 연 특허 내101

44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re

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니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101

는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook

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466 사 통16 3 ( 46 )

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지만 상당 45)도 연 다

45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo

47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467

판결에 대한 비판 등Diehr

어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr

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다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr

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결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook

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원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는

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원 사 격 지닌 연 특허 원)

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다 견에 다 당 사 결 Flook

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것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook

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도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ

것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)

46) 450 U S 215

47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo

울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」

48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines

Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press

468 사 통16 3 ( 46 )

판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見

어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr

에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2

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어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개

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그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook

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변 가 었다고 짐 다

49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102

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50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr

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결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener

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다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr

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결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101

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마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo

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것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson

는 는 취 고 는 다

어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원

는 에 가 취 는 결 같Diehr

에 답 게 리 에 결 Bilski

에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski

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여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)

만 특허 여 다는 취 다가 강 에

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그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게

결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr

재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과

어 다

52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220

53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

470 사 통16 3 ( 46 )

럽2

경 식⑴

립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)

원각 보 특허 도 병 럽 연 체

특허 원 심사 고 다 런 여 신

럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo

가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )

럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )

런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특

허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)

심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )

는 없다

⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장

럽연 특허 에 신 규52 2

게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo

그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo

언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3

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컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것

니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52

54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )

55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo

56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2

단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(

는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471

퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo

지도 여 상 다

럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo

여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo

시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom

건에 심결57)에 당 과 여 체

룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo

체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom

에 원 지 태 미지 게 거

드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사

원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고

다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52

여 지 는 지 링에 니 체

에 것 는 시 다 원 상 사고과

에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는

에 것 고 런 그 사진 링 과 별

여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원

지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허

보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3

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경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo

다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System

57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope

것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )

58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention

on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당

특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)

도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical

는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )

472 사 통16 3 ( 46 )

건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1

여 당 가질 것(technical character)

는 건 시 다고 단 다

편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo

원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었

어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo

그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo

고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과

볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과

같 질 계에 특 업

다고 보 다

최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶

상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연

특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게

없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo

여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo

그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo

여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)

에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002

여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo

그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo

59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of

Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell

Prop LJ 1 (fall 2007) 18

60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of

ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )

61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473

그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다

당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규

럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52

에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo

경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)

취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연

에 월 쟁 에 결 었다2005 7

컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨

그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo

원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo

그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo

지만 런 럽연 지 근

시도는 상 고 리 겠다

럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo

체 내 다 런

여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112

65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴

컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)

63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the

Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)

64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo

신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포

다는 건 당 컴퓨 그 여 어

다 고 고 었다rdquo

65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )

통 담보 경우 근본 가진 가(1)

생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)

단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에

어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그

결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)

심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰

다 생략 lt gt

474 사 통16 3 ( 46 )

보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )

다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내

도 것 다68)

본3

일 의 제와 판⑴

것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度

고 우리 특허 규 사실 본 특허2

것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1

다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo

것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo

어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo

에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2

3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo

에 포 다는 보다 다

본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo

과 그 지 니 별 는 지 100

산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19

66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

)

68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재

는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics

issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )

69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo

통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ

규 고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475

못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런

건 체 새 운 건 색 가 당 연

는 건 여 체 타당 여

다는 것 다71)

일 의 특허청 실무⑵

본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그

에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우

심사 내 에 에 당 지 는 시

연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것

연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo

것 닌 것에 여 당 연rsquo

들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )

공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (

들 니 는 그 체 그 연)

것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다

편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993

시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo

체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo

사상 다고 보 도 고 다rdquo

가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )

는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )

근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo

71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院

결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank

주 강 게 다

72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発

476 사 통16 3 ( 46 )

사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo

에 지 상 에 여

운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ

시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상

고 보지 고 다

우리 과 등Ⅲ

1

우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明

고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明

다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그

후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo

는 건 는 지 고 고rsquo

지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo

지 못 것 취 고 다75)

본에 는 컴퓨 그 특허 보 에

등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그

미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능

는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3

74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo

는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다

75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149

76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21

77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3

다 보다 특허 는 견 고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477

것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어

느 에 지 다

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만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo

개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)

상태 변 것 그 미시 공간 고

므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어

결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에

여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그

컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그

특허 리 보 다는

주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보

는 것 근본 여 여러 가지 뿐

어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다

근본 개 는 80) 등 시 고 다

2

지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가

결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건

에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ

어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사

78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「

겨울 13 4 (2006 ) 116」

79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」

집 원도46 (2008) 311

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결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG

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108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)

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109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

것Patentsrdquo 947 PLIPat 343

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에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In

Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy

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120) Id at 963

121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo

964 PLIPat 65(March 2009) 78

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연 결 Bilski

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 10: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

462 사 통16 3 ( 46 )

사건Diamond v Diehr⑶ 30)

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30) 450 US 175 (1981)

31) 447 US 303 (1980)

32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ

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34) 450 U S at 178

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35) 450 U S at 178-79

36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)

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37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義

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(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition

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38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)

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39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)

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40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue

to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo

Benson 409 U S 70 63

41) 450 U S at 184

42) 450 U S at 197

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465

어 당 체 가 신규 것 지는 런

없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규

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정리의 필요성

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44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re

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466 사 통16 3 ( 46 )

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45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo

47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467

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어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr

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것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)

46) 450 U S 215

47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo

울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」

48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines

Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press

468 사 통16 3 ( 46 )

판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見

어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr

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49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102

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52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220

53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

470 사 통16 3 ( 46 )

럽2

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립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)

원각 보 특허 도 병 럽 연 체

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럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo

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럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )

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허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)

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⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장

럽연 특허 에 신 규52 2

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그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo

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54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )

55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo

56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2

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는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471

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다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System

57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope

것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )

58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention

on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당

특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)

도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical

는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )

472 사 통16 3 ( 46 )

건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1

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는 건 시 다고 단 다

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다고 보 다

최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶

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특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게

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여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)

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여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo

그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo

59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of

Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell

Prop LJ 1 (fall 2007) 18

60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of

ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )

61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473

그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다

당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규

럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52

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그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo

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지만 런 럽연 지 근

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65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴

컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)

63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the

Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)

64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo

신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포

다는 건 당 컴퓨 그 여 어

다 고 고 었다rdquo

65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )

통 담보 경우 근본 가진 가(1)

생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)

단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에

어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그

결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)

심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰

다 생략 lt gt

474 사 통16 3 ( 46 )

보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )

다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내

도 것 다68)

본3

일 의 제와 판⑴

것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度

고 우리 특허 규 사실 본 특허2

것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1

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것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo

어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo

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3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo

에 포 다는 보다 다

본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo

과 그 지 니 별 는 지 100

산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19

66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

)

68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재

는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics

issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )

69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo

통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ

규 고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475

못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런

건 체 새 운 건 색 가 당 연

는 건 여 체 타당 여

다는 것 다71)

일 의 특허청 실무⑵

본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그

에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우

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체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo

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가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )

는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )

근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo

71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院

결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank

주 강 게 다

72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発

476 사 통16 3 ( 46 )

사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo

에 지 상 에 여

운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ

시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상

고 보지 고 다

우리 과 등Ⅲ

1

우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明

고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明

다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그

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는 건 는 지 고 고rsquo

지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo

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등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그

미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능

는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3

74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo

는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다

75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149

76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21

77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3

다 보다 특허 는 견 고 다

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것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어

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만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo

개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)

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므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어

결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에

여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그

컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그

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주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보

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어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다

근본 개 는 80) 등 시 고 다

2

지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가

결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건

에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ

어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사

78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「

겨울 13 4 (2006 ) 116」

79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」

집 원도46 (2008) 311

80) 상 게 119

81) 공2002115(146) 210

82) 특허청 원 심결1997630 94 967

478 사 통16 3 ( 46 )

건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에

어 워드 본워드에 워드 가 여 어

포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고

계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드

여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개

에 는 어 어 가시 고 는 것

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특허등 거 결 지 다

지만 원 원 결 어 포맷 사 여 트

웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에

여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ

에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(

여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)

원 연 지 간 신 동에 것

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드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3

원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에

에 는 동 내 복 상 다 생

여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ

것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ

웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는

83)과 는 가지 건 갖 것 것 니

드웨어 결 드웨어 원 연 여 단

83) 180-181

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479

는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건

원 드웨어 결 어 리 변

는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취

여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상

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게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는

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원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가

다 보 것 다

특허청 실3

특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(

고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005

개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어

체 실 고 는 경우 연 사상

고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능

시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가

드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo

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84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料

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연 결 Bilski

506 사 통16 3 ( 46 )

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집2 (2001)」

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 11: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463

산 질 다 시간 계산에 어 움 없지만

달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공

후 어내는 짧 간에 변 도 런 복

연산 여 므 체 업 감 에 지 루질( )感

에 없었고 그 결과 과도 거 과 경 가 생 다

그런 원 컴퓨 그 여 런 업계 과 결

것 었다 시 변 는 실 도 가 시시각각

동 컴퓨 에 보내지 미 니우 식 담고 는 컴퓨

그 시간 시 재계산 고 게 계산 결과

시간량 미 실 경과 시간과 경우 컴퓨 는 에 신

보내어 열도 다35) 원 런 과

원 다

연 원 다 견 결 시 듯( ) Benson多數意見

공식 연 과 마 가지 특허 상(law of nature)

없다고 보 다36)

런 공식 도 특허 여지가 는 여(process)

미 특허 100 37) 101 38)에 엇lsquo (process)rsquo

지에 여 연 원 결1870 Cochrane v Deener 39)

35) 450 U S at 178-79

36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)

등 가지 특허 여가 곤 상 고 시 다 는(abstract ideas) 3 450 US

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37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義

는 견 말 다(a) ldquo (invention)rdquo

(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition

는 질 새 운 포 는 는 식of matter) (process) (art)

말 다(method)

38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)

는 새 고 것들 개량 거 견 는 누

건과 건에 특허 다

39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)

원 는 특 는 다 만 신규 고 다 는hellip

464 사 통16 3 ( 46 )

내 결과 마 가지 다시 원 고 다( ) Benson 定義

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특 여 사건 연 원 특 객체 다 상태Diehr ldquo

다 것 거 변 시 는 것 특 계 포 지

특허 특허 여 상 징 다 고( clue) rdquo徵表

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그 들 고 다41) 그 지만 결 특허가Benson lsquo

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견 에 여는 지 다

시 결 견4 Diehr ( ) 少數意見

결 지지 여 특허가Cochrane v Deener

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컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo

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는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)

40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue

to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo

Benson 409 U S 70 63

41) 450 U S at 184

42) 450 U S at 197

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465

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결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)

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466 사 통16 3 ( 46 )

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45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo

47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467

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어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr

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46) 450 U S 215

47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo

울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」

48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines

Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press

468 사 통16 3 ( 46 )

판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見

어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr

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52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220

53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

470 사 통16 3 ( 46 )

럽2

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립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)

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럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )

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허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)

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는 없다

⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장

럽연 특허 에 신 규52 2

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54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )

55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo

56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2

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것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )

58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention

on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당

특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)

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는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )

472 사 통16 3 ( 46 )

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최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶

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59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of

Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell

Prop LJ 1 (fall 2007) 18

60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of

ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )

61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473

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컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)

63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the

Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)

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65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )

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생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)

단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에

어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그

결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)

심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰

다 생략 lt gt

474 사 통16 3 ( 46 )

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다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내

도 것 다68)

본3

일 의 제와 판⑴

것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度

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66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

)

68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재

는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics

issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )

69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo

통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ

규 고 다

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는 건 여 체 타당 여

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일 의 특허청 실무⑵

본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그

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는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )

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71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院

결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank

주 강 게 다

72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発

476 사 통16 3 ( 46 )

사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo

에 지 상 에 여

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시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상

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1

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고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明

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75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149

76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21

77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3

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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477

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여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그

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2

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에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ

어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사

78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「

겨울 13 4 (2006 ) 116」

79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」

집 원도46 (2008) 311

80) 상 게 119

81) 공2002115(146) 210

82) 특허청 원 심결1997630 94 967

478 사 통16 3 ( 46 )

건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에

어 워드 본워드에 워드 가 여 어

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계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드

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83) 180-181

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는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건

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특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(

고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005

개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어

체 실 고 는 경우 연 사상

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84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料

(2003) 93

85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224

고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )

웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다

86) 특허청 심사 221

87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에

에 거 상 매상 도 주는 시 다

480 사 통16 3 ( 46 )

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는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo

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업 경우 (Business Method)Ⅳ

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고 게 업 에 당(business method) rdquo

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지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo

고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438

결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006

결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610

허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697

결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094

결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo

89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300

업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo

보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ

근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1

90) 원 고 후 결20081224 2007 265

91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149

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92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet

게시20053 )

93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ

지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」

482 사 통16 3 ( 46 )

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135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )

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504 사 통16 3 ( 46 )

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연 결 Bilski

506 사 통16 3 ( 46 )

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 12: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

464 사 통16 3 ( 46 )

내 결과 마 가지 다시 원 고 다( ) Benson 定義

에 공식 담고 거 그 공식 가 (application)

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40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue

to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo

Benson 409 U S 70 63

41) 450 U S at 184

42) 450 U S at 197

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465

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없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규

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소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷

정리의 필요성

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니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101

는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook

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466 사 통16 3 ( 46 )

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에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson

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45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo

47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467

판결에 대한 비판 등Diehr

어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr

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다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr

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것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)

46) 450 U S 215

47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo

울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」

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468 사 통16 3 ( 46 )

판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見

어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr

에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2

상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr

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결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr

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결과 여 는 당 사 특허 느냐 여Benson

결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson

고 다51) 는 사건에 연Bilski

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심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청

사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook

지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr

에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook

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49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102

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50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr

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52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220

53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

470 사 통16 3 ( 46 )

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58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention

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59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of

Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell

Prop LJ 1 (fall 2007) 18

60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of

ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )

61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

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63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the

Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)

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66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

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68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재

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69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

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72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発

476 사 통16 3 ( 46 )

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76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

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478 사 통16 3 ( 46 )

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(2003) 93

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480 사 통16 3 ( 46 )

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결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610

허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697

결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094

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91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149

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97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)

98) 149 F3d at 1373

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101) 실 시간에 변 에 는 진동

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102) 149 F3d at 1375-77

103) 525 US 1093 (1999)

104) 172 F3d 1352

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특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연

105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)

사건에 상 게 것 608

106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (

사) (2004) 351

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109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

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502 사 통16 3 ( 46 )

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는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與

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504 사 통16 3 ( 46 )

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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505

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특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo

삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다

고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25

주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허

연 결 Bilski

506 사 통16 3 ( 46 )

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보 사 (2006)Ⅰ」

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집 집 34 (2002)」

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지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (

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(20007 20009)

니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「

집2 (2001)」

재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

재 료 집 원도 100 (2003)」

상 컴퓨 특허 보 과 리 사 ldquo rdquo 5 (1996)

업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo

사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)

재헌 특허에 미 과 럽 견 특허청 지재 보 ldquoBM rdquo

게시lthttpippckipogokr9010overseasintro_01kipogt

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사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」

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동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 13: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465

어 당 체 가 신규 것 지는 런

없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규

미 는 것 니고 그런 특허 신규 는 가 뿐 고102

시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook

미 특허 에 특허 여 상 는 에 당 는지101

에 어 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ

결 시 태도 우 다44)

소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷

정리의 필요성

에 계 다루어질 내 에 고 업 포

컴퓨 그 특허 여 가능 는 주 여 상에

살펴본 건 미 연 원 결 취 는 것3

가 다 는 심지어 에 도 그 결 지 니

계는 고 실 에 도 미 가 취 에 우리 그것 직

거 본 통 여 강 게 다

여 에 건 결에 리 단 보고 다3

판결 판결 리고 판결의 개요 등Benson Flook Diehr

결과 결 그리고 결 미 에 컴퓨 그Benson Flook Diehr

특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3

43) 각주 연 특허 내101

44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re

결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)

니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101

는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook

에 운운 것 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ

쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy

는 다

466 사 통16 3 ( 46 )

그 특허 원에 어 그 원내 에 상당lsquo

체 결여 어 어 사실상 컴퓨 그 담고 는 공rsquo

식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101

에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson

결 었다 다시 컴퓨 그 고리듬과 어 가능 체 사

가 니 특 사후 특허청lsquo (post-solution)rsquo

도 그런 본질 지 뿐 러 상 에 그 는 경우 그

것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo

니 는 것 결 었다 런 결 결Flook Flook

과 달리 결에 는 당 원 상에 특허가Diehr

여 다고 보고 다 럼 결 결 결 Benson Flook Diehr

컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상 니 다만

상당 체 는 경우에 여 특허 여 는

는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는

특허 여 상 니 다만 게 경우에 여 특허

여 다고 리 과연 체 엇 말 는 lsquo (application)rsquo

지에 여 다 여지가 여 재 다고 다 그

어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr

게 견 엇갈린 것에 짐 듯 게 시

는 질 것 니다

편 상 들과는 다 에 여 컴퓨 그

체 특허 는 에 미 연 원 컴퓨 그 고

리듬 체에 여 특허 는 태도는 지극 특허 (anti-patent)

사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는

지만 상당 45)도 연 다

45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo

47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467

판결에 대한 비판 등Diehr

어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr

특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지

다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr

근거 갖 재 고 여 다

사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook

본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는

견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직

결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook

에 특허 보 고 미 연 원

변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr

원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는

에 도 듯 특허 보 에 원 는

는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(

원 사 격 지닌 연 특허 원)

경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특

허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)

다 견에 다 당 사 결 Flook

사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에

것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook

사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr

지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101

도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ

것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)

46) 450 U S 215

47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo

울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」

48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines

Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press

468 사 통16 3 ( 46 )

판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見

어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr

에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2

상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr

어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개

결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr

내에 가 지 다고 보 다

결에 연 원 취 결 Diehr Flook

에는 여 지 는 49) 가

결과 여 는 당 사 특허 느냐 여Benson

결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson

고 다51) 는 사건에 연Bilski

원 결도 심 시에 어 런 어 지 것

강 게 시사 다

다만 결 결 리 는 것 니Diehr Benson 100

가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo

그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook

가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허

가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101

심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청

사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook

지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr

에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook

변 가 었다고 짐 다

49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102

시 결 태도에 다Flook

50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr

체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경

우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가

우 가 었다

51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener

본 리 계 고 는 것 는 사실 컴퓨 그 과는 계없는 사

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469

특허가 여 드시 결Cochrane v Deener

특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는

가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson

결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v

결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener

거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보

다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr

결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr

결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101

에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr

마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo

리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo

것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson

는 는 취 고 는 다

어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원

는 에 가 취 는 결 같Diehr

에 답 게 리 에 결 Bilski

에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski

연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank

여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)

만 특허 여 다는 취 다가 강 에

결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원

그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게

결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr

재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과

어 다

52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220

53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

470 사 통16 3 ( 46 )

럽2

경 식⑴

립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)

원각 보 특허 도 병 럽 연 체

특허 원 심사 고 다 런 여 신

럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo

가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )

럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )

런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특

허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)

심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )

는 없다

⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장

럽연 특허 에 신 규52 2

게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo

그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo

언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3

상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)

컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것

니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52

54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )

55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo

56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2

단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(

는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471

퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo

지도 여 상 다

럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo

여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo

시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom

건에 심결57)에 당 과 여 체

룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo

체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom

에 원 지 태 미지 게 거

드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사

원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고

다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52

여 지 는 지 링에 니 체

에 것 는 시 다 원 상 사고과

에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는

에 것 고 런 그 사진 링 과 별

여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원

지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허

보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3

지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가

경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo

다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System

57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope

것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )

58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention

on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당

특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)

도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical

는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )

472 사 통16 3 ( 46 )

건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1

여 당 가질 것(technical character)

는 건 시 다고 단 다

편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo

원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었

어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo

그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo

고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과

볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과

같 질 계에 특 업

다고 보 다

최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶

상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연

특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게

없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo

여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo

그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo

여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)

에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002

여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo

그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo

59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of

Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell

Prop LJ 1 (fall 2007) 18

60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of

ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )

61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473

그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다

당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규

럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52

에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo

경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)

취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연

에 월 쟁 에 결 었다2005 7

컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨

그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo

원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo

그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo

지만 런 럽연 지 근

시도는 상 고 리 겠다

럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo

체 내 다 런

여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112

65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴

컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)

63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the

Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)

64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo

신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포

다는 건 당 컴퓨 그 여 어

다 고 고 었다rdquo

65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )

통 담보 경우 근본 가진 가(1)

생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)

단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에

어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그

결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)

심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰

다 생략 lt gt

474 사 통16 3 ( 46 )

보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )

다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내

도 것 다68)

본3

일 의 제와 판⑴

것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度

고 우리 특허 규 사실 본 특허2

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69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

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104) 172 F3d 1352

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105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)

사건에 상 게 것 608

106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (

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편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)

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강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008

사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다

다 여 재 고 가격에 계 에 공 는

경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에

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재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다

원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange

결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v

결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG

허 원 강 게 견 고 는 가리 다

108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)

견 다Breyer Stevens Souter

109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

것Patentsrdquo 947 PLIPat 343

110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005

에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)

111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski

에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In

Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy

것253 (April 2009)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487

런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심

심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복

사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2

보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030

어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank

결에 취 느 시 업ATampT

특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다

결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)

근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당

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다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵

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에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註

고 시 것 다114) 연 특허 원 같

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는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계

112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2

심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference

그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)

취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어

든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI

만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는

거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )

113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank

다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (

그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank

연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어

특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976

역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski

원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader

견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )

114) 545 F3d at 954

115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ

488 사 통16 3 ( 46 )

등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)

같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다

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116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo

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117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo

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118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer

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119) Id at 962-963

120) Id at 963

121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo

964 PLIPat 65(March 2009) 78

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사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)

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게시lthttpippckipogokr9010overseasintro_01kipogt

특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )

사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」

특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)

동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo

사 연 원 공간(2009 )

헌2

Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation

Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)

Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959

(summer 1986)

E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

Patentsrdquo 947 PLIPat 343

E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after

Bilskirdquo 964 PLIPat 65

MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable

Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411

Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich

Telecomm amp Tech L Rev 487

Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law

of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16

Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)

Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1

508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 14: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

466 사 통16 3 ( 46 )

그 특허 원에 어 그 원내 에 상당lsquo

체 결여 어 어 사실상 컴퓨 그 담고 는 공rsquo

식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101

에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson

결 었다 다시 컴퓨 그 고리듬과 어 가능 체 사

가 니 특 사후 특허청lsquo (post-solution)rsquo

도 그런 본질 지 뿐 러 상 에 그 는 경우 그

것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo

니 는 것 결 었다 런 결 결Flook Flook

과 달리 결에 는 당 원 상에 특허가Diehr

여 다고 보고 다 럼 결 결 결 Benson Flook Diehr

컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상 니 다만

상당 체 는 경우에 여 특허 여 는

는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는

특허 여 상 니 다만 게 경우에 여 특허

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어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr

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는 질 것 니다

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리듬 체에 여 특허 는 태도는 지극 특허 (anti-patent)

사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는

지만 상당 45)도 연 다

45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo

47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467

판결에 대한 비판 등Diehr

어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr

특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지

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본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는

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결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook

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원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는

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다 견에 다 당 사 결 Flook

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것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook

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지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101

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것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)

46) 450 U S 215

47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo

울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」

48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines

Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press

468 사 통16 3 ( 46 )

판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見

어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr

에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2

상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr

어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개

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그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook

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가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101

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지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr

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변 가 었다고 짐 다

49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102

시 결 태도에 다Flook

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결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v

결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener

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에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr

마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo

리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo

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어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원

는 에 가 취 는 결 같Diehr

에 답 게 리 에 결 Bilski

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만 특허 여 다는 취 다가 강 에

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그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게

결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr

재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과

어 다

52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220

53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

470 사 통16 3 ( 46 )

럽2

경 식⑴

립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)

원각 보 특허 도 병 럽 연 체

특허 원 심사 고 다 런 여 신

럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo

가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )

럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )

런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특

허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)

심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )

는 없다

⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장

럽연 특허 에 신 규52 2

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그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo

언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3

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컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것

니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52

54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )

55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo

56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2

단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(

는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471

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지도 여 상 다

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여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo

시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom

건에 심결57)에 당 과 여 체

룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo

체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom

에 원 지 태 미지 게 거

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원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고

다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52

여 지 는 지 링에 니 체

에 것 는 시 다 원 상 사고과

에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는

에 것 고 런 그 사진 링 과 별

여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원

지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허

보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3

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경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo

다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System

57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope

것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )

58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention

on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당

특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)

도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical

는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )

472 사 통16 3 ( 46 )

건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1

여 당 가질 것(technical character)

는 건 시 다고 단 다

편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo

원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었

어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo

그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo

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볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과

같 질 계에 특 업

다고 보 다

최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶

상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연

특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게

없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo

여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo

그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo

여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)

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여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo

그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo

59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of

Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell

Prop LJ 1 (fall 2007) 18

60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of

ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )

61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473

그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다

당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규

럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52

에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo

경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)

취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연

에 월 쟁 에 결 었다2005 7

컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨

그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo

원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo

그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo

지만 런 럽연 지 근

시도는 상 고 리 겠다

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체 내 다 런

여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112

65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴

컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)

63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the

Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)

64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo

신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포

다는 건 당 컴퓨 그 여 어

다 고 고 었다rdquo

65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )

통 담보 경우 근본 가진 가(1)

생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)

단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에

어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그

결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)

심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰

다 생략 lt gt

474 사 통16 3 ( 46 )

보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )

다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내

도 것 다68)

본3

일 의 제와 판⑴

것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度

고 우리 특허 규 사실 본 특허2

것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1

다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo

것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo

어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo

에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2

3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo

에 포 다는 보다 다

본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo

과 그 지 니 별 는 지 100

산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19

66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

)

68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재

는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics

issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )

69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo

통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ

규 고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475

못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런

건 체 새 운 건 색 가 당 연

는 건 여 체 타당 여

다는 것 다71)

일 의 특허청 실무⑵

본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그

에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우

심사 내 에 에 당 지 는 시

연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것

연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo

것 닌 것에 여 당 연rsquo

들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )

공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (

들 니 는 그 체 그 연)

것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다

편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993

시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo

체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo

사상 다고 보 도 고 다rdquo

가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )

는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )

근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo

71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院

결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank

주 강 게 다

72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発

476 사 통16 3 ( 46 )

사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo

에 지 상 에 여

운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ

시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상

고 보지 고 다

우리 과 등Ⅲ

1

우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明

고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明

다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그

후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo

는 건 는 지 고 고rsquo

지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo

지 못 것 취 고 다75)

본에 는 컴퓨 그 특허 보 에

등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그

미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능

는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3

74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo

는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다

75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149

76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21

77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3

다 보다 특허 는 견 고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477

것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어

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만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo

개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)

상태 변 것 그 미시 공간 고

므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어

결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에

여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그

컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그

특허 리 보 다는

주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보

는 것 근본 여 여러 가지 뿐

어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다

근본 개 는 80) 등 시 고 다

2

지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가

결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건

에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ

어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사

78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「

겨울 13 4 (2006 ) 116」

79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」

집 원도46 (2008) 311

80) 상 게 119

81) 공2002115(146) 210

82) 특허청 원 심결1997630 94 967

478 사 통16 3 ( 46 )

건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에

어 워드 본워드에 워드 가 여 어

포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고

계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드

여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개

에 는 어 어 가시 고 는 것

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트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보

특허등 거 결 지 다

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웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에

여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ

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여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)

원 연 지 간 신 동에 것

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다만 원 결 상고 에 단 게 가지

누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2

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에 는 동 내 복 상 다 생

여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ

것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ

웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는

83)과 는 가지 건 갖 것 것 니

드웨어 결 드웨어 원 연 여 단

83) 180-181

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479

는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건

원 드웨어 결 어 리 변

는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취

여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상

후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo

다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo

객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo

게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는

니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬

원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가

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특허청 실3

특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(

고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005

개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어

체 실 고 는 경우 연 사상

고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능

시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가

드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo

그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo

84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料

(2003) 93

85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224

고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )

웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다

86) 특허청 심사 221

87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에

에 거 상 매상 도 주는 시 다

480 사 통16 3 ( 46 )

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134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号

135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )

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506 사 통16 3 ( 46 )

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재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

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업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 15: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467

판결에 대한 비판 등Diehr

어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr

특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지

다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr

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결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook

에 특허 보 고 미 연 원

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는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(

원 사 격 지닌 연 특허 원)

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허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)

다 견에 다 당 사 결 Flook

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것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook

사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr

지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101

도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ

것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)

46) 450 U S 215

47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo

울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」

48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines

Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press

468 사 통16 3 ( 46 )

판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見

어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr

에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2

상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr

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결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson

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그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook

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가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101

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지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr

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49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102

시 결 태도에 다Flook

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52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220

53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

470 사 통16 3 ( 46 )

럽2

경 식⑴

립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)

원각 보 특허 도 병 럽 연 체

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럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo

가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )

럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )

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허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)

심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )

는 없다

⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장

럽연 특허 에 신 규52 2

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60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of

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61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

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67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

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69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

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결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094

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97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)

98) 149 F3d at 1373

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101) 실 시간에 변 에 는 진동

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102) 149 F3d at 1375-77

103) 525 US 1093 (1999)

104) 172 F3d 1352

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105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)

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106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (

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504 사 통16 3 ( 46 )

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고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25

주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허

연 결 Bilski

506 사 통16 3 ( 46 )

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식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo

보 겨울 13 4 (2006 )「 」

특허 과 원 지 재산 커 니티 ldquoBM rdquo

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업 립 신규 과 진보 ldquo rdquo 「

보 사 (2006)Ⅰ」

업 특허에 연 특허 립 에 여 사 ldquo BM rdquo- - 「

집 집 34 (2002)」

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지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (

집 사) (2004)

상거 특허 쟁사 에 연 상 지식재산 ldquoBM ( ) ( ) 21ㆍ ㆍ 「 」

(20007 20009)

니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「

집2 (2001)」

재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

재 료 집 원도 100 (2003)」

상 컴퓨 특허 보 과 리 사 ldquo rdquo 5 (1996)

업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo

사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)

재헌 특허에 미 과 럽 견 특허청 지재 보 ldquoBM rdquo

게시lthttpippckipogokr9010overseasintro_01kipogt

특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )

사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 16: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

468 사 통16 3 ( 46 )

판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見

어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr

에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2

상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr

어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개

결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr

내에 가 지 다고 보 다

결에 연 원 취 결 Diehr Flook

에는 여 지 는 49) 가

결과 여 는 당 사 특허 느냐 여Benson

결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson

고 다51) 는 사건에 연Bilski

원 결도 심 시에 어 런 어 지 것

강 게 시사 다

다만 결 결 리 는 것 니Diehr Benson 100

가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo

그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook

가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허

가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101

심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청

사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook

지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr

에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook

변 가 었다고 짐 다

49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102

시 결 태도에 다Flook

50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr

체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경

우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가

우 가 었다

51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener

본 리 계 고 는 것 는 사실 컴퓨 그 과는 계없는 사

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469

특허가 여 드시 결Cochrane v Deener

특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는

가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson

결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v

결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener

거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보

다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr

결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr

결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101

에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr

마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo

리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo

것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson

는 는 취 고 는 다

어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원

는 에 가 취 는 결 같Diehr

에 답 게 리 에 결 Bilski

에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski

연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank

여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)

만 특허 여 다는 취 다가 강 에

결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원

그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게

결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr

재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과

어 다

52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220

53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

470 사 통16 3 ( 46 )

럽2

경 식⑴

립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)

원각 보 특허 도 병 럽 연 체

특허 원 심사 고 다 런 여 신

럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo

가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )

럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )

런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특

허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)

심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )

는 없다

⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장

럽연 특허 에 신 규52 2

게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo

그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo

언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3

상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)

컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것

니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52

54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )

55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo

56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2

단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(

는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471

퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo

지도 여 상 다

럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo

여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo

시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom

건에 심결57)에 당 과 여 체

룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo

체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom

에 원 지 태 미지 게 거

드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사

원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고

다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52

여 지 는 지 링에 니 체

에 것 는 시 다 원 상 사고과

에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는

에 것 고 런 그 사진 링 과 별

여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원

지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허

보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3

지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가

경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo

다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System

57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope

것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )

58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention

on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당

특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)

도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical

는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )

472 사 통16 3 ( 46 )

건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1

여 당 가질 것(technical character)

는 건 시 다고 단 다

편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo

원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었

어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo

그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo

고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과

볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과

같 질 계에 특 업

다고 보 다

최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶

상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연

특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게

없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo

여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo

그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo

여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)

에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002

여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo

그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo

59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of

Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell

Prop LJ 1 (fall 2007) 18

60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of

ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )

61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473

그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다

당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규

럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52

에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo

경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)

취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연

에 월 쟁 에 결 었다2005 7

컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨

그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo

원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo

그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo

지만 런 럽연 지 근

시도는 상 고 리 겠다

럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo

체 내 다 런

여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112

65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴

컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)

63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the

Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)

64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo

신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포

다는 건 당 컴퓨 그 여 어

다 고 고 었다rdquo

65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )

통 담보 경우 근본 가진 가(1)

생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)

단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에

어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그

결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)

심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰

다 생략 lt gt

474 사 통16 3 ( 46 )

보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )

다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내

도 것 다68)

본3

일 의 제와 판⑴

것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度

고 우리 특허 규 사실 본 특허2

것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1

다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo

것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo

어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo

에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2

3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo

에 포 다는 보다 다

본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo

과 그 지 니 별 는 지 100

산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19

66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

)

68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재

는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics

issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )

69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo

통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ

규 고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475

못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런

건 체 새 운 건 색 가 당 연

는 건 여 체 타당 여

다는 것 다71)

일 의 특허청 실무⑵

본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그

에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우

심사 내 에 에 당 지 는 시

연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것

연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo

것 닌 것에 여 당 연rsquo

들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )

공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (

들 니 는 그 체 그 연)

것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다

편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993

시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo

체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo

사상 다고 보 도 고 다rdquo

가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )

는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )

근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo

71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院

결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank

주 강 게 다

72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発

476 사 통16 3 ( 46 )

사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo

에 지 상 에 여

운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ

시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상

고 보지 고 다

우리 과 등Ⅲ

1

우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明

고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明

다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그

후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo

는 건 는 지 고 고rsquo

지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo

지 못 것 취 고 다75)

본에 는 컴퓨 그 특허 보 에

등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그

미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능

는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3

74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo

는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다

75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149

76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21

77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3

다 보다 특허 는 견 고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477

것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어

느 에 지 다

에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어

만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo

개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)

상태 변 것 그 미시 공간 고

므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어

결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에

여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그

컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그

특허 리 보 다는

주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보

는 것 근본 여 여러 가지 뿐

어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다

근본 개 는 80) 등 시 고 다

2

지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가

결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건

에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ

어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사

78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「

겨울 13 4 (2006 ) 116」

79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」

집 원도46 (2008) 311

80) 상 게 119

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108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)

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것Patentsrdquo 947 PLIPat 343

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에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In

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964 PLIPat 65(March 2009) 78

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506 사 통16 3 ( 46 )

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 17: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469

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특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는

가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson

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52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220

53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)

470 사 통16 3 ( 46 )

럽2

경 식⑴

립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)

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럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo

가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )

럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )

런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특

허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)

심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )

는 없다

⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장

럽연 특허 에 신 규52 2

게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo

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61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

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67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

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69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

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결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094

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97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)

98) 149 F3d at 1373

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102) 149 F3d at 1375-77

103) 525 US 1093 (1999)

104) 172 F3d 1352

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105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)

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504 사 통16 3 ( 46 )

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고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25

주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허

연 결 Bilski

506 사 통16 3 ( 46 )

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업 립 신규 과 진보 ldquo rdquo 「

보 사 (2006)Ⅰ」

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집 집 34 (2002)」

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지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (

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상거 특허 쟁사 에 연 상 지식재산 ldquoBM ( ) ( ) 21ㆍ ㆍ 「 」

(20007 20009)

니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「

집2 (2001)」

재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

재 료 집 원도 100 (2003)」

상 컴퓨 특허 보 과 리 사 ldquo rdquo 5 (1996)

업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo

사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)

재헌 특허에 미 과 럽 견 특허청 지재 보 ldquoBM rdquo

게시lthttpippckipogokr9010overseasintro_01kipogt

특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )

사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」

특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)

동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo

사 연 원 공간(2009 )

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 18: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

470 사 통16 3 ( 46 )

럽2

경 식⑴

립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)

원각 보 특허 도 병 럽 연 체

특허 원 심사 고 다 런 여 신

럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo

가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )

럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )

런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특

허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)

심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )

는 없다

⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장

럽연 특허 에 신 규52 2

게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo

그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo

언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3

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컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것

니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52

54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )

55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo

56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2

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는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471

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여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo

시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom

건에 심결57)에 당 과 여 체

룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo

체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom

에 원 지 태 미지 게 거

드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사

원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고

다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52

여 지 는 지 링에 니 체

에 것 는 시 다 원 상 사고과

에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는

에 것 고 런 그 사진 링 과 별

여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원

지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허

보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3

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경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo

다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System

57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope

것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )

58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention

on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당

특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)

도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical

는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )

472 사 통16 3 ( 46 )

건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1

여 당 가질 것(technical character)

는 건 시 다고 단 다

편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo

원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었

어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo

그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo

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같 질 계에 특 업

다고 보 다

최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶

상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연

특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게

없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo

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그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo

여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)

에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002

여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo

그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo

59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of

Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell

Prop LJ 1 (fall 2007) 18

60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of

ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )

61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473

그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다

당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규

럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52

에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo

경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)

취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연

에 월 쟁 에 결 었다2005 7

컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨

그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo

원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo

그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo

지만 런 럽연 지 근

시도는 상 고 리 겠다

럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo

체 내 다 런

여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112

65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴

컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)

63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the

Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)

64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo

신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포

다는 건 당 컴퓨 그 여 어

다 고 고 었다rdquo

65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )

통 담보 경우 근본 가진 가(1)

생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)

단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에

어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그

결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)

심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰

다 생략 lt gt

474 사 통16 3 ( 46 )

보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )

다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내

도 것 다68)

본3

일 의 제와 판⑴

것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度

고 우리 특허 규 사실 본 특허2

것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1

다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo

것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo

어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo

에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2

3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo

에 포 다는 보다 다

본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo

과 그 지 니 별 는 지 100

산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19

66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

)

68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재

는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics

issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )

69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo

통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ

규 고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475

못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런

건 체 새 운 건 색 가 당 연

는 건 여 체 타당 여

다는 것 다71)

일 의 특허청 실무⑵

본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그

에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우

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연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것

연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo

것 닌 것에 여 당 연rsquo

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들 니 는 그 체 그 연)

것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다

편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993

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체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo

사상 다고 보 도 고 다rdquo

가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )

는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )

근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo

71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院

결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank

주 강 게 다

72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発

476 사 통16 3 ( 46 )

사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo

에 지 상 에 여

운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ

시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상

고 보지 고 다

우리 과 등Ⅲ

1

우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明

고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明

다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그

후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo

는 건 는 지 고 고rsquo

지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo

지 못 것 취 고 다75)

본에 는 컴퓨 그 특허 보 에

등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그

미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능

는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3

74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo

는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다

75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149

76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21

77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3

다 보다 특허 는 견 고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477

것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어

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만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo

개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)

상태 변 것 그 미시 공간 고

므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어

결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에

여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그

컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그

특허 리 보 다는

주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보

는 것 근본 여 여러 가지 뿐

어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다

근본 개 는 80) 등 시 고 다

2

지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가

결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건

에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ

어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사

78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「

겨울 13 4 (2006 ) 116」

79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」

집 원도46 (2008) 311

80) 상 게 119

81) 공2002115(146) 210

82) 특허청 원 심결1997630 94 967

478 사 통16 3 ( 46 )

건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에

어 워드 본워드에 워드 가 여 어

포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고

계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드

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특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(

고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005

개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어

체 실 고 는 경우 연 사상

고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능

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그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo

84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料

(2003) 93

85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224

고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )

웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다

86) 특허청 심사 221

87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에

에 거 상 매상 도 주는 시 다

480 사 통16 3 ( 46 )

에 어 는 어 리 체 는 것rsquo

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135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )

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연 결 Bilski

506 사 통16 3 ( 46 )

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집2 (2001)」

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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 19: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471

퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo

지도 여 상 다

럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo

여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo

시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom

건에 심결57)에 당 과 여 체

룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo

체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom

에 원 지 태 미지 게 거

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원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고

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여 지 는 지 링에 니 체

에 것 는 시 다 원 상 사고과

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다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System

57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope

것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )

58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention

on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당

특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)

도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical

는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo

orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )

472 사 통16 3 ( 46 )

건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1

여 당 가질 것(technical character)

는 건 시 다고 단 다

편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo

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같 질 계에 특 업

다고 보 다

최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶

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없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo

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그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo

여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)

에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002

여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo

그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo

59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of

Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell

Prop LJ 1 (fall 2007) 18

60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of

ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )

61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473

그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다

당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규

럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52

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에 월 쟁 에 결 었다2005 7

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체 내 다 런

여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112

65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴

컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)

63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the

Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)

64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo

신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포

다는 건 당 컴퓨 그 여 어

다 고 고 었다rdquo

65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )

통 담보 경우 근본 가진 가(1)

생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)

단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에

어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그

결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)

심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰

다 생략 lt gt

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478 사 통16 3 ( 46 )

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482 사 통16 3 ( 46 )

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484 사 통16 3 ( 46 )

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105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)

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강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008

사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다

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경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에

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가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당

재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다

원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange

결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v

결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG

허 원 강 게 견 고 는 가리 다

108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)

견 다Breyer Stevens Souter

109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

것Patentsrdquo 947 PLIPat 343

110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005

에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)

111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski

에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In

Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy

것253 (April 2009)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487

런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심

심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복

사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2

보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030

어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank

결에 취 느 시 업ATampT

특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다

결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)

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다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵

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는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계

112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2

심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference

그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)

취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어

든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI

만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는

거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )

113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank

다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (

그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank

연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어

특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976

역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski

원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader

견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )

114) 545 F3d at 954

115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ

488 사 통16 3 ( 46 )

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같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다

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게시lthttpippckipogokr9010overseasintro_01kipogt

특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )

사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」

특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)

동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo

사 연 원 공간(2009 )

헌2

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Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411

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of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16

Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)

Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1

508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 20: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

472 사 통16 3 ( 46 )

건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1

여 당 가질 것(technical character)

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59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of

Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell

Prop LJ 1 (fall 2007) 18

60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of

ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )

61) T93597 amp T117397

62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19

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63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the

Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)

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474 사 통16 3 ( 46 )

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66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

)

68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재

는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics

issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )

69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo

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72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発

476 사 통16 3 ( 46 )

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76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21

77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3

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79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」

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80) 상 게 119

81) 공2002115(146) 210

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478 사 통16 3 ( 46 )

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(2003) 93

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480 사 통16 3 ( 46 )

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결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006

결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610

허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697

결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094

결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo

89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300

업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo

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근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1

90) 원 고 후 결20081224 2007 265

91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149

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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481

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게시20053 )

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482 사 통16 3 ( 46 )

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립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele

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지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo

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re Abele 684 F2d 902 (1982)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483

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(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial

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특허 고 리 시 었다 는3

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96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter

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에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or

상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo

97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)

98) 149 F3d at 1373

99) 149 F3d at 1374

484 사 통16 3 ( 46 )

체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994

에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것

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거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT

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100) In re Alappat 33 F3d 1526

101) 실 시간에 변 에 는 진동

럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과

사 (wwwencybercom)

102) 149 F3d at 1375-77

103) 525 US 1093 (1999)

104) 172 F3d 1352

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485

리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo

뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT

당 고리듬 는 것 지 도 여

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미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101

상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨

그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr

결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다

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특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에

도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사

에는 가 마 상에 고 (amazon)

는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo

사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업

특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당

업 신규 진보 는지 여 가 쟁

뿐 는 보 도 다106)

판결을 통한 종전 으 의Bilski

편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없

었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리

그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연

특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연

105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)

사건에 상 게 것 608

106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (

사) (2004) 351

107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483

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109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

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502 사 통16 3 ( 46 )

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504 사 통16 3 ( 46 )

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연 결 Bilski

506 사 통16 3 ( 46 )

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니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「

집2 (2001)」

재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

재 료 집 원도 100 (2003)」

상 컴퓨 특허 보 과 리 사 ldquo rdquo 5 (1996)

업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo

사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)

재헌 특허에 미 과 럽 견 특허청 지재 보 ldquoBM rdquo

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사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 21: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473

그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다

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63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the

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생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)

단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에

어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그

결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)

심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰

다 생략 lt gt

474 사 통16 3 ( 46 )

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다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내

도 것 다68)

본3

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66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

)

68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재

는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics

issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )

69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo

통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ

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71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院

결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank

주 강 게 다

72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発

476 사 통16 3 ( 46 )

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시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상

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76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21

77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3

다 보다 특허 는 견 고 다

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2

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에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ

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겨울 13 4 (2006 ) 116」

79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」

집 원도46 (2008) 311

80) 상 게 119

81) 공2002115(146) 210

82) 특허청 원 심결1997630 94 967

478 사 통16 3 ( 46 )

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어 워드 본워드에 워드 가 여 어

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고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005

개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어

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그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo

84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料

(2003) 93

85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224

고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )

웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다

86) 특허청 심사 221

87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에

에 거 상 매상 도 주는 시 다

480 사 통16 3 ( 46 )

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업 개 과 그 경1

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결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006

결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610

허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697

결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094

결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo

89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300

업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo

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근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1

90) 원 고 후 결20081224 2007 265

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504 사 통16 3 ( 46 )

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506 사 통16 3 ( 46 )

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(20007 20009)

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집2 (2001)」

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사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 22: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

474 사 통16 3 ( 46 )

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도 것 다68)

본3

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66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO

(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal

67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723

)

68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재

는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics

issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )

69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号

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71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院

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72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発

476 사 통16 3 ( 46 )

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76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21

77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3

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80) 상 게 119

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82) 특허청 원 심결1997630 94 967

478 사 통16 3 ( 46 )

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(2003) 93

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고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )

웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다

86) 특허청 심사 221

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480 사 통16 3 ( 46 )

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연 결 Bilski

506 사 통16 3 ( 46 )

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 23: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475

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결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank

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72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発

476 사 통16 3 ( 46 )

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75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149

76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21

77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3

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81) 공2002115(146) 210

82) 특허청 원 심결1997630 94 967

478 사 통16 3 ( 46 )

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108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)

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109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

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120) Id at 963

121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo

964 PLIPat 65(March 2009) 78

122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader

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131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ

133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ

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506 사 통16 3 ( 46 )

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 24: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

476 사 통16 3 ( 46 )

사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo

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75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149

76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯

동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21

77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3

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478 사 통16 3 ( 46 )

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108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)

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109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

것Patentsrdquo 947 PLIPat 343

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121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo

964 PLIPat 65(March 2009) 78

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연 결 Bilski

506 사 통16 3 ( 46 )

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집2 (2001)」

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 25: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477

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478 사 통16 3 ( 46 )

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어 워드 본워드에 워드 가 여 어

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109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

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964 PLIPat 65(March 2009) 78

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131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ

133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ

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506 사 통16 3 ( 46 )

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 26: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

478 사 통16 3 ( 46 )

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어 워드 본워드에 워드 가 여 어

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480 사 통16 3 ( 46 )

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 27: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479

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504 사 통16 3 ( 46 )

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 28: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

480 사 통16 3 ( 46 )

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102) 149 F3d at 1375-77

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504 사 통16 3 ( 46 )

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주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허

연 결 Bilski

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니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「

집2 (2001)」

재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

재 료 집 원도 100 (2003)」

상 컴퓨 특허 보 과 리 사 ldquo rdquo 5 (1996)

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사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)

재헌 특허에 미 과 럽 견 특허청 지재 보 ldquoBM rdquo

게시lthttpippckipogokr9010overseasintro_01kipogt

특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )

사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 29: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481

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482 사 통16 3 ( 46 )

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re Abele 684 F2d 902 (1982)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483

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판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank

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(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial

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에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or

상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo

97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)

98) 149 F3d at 1373

99) 149 F3d at 1374

484 사 통16 3 ( 46 )

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에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것

었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변

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연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허

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취 다 사건에 특허 들 동

상 거리 사들 통 통 는지에 등 과

도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange

거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT

특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo

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100) In re Alappat 33 F3d 1526

101) 실 시간에 변 에 는 진동

럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과

사 (wwwencybercom)

102) 149 F3d at 1375-77

103) 525 US 1093 (1999)

104) 172 F3d 1352

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485

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뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT

당 고리듬 는 것 지 도 여

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그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr

결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다

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특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에

도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사

에는 가 마 상에 고 (amazon)

는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo

사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업

특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당

업 신규 진보 는지 여 가 쟁

뿐 는 보 도 다106)

판결을 통한 종전 으 의Bilski

편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없

었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리

그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연

특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연

105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)

사건에 상 게 것 608

106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (

사) (2004) 351

107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483

미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ

어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연

486 사 통16 3 ( 46 )

원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)

견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo

가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo

다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여

어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)

편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)

여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤

도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여

상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다

강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008

사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다

다 여 재 고 가격에 계 에 공 는

경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에

공 거 상 험 에 것 었다 당

여 가격변동에 여 시 에

계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고

가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당

재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다

원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange

결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v

결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG

허 원 강 게 견 고 는 가리 다

108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)

견 다Breyer Stevens Souter

109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

것Patentsrdquo 947 PLIPat 343

110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005

에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)

111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski

에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In

Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy

것253 (April 2009)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487

런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심

심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복

사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2

보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030

어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank

결에 취 느 시 업ATampT

특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다

결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)

근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당

도 었는지 단 는 고 언 여

다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵

체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허

에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註

고 시 것 다114) 연 특허 원 같

계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo

는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계

112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2

심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference

그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)

취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어

든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI

만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는

거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )

113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank

다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (

그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank

연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어

특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976

역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski

원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader

견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )

114) 545 F3d at 954

115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ

488 사 통16 3 ( 46 )

등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)

같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다

는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo

다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격

게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo

결과lsquo (technological arts)117)에rsquo

업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는

견118) 에는 다

특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo

러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객

체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원

에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원

116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo

상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962

117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo

과 과 계가 그에게 특허 과 신 보

도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo

가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo

다(Id at 1009-1010 )

118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer

체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가

지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①

가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②

결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③

컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능

에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러

는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①

독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허

여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②

그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③

고 과 과 신 가 것 는 보 다

특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③

런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본

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는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ

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119) Id at 962-963

120) Id at 963

121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo

964 PLIPat 65(March 2009) 78

122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader

가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski

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특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)

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사 연 원 공간(2009 )

헌2

Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation

Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)

Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959

(summer 1986)

E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

Patentsrdquo 947 PLIPat 343

E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after

Bilskirdquo 964 PLIPat 65

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Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411

Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich

Telecomm amp Tech L Rev 487

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of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16

Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)

Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1

508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 30: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

482 사 통16 3 ( 46 )

게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐

러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업

에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다

편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당

것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(

립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (

특허 여 상 에 지만patentable subject matter )

미 여 계 각 업 도 특허 여

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립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele

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다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당

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94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A

지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo

미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)

95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In

re Abele 684 F2d 902 (1982)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483

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상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo

97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)

98) 149 F3d at 1373

99) 149 F3d at 1374

484 사 통16 3 ( 46 )

체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994

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100) In re Alappat 33 F3d 1526

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사 (wwwencybercom)

102) 149 F3d at 1375-77

103) 525 US 1093 (1999)

104) 172 F3d 1352

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485

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뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT

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105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)

사건에 상 게 것 608

106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (

사) (2004) 351

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어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연

486 사 통16 3 ( 46 )

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편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)

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여 가격변동에 여 시 에

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재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다

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결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG

허 원 강 게 견 고 는 가리 다

108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)

견 다Breyer Stevens Souter

109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

것Patentsrdquo 947 PLIPat 343

110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005

에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)

111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski

에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In

Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy

것253 (April 2009)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487

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특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다

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그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank

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역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski

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견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )

114) 545 F3d at 954

115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ

488 사 통16 3 ( 46 )

등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)

같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다

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에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원

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117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo

과 과 계가 그에게 특허 과 신 보

도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo

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다(Id at 1009-1010 )

118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer

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여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②

그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③

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특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③

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게 다는 여 원 복귀 것 지만 여

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원 사들 사는Rader State Street Bank

는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski

에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)

그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski

특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵

특허 여 상 다는 것 지만 특허

드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵

다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo

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119) Id at 962-963

120) Id at 963

121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo

964 PLIPat 65(March 2009) 78

122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader

가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski

는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo

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것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation

여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答

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490 사 통16 3 ( 46 )

다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단

뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그

게 는 것 사 과 여 실Rader

에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski

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건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski

연 원 결 특허 가 Benson (process patent)

특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다

것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)

뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님

는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski

다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson

결 다 견 그 견에 달리 지Diehr

는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski

다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo

다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들

시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo

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사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)

가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo

업 에 폭 특허 여 지지 는 립

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123) 409 US at 70-71

124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491

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지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는

에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연

상 어 체에 특허 여 지 도 연 원

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과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo

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사 재 다 과 달리 컴퓨 그

업 경우는 특허 폭 여가 진 다는

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125) 에 여 는 게 473~483

126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여

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고 므 는 들 에 특허 보 거 다

과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에

폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the

Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508

492 사 통16 3 ( 46 )

다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통

미 시 지 감 미 후 에 미

과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo

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그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO

당 업Board of Appeal) (technical character)

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다 만 동 사건 럽연 특허심 원

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127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史

euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )

128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)

129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo

거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo

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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493

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없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다

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에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo

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과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-

특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -

본 특허 개 연 사상lsquo

고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo

는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM

미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010

게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10

131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ

133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ

494 사 통16 3 ( 46 )

럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고

본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과

실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)

결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank

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원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001

거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判

는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재

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트 리 가 에 보

는 당 포 트에 가산 주는 식 포

트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo

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트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원

체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것

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재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo

다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업

원 경 지 격 가 보 그2000

후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)

134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号

135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )

136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(

는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15

원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지

는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者

다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495

에 업 특허 보3

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연 결 Bilski

506 사 통16 3 ( 46 )

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 31: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483

포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리

에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2

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그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원

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결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허

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특허 고 리 시 었다 는3

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어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)

것들 다 계 에 특허 여 상 는

것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)

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는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)

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에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or

상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo

97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)

98) 149 F3d at 1373

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484 사 통16 3 ( 46 )

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101) 실 시간에 변 에 는 진동

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사 (wwwencybercom)

102) 149 F3d at 1375-77

103) 525 US 1093 (1999)

104) 172 F3d 1352

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105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)

사건에 상 게 것 608

106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (

사) (2004) 351

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사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다

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주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허

연 결 Bilski

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니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「

집2 (2001)」

재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

재 료 집 원도 100 (2003)」

상 컴퓨 특허 보 과 리 사 ldquo rdquo 5 (1996)

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사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)

재헌 특허에 미 과 럽 견 특허청 지재 보 ldquoBM rdquo

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특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )

사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 32: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

484 사 통16 3 ( 46 )

체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994

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101) 실 시간에 변 에 는 진동

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사 (wwwencybercom)

102) 149 F3d at 1375-77

103) 525 US 1093 (1999)

104) 172 F3d 1352

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485

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사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업

특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당

업 신규 진보 는지 여 가 쟁

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었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리

그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연

특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연

105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)

사건에 상 게 것 608

106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (

사) (2004) 351

107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483

미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ

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486 사 통16 3 ( 46 )

원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)

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다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여

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편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)

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도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여

상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다

강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008

사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다

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경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에

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재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다

원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange

결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v

결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG

허 원 강 게 견 고 는 가리 다

108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)

견 다Breyer Stevens Souter

109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

것Patentsrdquo 947 PLIPat 343

110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005

에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)

111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski

에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In

Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy

것253 (April 2009)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487

런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심

심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복

사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2

보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030

어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank

결에 취 느 시 업ATampT

특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다

결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)

근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당

도 었는지 단 는 고 언 여

다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵

체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허

에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註

고 시 것 다114) 연 특허 원 같

계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo

는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계

112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2

심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference

그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)

취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어

든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI

만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는

거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )

113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank

다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (

그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank

연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어

특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976

역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski

원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader

견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )

114) 545 F3d at 954

115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ

488 사 통16 3 ( 46 )

등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)

같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다

는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo

다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격

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업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는

견118) 에는 다

특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo

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체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원

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116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo

상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962

117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo

과 과 계가 그에게 특허 과 신 보

도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo

가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo

다(Id at 1009-1010 )

118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer

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결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③

컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능

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가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo

다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만

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상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski

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그 내 타당 답변 지 들

에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski

원 사들 사는Rader State Street Bank

는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski

에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)

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119) Id at 962-963

120) Id at 963

121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo

964 PLIPat 65(March 2009) 78

122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader

가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski

는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo

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고 다고 다(Id at 1013 1015)

490 사 통16 3 ( 46 )

다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단

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123) 409 US at 70-71

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폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the

Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508

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그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO

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특허심 원 업 거 당

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127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史

euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )

128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)

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연 결 Bilski

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 33: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485

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사) (2004) 351

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502 사 통16 3 ( 46 )

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504 사 통16 3 ( 46 )

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고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25

주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허

연 결 Bilski

506 사 통16 3 ( 46 )

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보 사 (2006)Ⅰ」

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상거 특허 쟁사 에 연 상 지식재산 ldquoBM ( ) ( ) 21ㆍ ㆍ 「 」

(20007 20009)

니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「

집2 (2001)」

재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

재 료 집 원도 100 (2003)」

상 컴퓨 특허 보 과 리 사 ldquo rdquo 5 (1996)

업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo

사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)

재헌 특허에 미 과 럽 견 특허청 지재 보 ldquoBM rdquo

게시lthttpippckipogokr9010overseasintro_01kipogt

특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )

사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」

특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)

동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo

사 연 원 공간(2009 )

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 34: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

486 사 통16 3 ( 46 )

원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)

견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo

가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo

다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여

어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)

편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)

여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤

도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여

상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다

강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008

사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다

다 여 재 고 가격에 계 에 공 는

경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에

공 거 상 험 에 것 었다 당

여 가격변동에 여 시 에

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가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당

재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다

원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange

결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v

결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG

허 원 강 게 견 고 는 가리 다

108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)

견 다Breyer Stevens Souter

109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

것Patentsrdquo 947 PLIPat 343

110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005

에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)

111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski

에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In

Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy

것253 (April 2009)

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487

런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심

심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복

사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2

보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030

어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank

결에 취 느 시 업ATampT

특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다

결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)

근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당

도 었는지 단 는 고 언 여

다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵

체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허

에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註

고 시 것 다114) 연 특허 원 같

계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo

는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계

112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2

심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference

그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)

취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어

든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI

만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는

거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )

113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank

다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (

그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank

연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어

특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976

역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski

원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader

견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )

114) 545 F3d at 954

115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ

488 사 통16 3 ( 46 )

등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)

같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다

는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo

다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격

게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo

결과lsquo (technological arts)117)에rsquo

업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는

견118) 에는 다

특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo

러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객

체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원

에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원

116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo

상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962

117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo

과 과 계가 그에게 특허 과 신 보

도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo

가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo

다(Id at 1009-1010 )

118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer

체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가

지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①

가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②

결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③

컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능

에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러

는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①

독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허

여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②

그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③

고 과 과 신 가 것 는 보 다

특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③

런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본

고 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489

보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지

는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ

가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo

다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만

상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것

들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상

지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)

상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski

게 다는 여 원 복귀 것 지만 여

그 내 타당 답변 지 들

에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski

원 사들 사는Rader State Street Bank

는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski

에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)

그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski

특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵

특허 여 상 다는 것 지만 특허

드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵

다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo

다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo

119) Id at 962-963

120) Id at 963

121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo

964 PLIPat 65(March 2009) 78

122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader

가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski

는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo

허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo

것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation

여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答

고 다고 다(Id at 1013 1015)

490 사 통16 3 ( 46 )

다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단

뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그

게 는 것 사 과 여 실Rader

에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski

다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo

객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo

건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski

연 원 결 특허 가 Benson (process patent)

특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다

것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)

뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님

는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski

다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson

결 다 견 그 견에 달리 지Diehr

는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski

다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo

다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들

시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo

취 고 다

상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski

상고허가신청 들 업 특허 여 상200961

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사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)

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여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특

123) 409 US at 70-71

124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491

허 원 결들 보여 경 연 특허 원

지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는

에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연

상 어 체에 특허 여 지 도 연 원

게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo

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미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그

과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여

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주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (

주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )

사 재 다 과 달리 컴퓨 그

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재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보

심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo

집어 계에 가 특허 여 는

125) 에 여 는 게 473~483

126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여

후 개 가 특허에 는 상 타

고 므 는 들 에 특허 보 거 다

과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에

폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the

Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508

492 사 통16 3 ( 46 )

다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통

미 시 지 감 미 후 에 미

과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo

것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특

허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7

등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시

쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案

다127)

컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말

럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo

특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo

그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO

당 업Board of Appeal) (technical character)

가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허

여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연

특허심 원 업 거 당

에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시

다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo

원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)

가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo

다 만 동 사건 럽연 특허심 원

단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상

다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo

127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史

euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )

128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)

129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo

거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo

는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493

가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo

여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리

욱 근 게 것 망 다130)

일 의 경우⑶

본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000

특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル

에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니

그 체에 여는 특허 여 지 업

에는 등 는 듯 도 체 살

연 지 는 경우가 므 신 검

가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事

트웨어에 리 에 당 그것 드웨어

원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등

업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo

실 고 것 고 다rsquo 133)

없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다

는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo

보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8

130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo

에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo

지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo

과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-

특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -

본 특허 개 연 사상lsquo

고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo

는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM

미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010

게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10

131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ

133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ

494 사 통16 3 ( 46 )

럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고

본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과

실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)

결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank

리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)

원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001

거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判

는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재

결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (

트 리 가 에 보

는 당 포 트에 가산 주는 식 포

트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo

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컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo

트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원

체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 35: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487

런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심

심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복

사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2

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어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank

결에 취 느 시 업ATampT

특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다

결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)

근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당

도 었는지 단 는 고 언 여

다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵

체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허

에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註

고 시 것 다114) 연 특허 원 같

계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo

는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계

112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2

심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference

그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)

취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어

든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI

만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는

거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )

113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank

다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (

그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank

연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어

특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976

역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski

원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader

견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )

114) 545 F3d at 954

115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ

488 사 통16 3 ( 46 )

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같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다

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집 사) (2004)

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(20007 20009)

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집2 (2001)」

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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

재 료 집 원도 100 (2003)」

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사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)

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특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)

동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo

사 연 원 공간(2009 )

헌2

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 36: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

488 사 통16 3 ( 46 )

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964 PLIPat 65(March 2009) 78

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490 사 통16 3 ( 46 )

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492 사 통16 3 ( 46 )

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게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10

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494 사 통16 3 ( 46 )

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496 사 통16 3 ( 46 )

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사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6

런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特

집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山

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504 사 통16 3 ( 46 )

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집2 (2001)」

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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 37: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489

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120) Id at 963

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964 PLIPat 65(March 2009) 78

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490 사 통16 3 ( 46 )

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492 사 통16 3 ( 46 )

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131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ

133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ

494 사 통16 3 ( 46 )

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후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)

134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号

135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )

136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(

는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15

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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495

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139) 원 고 후 결20081224 2007 265

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504 사 통16 3 ( 46 )

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506 사 통16 3 ( 46 )

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집2 (2001)」

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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

재 료 집 원도 100 (2003)」

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사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)

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사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 38: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

490 사 통16 3 ( 46 )

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492 사 통16 3 ( 46 )

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131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実

132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ

133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ

494 사 통16 3 ( 46 )

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원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001

거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判

는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재

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트 리 가 에 보

는 당 포 트에 가산 주는 식 포

트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo

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체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것

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재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo

다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업

원 경 지 격 가 보 그2000

후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)

134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号

135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )

136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(

는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15

원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지

는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者

다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495

에 업 특허 보3

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고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149

원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo

여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고

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청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo

것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)

리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)

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니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo

허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo

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그러 에 러 원 업 에 당20081124

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137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438

138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314

청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo

니 고 단 고 다심사지( 9 )

139) 원 고 후 결20081224 2007 265

496 사 통16 3 ( 46 )

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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 39: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491

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492 사 통16 3 ( 46 )

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132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ

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원 경 지 격 가 보 그2000

후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)

134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号

135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )

136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(

는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15

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연 결 Bilski

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 40: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

492 사 통16 3 ( 46 )

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132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ

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506 사 통16 3 ( 46 )

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 41: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493

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494 사 통16 3 ( 46 )

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506 사 통16 3 ( 46 )

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 42: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

494 사 통16 3 ( 46 )

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496 사 통16 3 ( 46 )

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특허청의 실무⑵

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506 사 통16 3 ( 46 )

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

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the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 43: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

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504 사 통16 3 ( 46 )

미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank

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주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허

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506 사 통16 3 ( 46 )

고 헌【 】

내 헌1

경 편 사 지 재산 사 (2004)

식 지 재산 사 (2008)

과 지 재산 사 (2002)

Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006)

강동 니 특허 보 ldquo rdquo 4 1 (2000)「 」

업 청 미 럽 본 ldquo ( ) -Ⅰ

심 지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 「 」

식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo

보 겨울 13 4 (2006 )「 」

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결 에 가진 미에 고 울 ldquoQuanta v LG rdquo 「 」

울 연49 3 (2008)

특허 쟁 ldquoBM A Study on Disputes on and Problems of

지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (

집 사) (2004)

상거 특허 쟁사 에 연 상 지식재산 ldquoBM ( ) ( ) 21ㆍ ㆍ 「 」

(20007 20009)

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재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

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상 컴퓨 특허 보 과 리 사 ldquo rdquo 5 (1996)

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사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)

재헌 특허에 미 과 럽 견 특허청 지재 보 ldquoBM rdquo

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사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」

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동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo

사 연 원 공간(2009 )

헌2

Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation

Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)

Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959

(summer 1986)

E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

Patentsrdquo 947 PLIPat 343

E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after

Bilskirdquo 964 PLIPat 65

MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable

Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411

Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich

Telecomm amp Tech L Rev 487

Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law

of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16

Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)

Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1

508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 44: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

496 사 통16 3 ( 46 )

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498 사 통16 3 ( 46 )

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직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski

단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러

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보여 경 연 특허 원 지 특허 편

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고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25

주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허

연 결 Bilski

506 사 통16 3 ( 46 )

고 헌【 】

내 헌1

경 편 사 지 재산 사 (2004)

식 지 재산 사 (2008)

과 지 재산 사 (2002)

Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006)

강동 니 특허 보 ldquo rdquo 4 1 (2000)「 」

업 청 미 럽 본 ldquo ( ) -Ⅰ

심 지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 「 」

식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo

보 겨울 13 4 (2006 )「 」

특허 과 원 지 재산 커 니티 ldquoBM rdquo

게시(courtnet 2005 3 )

태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」

집 원도46 (2008)

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보 사 (2006)Ⅰ」

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집 집 34 (2002)」

결 에 가진 미에 고 울 ldquoQuanta v LG rdquo 「 」

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특허 쟁 ldquoBM A Study on Disputes on and Problems of

지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (

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상거 특허 쟁사 에 연 상 지식재산 ldquoBM ( ) ( ) 21ㆍ ㆍ 「 」

(20007 20009)

니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「

집2 (2001)」

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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

재 료 집 원도 100 (2003)」

상 컴퓨 특허 보 과 리 사 ldquo rdquo 5 (1996)

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사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)

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특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )

사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」

특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)

동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo

사 연 원 공간(2009 )

헌2

Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation

Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)

Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959

(summer 1986)

E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

Patentsrdquo 947 PLIPat 343

E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after

Bilskirdquo 964 PLIPat 65

MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable

Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411

Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich

Telecomm amp Tech L Rev 487

Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law

of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16

Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)

Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1

508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

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purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

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test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

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the software should transform a particular article into a different state or thing

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important factor not the sole factor in the determination

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506 사 통16 3 ( 46 )

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식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo

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특허 과 원 지 재산 커 니티 ldquoBM rdquo

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업 립 신규 과 진보 ldquo rdquo 「

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업 특허에 연 특허 립 에 여 사 ldquo BM rdquo- - 「

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(20007 20009)

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508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

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be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

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498 사 통16 3 ( 46 )

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집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山

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고 헌【 】

내 헌1

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Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006)

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헌2

Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation

Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)

Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959

(summer 1986)

E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

Patentsrdquo 947 PLIPat 343

E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after

Bilskirdquo 964 PLIPat 65

MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable

Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411

Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich

Telecomm amp Tech L Rev 487

Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law

of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16

Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)

Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1

508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 47: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

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주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허

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고 헌【 】

내 헌1

경 편 사 지 재산 사 (2004)

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Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006)

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특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)

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헌2

Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation

Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)

Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959

(summer 1986)

E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

Patentsrdquo 947 PLIPat 343

E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after

Bilskirdquo 964 PLIPat 65

MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable

Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411

Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich

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Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law

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Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)

Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1

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[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

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Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

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However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

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test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

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Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

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500 사 통16 3 ( 46 )

사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2

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마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산

149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo

사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6

런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特

집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501

식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ

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에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리

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보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독

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특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심

신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)

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502 사 통16 3 ( 46 )

사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상

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에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害

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504 사 통16 3 ( 46 )

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다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo

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주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허

연 결 Bilski

506 사 통16 3 ( 46 )

고 헌【 】

내 헌1

경 편 사 지 재산 사 (2004)

식 지 재산 사 (2008)

과 지 재산 사 (2002)

Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006)

강동 니 특허 보 ldquo rdquo 4 1 (2000)「 」

업 청 미 럽 본 ldquo ( ) -Ⅰ

심 지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 「 」

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보 겨울 13 4 (2006 )「 」

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지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (

집 사) (2004)

상거 특허 쟁사 에 연 상 지식재산 ldquoBM ( ) ( ) 21ㆍ ㆍ 「 」

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사 연 원 공간(2009 )

헌2

Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation

Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)

Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959

(summer 1986)

E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

Patentsrdquo 947 PLIPat 343

E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after

Bilskirdquo 964 PLIPat 65

MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable

Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411

Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich

Telecomm amp Tech L Rev 487

Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law

of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16

Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)

Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1

508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 49: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

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연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson

상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다

고 보 특허 상 니 고 다 그러 연

공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만

502 사 통16 3 ( 46 )

사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상

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미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr

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지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다

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동 규 가지고 에 연 그 체가

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삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다

고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25

주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허

연 결 Bilski

506 사 통16 3 ( 46 )

고 헌【 】

내 헌1

경 편 사 지 재산 사 (2004)

식 지 재산 사 (2008)

과 지 재산 사 (2002)

Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006)

강동 니 특허 보 ldquo rdquo 4 1 (2000)「 」

업 청 미 럽 본 ldquo ( ) -Ⅰ

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식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo

보 겨울 13 4 (2006 )「 」

특허 과 원 지 재산 커 니티 ldquoBM rdquo

게시(courtnet 2005 3 )

태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」

집 원도46 (2008)

업 립 신규 과 진보 ldquo rdquo 「

보 사 (2006)Ⅰ」

업 특허에 연 특허 립 에 여 사 ldquo BM rdquo- - 「

집 집 34 (2002)」

결 에 가진 미에 고 울 ldquoQuanta v LG rdquo 「 」

울 연49 3 (2008)

특허 쟁 ldquoBM A Study on Disputes on and Problems of

지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (

집 사) (2004)

상거 특허 쟁사 에 연 상 지식재산 ldquoBM ( ) ( ) 21ㆍ ㆍ 「 」

(20007 20009)

니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「

집2 (2001)」

재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

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업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo

사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)

재헌 특허에 미 과 럽 견 특허청 지재 보 ldquoBM rdquo

게시lthttpippckipogokr9010overseasintro_01kipogt

특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )

사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」

특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)

동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo

사 연 원 공간(2009 )

헌2

Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation

Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)

Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959

(summer 1986)

E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

Patentsrdquo 947 PLIPat 343

E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after

Bilskirdquo 964 PLIPat 65

MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable

Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411

Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich

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Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law

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Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)

Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1

508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

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test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

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transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 50: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

502 사 통16 3 ( 46 )

사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상

없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내

에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害

는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與

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담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것

거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에

특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson

결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr

에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상

니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo

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량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo

도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과

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것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook

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고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2

동 규 가지고 에 연 그 체가

니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그

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다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것

므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그

다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson

에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허

원 결과 같 느 도 없State Street Bank

는 동 에 결과 탕 결과

직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski

단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러

듯 포 계 각 실 에도 미 에

없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들

보여 경 연 특허 원 지 특허 편

에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼

사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski

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허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는

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그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특

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삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다

고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25

주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허

연 결 Bilski

506 사 통16 3 ( 46 )

고 헌【 】

내 헌1

경 편 사 지 재산 사 (2004)

식 지 재산 사 (2008)

과 지 재산 사 (2002)

Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006)

강동 니 특허 보 ldquo rdquo 4 1 (2000)「 」

업 청 미 럽 본 ldquo ( ) -Ⅰ

심 지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 「 」

식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo

보 겨울 13 4 (2006 )「 」

특허 과 원 지 재산 커 니티 ldquoBM rdquo

게시(courtnet 2005 3 )

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집 원도46 (2008)

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결 에 가진 미에 고 울 ldquoQuanta v LG rdquo 「 」

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특허 쟁 ldquoBM A Study on Disputes on and Problems of

지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (

집 사) (2004)

상거 특허 쟁사 에 연 상 지식재산 ldquoBM ( ) ( ) 21ㆍ ㆍ 「 」

(20007 20009)

니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「

집2 (2001)」

재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

재 료 집 원도 100 (2003)」

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재헌 특허에 미 과 럽 견 특허청 지재 보 ldquoBM rdquo

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특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )

사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」

특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)

동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo

사 연 원 공간(2009 )

헌2

Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation

Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)

Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959

(summer 1986)

E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

Patentsrdquo 947 PLIPat 343

E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after

Bilskirdquo 964 PLIPat 65

MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable

Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411

Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich

Telecomm amp Tech L Rev 487

Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law

of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16

Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)

Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1

508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

Page 51: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰

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고 헌【 】

내 헌1

경 편 사 지 재산 사 (2004)

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Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006)

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Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation

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Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959

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E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

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Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1

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[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

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the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

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504 사 통16 3 ( 46 )

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고 헌【 】

내 헌1

경 편 사 지 재산 사 (2004)

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강동 니 특허 보 ldquo rdquo 4 1 (2000)「 」

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재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507

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특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)

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헌2

Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation

Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)

Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959

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E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

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Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411

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Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law

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Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)

Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1

508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

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However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

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CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

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Business Method Patent Law of Nature

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고 헌【 】

내 헌1

경 편 사 지 재산 사 (2004)

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강동 니 특허 보 ldquo rdquo 4 1 (2000)「 」

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헌2

Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation

Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)

Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959

(summer 1986)

E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

Patentsrdquo 947 PLIPat 343

E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after

Bilskirdquo 964 PLIPat 65

MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable

Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411

Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich

Telecomm amp Tech L Rev 487

Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law

of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16

Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)

Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1

508 사 통16 3 ( 46 )

[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could

be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US

CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a

useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent

test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new

machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up

allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if

the software should transform a particular article into a different state or thing

seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic

signals As a result the most probable standard in determining whether a

software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the

test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software

transforms a particular article into a different state or thing will be just a most

important factor not the sole factor in the determination

EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a

업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509

higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result

test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of

the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos

interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US

Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to

be pertinent to the matter

Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

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고 헌【 】

내 헌1

경 편 사 지 재산 사 (2004)

식 지 재산 사 (2008)

과 지 재산 사 (2002)

Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006)

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헌2

Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation

Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)

Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959

(summer 1986)

E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method

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E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after

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MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable

Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411

Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich

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Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law

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Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1

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[Abstract]

A Comparative Study on Patent Protection for

Computer Software-related Inventions including

Business Method

Jun-Seok Park

The scope of patentable subject matter in computer software including business

method is limited by the consideration that the result will be harmful to the

purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature

mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme

Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

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be pertinent to the matter

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Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the

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be given only if there is substantial practical application of the software

However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the

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Business Method Patent Law of Nature

Machine-or-Transformation Test

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Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent

Business Method Patent Law of Nature

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