영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한...
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 453
업 등 컴퓨 그
특허 보 에 고 89)
朴 俊 錫90)
차lt gt
서설Ⅰ
컴퓨터프 램 의 호에Ⅱ
대한 외 사
미1
유럽2
일3
우리나라의 학설과 판 등Ⅲ
학설1
판2
특허청의 실무3
영업 의 (Business Method)Ⅳ
경우
영업 의 개념과 논의 경1
영업 의 특허 적 호에 한2
제외 의 입장
3 한 에서의영업 의특허 적 호
결어Ⅴ
Ⅰ
사실 컴퓨 그 에 여 우리 특허 에 는 직 내리고lsquo rsquo
지 별도 취 규 도 재 지 는다1) 득
같 지 재산 리 특 결과 얻ldquo
울 재단 연 연 도 연 지원 2009
울 과 원
1) 특허 컴퓨 그 에 규 특허 시 규 에 우리 특허lsquo rsquo 106 11
청 원 사 경우 도 심사 사 없는 컴퓨lsquo
그 에 여는 사보고 지 는다고 규 고 는 것뿐 다rsquo
454 사 통16 3 ( 46 )
여 컴퓨 등 보 리능 가진 내에 직 는 간 사
는 지시 rdquo( 2 16 )ㆍ 2) 고
겠다
그 는 어 에도 컴퓨 드웨어에 는lsquo (program)rsquo
객체 지 말 트웨어 는 도 주 사lsquo (software)rsquo
우리 에 도 가 트웨어산업 진 lsquo rsquo3) 등에 런 어
쓰고 다 후 엄 별 트웨어는 그
고 실 시 시 고 고 여 에는 그
에도 시 계도 도 매뉴얼 등 포 므 (flowchart) (manual)
트웨어가 그 보다는 미 어 고 다4) 그
러 특허 에 보 상 상 는 것 러 트
웨어 보다는 그 그 에 다 그 트웨어는 특허
보 상 어 거 보 상 도 특허 같
특허 에 탁 지 별도 가 가 것들 다
에 는 그 컴퓨 그 는 어 통lsquo rsquo lsquo rsquo
다5)
컴퓨 그 업계에 게 사 시 특허
과 어느 도에 여 보 는 것 타당 지 그 보
2) 에 폐지 컴퓨 그 보2009723 lsquo rsquo 2 1
도 거 동 다
3) 트웨어산업 진 트웨어 컴퓨 통신 동 등2 1 lsquo rsquo ㆍ ㆍ
그 주변 에 여 어 리 상 가능 도ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ
게 는 지시 상 보 등 포 다 집 과 여( )ㆍ
사 타 료 말 다
4) ( ) (2001) 106-107中山信弘 著 韓日知財權硏究會 譯 工業所有權法上 特許法 法文社
런 는 트웨어 리에 어 컴퓨 시 동에 어ldquo
그 과 는 규 들 고 고 는 컴퓨 산업계 실rdquo
상 가 httpwwwwordreferencecomdefinitionsoftware (200913 )
도 는 것 다
5) 다만 미 등에 는 컴퓨 그 특허 는 보다는 트웨어 특허 lsquo rsquo lsquo (software
는 사 다patent)rsquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 455
에 여 열 가 미 에 미 루어진 다 컴퓨
그 특허 보 지 니 보 지 그
에 그 보 건 보 간 보 에 가 게
다6) 특 컴퓨 그 시 체 어 에 과
여 보 간 게 여 다는
컴퓨 그 개 에게 실 없는 것 었 므 특허 상 진보
건 만 컴퓨 그 체 보 가 특허
보 는 것 리 다고 다 그러 컴퓨 그
보 가 다루었 미 에 는 컴퓨 그
고리듬 체에 과 다고 보 특허 여 상 없다는
동 주 루었다 그에 여 역에 는 다 간
거쳐 시 미 개 에 컴퓨1976
그 여 상 취지상 고7) 후 1978 lsquo
신 에 가 원 (The National Commission on
고New Technological Uses of Copyrighted Works CONTU)rsquo
미 개 에 시 컴퓨1980 101
그 보 상 열거 에 다 에 컴퓨 그
보 는 미 에 단 리에 지 게 었다 그런 시 지
에 컴퓨 그 보 에
각 8) 근에는 다시 컴퓨 그 특허 보 가 주
6) 보 건에 는 진보 등 심사 단 는 특허 엄격 고 보 간 경우 ㆍ
특허 등 없는 특허 보 간 단 간 보20
에 는 니 그 근간 어 체 내 보 는 특허 강
다
7) 미 체에 시 것 니었지만 개 검 보고 (HR Rep No
에 어 개 에 컴퓨 그 포94-1476) 54 101
다는 시 다
8) 컴퓨 그 보 심 그 내 어 는 보 에
그 므 가 만 여도 보 단언 가 곤 특허
달리 내 원 등 통 여 공개 지 니 므 후 달
가능 는 등 다 런 지 상 컴퓨 그 보 재검 ldquo rdquo
456 사 통16 3 ( 46 )
고 다 다만 컴퓨 그 특허 보 고 미 통
여 어 보 복 어 지 게 과도 보 가
다는 우 가 다9)
어 든 특허 에 여 컴퓨 그 보 고
는 는 에 고 직 매듭 지어지지 다 특
많 경우 컴퓨 그 그 내 심 어 사실상 컴퓨
그 에 과 다고도 볼 는 업 에lsquo rsquo
특허 여 가능 는 미 연 특허 원(Court of Appeals for the
결에 업Federal Circuit CAFC) 1998 State Street Bank
에 여 보다 훨 폭 게 특허 여 는 새 게 립
다 각 에 도 동 계 연
다10) 그러 것 결 새 운 에State Street Bank
가 매듭지어진 후 업 는 에
도 특허 상 다 쟁 들에 여 상 심 역에 어 가고
는 상 었다 그런 근 미 연 특허 원 20081030
사건에 원 체 결Bilski (en banc) 11) 통 여
울 울러 여 는 48 1 (2007) 109-110 法學 丁相朝
등 것 (2004) 79 知的財産權法 弘文社
9) 런 복보 시 에는 우리가 미 과 달
리 과는 독립 컴퓨 그 보 립 고 었 므 후lsquo rsquo
독 보 담 승 시 가 다는 취지 주 도3
었다 는 상 게 그러 게도 컴퓨 그 보 119-126 lsquo rsquo
에 폐지 어 다2009723
10) 가 그 에 는 강동 니 특허 보 ldquo rdquo 「
상거 특허 쟁사 에 연 상 4 1 (2000) ldquoBM ( )ㆍ ㆍ」
지식재산 재 거 지 재산 업 특허( ) 21 (20007 20009) ldquo -「 」
심 재 료 집 원도-rdquo CYBER LAW 100 (2003)「 」
업 특허에 연 특허 립 에 여 사 집 ldquo BM rdquo - - 「 」
집 니 립 특허34 (2002) ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「
연 집 등과 특허에 여 보 심포2 (2001) ldquoBM rdquo 4」
지엄 등 것(2000)
11) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 457
결에 과 달리 업 특허 여 가능State Street Bank
에 어 훨 엄격 다시 미 시 12)
업 특허 여 에 가 다시 고 다 특
에 매듭도 체 결 우State Street Bank
리 특허 상 건 연 는 삭 는 주lsquo rsquo
주 루었었는 는 새 운 시각 가 다고
다
다 편 는 업 포 여 리 컴퓨 그
특허 여 가능 에 여 럽연 특허청(European Patent Office
그 산 특허심 원 에 는 미EPO) (EPO Board of Appeal)
과는 다 상 게 컴퓨 그 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
특허 여에 결 삼 다 그런 여 lsquo rsquo
과연 체 어 내 지에 여 지 어 역시
근 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President)
에 거 여 럽연 특허심 원112 (EPO Enlarged⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Board of Appeal)
(referal)13) 보내 에 다 런 동 역시 에 다시 컴퓨
그 특허 여가능 에 심 러 에 그 결과
에 실 에 도 검 볼 만 다
상과 같 근 동 에 여 본 에 는 업 포
여 리 컴퓨 그 특허 여 가능 에 미 럽연
12) 에 지 지 는 E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of
Software Patents after Bilskirdquo 964 PLIPat 65 MJ Edwards amp Donald Steinberg
ldquoThe Implications of Bilski Patentable Subject Matter in The United Statesrdquo 49
IDEA 411 Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev
등 것1
13) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
458 사 통16 3 ( 46 )
본 등 과 등 고 울러 에
그것들 지 고 컴퓨 그 에 어 직 특허
여 탐색 고 다 편 여 리 컴퓨 그
에 특허 여 가능 우 검 다 그 다 업
에 특 진 다
컴퓨 그 보 에 사Ⅱ
미1
사건Gottschalk v Benson⑴ 14)
컴퓨 그 특허 여 상 취lsquo (patentable subject matter)rsquo
미 연 원에 단 1971 Gottschalk v Benson
결 다 는 연 여 지 가운 지 원 3 6
견 에 것 었다
사건에 특허 원 상 진 진2 10 (BCD binary-coded
decimal15) 컴퓨 그 사 여 진 변) 2 는 었
다 그런 특허 여 에 어 가 사건 특허 원 특
특 계에 거 특 체 도에 ㆍ
것 니 지 컴퓨 상에 는 체 경우
상 다는 었다16) 연 원 연 상(phenomena
신 과 상 지 개of nature) (mental process) (abstract
14) 409 US 63 (1972)
15) 진 각 리 각각 트 리 진 쪼개어 타낸 것 가 십진10 4 ( ) 2
진 진 십 리 리 각각lsquo32rsquo 2 10 3 0011 2 0010
꾸게 어 결 게 다lsquo0011 0010rsquo
16) 409 US at 63
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 459
과 업 본도 들 므 특허intellectual concepts)
상 없다는 원 다17) 연 원 특 계에
지 특허 가 특허 상 는지 단lsquo (process patent)rsquo
에 어 는 연 원 1870 Cochrane v Deener
결18) 지지 특 객체 다 상태 다 것 거ldquo
변 시 는 것 특 계 포 지 특허 특허 여 상
징 다 는 고 시 다lsquo ( clue)rsquo ( )rdquo 徵表 筆者註 19) 그러
연 원 결 특 객Cochrane v Deener
체 다 상태 다 것 거 변 시 만 특허가
여 는 것 님 다20)
연 원 같 특허 원 지 컴퓨 에 연결 었다는 사실
고는 상당 체lsquo (substantial practical application)rsquo
고 볼 없 런 특허 원에 등 허 경우 그 실
과는 진 진 진 꾸는 공식 특 에게2 10 2
독 게 는 것 고리듬 체에 특허 여 는 것 고 보
다21) 런 시각에 연 원 사건 특허 원 특허 여 상
니 고 단 다 연 원 그러 도 런 단 컴퓨 lsquo
그 상 특허 상 니다 는 는 것 님rsquo
17) 409 US at 67
18) 결 주어진 결과 얻 여 특 체Cochrane v Deener ldquo (process)
리 는 식 다 그것 특 상 다 상태 다 것 거 변 시
다 만 새 고 다 그런 도 계
마 가지 특허 다 고 시 다(machinery) rdquo(94 U S 780 788)
19) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thing is the clue
to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo(409
런 결 시는 후 듯 결에 도 다시 게US at 70) Benson Diehr
원 다
20) 결 에 는 1876 Cochrane v Deener (94 US 780 24 LEd 139)
당 특허 원 특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것
고 여 특허 여 는 사건에 연 원 결 그런 특 Benson
징 특허에 드시 는 것 님 고 다(409 US at 71)
21) 409 US at 71-72
460 사 통16 3 ( 46 )
다22)
사건Parker v Flook⑵ 23)
연 원 결에 시 상당 체Benson lsquo
는 엇 지 다 어진 사(substantial practical application)rsquo
건 사건 었다 여 는 결과1978 Parker v Flook Benson
달리 연 들 사 에 다 견과 견 립 었다 울러
당 사건 심 연 특허 원(Court of Customs and Patent
Appeals CCPA)24) 결 당 원에 특허 여 는 취지
다 가지 결과 마 가지 다 Diehr
사건에 특허 원 과 에 매 변 (catalytic
converter)가 상 동 게 주는 계 (Alarm
시 업 트 는 에 것 었다 통상 과 에Limits)
는 도 량 등 지 여 런 ( )流量
변 들 사 에 진 계 과 경우 거 심지어lsquo rsquo
험 등 경고 가 다 계 는 고 lsquo rsquo
것 니 과 동 시 변 는 변 들에 맞 어 주
업 트 어 다 게 다 변 들에 계산 여 계 업
트시 는 과 에 고리듬 주어진 결 는 과( )
탑재 컴퓨 그 동원 다는 당 업계에 미
과 특허 원 사 었다
사건 특허 원 고리듬 체에 여 특허 여 는 것
니 과 에만 여 고리듬 사후lsquo (post-solution)rsquo
에 특허 여 연 원 결 Benson
22) 409 US at 71
23) 437 US 584 (1978)
24) 는 연 특허 원 는 원 지 다(CAFC) 1982 前身
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 461
시 상당 체lsquo (substantial practical
는 고 다 그러 연 원 원application)rsquo
공식 고리듬 특 에 사후 는 것 통상( )
누 가능 것 므 그 신규 진보 지 여 지 고 ㆍ
상 사후 다는 사실만 원 특허 없는 고리듬 특허가
능 시킬 는 없다고 시 다25)
연 원 여 연 고리듬 공식 마 특허 상
공지 과 같 취 가 다는( ) 19 OrsquoReilly公知
결v Morse 26) 에 각 다 런 것 체는 특허 여 상
없 다만 원 런 연 고리듬 공식
그런 는 특허 여 상 다고 보 다27)
런 에 경우 특허 사건 원 상 미 업계에
과 간 에 과 다고 보여 같
재 지 므 특허 여 만 니 고 보 다28)
연 원 고리듬 컴퓨 그 특허 여 상 없
다는 결 지 도 사건 특허 원 특허 여Benson
거 는 극 근거는 신규 진보 에 특허 건 미 특허(
결여 고 다102 103 )
상과 같 연 다 견과 달리 견 사6 3
건 원 원 특허 여 상 지 니 고리듬 그
포 고 뿐 그 고리듬 독 는 것 니므
결 체 보 는 특허 여가 가능 다는 심 승 고
다29)
25) 437 US at 589-90
26) 56 US (15 How) 62 (1853)
27) 437 US at 592
28) 437 US at 594
29) 437 US at 599-600
462 사 통16 3 ( 46 )
사건Diamond v Diehr⑶ 30)
에 러 미 연 원 과 달리 특허 여 상1980
는 태도 변 게 는 그 시 컴퓨 그
에 것 니 폐 는 리 에 여 특허
여 결Diamond v Chakrabarty 31) 었다 런 태도 변 는 컴
퓨 그 에도 어 연 원 결 통 여 1981 Diehr
마 내 컴퓨 그 과 특허 에 다 다만 결
에 연 들 사 에 는 근 특허 여가54
루어 다는 사실 울러 사건 심 연 특허 원에 특허 2
여 것 연 원 다 견 승 것 는 사실
간과 지만 시사 는 가 다32)
결에 가 원 직 지 고 경Diehr
시 는 여 특 고 만드는 에 특허( )硬化
원 었다 상 께 도 에
상 는 시간 등 가지 가 런 경 에
우 는 에 도 업계는 미 진 시
간 도 가공 사 계 는 경우 니우 식 33)
여 에 상 언 꺼낼 지 계산 었다
그런 리지 과 는 실 과 에 는 도가
것 니 걷 없 도 변 는 시시각각
여 각 시간에 가 곤 다는 었
다34) 니우 식에 거 여 시간 도 연
30) 450 US 175 (1981)
31) 447 US 303 (1980)
32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ
33) 도 도 계에 보편 웨 니우1889
가 규 다 는 리태니커 과사 lthttppreviewbritannicacokrboltopi
casparticle_id=b14a0887agt(200917 )
34) 450 U S at 178
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463
산 질 다 시간 계산에 어 움 없지만
달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공
후 어내는 짧 간에 변 도 런 복
연산 여 므 체 업 감 에 지 루질( )感
에 없었고 그 결과 과도 거 과 경 가 생 다
그런 원 컴퓨 그 여 런 업계 과 결
것 었다 시 변 는 실 도 가 시시각각
동 컴퓨 에 보내지 미 니우 식 담고 는 컴퓨
그 시간 시 재계산 고 게 계산 결과
시간량 미 실 경과 시간과 경우 컴퓨 는 에 신
보내어 열도 다35) 원 런 과
원 다
연 원 다 견 결 시 듯( ) Benson多數意見
공식 연 과 마 가지 특허 상(law of nature)
없다고 보 다36)
런 공식 도 특허 여지가 는 여(process)
미 특허 100 37) 101 38)에 엇lsquo (process)rsquo
지에 여 연 원 결1870 Cochrane v Deener 39)
35) 450 U S at 178-79
36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)
등 가지 특허 여가 곤 상 고 시 다 는(abstract ideas) 3 450 US
at 185
37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義
는 견 말 다(a) ldquo (invention)rdquo
(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition
는 질 새 운 포 는 는 식of matter) (process) (art)
말 다(method)
38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)
는 새 고 것들 개량 거 견 는 누
건과 건에 특허 다
39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)
원 는 특 는 다 만 신규 고 다 는hellip
464 사 통16 3 ( 46 )
내 결과 마 가지 다시 원 고 다( ) Benson 定義
에 공식 담고 거 그 공식 가 (application)
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 같
체 볼 특허 보 상 능 는
에 미 특허 에100 101 lsquo
에 당 므 특허 여 상 다고 단 다(process)rsquo
특 여 사건 연 원 특 객체 다 상태Diehr ldquo
다 것 거 변 시 는 것 특 계 포 지
특허 특허 여 상 징 다 고( clue) rdquo徵表
결 미 보 결 시Cochrane v Deener Benson 40)
그 들 고 다41) 그 지만 결 특허가Benson lsquo
여 드시 결 특 객Cochrane v Deener
체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는가 는rsquo
에 여 니 고 답 에 여 결 다lsquo rsquo Diehr
견 에 여는 지 다
시 결 견4 Diehr ( ) 少數意見
결 지지 여 특허가Cochrane v Deener
언 리 변 가 어 다는 취지(physical transformation)
42) 런 건 는 그 지 니 경우 특
컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo
루어진 것 지 단 가 곤 다는 실 시 고 다
편 연 원 다 견 특허 여 상 단 는 101
마 가지 특허 다 당 는 다고(machinery) hellip
는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)
40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue
to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo
Benson 409 U S 70 63
41) 450 U S at 184
42) 450 U S at 197
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465
어 당 체 가 신규 것 지는 런
없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규
미 는 것 니고 그런 특허 신규 는 가 뿐 고102
시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook
미 특허 에 특허 여 상 는 에 당 는지101
에 어 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
결 시 태도 우 다44)
소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷
정리의 필요성
에 계 다루어질 내 에 고 업 포
컴퓨 그 특허 여 가능 는 주 여 상에
살펴본 건 미 연 원 결 취 는 것3
가 다 는 심지어 에 도 그 결 지 니
계는 고 실 에 도 미 가 취 에 우리 그것 직
거 본 통 여 강 게 다
여 에 건 결에 리 단 보고 다3
판결 판결 리고 판결의 개요 등Benson Flook Diehr
결과 결 그리고 결 미 에 컴퓨 그Benson Flook Diehr
특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3
43) 각주 연 특허 내101
44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re
결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)
니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101
는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook
에 운운 것 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy
는 다
466 사 통16 3 ( 46 )
그 특허 원에 어 그 원내 에 상당lsquo
체 결여 어 어 사실상 컴퓨 그 담고 는 공rsquo
식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101
에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson
결 었다 다시 컴퓨 그 고리듬과 어 가능 체 사
가 니 특 사후 특허청lsquo (post-solution)rsquo
도 그런 본질 지 뿐 러 상 에 그 는 경우 그
것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo
니 는 것 결 었다 런 결 결Flook Flook
과 달리 결에 는 당 원 상에 특허가Diehr
여 다고 보고 다 럼 결 결 결 Benson Flook Diehr
컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상 니 다만
상당 체 는 경우에 여 특허 여 는
는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는
특허 여 상 니 다만 게 경우에 여 특허
여 다고 리 과연 체 엇 말 는 lsquo (application)rsquo
지에 여 다 여지가 여 재 다고 다 그
어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr
게 견 엇갈린 것에 짐 듯 게 시
는 질 것 니다
편 상 들과는 다 에 여 컴퓨 그
체 특허 는 에 미 연 원 컴퓨 그 고
리듬 체에 여 특허 는 태도는 지극 특허 (anti-patent)
사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는
지만 상당 45)도 연 다
45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo
47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467
판결에 대한 비판 등Diehr
어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr
특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지
다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr
근거 갖 재 고 여 다
사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook
본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는
견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직
결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook
에 특허 보 고 미 연 원
변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr
원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는
에 도 듯 특허 보 에 원 는
는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(
원 사 격 지닌 연 특허 원)
경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특
허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)
다 견에 다 당 사 결 Flook
사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에
것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook
사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr
지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101
도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ
것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)
46) 450 U S 215
47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo
울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」
48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines
Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press
468 사 통16 3 ( 46 )
판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見
어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr
에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2
상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr
어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개
결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr
내에 가 지 다고 보 다
결에 연 원 취 결 Diehr Flook
에는 여 지 는 49) 가
결과 여 는 당 사 특허 느냐 여Benson
결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson
고 다51) 는 사건에 연Bilski
원 결도 심 시에 어 런 어 지 것
강 게 시사 다
다만 결 결 리 는 것 니Diehr Benson 100
가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo
그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook
가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허
가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101
심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청
사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook
지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr
에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook
변 가 었다고 짐 다
49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102
시 결 태도에 다Flook
50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr
체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경
우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가
우 가 었다
51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener
본 리 계 고 는 것 는 사실 컴퓨 그 과는 계없는 사
다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469
특허가 여 드시 결Cochrane v Deener
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는
가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson
결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v
결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener
거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보
다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr
결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr
결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101
에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr
마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo
리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo
것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson
는 는 취 고 는 다
어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원
는 에 가 취 는 결 같Diehr
에 답 게 리 에 결 Bilski
에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski
연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank
여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)
만 특허 여 다는 취 다가 강 에
결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원
그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게
결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr
재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과
어 다
52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220
53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
470 사 통16 3 ( 46 )
럽2
경 식⑴
립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)
원각 보 특허 도 병 럽 연 체
특허 원 심사 고 다 런 여 신
럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo
가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )
럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )
런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특
허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)
심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )
는 없다
⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장
럽연 특허 에 신 규52 2
게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo
그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo
언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3
상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)
컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것
니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52
54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )
55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo
56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2
단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(
는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471
퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo
지도 여 상 다
럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom
건에 심결57)에 당 과 여 체
룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo
체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom
에 원 지 태 미지 게 거
드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사
원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고
다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52
여 지 는 지 링에 니 체
에 것 는 시 다 원 상 사고과
에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는
에 것 고 런 그 사진 링 과 별
여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원
지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허
보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3
지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가
경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo
다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System
57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope
것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )
58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention
on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당
특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)
도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical
는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
지만 원 원 결 어 포맷 사 여 트
웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
고 는 없다고 시 다
다만 원 결 상고 에 단 게 가지
누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2
드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3
원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에
에 는 동 내 복 상 다 생
여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ
것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ
웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
83)과 는 가지 건 갖 것 것 니
드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo
다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
업 경우 (Business Method)Ⅳ
업 개 과 그 경1
업 업 BM(Business Method) (Business Model)
니 고도 리 직 우리 도 어
통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo
고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
고 게 업 에 당(business method) rdquo
건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo
보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
다93) 그러 업 에 각 에 주 는 실 컴
퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
에 고 다 그럴 경우 는 실질 컴퓨 그
특허 보 에 연 에 다
통 상 업 동 특 경 후 여 격1990
능가 는 막 보 게 lsquo
업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
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상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
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루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
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컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
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량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
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지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
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었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
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그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
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특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
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다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
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보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
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다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
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보 겨울 13 4 (2006 )「 」
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지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (
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집2 (2001)」
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507
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508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 2: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/2.jpg)
454 사 통16 3 ( 46 )
여 컴퓨 등 보 리능 가진 내에 직 는 간 사
는 지시 rdquo( 2 16 )ㆍ 2) 고
겠다
그 는 어 에도 컴퓨 드웨어에 는lsquo (program)rsquo
객체 지 말 트웨어 는 도 주 사lsquo (software)rsquo
우리 에 도 가 트웨어산업 진 lsquo rsquo3) 등에 런 어
쓰고 다 후 엄 별 트웨어는 그
고 실 시 시 고 고 여 에는 그
에도 시 계도 도 매뉴얼 등 포 므 (flowchart) (manual)
트웨어가 그 보다는 미 어 고 다4) 그
러 특허 에 보 상 상 는 것 러 트
웨어 보다는 그 그 에 다 그 트웨어는 특허
보 상 어 거 보 상 도 특허 같
특허 에 탁 지 별도 가 가 것들 다
에 는 그 컴퓨 그 는 어 통lsquo rsquo lsquo rsquo
다5)
컴퓨 그 업계에 게 사 시 특허
과 어느 도에 여 보 는 것 타당 지 그 보
2) 에 폐지 컴퓨 그 보2009723 lsquo rsquo 2 1
도 거 동 다
3) 트웨어산업 진 트웨어 컴퓨 통신 동 등2 1 lsquo rsquo ㆍ ㆍ
그 주변 에 여 어 리 상 가능 도ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ
게 는 지시 상 보 등 포 다 집 과 여( )ㆍ
사 타 료 말 다
4) ( ) (2001) 106-107中山信弘 著 韓日知財權硏究會 譯 工業所有權法上 特許法 法文社
런 는 트웨어 리에 어 컴퓨 시 동에 어ldquo
그 과 는 규 들 고 고 는 컴퓨 산업계 실rdquo
상 가 httpwwwwordreferencecomdefinitionsoftware (200913 )
도 는 것 다
5) 다만 미 등에 는 컴퓨 그 특허 는 보다는 트웨어 특허 lsquo rsquo lsquo (software
는 사 다patent)rsquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 455
에 여 열 가 미 에 미 루어진 다 컴퓨
그 특허 보 지 니 보 지 그
에 그 보 건 보 간 보 에 가 게
다6) 특 컴퓨 그 시 체 어 에 과
여 보 간 게 여 다는
컴퓨 그 개 에게 실 없는 것 었 므 특허 상 진보
건 만 컴퓨 그 체 보 가 특허
보 는 것 리 다고 다 그러 컴퓨 그
보 가 다루었 미 에 는 컴퓨 그
고리듬 체에 과 다고 보 특허 여 상 없다는
동 주 루었다 그에 여 역에 는 다 간
거쳐 시 미 개 에 컴퓨1976
그 여 상 취지상 고7) 후 1978 lsquo
신 에 가 원 (The National Commission on
고New Technological Uses of Copyrighted Works CONTU)rsquo
미 개 에 시 컴퓨1980 101
그 보 상 열거 에 다 에 컴퓨 그
보 는 미 에 단 리에 지 게 었다 그런 시 지
에 컴퓨 그 보 에
각 8) 근에는 다시 컴퓨 그 특허 보 가 주
6) 보 건에 는 진보 등 심사 단 는 특허 엄격 고 보 간 경우 ㆍ
특허 등 없는 특허 보 간 단 간 보20
에 는 니 그 근간 어 체 내 보 는 특허 강
다
7) 미 체에 시 것 니었지만 개 검 보고 (HR Rep No
에 어 개 에 컴퓨 그 포94-1476) 54 101
다는 시 다
8) 컴퓨 그 보 심 그 내 어 는 보 에
그 므 가 만 여도 보 단언 가 곤 특허
달리 내 원 등 통 여 공개 지 니 므 후 달
가능 는 등 다 런 지 상 컴퓨 그 보 재검 ldquo rdquo
456 사 통16 3 ( 46 )
고 다 다만 컴퓨 그 특허 보 고 미 통
여 어 보 복 어 지 게 과도 보 가
다는 우 가 다9)
어 든 특허 에 여 컴퓨 그 보 고
는 는 에 고 직 매듭 지어지지 다 특
많 경우 컴퓨 그 그 내 심 어 사실상 컴퓨
그 에 과 다고도 볼 는 업 에lsquo rsquo
특허 여 가능 는 미 연 특허 원(Court of Appeals for the
결에 업Federal Circuit CAFC) 1998 State Street Bank
에 여 보다 훨 폭 게 특허 여 는 새 게 립
다 각 에 도 동 계 연
다10) 그러 것 결 새 운 에State Street Bank
가 매듭지어진 후 업 는 에
도 특허 상 다 쟁 들에 여 상 심 역에 어 가고
는 상 었다 그런 근 미 연 특허 원 20081030
사건에 원 체 결Bilski (en banc) 11) 통 여
울 울러 여 는 48 1 (2007) 109-110 法學 丁相朝
등 것 (2004) 79 知的財産權法 弘文社
9) 런 복보 시 에는 우리가 미 과 달
리 과는 독립 컴퓨 그 보 립 고 었 므 후lsquo rsquo
독 보 담 승 시 가 다는 취지 주 도3
었다 는 상 게 그러 게도 컴퓨 그 보 119-126 lsquo rsquo
에 폐지 어 다2009723
10) 가 그 에 는 강동 니 특허 보 ldquo rdquo 「
상거 특허 쟁사 에 연 상 4 1 (2000) ldquoBM ( )ㆍ ㆍ」
지식재산 재 거 지 재산 업 특허( ) 21 (20007 20009) ldquo -「 」
심 재 료 집 원도-rdquo CYBER LAW 100 (2003)「 」
업 특허에 연 특허 립 에 여 사 집 ldquo BM rdquo - - 「 」
집 니 립 특허34 (2002) ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「
연 집 등과 특허에 여 보 심포2 (2001) ldquoBM rdquo 4」
지엄 등 것(2000)
11) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 457
결에 과 달리 업 특허 여 가능State Street Bank
에 어 훨 엄격 다시 미 시 12)
업 특허 여 에 가 다시 고 다 특
에 매듭도 체 결 우State Street Bank
리 특허 상 건 연 는 삭 는 주lsquo rsquo
주 루었었는 는 새 운 시각 가 다고
다
다 편 는 업 포 여 리 컴퓨 그
특허 여 가능 에 여 럽연 특허청(European Patent Office
그 산 특허심 원 에 는 미EPO) (EPO Board of Appeal)
과는 다 상 게 컴퓨 그 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
특허 여에 결 삼 다 그런 여 lsquo rsquo
과연 체 어 내 지에 여 지 어 역시
근 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President)
에 거 여 럽연 특허심 원112 (EPO Enlarged⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Board of Appeal)
(referal)13) 보내 에 다 런 동 역시 에 다시 컴퓨
그 특허 여가능 에 심 러 에 그 결과
에 실 에 도 검 볼 만 다
상과 같 근 동 에 여 본 에 는 업 포
여 리 컴퓨 그 특허 여 가능 에 미 럽연
12) 에 지 지 는 E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of
Software Patents after Bilskirdquo 964 PLIPat 65 MJ Edwards amp Donald Steinberg
ldquoThe Implications of Bilski Patentable Subject Matter in The United Statesrdquo 49
IDEA 411 Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev
등 것1
13) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
458 사 통16 3 ( 46 )
본 등 과 등 고 울러 에
그것들 지 고 컴퓨 그 에 어 직 특허
여 탐색 고 다 편 여 리 컴퓨 그
에 특허 여 가능 우 검 다 그 다 업
에 특 진 다
컴퓨 그 보 에 사Ⅱ
미1
사건Gottschalk v Benson⑴ 14)
컴퓨 그 특허 여 상 취lsquo (patentable subject matter)rsquo
미 연 원에 단 1971 Gottschalk v Benson
결 다 는 연 여 지 가운 지 원 3 6
견 에 것 었다
사건에 특허 원 상 진 진2 10 (BCD binary-coded
decimal15) 컴퓨 그 사 여 진 변) 2 는 었
다 그런 특허 여 에 어 가 사건 특허 원 특
특 계에 거 특 체 도에 ㆍ
것 니 지 컴퓨 상에 는 체 경우
상 다는 었다16) 연 원 연 상(phenomena
신 과 상 지 개of nature) (mental process) (abstract
14) 409 US 63 (1972)
15) 진 각 리 각각 트 리 진 쪼개어 타낸 것 가 십진10 4 ( ) 2
진 진 십 리 리 각각lsquo32rsquo 2 10 3 0011 2 0010
꾸게 어 결 게 다lsquo0011 0010rsquo
16) 409 US at 63
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 459
과 업 본도 들 므 특허intellectual concepts)
상 없다는 원 다17) 연 원 특 계에
지 특허 가 특허 상 는지 단lsquo (process patent)rsquo
에 어 는 연 원 1870 Cochrane v Deener
결18) 지지 특 객체 다 상태 다 것 거ldquo
변 시 는 것 특 계 포 지 특허 특허 여 상
징 다 는 고 시 다lsquo ( clue)rsquo ( )rdquo 徵表 筆者註 19) 그러
연 원 결 특 객Cochrane v Deener
체 다 상태 다 것 거 변 시 만 특허가
여 는 것 님 다20)
연 원 같 특허 원 지 컴퓨 에 연결 었다는 사실
고는 상당 체lsquo (substantial practical application)rsquo
고 볼 없 런 특허 원에 등 허 경우 그 실
과는 진 진 진 꾸는 공식 특 에게2 10 2
독 게 는 것 고리듬 체에 특허 여 는 것 고 보
다21) 런 시각에 연 원 사건 특허 원 특허 여 상
니 고 단 다 연 원 그러 도 런 단 컴퓨 lsquo
그 상 특허 상 니다 는 는 것 님rsquo
17) 409 US at 67
18) 결 주어진 결과 얻 여 특 체Cochrane v Deener ldquo (process)
리 는 식 다 그것 특 상 다 상태 다 것 거 변 시
다 만 새 고 다 그런 도 계
마 가지 특허 다 고 시 다(machinery) rdquo(94 U S 780 788)
19) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thing is the clue
to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo(409
런 결 시는 후 듯 결에 도 다시 게US at 70) Benson Diehr
원 다
20) 결 에 는 1876 Cochrane v Deener (94 US 780 24 LEd 139)
당 특허 원 특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것
고 여 특허 여 는 사건에 연 원 결 그런 특 Benson
징 특허에 드시 는 것 님 고 다(409 US at 71)
21) 409 US at 71-72
460 사 통16 3 ( 46 )
다22)
사건Parker v Flook⑵ 23)
연 원 결에 시 상당 체Benson lsquo
는 엇 지 다 어진 사(substantial practical application)rsquo
건 사건 었다 여 는 결과1978 Parker v Flook Benson
달리 연 들 사 에 다 견과 견 립 었다 울러
당 사건 심 연 특허 원(Court of Customs and Patent
Appeals CCPA)24) 결 당 원에 특허 여 는 취지
다 가지 결과 마 가지 다 Diehr
사건에 특허 원 과 에 매 변 (catalytic
converter)가 상 동 게 주는 계 (Alarm
시 업 트 는 에 것 었다 통상 과 에Limits)
는 도 량 등 지 여 런 ( )流量
변 들 사 에 진 계 과 경우 거 심지어lsquo rsquo
험 등 경고 가 다 계 는 고 lsquo rsquo
것 니 과 동 시 변 는 변 들에 맞 어 주
업 트 어 다 게 다 변 들에 계산 여 계 업
트시 는 과 에 고리듬 주어진 결 는 과( )
탑재 컴퓨 그 동원 다는 당 업계에 미
과 특허 원 사 었다
사건 특허 원 고리듬 체에 여 특허 여 는 것
니 과 에만 여 고리듬 사후lsquo (post-solution)rsquo
에 특허 여 연 원 결 Benson
22) 409 US at 71
23) 437 US 584 (1978)
24) 는 연 특허 원 는 원 지 다(CAFC) 1982 前身
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 461
시 상당 체lsquo (substantial practical
는 고 다 그러 연 원 원application)rsquo
공식 고리듬 특 에 사후 는 것 통상( )
누 가능 것 므 그 신규 진보 지 여 지 고 ㆍ
상 사후 다는 사실만 원 특허 없는 고리듬 특허가
능 시킬 는 없다고 시 다25)
연 원 여 연 고리듬 공식 마 특허 상
공지 과 같 취 가 다는( ) 19 OrsquoReilly公知
결v Morse 26) 에 각 다 런 것 체는 특허 여 상
없 다만 원 런 연 고리듬 공식
그런 는 특허 여 상 다고 보 다27)
런 에 경우 특허 사건 원 상 미 업계에
과 간 에 과 다고 보여 같
재 지 므 특허 여 만 니 고 보 다28)
연 원 고리듬 컴퓨 그 특허 여 상 없
다는 결 지 도 사건 특허 원 특허 여Benson
거 는 극 근거는 신규 진보 에 특허 건 미 특허(
결여 고 다102 103 )
상과 같 연 다 견과 달리 견 사6 3
건 원 원 특허 여 상 지 니 고리듬 그
포 고 뿐 그 고리듬 독 는 것 니므
결 체 보 는 특허 여가 가능 다는 심 승 고
다29)
25) 437 US at 589-90
26) 56 US (15 How) 62 (1853)
27) 437 US at 592
28) 437 US at 594
29) 437 US at 599-600
462 사 통16 3 ( 46 )
사건Diamond v Diehr⑶ 30)
에 러 미 연 원 과 달리 특허 여 상1980
는 태도 변 게 는 그 시 컴퓨 그
에 것 니 폐 는 리 에 여 특허
여 결Diamond v Chakrabarty 31) 었다 런 태도 변 는 컴
퓨 그 에도 어 연 원 결 통 여 1981 Diehr
마 내 컴퓨 그 과 특허 에 다 다만 결
에 연 들 사 에 는 근 특허 여가54
루어 다는 사실 울러 사건 심 연 특허 원에 특허 2
여 것 연 원 다 견 승 것 는 사실
간과 지만 시사 는 가 다32)
결에 가 원 직 지 고 경Diehr
시 는 여 특 고 만드는 에 특허( )硬化
원 었다 상 께 도 에
상 는 시간 등 가지 가 런 경 에
우 는 에 도 업계는 미 진 시
간 도 가공 사 계 는 경우 니우 식 33)
여 에 상 언 꺼낼 지 계산 었다
그런 리지 과 는 실 과 에 는 도가
것 니 걷 없 도 변 는 시시각각
여 각 시간에 가 곤 다는 었
다34) 니우 식에 거 여 시간 도 연
30) 450 US 175 (1981)
31) 447 US 303 (1980)
32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ
33) 도 도 계에 보편 웨 니우1889
가 규 다 는 리태니커 과사 lthttppreviewbritannicacokrboltopi
casparticle_id=b14a0887agt(200917 )
34) 450 U S at 178
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463
산 질 다 시간 계산에 어 움 없지만
달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공
후 어내는 짧 간에 변 도 런 복
연산 여 므 체 업 감 에 지 루질( )感
에 없었고 그 결과 과도 거 과 경 가 생 다
그런 원 컴퓨 그 여 런 업계 과 결
것 었다 시 변 는 실 도 가 시시각각
동 컴퓨 에 보내지 미 니우 식 담고 는 컴퓨
그 시간 시 재계산 고 게 계산 결과
시간량 미 실 경과 시간과 경우 컴퓨 는 에 신
보내어 열도 다35) 원 런 과
원 다
연 원 다 견 결 시 듯( ) Benson多數意見
공식 연 과 마 가지 특허 상(law of nature)
없다고 보 다36)
런 공식 도 특허 여지가 는 여(process)
미 특허 100 37) 101 38)에 엇lsquo (process)rsquo
지에 여 연 원 결1870 Cochrane v Deener 39)
35) 450 U S at 178-79
36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)
등 가지 특허 여가 곤 상 고 시 다 는(abstract ideas) 3 450 US
at 185
37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義
는 견 말 다(a) ldquo (invention)rdquo
(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition
는 질 새 운 포 는 는 식of matter) (process) (art)
말 다(method)
38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)
는 새 고 것들 개량 거 견 는 누
건과 건에 특허 다
39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)
원 는 특 는 다 만 신규 고 다 는hellip
464 사 통16 3 ( 46 )
내 결과 마 가지 다시 원 고 다( ) Benson 定義
에 공식 담고 거 그 공식 가 (application)
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 같
체 볼 특허 보 상 능 는
에 미 특허 에100 101 lsquo
에 당 므 특허 여 상 다고 단 다(process)rsquo
특 여 사건 연 원 특 객체 다 상태Diehr ldquo
다 것 거 변 시 는 것 특 계 포 지
특허 특허 여 상 징 다 고( clue) rdquo徵表
결 미 보 결 시Cochrane v Deener Benson 40)
그 들 고 다41) 그 지만 결 특허가Benson lsquo
여 드시 결 특 객Cochrane v Deener
체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는가 는rsquo
에 여 니 고 답 에 여 결 다lsquo rsquo Diehr
견 에 여는 지 다
시 결 견4 Diehr ( ) 少數意見
결 지지 여 특허가Cochrane v Deener
언 리 변 가 어 다는 취지(physical transformation)
42) 런 건 는 그 지 니 경우 특
컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo
루어진 것 지 단 가 곤 다는 실 시 고 다
편 연 원 다 견 특허 여 상 단 는 101
마 가지 특허 다 당 는 다고(machinery) hellip
는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)
40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue
to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo
Benson 409 U S 70 63
41) 450 U S at 184
42) 450 U S at 197
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465
어 당 체 가 신규 것 지는 런
없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규
미 는 것 니고 그런 특허 신규 는 가 뿐 고102
시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook
미 특허 에 특허 여 상 는 에 당 는지101
에 어 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
결 시 태도 우 다44)
소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷
정리의 필요성
에 계 다루어질 내 에 고 업 포
컴퓨 그 특허 여 가능 는 주 여 상에
살펴본 건 미 연 원 결 취 는 것3
가 다 는 심지어 에 도 그 결 지 니
계는 고 실 에 도 미 가 취 에 우리 그것 직
거 본 통 여 강 게 다
여 에 건 결에 리 단 보고 다3
판결 판결 리고 판결의 개요 등Benson Flook Diehr
결과 결 그리고 결 미 에 컴퓨 그Benson Flook Diehr
특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3
43) 각주 연 특허 내101
44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re
결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)
니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101
는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook
에 운운 것 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy
는 다
466 사 통16 3 ( 46 )
그 특허 원에 어 그 원내 에 상당lsquo
체 결여 어 어 사실상 컴퓨 그 담고 는 공rsquo
식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101
에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson
결 었다 다시 컴퓨 그 고리듬과 어 가능 체 사
가 니 특 사후 특허청lsquo (post-solution)rsquo
도 그런 본질 지 뿐 러 상 에 그 는 경우 그
것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo
니 는 것 결 었다 런 결 결Flook Flook
과 달리 결에 는 당 원 상에 특허가Diehr
여 다고 보고 다 럼 결 결 결 Benson Flook Diehr
컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상 니 다만
상당 체 는 경우에 여 특허 여 는
는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는
특허 여 상 니 다만 게 경우에 여 특허
여 다고 리 과연 체 엇 말 는 lsquo (application)rsquo
지에 여 다 여지가 여 재 다고 다 그
어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr
게 견 엇갈린 것에 짐 듯 게 시
는 질 것 니다
편 상 들과는 다 에 여 컴퓨 그
체 특허 는 에 미 연 원 컴퓨 그 고
리듬 체에 여 특허 는 태도는 지극 특허 (anti-patent)
사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는
지만 상당 45)도 연 다
45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo
47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467
판결에 대한 비판 등Diehr
어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr
특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지
다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr
근거 갖 재 고 여 다
사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook
본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는
견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직
결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook
에 특허 보 고 미 연 원
변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr
원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는
에 도 듯 특허 보 에 원 는
는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(
원 사 격 지닌 연 특허 원)
경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특
허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)
다 견에 다 당 사 결 Flook
사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에
것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook
사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr
지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101
도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ
것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)
46) 450 U S 215
47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo
울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」
48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines
Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press
468 사 통16 3 ( 46 )
판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見
어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr
에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2
상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr
어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개
결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr
내에 가 지 다고 보 다
결에 연 원 취 결 Diehr Flook
에는 여 지 는 49) 가
결과 여 는 당 사 특허 느냐 여Benson
결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson
고 다51) 는 사건에 연Bilski
원 결도 심 시에 어 런 어 지 것
강 게 시사 다
다만 결 결 리 는 것 니Diehr Benson 100
가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo
그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook
가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허
가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101
심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청
사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook
지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr
에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook
변 가 었다고 짐 다
49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102
시 결 태도에 다Flook
50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr
체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경
우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가
우 가 었다
51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener
본 리 계 고 는 것 는 사실 컴퓨 그 과는 계없는 사
다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469
특허가 여 드시 결Cochrane v Deener
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는
가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson
결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v
결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener
거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보
다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr
결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr
결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101
에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr
마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo
리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo
것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson
는 는 취 고 는 다
어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원
는 에 가 취 는 결 같Diehr
에 답 게 리 에 결 Bilski
에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski
연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank
여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)
만 특허 여 다는 취 다가 강 에
결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원
그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게
결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr
재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과
어 다
52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220
53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
470 사 통16 3 ( 46 )
럽2
경 식⑴
립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)
원각 보 특허 도 병 럽 연 체
특허 원 심사 고 다 런 여 신
럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo
가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )
럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )
런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특
허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)
심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )
는 없다
⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장
럽연 특허 에 신 규52 2
게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo
그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo
언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3
상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)
컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것
니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52
54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )
55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo
56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2
단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(
는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471
퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo
지도 여 상 다
럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom
건에 심결57)에 당 과 여 체
룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo
체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom
에 원 지 태 미지 게 거
드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사
원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고
다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52
여 지 는 지 링에 니 체
에 것 는 시 다 원 상 사고과
에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는
에 것 고 런 그 사진 링 과 별
여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원
지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허
보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3
지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가
경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo
다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System
57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope
것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )
58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention
on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당
특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)
도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical
는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
지만 원 원 결 어 포맷 사 여 트
웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
고 는 없다고 시 다
다만 원 결 상고 에 단 게 가지
누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2
드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3
원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에
에 는 동 내 복 상 다 생
여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ
것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ
웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
83)과 는 가지 건 갖 것 것 니
드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo
다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
업 경우 (Business Method)Ⅳ
업 개 과 그 경1
업 업 BM(Business Method) (Business Model)
니 고도 리 직 우리 도 어
통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo
고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
고 게 업 에 당(business method) rdquo
건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo
보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
다93) 그러 업 에 각 에 주 는 실 컴
퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
에 고 다 그럴 경우 는 실질 컴퓨 그
특허 보 에 연 에 다
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능가 는 막 보 게 lsquo
업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
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사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
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거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
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단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
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체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
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여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
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어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
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드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
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는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 3: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/3.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 455
에 여 열 가 미 에 미 루어진 다 컴퓨
그 특허 보 지 니 보 지 그
에 그 보 건 보 간 보 에 가 게
다6) 특 컴퓨 그 시 체 어 에 과
여 보 간 게 여 다는
컴퓨 그 개 에게 실 없는 것 었 므 특허 상 진보
건 만 컴퓨 그 체 보 가 특허
보 는 것 리 다고 다 그러 컴퓨 그
보 가 다루었 미 에 는 컴퓨 그
고리듬 체에 과 다고 보 특허 여 상 없다는
동 주 루었다 그에 여 역에 는 다 간
거쳐 시 미 개 에 컴퓨1976
그 여 상 취지상 고7) 후 1978 lsquo
신 에 가 원 (The National Commission on
고New Technological Uses of Copyrighted Works CONTU)rsquo
미 개 에 시 컴퓨1980 101
그 보 상 열거 에 다 에 컴퓨 그
보 는 미 에 단 리에 지 게 었다 그런 시 지
에 컴퓨 그 보 에
각 8) 근에는 다시 컴퓨 그 특허 보 가 주
6) 보 건에 는 진보 등 심사 단 는 특허 엄격 고 보 간 경우 ㆍ
특허 등 없는 특허 보 간 단 간 보20
에 는 니 그 근간 어 체 내 보 는 특허 강
다
7) 미 체에 시 것 니었지만 개 검 보고 (HR Rep No
에 어 개 에 컴퓨 그 포94-1476) 54 101
다는 시 다
8) 컴퓨 그 보 심 그 내 어 는 보 에
그 므 가 만 여도 보 단언 가 곤 특허
달리 내 원 등 통 여 공개 지 니 므 후 달
가능 는 등 다 런 지 상 컴퓨 그 보 재검 ldquo rdquo
456 사 통16 3 ( 46 )
고 다 다만 컴퓨 그 특허 보 고 미 통
여 어 보 복 어 지 게 과도 보 가
다는 우 가 다9)
어 든 특허 에 여 컴퓨 그 보 고
는 는 에 고 직 매듭 지어지지 다 특
많 경우 컴퓨 그 그 내 심 어 사실상 컴퓨
그 에 과 다고도 볼 는 업 에lsquo rsquo
특허 여 가능 는 미 연 특허 원(Court of Appeals for the
결에 업Federal Circuit CAFC) 1998 State Street Bank
에 여 보다 훨 폭 게 특허 여 는 새 게 립
다 각 에 도 동 계 연
다10) 그러 것 결 새 운 에State Street Bank
가 매듭지어진 후 업 는 에
도 특허 상 다 쟁 들에 여 상 심 역에 어 가고
는 상 었다 그런 근 미 연 특허 원 20081030
사건에 원 체 결Bilski (en banc) 11) 통 여
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9) 런 복보 시 에는 우리가 미 과 달
리 과는 독립 컴퓨 그 보 립 고 었 므 후lsquo rsquo
독 보 담 승 시 가 다는 취지 주 도3
었다 는 상 게 그러 게도 컴퓨 그 보 119-126 lsquo rsquo
에 폐지 어 다2009723
10) 가 그 에 는 강동 니 특허 보 ldquo rdquo 「
상거 특허 쟁사 에 연 상 4 1 (2000) ldquoBM ( )ㆍ ㆍ」
지식재산 재 거 지 재산 업 특허( ) 21 (20007 20009) ldquo -「 」
심 재 료 집 원도-rdquo CYBER LAW 100 (2003)「 」
업 특허에 연 특허 립 에 여 사 집 ldquo BM rdquo - - 「 」
집 니 립 특허34 (2002) ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「
연 집 등과 특허에 여 보 심포2 (2001) ldquoBM rdquo 4」
지엄 등 것(2000)
11) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 457
결에 과 달리 업 특허 여 가능State Street Bank
에 어 훨 엄격 다시 미 시 12)
업 특허 여 에 가 다시 고 다 특
에 매듭도 체 결 우State Street Bank
리 특허 상 건 연 는 삭 는 주lsquo rsquo
주 루었었는 는 새 운 시각 가 다고
다
다 편 는 업 포 여 리 컴퓨 그
특허 여 가능 에 여 럽연 특허청(European Patent Office
그 산 특허심 원 에 는 미EPO) (EPO Board of Appeal)
과는 다 상 게 컴퓨 그 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
특허 여에 결 삼 다 그런 여 lsquo rsquo
과연 체 어 내 지에 여 지 어 역시
근 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President)
에 거 여 럽연 특허심 원112 (EPO Enlarged⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Board of Appeal)
(referal)13) 보내 에 다 런 동 역시 에 다시 컴퓨
그 특허 여가능 에 심 러 에 그 결과
에 실 에 도 검 볼 만 다
상과 같 근 동 에 여 본 에 는 업 포
여 리 컴퓨 그 특허 여 가능 에 미 럽연
12) 에 지 지 는 E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of
Software Patents after Bilskirdquo 964 PLIPat 65 MJ Edwards amp Donald Steinberg
ldquoThe Implications of Bilski Patentable Subject Matter in The United Statesrdquo 49
IDEA 411 Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev
등 것1
13) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
458 사 통16 3 ( 46 )
본 등 과 등 고 울러 에
그것들 지 고 컴퓨 그 에 어 직 특허
여 탐색 고 다 편 여 리 컴퓨 그
에 특허 여 가능 우 검 다 그 다 업
에 특 진 다
컴퓨 그 보 에 사Ⅱ
미1
사건Gottschalk v Benson⑴ 14)
컴퓨 그 특허 여 상 취lsquo (patentable subject matter)rsquo
미 연 원에 단 1971 Gottschalk v Benson
결 다 는 연 여 지 가운 지 원 3 6
견 에 것 었다
사건에 특허 원 상 진 진2 10 (BCD binary-coded
decimal15) 컴퓨 그 사 여 진 변) 2 는 었
다 그런 특허 여 에 어 가 사건 특허 원 특
특 계에 거 특 체 도에 ㆍ
것 니 지 컴퓨 상에 는 체 경우
상 다는 었다16) 연 원 연 상(phenomena
신 과 상 지 개of nature) (mental process) (abstract
14) 409 US 63 (1972)
15) 진 각 리 각각 트 리 진 쪼개어 타낸 것 가 십진10 4 ( ) 2
진 진 십 리 리 각각lsquo32rsquo 2 10 3 0011 2 0010
꾸게 어 결 게 다lsquo0011 0010rsquo
16) 409 US at 63
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 459
과 업 본도 들 므 특허intellectual concepts)
상 없다는 원 다17) 연 원 특 계에
지 특허 가 특허 상 는지 단lsquo (process patent)rsquo
에 어 는 연 원 1870 Cochrane v Deener
결18) 지지 특 객체 다 상태 다 것 거ldquo
변 시 는 것 특 계 포 지 특허 특허 여 상
징 다 는 고 시 다lsquo ( clue)rsquo ( )rdquo 徵表 筆者註 19) 그러
연 원 결 특 객Cochrane v Deener
체 다 상태 다 것 거 변 시 만 특허가
여 는 것 님 다20)
연 원 같 특허 원 지 컴퓨 에 연결 었다는 사실
고는 상당 체lsquo (substantial practical application)rsquo
고 볼 없 런 특허 원에 등 허 경우 그 실
과는 진 진 진 꾸는 공식 특 에게2 10 2
독 게 는 것 고리듬 체에 특허 여 는 것 고 보
다21) 런 시각에 연 원 사건 특허 원 특허 여 상
니 고 단 다 연 원 그러 도 런 단 컴퓨 lsquo
그 상 특허 상 니다 는 는 것 님rsquo
17) 409 US at 67
18) 결 주어진 결과 얻 여 특 체Cochrane v Deener ldquo (process)
리 는 식 다 그것 특 상 다 상태 다 것 거 변 시
다 만 새 고 다 그런 도 계
마 가지 특허 다 고 시 다(machinery) rdquo(94 U S 780 788)
19) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thing is the clue
to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo(409
런 결 시는 후 듯 결에 도 다시 게US at 70) Benson Diehr
원 다
20) 결 에 는 1876 Cochrane v Deener (94 US 780 24 LEd 139)
당 특허 원 특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것
고 여 특허 여 는 사건에 연 원 결 그런 특 Benson
징 특허에 드시 는 것 님 고 다(409 US at 71)
21) 409 US at 71-72
460 사 통16 3 ( 46 )
다22)
사건Parker v Flook⑵ 23)
연 원 결에 시 상당 체Benson lsquo
는 엇 지 다 어진 사(substantial practical application)rsquo
건 사건 었다 여 는 결과1978 Parker v Flook Benson
달리 연 들 사 에 다 견과 견 립 었다 울러
당 사건 심 연 특허 원(Court of Customs and Patent
Appeals CCPA)24) 결 당 원에 특허 여 는 취지
다 가지 결과 마 가지 다 Diehr
사건에 특허 원 과 에 매 변 (catalytic
converter)가 상 동 게 주는 계 (Alarm
시 업 트 는 에 것 었다 통상 과 에Limits)
는 도 량 등 지 여 런 ( )流量
변 들 사 에 진 계 과 경우 거 심지어lsquo rsquo
험 등 경고 가 다 계 는 고 lsquo rsquo
것 니 과 동 시 변 는 변 들에 맞 어 주
업 트 어 다 게 다 변 들에 계산 여 계 업
트시 는 과 에 고리듬 주어진 결 는 과( )
탑재 컴퓨 그 동원 다는 당 업계에 미
과 특허 원 사 었다
사건 특허 원 고리듬 체에 여 특허 여 는 것
니 과 에만 여 고리듬 사후lsquo (post-solution)rsquo
에 특허 여 연 원 결 Benson
22) 409 US at 71
23) 437 US 584 (1978)
24) 는 연 특허 원 는 원 지 다(CAFC) 1982 前身
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 461
시 상당 체lsquo (substantial practical
는 고 다 그러 연 원 원application)rsquo
공식 고리듬 특 에 사후 는 것 통상( )
누 가능 것 므 그 신규 진보 지 여 지 고 ㆍ
상 사후 다는 사실만 원 특허 없는 고리듬 특허가
능 시킬 는 없다고 시 다25)
연 원 여 연 고리듬 공식 마 특허 상
공지 과 같 취 가 다는( ) 19 OrsquoReilly公知
결v Morse 26) 에 각 다 런 것 체는 특허 여 상
없 다만 원 런 연 고리듬 공식
그런 는 특허 여 상 다고 보 다27)
런 에 경우 특허 사건 원 상 미 업계에
과 간 에 과 다고 보여 같
재 지 므 특허 여 만 니 고 보 다28)
연 원 고리듬 컴퓨 그 특허 여 상 없
다는 결 지 도 사건 특허 원 특허 여Benson
거 는 극 근거는 신규 진보 에 특허 건 미 특허(
결여 고 다102 103 )
상과 같 연 다 견과 달리 견 사6 3
건 원 원 특허 여 상 지 니 고리듬 그
포 고 뿐 그 고리듬 독 는 것 니므
결 체 보 는 특허 여가 가능 다는 심 승 고
다29)
25) 437 US at 589-90
26) 56 US (15 How) 62 (1853)
27) 437 US at 592
28) 437 US at 594
29) 437 US at 599-600
462 사 통16 3 ( 46 )
사건Diamond v Diehr⑶ 30)
에 러 미 연 원 과 달리 특허 여 상1980
는 태도 변 게 는 그 시 컴퓨 그
에 것 니 폐 는 리 에 여 특허
여 결Diamond v Chakrabarty 31) 었다 런 태도 변 는 컴
퓨 그 에도 어 연 원 결 통 여 1981 Diehr
마 내 컴퓨 그 과 특허 에 다 다만 결
에 연 들 사 에 는 근 특허 여가54
루어 다는 사실 울러 사건 심 연 특허 원에 특허 2
여 것 연 원 다 견 승 것 는 사실
간과 지만 시사 는 가 다32)
결에 가 원 직 지 고 경Diehr
시 는 여 특 고 만드는 에 특허( )硬化
원 었다 상 께 도 에
상 는 시간 등 가지 가 런 경 에
우 는 에 도 업계는 미 진 시
간 도 가공 사 계 는 경우 니우 식 33)
여 에 상 언 꺼낼 지 계산 었다
그런 리지 과 는 실 과 에 는 도가
것 니 걷 없 도 변 는 시시각각
여 각 시간에 가 곤 다는 었
다34) 니우 식에 거 여 시간 도 연
30) 450 US 175 (1981)
31) 447 US 303 (1980)
32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ
33) 도 도 계에 보편 웨 니우1889
가 규 다 는 리태니커 과사 lthttppreviewbritannicacokrboltopi
casparticle_id=b14a0887agt(200917 )
34) 450 U S at 178
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463
산 질 다 시간 계산에 어 움 없지만
달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공
후 어내는 짧 간에 변 도 런 복
연산 여 므 체 업 감 에 지 루질( )感
에 없었고 그 결과 과도 거 과 경 가 생 다
그런 원 컴퓨 그 여 런 업계 과 결
것 었다 시 변 는 실 도 가 시시각각
동 컴퓨 에 보내지 미 니우 식 담고 는 컴퓨
그 시간 시 재계산 고 게 계산 결과
시간량 미 실 경과 시간과 경우 컴퓨 는 에 신
보내어 열도 다35) 원 런 과
원 다
연 원 다 견 결 시 듯( ) Benson多數意見
공식 연 과 마 가지 특허 상(law of nature)
없다고 보 다36)
런 공식 도 특허 여지가 는 여(process)
미 특허 100 37) 101 38)에 엇lsquo (process)rsquo
지에 여 연 원 결1870 Cochrane v Deener 39)
35) 450 U S at 178-79
36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)
등 가지 특허 여가 곤 상 고 시 다 는(abstract ideas) 3 450 US
at 185
37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義
는 견 말 다(a) ldquo (invention)rdquo
(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition
는 질 새 운 포 는 는 식of matter) (process) (art)
말 다(method)
38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)
는 새 고 것들 개량 거 견 는 누
건과 건에 특허 다
39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)
원 는 특 는 다 만 신규 고 다 는hellip
464 사 통16 3 ( 46 )
내 결과 마 가지 다시 원 고 다( ) Benson 定義
에 공식 담고 거 그 공식 가 (application)
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 같
체 볼 특허 보 상 능 는
에 미 특허 에100 101 lsquo
에 당 므 특허 여 상 다고 단 다(process)rsquo
특 여 사건 연 원 특 객체 다 상태Diehr ldquo
다 것 거 변 시 는 것 특 계 포 지
특허 특허 여 상 징 다 고( clue) rdquo徵表
결 미 보 결 시Cochrane v Deener Benson 40)
그 들 고 다41) 그 지만 결 특허가Benson lsquo
여 드시 결 특 객Cochrane v Deener
체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는가 는rsquo
에 여 니 고 답 에 여 결 다lsquo rsquo Diehr
견 에 여는 지 다
시 결 견4 Diehr ( ) 少數意見
결 지지 여 특허가Cochrane v Deener
언 리 변 가 어 다는 취지(physical transformation)
42) 런 건 는 그 지 니 경우 특
컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo
루어진 것 지 단 가 곤 다는 실 시 고 다
편 연 원 다 견 특허 여 상 단 는 101
마 가지 특허 다 당 는 다고(machinery) hellip
는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)
40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue
to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo
Benson 409 U S 70 63
41) 450 U S at 184
42) 450 U S at 197
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465
어 당 체 가 신규 것 지는 런
없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규
미 는 것 니고 그런 특허 신규 는 가 뿐 고102
시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook
미 특허 에 특허 여 상 는 에 당 는지101
에 어 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
결 시 태도 우 다44)
소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷
정리의 필요성
에 계 다루어질 내 에 고 업 포
컴퓨 그 특허 여 가능 는 주 여 상에
살펴본 건 미 연 원 결 취 는 것3
가 다 는 심지어 에 도 그 결 지 니
계는 고 실 에 도 미 가 취 에 우리 그것 직
거 본 통 여 강 게 다
여 에 건 결에 리 단 보고 다3
판결 판결 리고 판결의 개요 등Benson Flook Diehr
결과 결 그리고 결 미 에 컴퓨 그Benson Flook Diehr
특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3
43) 각주 연 특허 내101
44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re
결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)
니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101
는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook
에 운운 것 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy
는 다
466 사 통16 3 ( 46 )
그 특허 원에 어 그 원내 에 상당lsquo
체 결여 어 어 사실상 컴퓨 그 담고 는 공rsquo
식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101
에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson
결 었다 다시 컴퓨 그 고리듬과 어 가능 체 사
가 니 특 사후 특허청lsquo (post-solution)rsquo
도 그런 본질 지 뿐 러 상 에 그 는 경우 그
것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo
니 는 것 결 었다 런 결 결Flook Flook
과 달리 결에 는 당 원 상에 특허가Diehr
여 다고 보고 다 럼 결 결 결 Benson Flook Diehr
컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상 니 다만
상당 체 는 경우에 여 특허 여 는
는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는
특허 여 상 니 다만 게 경우에 여 특허
여 다고 리 과연 체 엇 말 는 lsquo (application)rsquo
지에 여 다 여지가 여 재 다고 다 그
어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr
게 견 엇갈린 것에 짐 듯 게 시
는 질 것 니다
편 상 들과는 다 에 여 컴퓨 그
체 특허 는 에 미 연 원 컴퓨 그 고
리듬 체에 여 특허 는 태도는 지극 특허 (anti-patent)
사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는
지만 상당 45)도 연 다
45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo
47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467
판결에 대한 비판 등Diehr
어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr
특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지
다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr
근거 갖 재 고 여 다
사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook
본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는
견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직
결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook
에 특허 보 고 미 연 원
변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr
원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는
에 도 듯 특허 보 에 원 는
는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(
원 사 격 지닌 연 특허 원)
경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특
허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)
다 견에 다 당 사 결 Flook
사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에
것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook
사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr
지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101
도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ
것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)
46) 450 U S 215
47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo
울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」
48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines
Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press
468 사 통16 3 ( 46 )
판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見
어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr
에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2
상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr
어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개
결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr
내에 가 지 다고 보 다
결에 연 원 취 결 Diehr Flook
에는 여 지 는 49) 가
결과 여 는 당 사 특허 느냐 여Benson
결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson
고 다51) 는 사건에 연Bilski
원 결도 심 시에 어 런 어 지 것
강 게 시사 다
다만 결 결 리 는 것 니Diehr Benson 100
가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo
그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook
가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허
가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101
심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청
사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook
지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr
에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook
변 가 었다고 짐 다
49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102
시 결 태도에 다Flook
50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr
체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경
우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가
우 가 었다
51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener
본 리 계 고 는 것 는 사실 컴퓨 그 과는 계없는 사
다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469
특허가 여 드시 결Cochrane v Deener
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는
가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson
결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v
결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener
거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보
다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr
결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr
결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101
에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr
마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo
리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo
것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson
는 는 취 고 는 다
어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원
는 에 가 취 는 결 같Diehr
에 답 게 리 에 결 Bilski
에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski
연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank
여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)
만 특허 여 다는 취 다가 강 에
결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원
그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게
결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr
재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과
어 다
52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220
53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
470 사 통16 3 ( 46 )
럽2
경 식⑴
립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)
원각 보 특허 도 병 럽 연 체
특허 원 심사 고 다 런 여 신
럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo
가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )
럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )
런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특
허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)
심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )
는 없다
⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장
럽연 특허 에 신 규52 2
게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo
그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo
언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3
상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)
컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것
니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52
54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )
55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo
56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2
단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(
는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471
퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo
지도 여 상 다
럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom
건에 심결57)에 당 과 여 체
룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo
체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom
에 원 지 태 미지 게 거
드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사
원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고
다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52
여 지 는 지 링에 니 체
에 것 는 시 다 원 상 사고과
에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는
에 것 고 런 그 사진 링 과 별
여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원
지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허
보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3
지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가
경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo
다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System
57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope
것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )
58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention
on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당
특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)
도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical
는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
지만 원 원 결 어 포맷 사 여 트
웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
고 는 없다고 시 다
다만 원 결 상고 에 단 게 가지
누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2
드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3
원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에
에 는 동 내 복 상 다 생
여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ
것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ
웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
83)과 는 가지 건 갖 것 것 니
드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo
다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
업 경우 (Business Method)Ⅳ
업 개 과 그 경1
업 업 BM(Business Method) (Business Model)
니 고도 리 직 우리 도 어
통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo
고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
고 게 업 에 당(business method) rdquo
건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo
보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
다93) 그러 업 에 각 에 주 는 실 컴
퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
에 고 다 그럴 경우 는 실질 컴퓨 그
특허 보 에 연 에 다
통 상 업 동 특 경 후 여 격1990
능가 는 막 보 게 lsquo
업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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강동 니 특허 보 ldquo rdquo 4 1 (2000)「 」
업 청 미 럽 본 ldquo ( ) -Ⅰ
심 지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 「 」
식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo
보 겨울 13 4 (2006 )「 」
특허 과 원 지 재산 커 니티 ldquoBM rdquo
게시(courtnet 2005 3 )
태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008)
업 립 신규 과 진보 ldquo rdquo 「
보 사 (2006)Ⅰ」
업 특허에 연 특허 립 에 여 사 ldquo BM rdquo- - 「
집 집 34 (2002)」
결 에 가진 미에 고 울 ldquoQuanta v LG rdquo 「 」
울 연49 3 (2008)
특허 쟁 ldquoBM A Study on Disputes on and Problems of
지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (
집 사) (2004)
상거 특허 쟁사 에 연 상 지식재산 ldquoBM ( ) ( ) 21ㆍ ㆍ 「 」
(20007 20009)
니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「
집2 (2001)」
재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507
재 료 집 원도 100 (2003)」
상 컴퓨 특허 보 과 리 사 ldquo rdquo 5 (1996)
업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)
재헌 특허에 미 과 럽 견 특허청 지재 보 ldquoBM rdquo
게시lthttpippckipogokr9010overseasintro_01kipogt
특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )
사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」
특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)
동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo
사 연 원 공간(2009 )
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Bilskirdquo 964 PLIPat 65
MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable
Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411
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Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1
508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 4: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/4.jpg)
456 사 통16 3 ( 46 )
고 다 다만 컴퓨 그 특허 보 고 미 통
여 어 보 복 어 지 게 과도 보 가
다는 우 가 다9)
어 든 특허 에 여 컴퓨 그 보 고
는 는 에 고 직 매듭 지어지지 다 특
많 경우 컴퓨 그 그 내 심 어 사실상 컴퓨
그 에 과 다고도 볼 는 업 에lsquo rsquo
특허 여 가능 는 미 연 특허 원(Court of Appeals for the
결에 업Federal Circuit CAFC) 1998 State Street Bank
에 여 보다 훨 폭 게 특허 여 는 새 게 립
다 각 에 도 동 계 연
다10) 그러 것 결 새 운 에State Street Bank
가 매듭지어진 후 업 는 에
도 특허 상 다 쟁 들에 여 상 심 역에 어 가고
는 상 었다 그런 근 미 연 특허 원 20081030
사건에 원 체 결Bilski (en banc) 11) 통 여
울 울러 여 는 48 1 (2007) 109-110 法學 丁相朝
등 것 (2004) 79 知的財産權法 弘文社
9) 런 복보 시 에는 우리가 미 과 달
리 과는 독립 컴퓨 그 보 립 고 었 므 후lsquo rsquo
독 보 담 승 시 가 다는 취지 주 도3
었다 는 상 게 그러 게도 컴퓨 그 보 119-126 lsquo rsquo
에 폐지 어 다2009723
10) 가 그 에 는 강동 니 특허 보 ldquo rdquo 「
상거 특허 쟁사 에 연 상 4 1 (2000) ldquoBM ( )ㆍ ㆍ」
지식재산 재 거 지 재산 업 특허( ) 21 (20007 20009) ldquo -「 」
심 재 료 집 원도-rdquo CYBER LAW 100 (2003)「 」
업 특허에 연 특허 립 에 여 사 집 ldquo BM rdquo - - 「 」
집 니 립 특허34 (2002) ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「
연 집 등과 특허에 여 보 심포2 (2001) ldquoBM rdquo 4」
지엄 등 것(2000)
11) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 457
결에 과 달리 업 특허 여 가능State Street Bank
에 어 훨 엄격 다시 미 시 12)
업 특허 여 에 가 다시 고 다 특
에 매듭도 체 결 우State Street Bank
리 특허 상 건 연 는 삭 는 주lsquo rsquo
주 루었었는 는 새 운 시각 가 다고
다
다 편 는 업 포 여 리 컴퓨 그
특허 여 가능 에 여 럽연 특허청(European Patent Office
그 산 특허심 원 에 는 미EPO) (EPO Board of Appeal)
과는 다 상 게 컴퓨 그 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
특허 여에 결 삼 다 그런 여 lsquo rsquo
과연 체 어 내 지에 여 지 어 역시
근 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President)
에 거 여 럽연 특허심 원112 (EPO Enlarged⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Board of Appeal)
(referal)13) 보내 에 다 런 동 역시 에 다시 컴퓨
그 특허 여가능 에 심 러 에 그 결과
에 실 에 도 검 볼 만 다
상과 같 근 동 에 여 본 에 는 업 포
여 리 컴퓨 그 특허 여 가능 에 미 럽연
12) 에 지 지 는 E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of
Software Patents after Bilskirdquo 964 PLIPat 65 MJ Edwards amp Donald Steinberg
ldquoThe Implications of Bilski Patentable Subject Matter in The United Statesrdquo 49
IDEA 411 Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev
등 것1
13) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
458 사 통16 3 ( 46 )
본 등 과 등 고 울러 에
그것들 지 고 컴퓨 그 에 어 직 특허
여 탐색 고 다 편 여 리 컴퓨 그
에 특허 여 가능 우 검 다 그 다 업
에 특 진 다
컴퓨 그 보 에 사Ⅱ
미1
사건Gottschalk v Benson⑴ 14)
컴퓨 그 특허 여 상 취lsquo (patentable subject matter)rsquo
미 연 원에 단 1971 Gottschalk v Benson
결 다 는 연 여 지 가운 지 원 3 6
견 에 것 었다
사건에 특허 원 상 진 진2 10 (BCD binary-coded
decimal15) 컴퓨 그 사 여 진 변) 2 는 었
다 그런 특허 여 에 어 가 사건 특허 원 특
특 계에 거 특 체 도에 ㆍ
것 니 지 컴퓨 상에 는 체 경우
상 다는 었다16) 연 원 연 상(phenomena
신 과 상 지 개of nature) (mental process) (abstract
14) 409 US 63 (1972)
15) 진 각 리 각각 트 리 진 쪼개어 타낸 것 가 십진10 4 ( ) 2
진 진 십 리 리 각각lsquo32rsquo 2 10 3 0011 2 0010
꾸게 어 결 게 다lsquo0011 0010rsquo
16) 409 US at 63
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 459
과 업 본도 들 므 특허intellectual concepts)
상 없다는 원 다17) 연 원 특 계에
지 특허 가 특허 상 는지 단lsquo (process patent)rsquo
에 어 는 연 원 1870 Cochrane v Deener
결18) 지지 특 객체 다 상태 다 것 거ldquo
변 시 는 것 특 계 포 지 특허 특허 여 상
징 다 는 고 시 다lsquo ( clue)rsquo ( )rdquo 徵表 筆者註 19) 그러
연 원 결 특 객Cochrane v Deener
체 다 상태 다 것 거 변 시 만 특허가
여 는 것 님 다20)
연 원 같 특허 원 지 컴퓨 에 연결 었다는 사실
고는 상당 체lsquo (substantial practical application)rsquo
고 볼 없 런 특허 원에 등 허 경우 그 실
과는 진 진 진 꾸는 공식 특 에게2 10 2
독 게 는 것 고리듬 체에 특허 여 는 것 고 보
다21) 런 시각에 연 원 사건 특허 원 특허 여 상
니 고 단 다 연 원 그러 도 런 단 컴퓨 lsquo
그 상 특허 상 니다 는 는 것 님rsquo
17) 409 US at 67
18) 결 주어진 결과 얻 여 특 체Cochrane v Deener ldquo (process)
리 는 식 다 그것 특 상 다 상태 다 것 거 변 시
다 만 새 고 다 그런 도 계
마 가지 특허 다 고 시 다(machinery) rdquo(94 U S 780 788)
19) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thing is the clue
to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo(409
런 결 시는 후 듯 결에 도 다시 게US at 70) Benson Diehr
원 다
20) 결 에 는 1876 Cochrane v Deener (94 US 780 24 LEd 139)
당 특허 원 특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것
고 여 특허 여 는 사건에 연 원 결 그런 특 Benson
징 특허에 드시 는 것 님 고 다(409 US at 71)
21) 409 US at 71-72
460 사 통16 3 ( 46 )
다22)
사건Parker v Flook⑵ 23)
연 원 결에 시 상당 체Benson lsquo
는 엇 지 다 어진 사(substantial practical application)rsquo
건 사건 었다 여 는 결과1978 Parker v Flook Benson
달리 연 들 사 에 다 견과 견 립 었다 울러
당 사건 심 연 특허 원(Court of Customs and Patent
Appeals CCPA)24) 결 당 원에 특허 여 는 취지
다 가지 결과 마 가지 다 Diehr
사건에 특허 원 과 에 매 변 (catalytic
converter)가 상 동 게 주는 계 (Alarm
시 업 트 는 에 것 었다 통상 과 에Limits)
는 도 량 등 지 여 런 ( )流量
변 들 사 에 진 계 과 경우 거 심지어lsquo rsquo
험 등 경고 가 다 계 는 고 lsquo rsquo
것 니 과 동 시 변 는 변 들에 맞 어 주
업 트 어 다 게 다 변 들에 계산 여 계 업
트시 는 과 에 고리듬 주어진 결 는 과( )
탑재 컴퓨 그 동원 다는 당 업계에 미
과 특허 원 사 었다
사건 특허 원 고리듬 체에 여 특허 여 는 것
니 과 에만 여 고리듬 사후lsquo (post-solution)rsquo
에 특허 여 연 원 결 Benson
22) 409 US at 71
23) 437 US 584 (1978)
24) 는 연 특허 원 는 원 지 다(CAFC) 1982 前身
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 461
시 상당 체lsquo (substantial practical
는 고 다 그러 연 원 원application)rsquo
공식 고리듬 특 에 사후 는 것 통상( )
누 가능 것 므 그 신규 진보 지 여 지 고 ㆍ
상 사후 다는 사실만 원 특허 없는 고리듬 특허가
능 시킬 는 없다고 시 다25)
연 원 여 연 고리듬 공식 마 특허 상
공지 과 같 취 가 다는( ) 19 OrsquoReilly公知
결v Morse 26) 에 각 다 런 것 체는 특허 여 상
없 다만 원 런 연 고리듬 공식
그런 는 특허 여 상 다고 보 다27)
런 에 경우 특허 사건 원 상 미 업계에
과 간 에 과 다고 보여 같
재 지 므 특허 여 만 니 고 보 다28)
연 원 고리듬 컴퓨 그 특허 여 상 없
다는 결 지 도 사건 특허 원 특허 여Benson
거 는 극 근거는 신규 진보 에 특허 건 미 특허(
결여 고 다102 103 )
상과 같 연 다 견과 달리 견 사6 3
건 원 원 특허 여 상 지 니 고리듬 그
포 고 뿐 그 고리듬 독 는 것 니므
결 체 보 는 특허 여가 가능 다는 심 승 고
다29)
25) 437 US at 589-90
26) 56 US (15 How) 62 (1853)
27) 437 US at 592
28) 437 US at 594
29) 437 US at 599-600
462 사 통16 3 ( 46 )
사건Diamond v Diehr⑶ 30)
에 러 미 연 원 과 달리 특허 여 상1980
는 태도 변 게 는 그 시 컴퓨 그
에 것 니 폐 는 리 에 여 특허
여 결Diamond v Chakrabarty 31) 었다 런 태도 변 는 컴
퓨 그 에도 어 연 원 결 통 여 1981 Diehr
마 내 컴퓨 그 과 특허 에 다 다만 결
에 연 들 사 에 는 근 특허 여가54
루어 다는 사실 울러 사건 심 연 특허 원에 특허 2
여 것 연 원 다 견 승 것 는 사실
간과 지만 시사 는 가 다32)
결에 가 원 직 지 고 경Diehr
시 는 여 특 고 만드는 에 특허( )硬化
원 었다 상 께 도 에
상 는 시간 등 가지 가 런 경 에
우 는 에 도 업계는 미 진 시
간 도 가공 사 계 는 경우 니우 식 33)
여 에 상 언 꺼낼 지 계산 었다
그런 리지 과 는 실 과 에 는 도가
것 니 걷 없 도 변 는 시시각각
여 각 시간에 가 곤 다는 었
다34) 니우 식에 거 여 시간 도 연
30) 450 US 175 (1981)
31) 447 US 303 (1980)
32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ
33) 도 도 계에 보편 웨 니우1889
가 규 다 는 리태니커 과사 lthttppreviewbritannicacokrboltopi
casparticle_id=b14a0887agt(200917 )
34) 450 U S at 178
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463
산 질 다 시간 계산에 어 움 없지만
달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공
후 어내는 짧 간에 변 도 런 복
연산 여 므 체 업 감 에 지 루질( )感
에 없었고 그 결과 과도 거 과 경 가 생 다
그런 원 컴퓨 그 여 런 업계 과 결
것 었다 시 변 는 실 도 가 시시각각
동 컴퓨 에 보내지 미 니우 식 담고 는 컴퓨
그 시간 시 재계산 고 게 계산 결과
시간량 미 실 경과 시간과 경우 컴퓨 는 에 신
보내어 열도 다35) 원 런 과
원 다
연 원 다 견 결 시 듯( ) Benson多數意見
공식 연 과 마 가지 특허 상(law of nature)
없다고 보 다36)
런 공식 도 특허 여지가 는 여(process)
미 특허 100 37) 101 38)에 엇lsquo (process)rsquo
지에 여 연 원 결1870 Cochrane v Deener 39)
35) 450 U S at 178-79
36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)
등 가지 특허 여가 곤 상 고 시 다 는(abstract ideas) 3 450 US
at 185
37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義
는 견 말 다(a) ldquo (invention)rdquo
(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition
는 질 새 운 포 는 는 식of matter) (process) (art)
말 다(method)
38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)
는 새 고 것들 개량 거 견 는 누
건과 건에 특허 다
39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)
원 는 특 는 다 만 신규 고 다 는hellip
464 사 통16 3 ( 46 )
내 결과 마 가지 다시 원 고 다( ) Benson 定義
에 공식 담고 거 그 공식 가 (application)
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 같
체 볼 특허 보 상 능 는
에 미 특허 에100 101 lsquo
에 당 므 특허 여 상 다고 단 다(process)rsquo
특 여 사건 연 원 특 객체 다 상태Diehr ldquo
다 것 거 변 시 는 것 특 계 포 지
특허 특허 여 상 징 다 고( clue) rdquo徵表
결 미 보 결 시Cochrane v Deener Benson 40)
그 들 고 다41) 그 지만 결 특허가Benson lsquo
여 드시 결 특 객Cochrane v Deener
체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는가 는rsquo
에 여 니 고 답 에 여 결 다lsquo rsquo Diehr
견 에 여는 지 다
시 결 견4 Diehr ( ) 少數意見
결 지지 여 특허가Cochrane v Deener
언 리 변 가 어 다는 취지(physical transformation)
42) 런 건 는 그 지 니 경우 특
컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo
루어진 것 지 단 가 곤 다는 실 시 고 다
편 연 원 다 견 특허 여 상 단 는 101
마 가지 특허 다 당 는 다고(machinery) hellip
는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)
40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue
to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo
Benson 409 U S 70 63
41) 450 U S at 184
42) 450 U S at 197
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465
어 당 체 가 신규 것 지는 런
없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규
미 는 것 니고 그런 특허 신규 는 가 뿐 고102
시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook
미 특허 에 특허 여 상 는 에 당 는지101
에 어 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
결 시 태도 우 다44)
소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷
정리의 필요성
에 계 다루어질 내 에 고 업 포
컴퓨 그 특허 여 가능 는 주 여 상에
살펴본 건 미 연 원 결 취 는 것3
가 다 는 심지어 에 도 그 결 지 니
계는 고 실 에 도 미 가 취 에 우리 그것 직
거 본 통 여 강 게 다
여 에 건 결에 리 단 보고 다3
판결 판결 리고 판결의 개요 등Benson Flook Diehr
결과 결 그리고 결 미 에 컴퓨 그Benson Flook Diehr
특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3
43) 각주 연 특허 내101
44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re
결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)
니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101
는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook
에 운운 것 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy
는 다
466 사 통16 3 ( 46 )
그 특허 원에 어 그 원내 에 상당lsquo
체 결여 어 어 사실상 컴퓨 그 담고 는 공rsquo
식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101
에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson
결 었다 다시 컴퓨 그 고리듬과 어 가능 체 사
가 니 특 사후 특허청lsquo (post-solution)rsquo
도 그런 본질 지 뿐 러 상 에 그 는 경우 그
것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo
니 는 것 결 었다 런 결 결Flook Flook
과 달리 결에 는 당 원 상에 특허가Diehr
여 다고 보고 다 럼 결 결 결 Benson Flook Diehr
컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상 니 다만
상당 체 는 경우에 여 특허 여 는
는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는
특허 여 상 니 다만 게 경우에 여 특허
여 다고 리 과연 체 엇 말 는 lsquo (application)rsquo
지에 여 다 여지가 여 재 다고 다 그
어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr
게 견 엇갈린 것에 짐 듯 게 시
는 질 것 니다
편 상 들과는 다 에 여 컴퓨 그
체 특허 는 에 미 연 원 컴퓨 그 고
리듬 체에 여 특허 는 태도는 지극 특허 (anti-patent)
사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는
지만 상당 45)도 연 다
45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo
47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467
판결에 대한 비판 등Diehr
어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr
특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지
다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr
근거 갖 재 고 여 다
사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook
본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는
견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직
결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook
에 특허 보 고 미 연 원
변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr
원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는
에 도 듯 특허 보 에 원 는
는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(
원 사 격 지닌 연 특허 원)
경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특
허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)
다 견에 다 당 사 결 Flook
사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에
것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook
사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr
지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101
도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ
것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)
46) 450 U S 215
47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo
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Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press
468 사 통16 3 ( 46 )
판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見
어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr
에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2
상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr
어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개
결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr
내에 가 지 다고 보 다
결에 연 원 취 결 Diehr Flook
에는 여 지 는 49) 가
결과 여 는 당 사 특허 느냐 여Benson
결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson
고 다51) 는 사건에 연Bilski
원 결도 심 시에 어 런 어 지 것
강 게 시사 다
다만 결 결 리 는 것 니Diehr Benson 100
가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo
그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook
가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허
가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101
심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청
사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook
지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr
에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook
변 가 었다고 짐 다
49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102
시 결 태도에 다Flook
50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr
체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경
우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가
우 가 었다
51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener
본 리 계 고 는 것 는 사실 컴퓨 그 과는 계없는 사
다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469
특허가 여 드시 결Cochrane v Deener
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는
가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson
결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v
결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener
거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보
다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr
결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr
결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101
에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr
마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo
리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo
것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson
는 는 취 고 는 다
어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원
는 에 가 취 는 결 같Diehr
에 답 게 리 에 결 Bilski
에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski
연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank
여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)
만 특허 여 다는 취 다가 강 에
결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원
그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게
결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr
재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과
어 다
52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220
53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
470 사 통16 3 ( 46 )
럽2
경 식⑴
립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)
원각 보 특허 도 병 럽 연 체
특허 원 심사 고 다 런 여 신
럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo
가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )
럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )
런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특
허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)
심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )
는 없다
⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장
럽연 특허 에 신 규52 2
게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo
그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo
언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3
상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)
컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것
니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52
54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )
55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo
56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2
단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(
는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471
퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo
지도 여 상 다
럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom
건에 심결57)에 당 과 여 체
룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo
체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom
에 원 지 태 미지 게 거
드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사
원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고
다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52
여 지 는 지 링에 니 체
에 것 는 시 다 원 상 사고과
에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는
에 것 고 런 그 사진 링 과 별
여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원
지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허
보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3
지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가
경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo
다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System
57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope
것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )
58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention
on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당
특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)
도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical
는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
지만 원 원 결 어 포맷 사 여 트
웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
고 는 없다고 시 다
다만 원 결 상고 에 단 게 가지
누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2
드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3
원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에
에 는 동 내 복 상 다 생
여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ
것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ
웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
83)과 는 가지 건 갖 것 것 니
드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo
다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
업 경우 (Business Method)Ⅳ
업 개 과 그 경1
업 업 BM(Business Method) (Business Model)
니 고도 리 직 우리 도 어
통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo
고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
고 게 업 에 당(business method) rdquo
건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo
보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
다93) 그러 업 에 각 에 주 는 실 컴
퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
에 고 다 그럴 경우 는 실질 컴퓨 그
특허 보 에 연 에 다
통 상 업 동 특 경 후 여 격1990
능가 는 막 보 게 lsquo
업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
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148) 심사 13
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
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502 사 통16 3 ( 46 )
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는 것 어도 당 간 직 다
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에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
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504 사 통16 3 ( 46 )
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에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
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단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
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보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
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연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
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다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
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그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
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그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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연 결 Bilski
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Bilskirdquo 964 PLIPat 65
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Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 5: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/5.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 457
결에 과 달리 업 특허 여 가능State Street Bank
에 어 훨 엄격 다시 미 시 12)
업 특허 여 에 가 다시 고 다 특
에 매듭도 체 결 우State Street Bank
리 특허 상 건 연 는 삭 는 주lsquo rsquo
주 루었었는 는 새 운 시각 가 다고
다
다 편 는 업 포 여 리 컴퓨 그
특허 여 가능 에 여 럽연 특허청(European Patent Office
그 산 특허심 원 에 는 미EPO) (EPO Board of Appeal)
과는 다 상 게 컴퓨 그 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
특허 여에 결 삼 다 그런 여 lsquo rsquo
과연 체 어 내 지에 여 지 어 역시
근 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President)
에 거 여 럽연 특허심 원112 (EPO Enlarged⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Board of Appeal)
(referal)13) 보내 에 다 런 동 역시 에 다시 컴퓨
그 특허 여가능 에 심 러 에 그 결과
에 실 에 도 검 볼 만 다
상과 같 근 동 에 여 본 에 는 업 포
여 리 컴퓨 그 특허 여 가능 에 미 럽연
12) 에 지 지 는 E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of
Software Patents after Bilskirdquo 964 PLIPat 65 MJ Edwards amp Donald Steinberg
ldquoThe Implications of Bilski Patentable Subject Matter in The United Statesrdquo 49
IDEA 411 Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev
등 것1
13) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
458 사 통16 3 ( 46 )
본 등 과 등 고 울러 에
그것들 지 고 컴퓨 그 에 어 직 특허
여 탐색 고 다 편 여 리 컴퓨 그
에 특허 여 가능 우 검 다 그 다 업
에 특 진 다
컴퓨 그 보 에 사Ⅱ
미1
사건Gottschalk v Benson⑴ 14)
컴퓨 그 특허 여 상 취lsquo (patentable subject matter)rsquo
미 연 원에 단 1971 Gottschalk v Benson
결 다 는 연 여 지 가운 지 원 3 6
견 에 것 었다
사건에 특허 원 상 진 진2 10 (BCD binary-coded
decimal15) 컴퓨 그 사 여 진 변) 2 는 었
다 그런 특허 여 에 어 가 사건 특허 원 특
특 계에 거 특 체 도에 ㆍ
것 니 지 컴퓨 상에 는 체 경우
상 다는 었다16) 연 원 연 상(phenomena
신 과 상 지 개of nature) (mental process) (abstract
14) 409 US 63 (1972)
15) 진 각 리 각각 트 리 진 쪼개어 타낸 것 가 십진10 4 ( ) 2
진 진 십 리 리 각각lsquo32rsquo 2 10 3 0011 2 0010
꾸게 어 결 게 다lsquo0011 0010rsquo
16) 409 US at 63
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 459
과 업 본도 들 므 특허intellectual concepts)
상 없다는 원 다17) 연 원 특 계에
지 특허 가 특허 상 는지 단lsquo (process patent)rsquo
에 어 는 연 원 1870 Cochrane v Deener
결18) 지지 특 객체 다 상태 다 것 거ldquo
변 시 는 것 특 계 포 지 특허 특허 여 상
징 다 는 고 시 다lsquo ( clue)rsquo ( )rdquo 徵表 筆者註 19) 그러
연 원 결 특 객Cochrane v Deener
체 다 상태 다 것 거 변 시 만 특허가
여 는 것 님 다20)
연 원 같 특허 원 지 컴퓨 에 연결 었다는 사실
고는 상당 체lsquo (substantial practical application)rsquo
고 볼 없 런 특허 원에 등 허 경우 그 실
과는 진 진 진 꾸는 공식 특 에게2 10 2
독 게 는 것 고리듬 체에 특허 여 는 것 고 보
다21) 런 시각에 연 원 사건 특허 원 특허 여 상
니 고 단 다 연 원 그러 도 런 단 컴퓨 lsquo
그 상 특허 상 니다 는 는 것 님rsquo
17) 409 US at 67
18) 결 주어진 결과 얻 여 특 체Cochrane v Deener ldquo (process)
리 는 식 다 그것 특 상 다 상태 다 것 거 변 시
다 만 새 고 다 그런 도 계
마 가지 특허 다 고 시 다(machinery) rdquo(94 U S 780 788)
19) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thing is the clue
to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo(409
런 결 시는 후 듯 결에 도 다시 게US at 70) Benson Diehr
원 다
20) 결 에 는 1876 Cochrane v Deener (94 US 780 24 LEd 139)
당 특허 원 특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것
고 여 특허 여 는 사건에 연 원 결 그런 특 Benson
징 특허에 드시 는 것 님 고 다(409 US at 71)
21) 409 US at 71-72
460 사 통16 3 ( 46 )
다22)
사건Parker v Flook⑵ 23)
연 원 결에 시 상당 체Benson lsquo
는 엇 지 다 어진 사(substantial practical application)rsquo
건 사건 었다 여 는 결과1978 Parker v Flook Benson
달리 연 들 사 에 다 견과 견 립 었다 울러
당 사건 심 연 특허 원(Court of Customs and Patent
Appeals CCPA)24) 결 당 원에 특허 여 는 취지
다 가지 결과 마 가지 다 Diehr
사건에 특허 원 과 에 매 변 (catalytic
converter)가 상 동 게 주는 계 (Alarm
시 업 트 는 에 것 었다 통상 과 에Limits)
는 도 량 등 지 여 런 ( )流量
변 들 사 에 진 계 과 경우 거 심지어lsquo rsquo
험 등 경고 가 다 계 는 고 lsquo rsquo
것 니 과 동 시 변 는 변 들에 맞 어 주
업 트 어 다 게 다 변 들에 계산 여 계 업
트시 는 과 에 고리듬 주어진 결 는 과( )
탑재 컴퓨 그 동원 다는 당 업계에 미
과 특허 원 사 었다
사건 특허 원 고리듬 체에 여 특허 여 는 것
니 과 에만 여 고리듬 사후lsquo (post-solution)rsquo
에 특허 여 연 원 결 Benson
22) 409 US at 71
23) 437 US 584 (1978)
24) 는 연 특허 원 는 원 지 다(CAFC) 1982 前身
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 461
시 상당 체lsquo (substantial practical
는 고 다 그러 연 원 원application)rsquo
공식 고리듬 특 에 사후 는 것 통상( )
누 가능 것 므 그 신규 진보 지 여 지 고 ㆍ
상 사후 다는 사실만 원 특허 없는 고리듬 특허가
능 시킬 는 없다고 시 다25)
연 원 여 연 고리듬 공식 마 특허 상
공지 과 같 취 가 다는( ) 19 OrsquoReilly公知
결v Morse 26) 에 각 다 런 것 체는 특허 여 상
없 다만 원 런 연 고리듬 공식
그런 는 특허 여 상 다고 보 다27)
런 에 경우 특허 사건 원 상 미 업계에
과 간 에 과 다고 보여 같
재 지 므 특허 여 만 니 고 보 다28)
연 원 고리듬 컴퓨 그 특허 여 상 없
다는 결 지 도 사건 특허 원 특허 여Benson
거 는 극 근거는 신규 진보 에 특허 건 미 특허(
결여 고 다102 103 )
상과 같 연 다 견과 달리 견 사6 3
건 원 원 특허 여 상 지 니 고리듬 그
포 고 뿐 그 고리듬 독 는 것 니므
결 체 보 는 특허 여가 가능 다는 심 승 고
다29)
25) 437 US at 589-90
26) 56 US (15 How) 62 (1853)
27) 437 US at 592
28) 437 US at 594
29) 437 US at 599-600
462 사 통16 3 ( 46 )
사건Diamond v Diehr⑶ 30)
에 러 미 연 원 과 달리 특허 여 상1980
는 태도 변 게 는 그 시 컴퓨 그
에 것 니 폐 는 리 에 여 특허
여 결Diamond v Chakrabarty 31) 었다 런 태도 변 는 컴
퓨 그 에도 어 연 원 결 통 여 1981 Diehr
마 내 컴퓨 그 과 특허 에 다 다만 결
에 연 들 사 에 는 근 특허 여가54
루어 다는 사실 울러 사건 심 연 특허 원에 특허 2
여 것 연 원 다 견 승 것 는 사실
간과 지만 시사 는 가 다32)
결에 가 원 직 지 고 경Diehr
시 는 여 특 고 만드는 에 특허( )硬化
원 었다 상 께 도 에
상 는 시간 등 가지 가 런 경 에
우 는 에 도 업계는 미 진 시
간 도 가공 사 계 는 경우 니우 식 33)
여 에 상 언 꺼낼 지 계산 었다
그런 리지 과 는 실 과 에 는 도가
것 니 걷 없 도 변 는 시시각각
여 각 시간에 가 곤 다는 었
다34) 니우 식에 거 여 시간 도 연
30) 450 US 175 (1981)
31) 447 US 303 (1980)
32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ
33) 도 도 계에 보편 웨 니우1889
가 규 다 는 리태니커 과사 lthttppreviewbritannicacokrboltopi
casparticle_id=b14a0887agt(200917 )
34) 450 U S at 178
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463
산 질 다 시간 계산에 어 움 없지만
달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공
후 어내는 짧 간에 변 도 런 복
연산 여 므 체 업 감 에 지 루질( )感
에 없었고 그 결과 과도 거 과 경 가 생 다
그런 원 컴퓨 그 여 런 업계 과 결
것 었다 시 변 는 실 도 가 시시각각
동 컴퓨 에 보내지 미 니우 식 담고 는 컴퓨
그 시간 시 재계산 고 게 계산 결과
시간량 미 실 경과 시간과 경우 컴퓨 는 에 신
보내어 열도 다35) 원 런 과
원 다
연 원 다 견 결 시 듯( ) Benson多數意見
공식 연 과 마 가지 특허 상(law of nature)
없다고 보 다36)
런 공식 도 특허 여지가 는 여(process)
미 특허 100 37) 101 38)에 엇lsquo (process)rsquo
지에 여 연 원 결1870 Cochrane v Deener 39)
35) 450 U S at 178-79
36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)
등 가지 특허 여가 곤 상 고 시 다 는(abstract ideas) 3 450 US
at 185
37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義
는 견 말 다(a) ldquo (invention)rdquo
(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition
는 질 새 운 포 는 는 식of matter) (process) (art)
말 다(method)
38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)
는 새 고 것들 개량 거 견 는 누
건과 건에 특허 다
39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)
원 는 특 는 다 만 신규 고 다 는hellip
464 사 통16 3 ( 46 )
내 결과 마 가지 다시 원 고 다( ) Benson 定義
에 공식 담고 거 그 공식 가 (application)
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 같
체 볼 특허 보 상 능 는
에 미 특허 에100 101 lsquo
에 당 므 특허 여 상 다고 단 다(process)rsquo
특 여 사건 연 원 특 객체 다 상태Diehr ldquo
다 것 거 변 시 는 것 특 계 포 지
특허 특허 여 상 징 다 고( clue) rdquo徵表
결 미 보 결 시Cochrane v Deener Benson 40)
그 들 고 다41) 그 지만 결 특허가Benson lsquo
여 드시 결 특 객Cochrane v Deener
체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는가 는rsquo
에 여 니 고 답 에 여 결 다lsquo rsquo Diehr
견 에 여는 지 다
시 결 견4 Diehr ( ) 少數意見
결 지지 여 특허가Cochrane v Deener
언 리 변 가 어 다는 취지(physical transformation)
42) 런 건 는 그 지 니 경우 특
컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo
루어진 것 지 단 가 곤 다는 실 시 고 다
편 연 원 다 견 특허 여 상 단 는 101
마 가지 특허 다 당 는 다고(machinery) hellip
는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)
40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue
to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo
Benson 409 U S 70 63
41) 450 U S at 184
42) 450 U S at 197
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465
어 당 체 가 신규 것 지는 런
없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규
미 는 것 니고 그런 특허 신규 는 가 뿐 고102
시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook
미 특허 에 특허 여 상 는 에 당 는지101
에 어 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
결 시 태도 우 다44)
소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷
정리의 필요성
에 계 다루어질 내 에 고 업 포
컴퓨 그 특허 여 가능 는 주 여 상에
살펴본 건 미 연 원 결 취 는 것3
가 다 는 심지어 에 도 그 결 지 니
계는 고 실 에 도 미 가 취 에 우리 그것 직
거 본 통 여 강 게 다
여 에 건 결에 리 단 보고 다3
판결 판결 리고 판결의 개요 등Benson Flook Diehr
결과 결 그리고 결 미 에 컴퓨 그Benson Flook Diehr
특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3
43) 각주 연 특허 내101
44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re
결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)
니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101
는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook
에 운운 것 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy
는 다
466 사 통16 3 ( 46 )
그 특허 원에 어 그 원내 에 상당lsquo
체 결여 어 어 사실상 컴퓨 그 담고 는 공rsquo
식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101
에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson
결 었다 다시 컴퓨 그 고리듬과 어 가능 체 사
가 니 특 사후 특허청lsquo (post-solution)rsquo
도 그런 본질 지 뿐 러 상 에 그 는 경우 그
것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo
니 는 것 결 었다 런 결 결Flook Flook
과 달리 결에 는 당 원 상에 특허가Diehr
여 다고 보고 다 럼 결 결 결 Benson Flook Diehr
컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상 니 다만
상당 체 는 경우에 여 특허 여 는
는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는
특허 여 상 니 다만 게 경우에 여 특허
여 다고 리 과연 체 엇 말 는 lsquo (application)rsquo
지에 여 다 여지가 여 재 다고 다 그
어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr
게 견 엇갈린 것에 짐 듯 게 시
는 질 것 니다
편 상 들과는 다 에 여 컴퓨 그
체 특허 는 에 미 연 원 컴퓨 그 고
리듬 체에 여 특허 는 태도는 지극 특허 (anti-patent)
사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는
지만 상당 45)도 연 다
45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo
47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467
판결에 대한 비판 등Diehr
어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr
특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지
다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr
근거 갖 재 고 여 다
사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook
본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는
견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직
결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook
에 특허 보 고 미 연 원
변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr
원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는
에 도 듯 특허 보 에 원 는
는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(
원 사 격 지닌 연 특허 원)
경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특
허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)
다 견에 다 당 사 결 Flook
사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에
것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook
사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr
지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101
도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ
것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)
46) 450 U S 215
47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo
울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」
48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines
Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press
468 사 통16 3 ( 46 )
판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見
어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr
에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2
상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr
어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개
결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr
내에 가 지 다고 보 다
결에 연 원 취 결 Diehr Flook
에는 여 지 는 49) 가
결과 여 는 당 사 특허 느냐 여Benson
결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson
고 다51) 는 사건에 연Bilski
원 결도 심 시에 어 런 어 지 것
강 게 시사 다
다만 결 결 리 는 것 니Diehr Benson 100
가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo
그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook
가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허
가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101
심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청
사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook
지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr
에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook
변 가 었다고 짐 다
49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102
시 결 태도에 다Flook
50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr
체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경
우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가
우 가 었다
51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener
본 리 계 고 는 것 는 사실 컴퓨 그 과는 계없는 사
다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469
특허가 여 드시 결Cochrane v Deener
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는
가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson
결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v
결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener
거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보
다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr
결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr
결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101
에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr
마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo
리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo
것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson
는 는 취 고 는 다
어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원
는 에 가 취 는 결 같Diehr
에 답 게 리 에 결 Bilski
에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski
연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank
여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)
만 특허 여 다는 취 다가 강 에
결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원
그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게
결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr
재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과
어 다
52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220
53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
470 사 통16 3 ( 46 )
럽2
경 식⑴
립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)
원각 보 특허 도 병 럽 연 체
특허 원 심사 고 다 런 여 신
럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo
가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )
럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )
런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특
허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)
심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )
는 없다
⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장
럽연 특허 에 신 규52 2
게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo
그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo
언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3
상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)
컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것
니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52
54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )
55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo
56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2
단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(
는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471
퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo
지도 여 상 다
럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom
건에 심결57)에 당 과 여 체
룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo
체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom
에 원 지 태 미지 게 거
드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사
원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고
다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52
여 지 는 지 링에 니 체
에 것 는 시 다 원 상 사고과
에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는
에 것 고 런 그 사진 링 과 별
여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원
지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허
보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3
지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가
경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo
다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System
57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope
것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )
58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention
on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당
특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)
도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical
는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
지만 원 원 결 어 포맷 사 여 트
웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
고 는 없다고 시 다
다만 원 결 상고 에 단 게 가지
누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2
드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3
원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에
에 는 동 내 복 상 다 생
여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ
것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ
웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
83)과 는 가지 건 갖 것 것 니
드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo
다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
업 경우 (Business Method)Ⅳ
업 개 과 그 경1
업 업 BM(Business Method) (Business Model)
니 고도 리 직 우리 도 어
통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo
고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
고 게 업 에 당(business method) rdquo
건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo
보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
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특허 보 에 연 에 다
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에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
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는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
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141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
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143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
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498 사 통16 3 ( 46 )
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148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
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집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
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에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
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게 독 여 다 는 특허 여가
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신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
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허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
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지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
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고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
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없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
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산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 6: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/6.jpg)
458 사 통16 3 ( 46 )
본 등 과 등 고 울러 에
그것들 지 고 컴퓨 그 에 어 직 특허
여 탐색 고 다 편 여 리 컴퓨 그
에 특허 여 가능 우 검 다 그 다 업
에 특 진 다
컴퓨 그 보 에 사Ⅱ
미1
사건Gottschalk v Benson⑴ 14)
컴퓨 그 특허 여 상 취lsquo (patentable subject matter)rsquo
미 연 원에 단 1971 Gottschalk v Benson
결 다 는 연 여 지 가운 지 원 3 6
견 에 것 었다
사건에 특허 원 상 진 진2 10 (BCD binary-coded
decimal15) 컴퓨 그 사 여 진 변) 2 는 었
다 그런 특허 여 에 어 가 사건 특허 원 특
특 계에 거 특 체 도에 ㆍ
것 니 지 컴퓨 상에 는 체 경우
상 다는 었다16) 연 원 연 상(phenomena
신 과 상 지 개of nature) (mental process) (abstract
14) 409 US 63 (1972)
15) 진 각 리 각각 트 리 진 쪼개어 타낸 것 가 십진10 4 ( ) 2
진 진 십 리 리 각각lsquo32rsquo 2 10 3 0011 2 0010
꾸게 어 결 게 다lsquo0011 0010rsquo
16) 409 US at 63
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 459
과 업 본도 들 므 특허intellectual concepts)
상 없다는 원 다17) 연 원 특 계에
지 특허 가 특허 상 는지 단lsquo (process patent)rsquo
에 어 는 연 원 1870 Cochrane v Deener
결18) 지지 특 객체 다 상태 다 것 거ldquo
변 시 는 것 특 계 포 지 특허 특허 여 상
징 다 는 고 시 다lsquo ( clue)rsquo ( )rdquo 徵表 筆者註 19) 그러
연 원 결 특 객Cochrane v Deener
체 다 상태 다 것 거 변 시 만 특허가
여 는 것 님 다20)
연 원 같 특허 원 지 컴퓨 에 연결 었다는 사실
고는 상당 체lsquo (substantial practical application)rsquo
고 볼 없 런 특허 원에 등 허 경우 그 실
과는 진 진 진 꾸는 공식 특 에게2 10 2
독 게 는 것 고리듬 체에 특허 여 는 것 고 보
다21) 런 시각에 연 원 사건 특허 원 특허 여 상
니 고 단 다 연 원 그러 도 런 단 컴퓨 lsquo
그 상 특허 상 니다 는 는 것 님rsquo
17) 409 US at 67
18) 결 주어진 결과 얻 여 특 체Cochrane v Deener ldquo (process)
리 는 식 다 그것 특 상 다 상태 다 것 거 변 시
다 만 새 고 다 그런 도 계
마 가지 특허 다 고 시 다(machinery) rdquo(94 U S 780 788)
19) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thing is the clue
to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo(409
런 결 시는 후 듯 결에 도 다시 게US at 70) Benson Diehr
원 다
20) 결 에 는 1876 Cochrane v Deener (94 US 780 24 LEd 139)
당 특허 원 특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것
고 여 특허 여 는 사건에 연 원 결 그런 특 Benson
징 특허에 드시 는 것 님 고 다(409 US at 71)
21) 409 US at 71-72
460 사 통16 3 ( 46 )
다22)
사건Parker v Flook⑵ 23)
연 원 결에 시 상당 체Benson lsquo
는 엇 지 다 어진 사(substantial practical application)rsquo
건 사건 었다 여 는 결과1978 Parker v Flook Benson
달리 연 들 사 에 다 견과 견 립 었다 울러
당 사건 심 연 특허 원(Court of Customs and Patent
Appeals CCPA)24) 결 당 원에 특허 여 는 취지
다 가지 결과 마 가지 다 Diehr
사건에 특허 원 과 에 매 변 (catalytic
converter)가 상 동 게 주는 계 (Alarm
시 업 트 는 에 것 었다 통상 과 에Limits)
는 도 량 등 지 여 런 ( )流量
변 들 사 에 진 계 과 경우 거 심지어lsquo rsquo
험 등 경고 가 다 계 는 고 lsquo rsquo
것 니 과 동 시 변 는 변 들에 맞 어 주
업 트 어 다 게 다 변 들에 계산 여 계 업
트시 는 과 에 고리듬 주어진 결 는 과( )
탑재 컴퓨 그 동원 다는 당 업계에 미
과 특허 원 사 었다
사건 특허 원 고리듬 체에 여 특허 여 는 것
니 과 에만 여 고리듬 사후lsquo (post-solution)rsquo
에 특허 여 연 원 결 Benson
22) 409 US at 71
23) 437 US 584 (1978)
24) 는 연 특허 원 는 원 지 다(CAFC) 1982 前身
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 461
시 상당 체lsquo (substantial practical
는 고 다 그러 연 원 원application)rsquo
공식 고리듬 특 에 사후 는 것 통상( )
누 가능 것 므 그 신규 진보 지 여 지 고 ㆍ
상 사후 다는 사실만 원 특허 없는 고리듬 특허가
능 시킬 는 없다고 시 다25)
연 원 여 연 고리듬 공식 마 특허 상
공지 과 같 취 가 다는( ) 19 OrsquoReilly公知
결v Morse 26) 에 각 다 런 것 체는 특허 여 상
없 다만 원 런 연 고리듬 공식
그런 는 특허 여 상 다고 보 다27)
런 에 경우 특허 사건 원 상 미 업계에
과 간 에 과 다고 보여 같
재 지 므 특허 여 만 니 고 보 다28)
연 원 고리듬 컴퓨 그 특허 여 상 없
다는 결 지 도 사건 특허 원 특허 여Benson
거 는 극 근거는 신규 진보 에 특허 건 미 특허(
결여 고 다102 103 )
상과 같 연 다 견과 달리 견 사6 3
건 원 원 특허 여 상 지 니 고리듬 그
포 고 뿐 그 고리듬 독 는 것 니므
결 체 보 는 특허 여가 가능 다는 심 승 고
다29)
25) 437 US at 589-90
26) 56 US (15 How) 62 (1853)
27) 437 US at 592
28) 437 US at 594
29) 437 US at 599-600
462 사 통16 3 ( 46 )
사건Diamond v Diehr⑶ 30)
에 러 미 연 원 과 달리 특허 여 상1980
는 태도 변 게 는 그 시 컴퓨 그
에 것 니 폐 는 리 에 여 특허
여 결Diamond v Chakrabarty 31) 었다 런 태도 변 는 컴
퓨 그 에도 어 연 원 결 통 여 1981 Diehr
마 내 컴퓨 그 과 특허 에 다 다만 결
에 연 들 사 에 는 근 특허 여가54
루어 다는 사실 울러 사건 심 연 특허 원에 특허 2
여 것 연 원 다 견 승 것 는 사실
간과 지만 시사 는 가 다32)
결에 가 원 직 지 고 경Diehr
시 는 여 특 고 만드는 에 특허( )硬化
원 었다 상 께 도 에
상 는 시간 등 가지 가 런 경 에
우 는 에 도 업계는 미 진 시
간 도 가공 사 계 는 경우 니우 식 33)
여 에 상 언 꺼낼 지 계산 었다
그런 리지 과 는 실 과 에 는 도가
것 니 걷 없 도 변 는 시시각각
여 각 시간에 가 곤 다는 었
다34) 니우 식에 거 여 시간 도 연
30) 450 US 175 (1981)
31) 447 US 303 (1980)
32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ
33) 도 도 계에 보편 웨 니우1889
가 규 다 는 리태니커 과사 lthttppreviewbritannicacokrboltopi
casparticle_id=b14a0887agt(200917 )
34) 450 U S at 178
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463
산 질 다 시간 계산에 어 움 없지만
달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공
후 어내는 짧 간에 변 도 런 복
연산 여 므 체 업 감 에 지 루질( )感
에 없었고 그 결과 과도 거 과 경 가 생 다
그런 원 컴퓨 그 여 런 업계 과 결
것 었다 시 변 는 실 도 가 시시각각
동 컴퓨 에 보내지 미 니우 식 담고 는 컴퓨
그 시간 시 재계산 고 게 계산 결과
시간량 미 실 경과 시간과 경우 컴퓨 는 에 신
보내어 열도 다35) 원 런 과
원 다
연 원 다 견 결 시 듯( ) Benson多數意見
공식 연 과 마 가지 특허 상(law of nature)
없다고 보 다36)
런 공식 도 특허 여지가 는 여(process)
미 특허 100 37) 101 38)에 엇lsquo (process)rsquo
지에 여 연 원 결1870 Cochrane v Deener 39)
35) 450 U S at 178-79
36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)
등 가지 특허 여가 곤 상 고 시 다 는(abstract ideas) 3 450 US
at 185
37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義
는 견 말 다(a) ldquo (invention)rdquo
(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition
는 질 새 운 포 는 는 식of matter) (process) (art)
말 다(method)
38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)
는 새 고 것들 개량 거 견 는 누
건과 건에 특허 다
39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)
원 는 특 는 다 만 신규 고 다 는hellip
464 사 통16 3 ( 46 )
내 결과 마 가지 다시 원 고 다( ) Benson 定義
에 공식 담고 거 그 공식 가 (application)
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 같
체 볼 특허 보 상 능 는
에 미 특허 에100 101 lsquo
에 당 므 특허 여 상 다고 단 다(process)rsquo
특 여 사건 연 원 특 객체 다 상태Diehr ldquo
다 것 거 변 시 는 것 특 계 포 지
특허 특허 여 상 징 다 고( clue) rdquo徵表
결 미 보 결 시Cochrane v Deener Benson 40)
그 들 고 다41) 그 지만 결 특허가Benson lsquo
여 드시 결 특 객Cochrane v Deener
체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는가 는rsquo
에 여 니 고 답 에 여 결 다lsquo rsquo Diehr
견 에 여는 지 다
시 결 견4 Diehr ( ) 少數意見
결 지지 여 특허가Cochrane v Deener
언 리 변 가 어 다는 취지(physical transformation)
42) 런 건 는 그 지 니 경우 특
컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo
루어진 것 지 단 가 곤 다는 실 시 고 다
편 연 원 다 견 특허 여 상 단 는 101
마 가지 특허 다 당 는 다고(machinery) hellip
는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)
40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue
to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo
Benson 409 U S 70 63
41) 450 U S at 184
42) 450 U S at 197
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465
어 당 체 가 신규 것 지는 런
없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규
미 는 것 니고 그런 특허 신규 는 가 뿐 고102
시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook
미 특허 에 특허 여 상 는 에 당 는지101
에 어 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
결 시 태도 우 다44)
소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷
정리의 필요성
에 계 다루어질 내 에 고 업 포
컴퓨 그 특허 여 가능 는 주 여 상에
살펴본 건 미 연 원 결 취 는 것3
가 다 는 심지어 에 도 그 결 지 니
계는 고 실 에 도 미 가 취 에 우리 그것 직
거 본 통 여 강 게 다
여 에 건 결에 리 단 보고 다3
판결 판결 리고 판결의 개요 등Benson Flook Diehr
결과 결 그리고 결 미 에 컴퓨 그Benson Flook Diehr
특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3
43) 각주 연 특허 내101
44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re
결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)
니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101
는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook
에 운운 것 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy
는 다
466 사 통16 3 ( 46 )
그 특허 원에 어 그 원내 에 상당lsquo
체 결여 어 어 사실상 컴퓨 그 담고 는 공rsquo
식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101
에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson
결 었다 다시 컴퓨 그 고리듬과 어 가능 체 사
가 니 특 사후 특허청lsquo (post-solution)rsquo
도 그런 본질 지 뿐 러 상 에 그 는 경우 그
것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo
니 는 것 결 었다 런 결 결Flook Flook
과 달리 결에 는 당 원 상에 특허가Diehr
여 다고 보고 다 럼 결 결 결 Benson Flook Diehr
컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상 니 다만
상당 체 는 경우에 여 특허 여 는
는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는
특허 여 상 니 다만 게 경우에 여 특허
여 다고 리 과연 체 엇 말 는 lsquo (application)rsquo
지에 여 다 여지가 여 재 다고 다 그
어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr
게 견 엇갈린 것에 짐 듯 게 시
는 질 것 니다
편 상 들과는 다 에 여 컴퓨 그
체 특허 는 에 미 연 원 컴퓨 그 고
리듬 체에 여 특허 는 태도는 지극 특허 (anti-patent)
사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는
지만 상당 45)도 연 다
45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo
47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467
판결에 대한 비판 등Diehr
어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr
특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지
다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr
근거 갖 재 고 여 다
사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook
본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는
견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직
결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook
에 특허 보 고 미 연 원
변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr
원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는
에 도 듯 특허 보 에 원 는
는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(
원 사 격 지닌 연 특허 원)
경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특
허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)
다 견에 다 당 사 결 Flook
사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에
것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook
사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr
지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101
도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ
것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)
46) 450 U S 215
47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo
울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」
48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines
Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press
468 사 통16 3 ( 46 )
판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見
어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr
에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2
상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr
어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개
결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr
내에 가 지 다고 보 다
결에 연 원 취 결 Diehr Flook
에는 여 지 는 49) 가
결과 여 는 당 사 특허 느냐 여Benson
결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson
고 다51) 는 사건에 연Bilski
원 결도 심 시에 어 런 어 지 것
강 게 시사 다
다만 결 결 리 는 것 니Diehr Benson 100
가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo
그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook
가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허
가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101
심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청
사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook
지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr
에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook
변 가 었다고 짐 다
49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102
시 결 태도에 다Flook
50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr
체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경
우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가
우 가 었다
51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener
본 리 계 고 는 것 는 사실 컴퓨 그 과는 계없는 사
다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469
특허가 여 드시 결Cochrane v Deener
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는
가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson
결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v
결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener
거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보
다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr
결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr
결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101
에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr
마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo
리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo
것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson
는 는 취 고 는 다
어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원
는 에 가 취 는 결 같Diehr
에 답 게 리 에 결 Bilski
에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski
연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank
여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)
만 특허 여 다는 취 다가 강 에
결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원
그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게
결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr
재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과
어 다
52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220
53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
470 사 통16 3 ( 46 )
럽2
경 식⑴
립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)
원각 보 특허 도 병 럽 연 체
특허 원 심사 고 다 런 여 신
럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo
가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )
럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )
런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특
허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)
심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )
는 없다
⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장
럽연 특허 에 신 규52 2
게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo
그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo
언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3
상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)
컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것
니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52
54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )
55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo
56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2
단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(
는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471
퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo
지도 여 상 다
럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom
건에 심결57)에 당 과 여 체
룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo
체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom
에 원 지 태 미지 게 거
드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사
원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고
다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52
여 지 는 지 링에 니 체
에 것 는 시 다 원 상 사고과
에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는
에 것 고 런 그 사진 링 과 별
여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원
지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허
보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3
지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가
경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo
다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System
57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope
것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )
58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention
on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당
특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)
도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical
는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
지만 원 원 결 어 포맷 사 여 트
웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
고 는 없다고 시 다
다만 원 결 상고 에 단 게 가지
누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2
드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3
원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에
에 는 동 내 복 상 다 생
여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ
것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ
웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
83)과 는 가지 건 갖 것 것 니
드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo
다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
업 경우 (Business Method)Ⅳ
업 개 과 그 경1
업 업 BM(Business Method) (Business Model)
니 고도 리 직 우리 도 어
통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo
고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
고 게 업 에 당(business method) rdquo
건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo
보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
다93) 그러 업 에 각 에 주 는 실 컴
퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
에 고 다 그럴 경우 는 실질 컴퓨 그
특허 보 에 연 에 다
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능가 는 막 보 게 lsquo
업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
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사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
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거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
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단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
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체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
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가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
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여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
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것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
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리 체 는 보 리 는 그 동
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트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 7: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/7.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 459
과 업 본도 들 므 특허intellectual concepts)
상 없다는 원 다17) 연 원 특 계에
지 특허 가 특허 상 는지 단lsquo (process patent)rsquo
에 어 는 연 원 1870 Cochrane v Deener
결18) 지지 특 객체 다 상태 다 것 거ldquo
변 시 는 것 특 계 포 지 특허 특허 여 상
징 다 는 고 시 다lsquo ( clue)rsquo ( )rdquo 徵表 筆者註 19) 그러
연 원 결 특 객Cochrane v Deener
체 다 상태 다 것 거 변 시 만 특허가
여 는 것 님 다20)
연 원 같 특허 원 지 컴퓨 에 연결 었다는 사실
고는 상당 체lsquo (substantial practical application)rsquo
고 볼 없 런 특허 원에 등 허 경우 그 실
과는 진 진 진 꾸는 공식 특 에게2 10 2
독 게 는 것 고리듬 체에 특허 여 는 것 고 보
다21) 런 시각에 연 원 사건 특허 원 특허 여 상
니 고 단 다 연 원 그러 도 런 단 컴퓨 lsquo
그 상 특허 상 니다 는 는 것 님rsquo
17) 409 US at 67
18) 결 주어진 결과 얻 여 특 체Cochrane v Deener ldquo (process)
리 는 식 다 그것 특 상 다 상태 다 것 거 변 시
다 만 새 고 다 그런 도 계
마 가지 특허 다 고 시 다(machinery) rdquo(94 U S 780 788)
19) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thing is the clue
to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo(409
런 결 시는 후 듯 결에 도 다시 게US at 70) Benson Diehr
원 다
20) 결 에 는 1876 Cochrane v Deener (94 US 780 24 LEd 139)
당 특허 원 특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것
고 여 특허 여 는 사건에 연 원 결 그런 특 Benson
징 특허에 드시 는 것 님 고 다(409 US at 71)
21) 409 US at 71-72
460 사 통16 3 ( 46 )
다22)
사건Parker v Flook⑵ 23)
연 원 결에 시 상당 체Benson lsquo
는 엇 지 다 어진 사(substantial practical application)rsquo
건 사건 었다 여 는 결과1978 Parker v Flook Benson
달리 연 들 사 에 다 견과 견 립 었다 울러
당 사건 심 연 특허 원(Court of Customs and Patent
Appeals CCPA)24) 결 당 원에 특허 여 는 취지
다 가지 결과 마 가지 다 Diehr
사건에 특허 원 과 에 매 변 (catalytic
converter)가 상 동 게 주는 계 (Alarm
시 업 트 는 에 것 었다 통상 과 에Limits)
는 도 량 등 지 여 런 ( )流量
변 들 사 에 진 계 과 경우 거 심지어lsquo rsquo
험 등 경고 가 다 계 는 고 lsquo rsquo
것 니 과 동 시 변 는 변 들에 맞 어 주
업 트 어 다 게 다 변 들에 계산 여 계 업
트시 는 과 에 고리듬 주어진 결 는 과( )
탑재 컴퓨 그 동원 다는 당 업계에 미
과 특허 원 사 었다
사건 특허 원 고리듬 체에 여 특허 여 는 것
니 과 에만 여 고리듬 사후lsquo (post-solution)rsquo
에 특허 여 연 원 결 Benson
22) 409 US at 71
23) 437 US 584 (1978)
24) 는 연 특허 원 는 원 지 다(CAFC) 1982 前身
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 461
시 상당 체lsquo (substantial practical
는 고 다 그러 연 원 원application)rsquo
공식 고리듬 특 에 사후 는 것 통상( )
누 가능 것 므 그 신규 진보 지 여 지 고 ㆍ
상 사후 다는 사실만 원 특허 없는 고리듬 특허가
능 시킬 는 없다고 시 다25)
연 원 여 연 고리듬 공식 마 특허 상
공지 과 같 취 가 다는( ) 19 OrsquoReilly公知
결v Morse 26) 에 각 다 런 것 체는 특허 여 상
없 다만 원 런 연 고리듬 공식
그런 는 특허 여 상 다고 보 다27)
런 에 경우 특허 사건 원 상 미 업계에
과 간 에 과 다고 보여 같
재 지 므 특허 여 만 니 고 보 다28)
연 원 고리듬 컴퓨 그 특허 여 상 없
다는 결 지 도 사건 특허 원 특허 여Benson
거 는 극 근거는 신규 진보 에 특허 건 미 특허(
결여 고 다102 103 )
상과 같 연 다 견과 달리 견 사6 3
건 원 원 특허 여 상 지 니 고리듬 그
포 고 뿐 그 고리듬 독 는 것 니므
결 체 보 는 특허 여가 가능 다는 심 승 고
다29)
25) 437 US at 589-90
26) 56 US (15 How) 62 (1853)
27) 437 US at 592
28) 437 US at 594
29) 437 US at 599-600
462 사 통16 3 ( 46 )
사건Diamond v Diehr⑶ 30)
에 러 미 연 원 과 달리 특허 여 상1980
는 태도 변 게 는 그 시 컴퓨 그
에 것 니 폐 는 리 에 여 특허
여 결Diamond v Chakrabarty 31) 었다 런 태도 변 는 컴
퓨 그 에도 어 연 원 결 통 여 1981 Diehr
마 내 컴퓨 그 과 특허 에 다 다만 결
에 연 들 사 에 는 근 특허 여가54
루어 다는 사실 울러 사건 심 연 특허 원에 특허 2
여 것 연 원 다 견 승 것 는 사실
간과 지만 시사 는 가 다32)
결에 가 원 직 지 고 경Diehr
시 는 여 특 고 만드는 에 특허( )硬化
원 었다 상 께 도 에
상 는 시간 등 가지 가 런 경 에
우 는 에 도 업계는 미 진 시
간 도 가공 사 계 는 경우 니우 식 33)
여 에 상 언 꺼낼 지 계산 었다
그런 리지 과 는 실 과 에 는 도가
것 니 걷 없 도 변 는 시시각각
여 각 시간에 가 곤 다는 었
다34) 니우 식에 거 여 시간 도 연
30) 450 US 175 (1981)
31) 447 US 303 (1980)
32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ
33) 도 도 계에 보편 웨 니우1889
가 규 다 는 리태니커 과사 lthttppreviewbritannicacokrboltopi
casparticle_id=b14a0887agt(200917 )
34) 450 U S at 178
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463
산 질 다 시간 계산에 어 움 없지만
달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공
후 어내는 짧 간에 변 도 런 복
연산 여 므 체 업 감 에 지 루질( )感
에 없었고 그 결과 과도 거 과 경 가 생 다
그런 원 컴퓨 그 여 런 업계 과 결
것 었다 시 변 는 실 도 가 시시각각
동 컴퓨 에 보내지 미 니우 식 담고 는 컴퓨
그 시간 시 재계산 고 게 계산 결과
시간량 미 실 경과 시간과 경우 컴퓨 는 에 신
보내어 열도 다35) 원 런 과
원 다
연 원 다 견 결 시 듯( ) Benson多數意見
공식 연 과 마 가지 특허 상(law of nature)
없다고 보 다36)
런 공식 도 특허 여지가 는 여(process)
미 특허 100 37) 101 38)에 엇lsquo (process)rsquo
지에 여 연 원 결1870 Cochrane v Deener 39)
35) 450 U S at 178-79
36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)
등 가지 특허 여가 곤 상 고 시 다 는(abstract ideas) 3 450 US
at 185
37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義
는 견 말 다(a) ldquo (invention)rdquo
(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition
는 질 새 운 포 는 는 식of matter) (process) (art)
말 다(method)
38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)
는 새 고 것들 개량 거 견 는 누
건과 건에 특허 다
39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)
원 는 특 는 다 만 신규 고 다 는hellip
464 사 통16 3 ( 46 )
내 결과 마 가지 다시 원 고 다( ) Benson 定義
에 공식 담고 거 그 공식 가 (application)
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 같
체 볼 특허 보 상 능 는
에 미 특허 에100 101 lsquo
에 당 므 특허 여 상 다고 단 다(process)rsquo
특 여 사건 연 원 특 객체 다 상태Diehr ldquo
다 것 거 변 시 는 것 특 계 포 지
특허 특허 여 상 징 다 고( clue) rdquo徵表
결 미 보 결 시Cochrane v Deener Benson 40)
그 들 고 다41) 그 지만 결 특허가Benson lsquo
여 드시 결 특 객Cochrane v Deener
체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는가 는rsquo
에 여 니 고 답 에 여 결 다lsquo rsquo Diehr
견 에 여는 지 다
시 결 견4 Diehr ( ) 少數意見
결 지지 여 특허가Cochrane v Deener
언 리 변 가 어 다는 취지(physical transformation)
42) 런 건 는 그 지 니 경우 특
컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo
루어진 것 지 단 가 곤 다는 실 시 고 다
편 연 원 다 견 특허 여 상 단 는 101
마 가지 특허 다 당 는 다고(machinery) hellip
는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)
40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue
to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo
Benson 409 U S 70 63
41) 450 U S at 184
42) 450 U S at 197
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465
어 당 체 가 신규 것 지는 런
없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규
미 는 것 니고 그런 특허 신규 는 가 뿐 고102
시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook
미 특허 에 특허 여 상 는 에 당 는지101
에 어 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
결 시 태도 우 다44)
소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷
정리의 필요성
에 계 다루어질 내 에 고 업 포
컴퓨 그 특허 여 가능 는 주 여 상에
살펴본 건 미 연 원 결 취 는 것3
가 다 는 심지어 에 도 그 결 지 니
계는 고 실 에 도 미 가 취 에 우리 그것 직
거 본 통 여 강 게 다
여 에 건 결에 리 단 보고 다3
판결 판결 리고 판결의 개요 등Benson Flook Diehr
결과 결 그리고 결 미 에 컴퓨 그Benson Flook Diehr
특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3
43) 각주 연 특허 내101
44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re
결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)
니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101
는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook
에 운운 것 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy
는 다
466 사 통16 3 ( 46 )
그 특허 원에 어 그 원내 에 상당lsquo
체 결여 어 어 사실상 컴퓨 그 담고 는 공rsquo
식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101
에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson
결 었다 다시 컴퓨 그 고리듬과 어 가능 체 사
가 니 특 사후 특허청lsquo (post-solution)rsquo
도 그런 본질 지 뿐 러 상 에 그 는 경우 그
것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo
니 는 것 결 었다 런 결 결Flook Flook
과 달리 결에 는 당 원 상에 특허가Diehr
여 다고 보고 다 럼 결 결 결 Benson Flook Diehr
컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상 니 다만
상당 체 는 경우에 여 특허 여 는
는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는
특허 여 상 니 다만 게 경우에 여 특허
여 다고 리 과연 체 엇 말 는 lsquo (application)rsquo
지에 여 다 여지가 여 재 다고 다 그
어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr
게 견 엇갈린 것에 짐 듯 게 시
는 질 것 니다
편 상 들과는 다 에 여 컴퓨 그
체 특허 는 에 미 연 원 컴퓨 그 고
리듬 체에 여 특허 는 태도는 지극 특허 (anti-patent)
사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는
지만 상당 45)도 연 다
45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo
47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467
판결에 대한 비판 등Diehr
어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr
특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지
다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr
근거 갖 재 고 여 다
사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook
본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는
견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직
결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook
에 특허 보 고 미 연 원
변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr
원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는
에 도 듯 특허 보 에 원 는
는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(
원 사 격 지닌 연 특허 원)
경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특
허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)
다 견에 다 당 사 결 Flook
사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에
것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook
사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr
지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101
도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ
것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)
46) 450 U S 215
47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo
울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」
48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines
Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press
468 사 통16 3 ( 46 )
판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見
어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr
에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2
상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr
어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개
결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr
내에 가 지 다고 보 다
결에 연 원 취 결 Diehr Flook
에는 여 지 는 49) 가
결과 여 는 당 사 특허 느냐 여Benson
결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson
고 다51) 는 사건에 연Bilski
원 결도 심 시에 어 런 어 지 것
강 게 시사 다
다만 결 결 리 는 것 니Diehr Benson 100
가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo
그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook
가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허
가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101
심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청
사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook
지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr
에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook
변 가 었다고 짐 다
49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102
시 결 태도에 다Flook
50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr
체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경
우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가
우 가 었다
51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener
본 리 계 고 는 것 는 사실 컴퓨 그 과는 계없는 사
다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469
특허가 여 드시 결Cochrane v Deener
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는
가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson
결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v
결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener
거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보
다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr
결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr
결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101
에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr
마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo
리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo
것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson
는 는 취 고 는 다
어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원
는 에 가 취 는 결 같Diehr
에 답 게 리 에 결 Bilski
에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski
연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank
여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)
만 특허 여 다는 취 다가 강 에
결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원
그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게
결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr
재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과
어 다
52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220
53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
470 사 통16 3 ( 46 )
럽2
경 식⑴
립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)
원각 보 특허 도 병 럽 연 체
특허 원 심사 고 다 런 여 신
럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo
가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )
럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )
런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특
허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)
심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )
는 없다
⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장
럽연 특허 에 신 규52 2
게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo
그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo
언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3
상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)
컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것
니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52
54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )
55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo
56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2
단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(
는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471
퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo
지도 여 상 다
럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom
건에 심결57)에 당 과 여 체
룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo
체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom
에 원 지 태 미지 게 거
드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사
원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고
다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52
여 지 는 지 링에 니 체
에 것 는 시 다 원 상 사고과
에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는
에 것 고 런 그 사진 링 과 별
여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원
지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허
보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3
지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가
경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo
다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System
57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope
것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )
58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention
on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당
특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)
도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical
는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
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트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
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웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
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웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
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드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
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다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
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게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
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는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
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니 고도 리 직 우리 도 어
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보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
다93) 그러 업 에 각 에 주 는 실 컴
퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
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특허 보 에 연 에 다
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능가 는 막 보 게 lsquo
업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 8: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/8.jpg)
460 사 통16 3 ( 46 )
다22)
사건Parker v Flook⑵ 23)
연 원 결에 시 상당 체Benson lsquo
는 엇 지 다 어진 사(substantial practical application)rsquo
건 사건 었다 여 는 결과1978 Parker v Flook Benson
달리 연 들 사 에 다 견과 견 립 었다 울러
당 사건 심 연 특허 원(Court of Customs and Patent
Appeals CCPA)24) 결 당 원에 특허 여 는 취지
다 가지 결과 마 가지 다 Diehr
사건에 특허 원 과 에 매 변 (catalytic
converter)가 상 동 게 주는 계 (Alarm
시 업 트 는 에 것 었다 통상 과 에Limits)
는 도 량 등 지 여 런 ( )流量
변 들 사 에 진 계 과 경우 거 심지어lsquo rsquo
험 등 경고 가 다 계 는 고 lsquo rsquo
것 니 과 동 시 변 는 변 들에 맞 어 주
업 트 어 다 게 다 변 들에 계산 여 계 업
트시 는 과 에 고리듬 주어진 결 는 과( )
탑재 컴퓨 그 동원 다는 당 업계에 미
과 특허 원 사 었다
사건 특허 원 고리듬 체에 여 특허 여 는 것
니 과 에만 여 고리듬 사후lsquo (post-solution)rsquo
에 특허 여 연 원 결 Benson
22) 409 US at 71
23) 437 US 584 (1978)
24) 는 연 특허 원 는 원 지 다(CAFC) 1982 前身
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 461
시 상당 체lsquo (substantial practical
는 고 다 그러 연 원 원application)rsquo
공식 고리듬 특 에 사후 는 것 통상( )
누 가능 것 므 그 신규 진보 지 여 지 고 ㆍ
상 사후 다는 사실만 원 특허 없는 고리듬 특허가
능 시킬 는 없다고 시 다25)
연 원 여 연 고리듬 공식 마 특허 상
공지 과 같 취 가 다는( ) 19 OrsquoReilly公知
결v Morse 26) 에 각 다 런 것 체는 특허 여 상
없 다만 원 런 연 고리듬 공식
그런 는 특허 여 상 다고 보 다27)
런 에 경우 특허 사건 원 상 미 업계에
과 간 에 과 다고 보여 같
재 지 므 특허 여 만 니 고 보 다28)
연 원 고리듬 컴퓨 그 특허 여 상 없
다는 결 지 도 사건 특허 원 특허 여Benson
거 는 극 근거는 신규 진보 에 특허 건 미 특허(
결여 고 다102 103 )
상과 같 연 다 견과 달리 견 사6 3
건 원 원 특허 여 상 지 니 고리듬 그
포 고 뿐 그 고리듬 독 는 것 니므
결 체 보 는 특허 여가 가능 다는 심 승 고
다29)
25) 437 US at 589-90
26) 56 US (15 How) 62 (1853)
27) 437 US at 592
28) 437 US at 594
29) 437 US at 599-600
462 사 통16 3 ( 46 )
사건Diamond v Diehr⑶ 30)
에 러 미 연 원 과 달리 특허 여 상1980
는 태도 변 게 는 그 시 컴퓨 그
에 것 니 폐 는 리 에 여 특허
여 결Diamond v Chakrabarty 31) 었다 런 태도 변 는 컴
퓨 그 에도 어 연 원 결 통 여 1981 Diehr
마 내 컴퓨 그 과 특허 에 다 다만 결
에 연 들 사 에 는 근 특허 여가54
루어 다는 사실 울러 사건 심 연 특허 원에 특허 2
여 것 연 원 다 견 승 것 는 사실
간과 지만 시사 는 가 다32)
결에 가 원 직 지 고 경Diehr
시 는 여 특 고 만드는 에 특허( )硬化
원 었다 상 께 도 에
상 는 시간 등 가지 가 런 경 에
우 는 에 도 업계는 미 진 시
간 도 가공 사 계 는 경우 니우 식 33)
여 에 상 언 꺼낼 지 계산 었다
그런 리지 과 는 실 과 에 는 도가
것 니 걷 없 도 변 는 시시각각
여 각 시간에 가 곤 다는 었
다34) 니우 식에 거 여 시간 도 연
30) 450 US 175 (1981)
31) 447 US 303 (1980)
32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ
33) 도 도 계에 보편 웨 니우1889
가 규 다 는 리태니커 과사 lthttppreviewbritannicacokrboltopi
casparticle_id=b14a0887agt(200917 )
34) 450 U S at 178
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463
산 질 다 시간 계산에 어 움 없지만
달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공
후 어내는 짧 간에 변 도 런 복
연산 여 므 체 업 감 에 지 루질( )感
에 없었고 그 결과 과도 거 과 경 가 생 다
그런 원 컴퓨 그 여 런 업계 과 결
것 었다 시 변 는 실 도 가 시시각각
동 컴퓨 에 보내지 미 니우 식 담고 는 컴퓨
그 시간 시 재계산 고 게 계산 결과
시간량 미 실 경과 시간과 경우 컴퓨 는 에 신
보내어 열도 다35) 원 런 과
원 다
연 원 다 견 결 시 듯( ) Benson多數意見
공식 연 과 마 가지 특허 상(law of nature)
없다고 보 다36)
런 공식 도 특허 여지가 는 여(process)
미 특허 100 37) 101 38)에 엇lsquo (process)rsquo
지에 여 연 원 결1870 Cochrane v Deener 39)
35) 450 U S at 178-79
36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)
등 가지 특허 여가 곤 상 고 시 다 는(abstract ideas) 3 450 US
at 185
37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義
는 견 말 다(a) ldquo (invention)rdquo
(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition
는 질 새 운 포 는 는 식of matter) (process) (art)
말 다(method)
38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)
는 새 고 것들 개량 거 견 는 누
건과 건에 특허 다
39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)
원 는 특 는 다 만 신규 고 다 는hellip
464 사 통16 3 ( 46 )
내 결과 마 가지 다시 원 고 다( ) Benson 定義
에 공식 담고 거 그 공식 가 (application)
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 같
체 볼 특허 보 상 능 는
에 미 특허 에100 101 lsquo
에 당 므 특허 여 상 다고 단 다(process)rsquo
특 여 사건 연 원 특 객체 다 상태Diehr ldquo
다 것 거 변 시 는 것 특 계 포 지
특허 특허 여 상 징 다 고( clue) rdquo徵表
결 미 보 결 시Cochrane v Deener Benson 40)
그 들 고 다41) 그 지만 결 특허가Benson lsquo
여 드시 결 특 객Cochrane v Deener
체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는가 는rsquo
에 여 니 고 답 에 여 결 다lsquo rsquo Diehr
견 에 여는 지 다
시 결 견4 Diehr ( ) 少數意見
결 지지 여 특허가Cochrane v Deener
언 리 변 가 어 다는 취지(physical transformation)
42) 런 건 는 그 지 니 경우 특
컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo
루어진 것 지 단 가 곤 다는 실 시 고 다
편 연 원 다 견 특허 여 상 단 는 101
마 가지 특허 다 당 는 다고(machinery) hellip
는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)
40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue
to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo
Benson 409 U S 70 63
41) 450 U S at 184
42) 450 U S at 197
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465
어 당 체 가 신규 것 지는 런
없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규
미 는 것 니고 그런 특허 신규 는 가 뿐 고102
시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook
미 특허 에 특허 여 상 는 에 당 는지101
에 어 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
결 시 태도 우 다44)
소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷
정리의 필요성
에 계 다루어질 내 에 고 업 포
컴퓨 그 특허 여 가능 는 주 여 상에
살펴본 건 미 연 원 결 취 는 것3
가 다 는 심지어 에 도 그 결 지 니
계는 고 실 에 도 미 가 취 에 우리 그것 직
거 본 통 여 강 게 다
여 에 건 결에 리 단 보고 다3
판결 판결 리고 판결의 개요 등Benson Flook Diehr
결과 결 그리고 결 미 에 컴퓨 그Benson Flook Diehr
특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3
43) 각주 연 특허 내101
44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re
결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)
니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101
는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook
에 운운 것 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy
는 다
466 사 통16 3 ( 46 )
그 특허 원에 어 그 원내 에 상당lsquo
체 결여 어 어 사실상 컴퓨 그 담고 는 공rsquo
식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101
에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson
결 었다 다시 컴퓨 그 고리듬과 어 가능 체 사
가 니 특 사후 특허청lsquo (post-solution)rsquo
도 그런 본질 지 뿐 러 상 에 그 는 경우 그
것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo
니 는 것 결 었다 런 결 결Flook Flook
과 달리 결에 는 당 원 상에 특허가Diehr
여 다고 보고 다 럼 결 결 결 Benson Flook Diehr
컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상 니 다만
상당 체 는 경우에 여 특허 여 는
는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는
특허 여 상 니 다만 게 경우에 여 특허
여 다고 리 과연 체 엇 말 는 lsquo (application)rsquo
지에 여 다 여지가 여 재 다고 다 그
어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr
게 견 엇갈린 것에 짐 듯 게 시
는 질 것 니다
편 상 들과는 다 에 여 컴퓨 그
체 특허 는 에 미 연 원 컴퓨 그 고
리듬 체에 여 특허 는 태도는 지극 특허 (anti-patent)
사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는
지만 상당 45)도 연 다
45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo
47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467
판결에 대한 비판 등Diehr
어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr
특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지
다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr
근거 갖 재 고 여 다
사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook
본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는
견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직
결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook
에 특허 보 고 미 연 원
변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr
원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는
에 도 듯 특허 보 에 원 는
는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(
원 사 격 지닌 연 특허 원)
경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특
허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)
다 견에 다 당 사 결 Flook
사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에
것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook
사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr
지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101
도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ
것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)
46) 450 U S 215
47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo
울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」
48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines
Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press
468 사 통16 3 ( 46 )
판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見
어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr
에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2
상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr
어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개
결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr
내에 가 지 다고 보 다
결에 연 원 취 결 Diehr Flook
에는 여 지 는 49) 가
결과 여 는 당 사 특허 느냐 여Benson
결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson
고 다51) 는 사건에 연Bilski
원 결도 심 시에 어 런 어 지 것
강 게 시사 다
다만 결 결 리 는 것 니Diehr Benson 100
가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo
그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook
가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허
가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101
심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청
사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook
지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr
에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook
변 가 었다고 짐 다
49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102
시 결 태도에 다Flook
50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr
체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경
우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가
우 가 었다
51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener
본 리 계 고 는 것 는 사실 컴퓨 그 과는 계없는 사
다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469
특허가 여 드시 결Cochrane v Deener
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는
가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson
결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v
결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener
거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보
다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr
결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr
결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101
에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr
마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo
리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo
것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson
는 는 취 고 는 다
어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원
는 에 가 취 는 결 같Diehr
에 답 게 리 에 결 Bilski
에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski
연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank
여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)
만 특허 여 다는 취 다가 강 에
결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원
그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게
결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr
재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과
어 다
52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220
53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
470 사 통16 3 ( 46 )
럽2
경 식⑴
립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)
원각 보 특허 도 병 럽 연 체
특허 원 심사 고 다 런 여 신
럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo
가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )
럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )
런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특
허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)
심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )
는 없다
⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장
럽연 특허 에 신 규52 2
게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo
그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo
언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3
상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)
컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것
니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52
54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )
55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo
56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2
단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(
는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471
퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo
지도 여 상 다
럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom
건에 심결57)에 당 과 여 체
룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo
체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom
에 원 지 태 미지 게 거
드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사
원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고
다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52
여 지 는 지 링에 니 체
에 것 는 시 다 원 상 사고과
에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는
에 것 고 런 그 사진 링 과 별
여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원
지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허
보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3
지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가
경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo
다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System
57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope
것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )
58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention
on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당
특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)
도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical
는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
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트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
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여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
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드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
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다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
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니 고도 리 직 우리 도 어
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보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
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특허 보 에 연 에 다
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다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
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어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 9: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/9.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 461
시 상당 체lsquo (substantial practical
는 고 다 그러 연 원 원application)rsquo
공식 고리듬 특 에 사후 는 것 통상( )
누 가능 것 므 그 신규 진보 지 여 지 고 ㆍ
상 사후 다는 사실만 원 특허 없는 고리듬 특허가
능 시킬 는 없다고 시 다25)
연 원 여 연 고리듬 공식 마 특허 상
공지 과 같 취 가 다는( ) 19 OrsquoReilly公知
결v Morse 26) 에 각 다 런 것 체는 특허 여 상
없 다만 원 런 연 고리듬 공식
그런 는 특허 여 상 다고 보 다27)
런 에 경우 특허 사건 원 상 미 업계에
과 간 에 과 다고 보여 같
재 지 므 특허 여 만 니 고 보 다28)
연 원 고리듬 컴퓨 그 특허 여 상 없
다는 결 지 도 사건 특허 원 특허 여Benson
거 는 극 근거는 신규 진보 에 특허 건 미 특허(
결여 고 다102 103 )
상과 같 연 다 견과 달리 견 사6 3
건 원 원 특허 여 상 지 니 고리듬 그
포 고 뿐 그 고리듬 독 는 것 니므
결 체 보 는 특허 여가 가능 다는 심 승 고
다29)
25) 437 US at 589-90
26) 56 US (15 How) 62 (1853)
27) 437 US at 592
28) 437 US at 594
29) 437 US at 599-600
462 사 통16 3 ( 46 )
사건Diamond v Diehr⑶ 30)
에 러 미 연 원 과 달리 특허 여 상1980
는 태도 변 게 는 그 시 컴퓨 그
에 것 니 폐 는 리 에 여 특허
여 결Diamond v Chakrabarty 31) 었다 런 태도 변 는 컴
퓨 그 에도 어 연 원 결 통 여 1981 Diehr
마 내 컴퓨 그 과 특허 에 다 다만 결
에 연 들 사 에 는 근 특허 여가54
루어 다는 사실 울러 사건 심 연 특허 원에 특허 2
여 것 연 원 다 견 승 것 는 사실
간과 지만 시사 는 가 다32)
결에 가 원 직 지 고 경Diehr
시 는 여 특 고 만드는 에 특허( )硬化
원 었다 상 께 도 에
상 는 시간 등 가지 가 런 경 에
우 는 에 도 업계는 미 진 시
간 도 가공 사 계 는 경우 니우 식 33)
여 에 상 언 꺼낼 지 계산 었다
그런 리지 과 는 실 과 에 는 도가
것 니 걷 없 도 변 는 시시각각
여 각 시간에 가 곤 다는 었
다34) 니우 식에 거 여 시간 도 연
30) 450 US 175 (1981)
31) 447 US 303 (1980)
32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ
33) 도 도 계에 보편 웨 니우1889
가 규 다 는 리태니커 과사 lthttppreviewbritannicacokrboltopi
casparticle_id=b14a0887agt(200917 )
34) 450 U S at 178
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463
산 질 다 시간 계산에 어 움 없지만
달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공
후 어내는 짧 간에 변 도 런 복
연산 여 므 체 업 감 에 지 루질( )感
에 없었고 그 결과 과도 거 과 경 가 생 다
그런 원 컴퓨 그 여 런 업계 과 결
것 었다 시 변 는 실 도 가 시시각각
동 컴퓨 에 보내지 미 니우 식 담고 는 컴퓨
그 시간 시 재계산 고 게 계산 결과
시간량 미 실 경과 시간과 경우 컴퓨 는 에 신
보내어 열도 다35) 원 런 과
원 다
연 원 다 견 결 시 듯( ) Benson多數意見
공식 연 과 마 가지 특허 상(law of nature)
없다고 보 다36)
런 공식 도 특허 여지가 는 여(process)
미 특허 100 37) 101 38)에 엇lsquo (process)rsquo
지에 여 연 원 결1870 Cochrane v Deener 39)
35) 450 U S at 178-79
36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)
등 가지 특허 여가 곤 상 고 시 다 는(abstract ideas) 3 450 US
at 185
37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義
는 견 말 다(a) ldquo (invention)rdquo
(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition
는 질 새 운 포 는 는 식of matter) (process) (art)
말 다(method)
38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)
는 새 고 것들 개량 거 견 는 누
건과 건에 특허 다
39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)
원 는 특 는 다 만 신규 고 다 는hellip
464 사 통16 3 ( 46 )
내 결과 마 가지 다시 원 고 다( ) Benson 定義
에 공식 담고 거 그 공식 가 (application)
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 같
체 볼 특허 보 상 능 는
에 미 특허 에100 101 lsquo
에 당 므 특허 여 상 다고 단 다(process)rsquo
특 여 사건 연 원 특 객체 다 상태Diehr ldquo
다 것 거 변 시 는 것 특 계 포 지
특허 특허 여 상 징 다 고( clue) rdquo徵表
결 미 보 결 시Cochrane v Deener Benson 40)
그 들 고 다41) 그 지만 결 특허가Benson lsquo
여 드시 결 특 객Cochrane v Deener
체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는가 는rsquo
에 여 니 고 답 에 여 결 다lsquo rsquo Diehr
견 에 여는 지 다
시 결 견4 Diehr ( ) 少數意見
결 지지 여 특허가Cochrane v Deener
언 리 변 가 어 다는 취지(physical transformation)
42) 런 건 는 그 지 니 경우 특
컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo
루어진 것 지 단 가 곤 다는 실 시 고 다
편 연 원 다 견 특허 여 상 단 는 101
마 가지 특허 다 당 는 다고(machinery) hellip
는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)
40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue
to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo
Benson 409 U S 70 63
41) 450 U S at 184
42) 450 U S at 197
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465
어 당 체 가 신규 것 지는 런
없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규
미 는 것 니고 그런 특허 신규 는 가 뿐 고102
시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook
미 특허 에 특허 여 상 는 에 당 는지101
에 어 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
결 시 태도 우 다44)
소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷
정리의 필요성
에 계 다루어질 내 에 고 업 포
컴퓨 그 특허 여 가능 는 주 여 상에
살펴본 건 미 연 원 결 취 는 것3
가 다 는 심지어 에 도 그 결 지 니
계는 고 실 에 도 미 가 취 에 우리 그것 직
거 본 통 여 강 게 다
여 에 건 결에 리 단 보고 다3
판결 판결 리고 판결의 개요 등Benson Flook Diehr
결과 결 그리고 결 미 에 컴퓨 그Benson Flook Diehr
특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3
43) 각주 연 특허 내101
44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re
결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)
니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101
는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook
에 운운 것 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy
는 다
466 사 통16 3 ( 46 )
그 특허 원에 어 그 원내 에 상당lsquo
체 결여 어 어 사실상 컴퓨 그 담고 는 공rsquo
식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101
에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson
결 었다 다시 컴퓨 그 고리듬과 어 가능 체 사
가 니 특 사후 특허청lsquo (post-solution)rsquo
도 그런 본질 지 뿐 러 상 에 그 는 경우 그
것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo
니 는 것 결 었다 런 결 결Flook Flook
과 달리 결에 는 당 원 상에 특허가Diehr
여 다고 보고 다 럼 결 결 결 Benson Flook Diehr
컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상 니 다만
상당 체 는 경우에 여 특허 여 는
는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는
특허 여 상 니 다만 게 경우에 여 특허
여 다고 리 과연 체 엇 말 는 lsquo (application)rsquo
지에 여 다 여지가 여 재 다고 다 그
어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr
게 견 엇갈린 것에 짐 듯 게 시
는 질 것 니다
편 상 들과는 다 에 여 컴퓨 그
체 특허 는 에 미 연 원 컴퓨 그 고
리듬 체에 여 특허 는 태도는 지극 특허 (anti-patent)
사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는
지만 상당 45)도 연 다
45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo
47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467
판결에 대한 비판 등Diehr
어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr
특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지
다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr
근거 갖 재 고 여 다
사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook
본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는
견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직
결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook
에 특허 보 고 미 연 원
변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr
원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는
에 도 듯 특허 보 에 원 는
는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(
원 사 격 지닌 연 특허 원)
경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특
허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)
다 견에 다 당 사 결 Flook
사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에
것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook
사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr
지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101
도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ
것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)
46) 450 U S 215
47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo
울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」
48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines
Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press
468 사 통16 3 ( 46 )
판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見
어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr
에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2
상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr
어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개
결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr
내에 가 지 다고 보 다
결에 연 원 취 결 Diehr Flook
에는 여 지 는 49) 가
결과 여 는 당 사 특허 느냐 여Benson
결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson
고 다51) 는 사건에 연Bilski
원 결도 심 시에 어 런 어 지 것
강 게 시사 다
다만 결 결 리 는 것 니Diehr Benson 100
가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo
그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook
가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허
가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101
심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청
사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook
지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr
에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook
변 가 었다고 짐 다
49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102
시 결 태도에 다Flook
50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr
체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경
우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가
우 가 었다
51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener
본 리 계 고 는 것 는 사실 컴퓨 그 과는 계없는 사
다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469
특허가 여 드시 결Cochrane v Deener
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는
가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson
결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v
결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener
거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보
다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr
결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr
결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101
에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr
마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo
리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo
것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson
는 는 취 고 는 다
어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원
는 에 가 취 는 결 같Diehr
에 답 게 리 에 결 Bilski
에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski
연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank
여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)
만 특허 여 다는 취 다가 강 에
결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원
그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게
결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr
재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과
어 다
52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220
53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
470 사 통16 3 ( 46 )
럽2
경 식⑴
립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)
원각 보 특허 도 병 럽 연 체
특허 원 심사 고 다 런 여 신
럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo
가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )
럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )
런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특
허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)
심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )
는 없다
⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장
럽연 특허 에 신 규52 2
게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo
그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo
언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3
상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)
컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것
니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52
54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )
55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo
56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2
단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(
는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471
퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo
지도 여 상 다
럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom
건에 심결57)에 당 과 여 체
룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo
체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom
에 원 지 태 미지 게 거
드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사
원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고
다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52
여 지 는 지 링에 니 체
에 것 는 시 다 원 상 사고과
에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는
에 것 고 런 그 사진 링 과 별
여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원
지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허
보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3
지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가
경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo
다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System
57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope
것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )
58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention
on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당
특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)
도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical
는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
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트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
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웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
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드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
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여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
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원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
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특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
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는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
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니 고도 리 직 우리 도 어
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보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
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퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
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특허 보 에 연 에 다
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능가 는 막 보 게 lsquo
업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
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생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 10: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/10.jpg)
462 사 통16 3 ( 46 )
사건Diamond v Diehr⑶ 30)
에 러 미 연 원 과 달리 특허 여 상1980
는 태도 변 게 는 그 시 컴퓨 그
에 것 니 폐 는 리 에 여 특허
여 결Diamond v Chakrabarty 31) 었다 런 태도 변 는 컴
퓨 그 에도 어 연 원 결 통 여 1981 Diehr
마 내 컴퓨 그 과 특허 에 다 다만 결
에 연 들 사 에 는 근 특허 여가54
루어 다는 사실 울러 사건 심 연 특허 원에 특허 2
여 것 연 원 다 견 승 것 는 사실
간과 지만 시사 는 가 다32)
결에 가 원 직 지 고 경Diehr
시 는 여 특 고 만드는 에 특허( )硬化
원 었다 상 께 도 에
상 는 시간 등 가지 가 런 경 에
우 는 에 도 업계는 미 진 시
간 도 가공 사 계 는 경우 니우 식 33)
여 에 상 언 꺼낼 지 계산 었다
그런 리지 과 는 실 과 에 는 도가
것 니 걷 없 도 변 는 시시각각
여 각 시간에 가 곤 다는 었
다34) 니우 식에 거 여 시간 도 연
30) 450 US 175 (1981)
31) 447 US 303 (1980)
32) 에 여 는 에 상 언 다 1 (4) Ⅱ Ⅴ
33) 도 도 계에 보편 웨 니우1889
가 규 다 는 리태니커 과사 lthttppreviewbritannicacokrboltopi
casparticle_id=b14a0887agt(200917 )
34) 450 U S at 178
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463
산 질 다 시간 계산에 어 움 없지만
달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공
후 어내는 짧 간에 변 도 런 복
연산 여 므 체 업 감 에 지 루질( )感
에 없었고 그 결과 과도 거 과 경 가 생 다
그런 원 컴퓨 그 여 런 업계 과 결
것 었다 시 변 는 실 도 가 시시각각
동 컴퓨 에 보내지 미 니우 식 담고 는 컴퓨
그 시간 시 재계산 고 게 계산 결과
시간량 미 실 경과 시간과 경우 컴퓨 는 에 신
보내어 열도 다35) 원 런 과
원 다
연 원 다 견 결 시 듯( ) Benson多數意見
공식 연 과 마 가지 특허 상(law of nature)
없다고 보 다36)
런 공식 도 특허 여지가 는 여(process)
미 특허 100 37) 101 38)에 엇lsquo (process)rsquo
지에 여 연 원 결1870 Cochrane v Deener 39)
35) 450 U S at 178-79
36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)
등 가지 특허 여가 곤 상 고 시 다 는(abstract ideas) 3 450 US
at 185
37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義
는 견 말 다(a) ldquo (invention)rdquo
(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition
는 질 새 운 포 는 는 식of matter) (process) (art)
말 다(method)
38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)
는 새 고 것들 개량 거 견 는 누
건과 건에 특허 다
39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)
원 는 특 는 다 만 신규 고 다 는hellip
464 사 통16 3 ( 46 )
내 결과 마 가지 다시 원 고 다( ) Benson 定義
에 공식 담고 거 그 공식 가 (application)
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 같
체 볼 특허 보 상 능 는
에 미 특허 에100 101 lsquo
에 당 므 특허 여 상 다고 단 다(process)rsquo
특 여 사건 연 원 특 객체 다 상태Diehr ldquo
다 것 거 변 시 는 것 특 계 포 지
특허 특허 여 상 징 다 고( clue) rdquo徵表
결 미 보 결 시Cochrane v Deener Benson 40)
그 들 고 다41) 그 지만 결 특허가Benson lsquo
여 드시 결 특 객Cochrane v Deener
체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는가 는rsquo
에 여 니 고 답 에 여 결 다lsquo rsquo Diehr
견 에 여는 지 다
시 결 견4 Diehr ( ) 少數意見
결 지지 여 특허가Cochrane v Deener
언 리 변 가 어 다는 취지(physical transformation)
42) 런 건 는 그 지 니 경우 특
컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo
루어진 것 지 단 가 곤 다는 실 시 고 다
편 연 원 다 견 특허 여 상 단 는 101
마 가지 특허 다 당 는 다고(machinery) hellip
는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)
40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue
to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo
Benson 409 U S 70 63
41) 450 U S at 184
42) 450 U S at 197
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465
어 당 체 가 신규 것 지는 런
없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규
미 는 것 니고 그런 특허 신규 는 가 뿐 고102
시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook
미 특허 에 특허 여 상 는 에 당 는지101
에 어 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
결 시 태도 우 다44)
소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷
정리의 필요성
에 계 다루어질 내 에 고 업 포
컴퓨 그 특허 여 가능 는 주 여 상에
살펴본 건 미 연 원 결 취 는 것3
가 다 는 심지어 에 도 그 결 지 니
계는 고 실 에 도 미 가 취 에 우리 그것 직
거 본 통 여 강 게 다
여 에 건 결에 리 단 보고 다3
판결 판결 리고 판결의 개요 등Benson Flook Diehr
결과 결 그리고 결 미 에 컴퓨 그Benson Flook Diehr
특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3
43) 각주 연 특허 내101
44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re
결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)
니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101
는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook
에 운운 것 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy
는 다
466 사 통16 3 ( 46 )
그 특허 원에 어 그 원내 에 상당lsquo
체 결여 어 어 사실상 컴퓨 그 담고 는 공rsquo
식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101
에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson
결 었다 다시 컴퓨 그 고리듬과 어 가능 체 사
가 니 특 사후 특허청lsquo (post-solution)rsquo
도 그런 본질 지 뿐 러 상 에 그 는 경우 그
것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo
니 는 것 결 었다 런 결 결Flook Flook
과 달리 결에 는 당 원 상에 특허가Diehr
여 다고 보고 다 럼 결 결 결 Benson Flook Diehr
컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상 니 다만
상당 체 는 경우에 여 특허 여 는
는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는
특허 여 상 니 다만 게 경우에 여 특허
여 다고 리 과연 체 엇 말 는 lsquo (application)rsquo
지에 여 다 여지가 여 재 다고 다 그
어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr
게 견 엇갈린 것에 짐 듯 게 시
는 질 것 니다
편 상 들과는 다 에 여 컴퓨 그
체 특허 는 에 미 연 원 컴퓨 그 고
리듬 체에 여 특허 는 태도는 지극 특허 (anti-patent)
사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는
지만 상당 45)도 연 다
45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo
47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467
판결에 대한 비판 등Diehr
어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr
특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지
다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr
근거 갖 재 고 여 다
사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook
본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는
견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직
결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook
에 특허 보 고 미 연 원
변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr
원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는
에 도 듯 특허 보 에 원 는
는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(
원 사 격 지닌 연 특허 원)
경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특
허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)
다 견에 다 당 사 결 Flook
사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에
것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook
사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr
지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101
도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ
것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)
46) 450 U S 215
47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo
울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」
48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines
Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press
468 사 통16 3 ( 46 )
판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見
어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr
에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2
상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr
어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개
결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr
내에 가 지 다고 보 다
결에 연 원 취 결 Diehr Flook
에는 여 지 는 49) 가
결과 여 는 당 사 특허 느냐 여Benson
결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson
고 다51) 는 사건에 연Bilski
원 결도 심 시에 어 런 어 지 것
강 게 시사 다
다만 결 결 리 는 것 니Diehr Benson 100
가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo
그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook
가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허
가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101
심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청
사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook
지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr
에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook
변 가 었다고 짐 다
49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102
시 결 태도에 다Flook
50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr
체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경
우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가
우 가 었다
51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener
본 리 계 고 는 것 는 사실 컴퓨 그 과는 계없는 사
다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469
특허가 여 드시 결Cochrane v Deener
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는
가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson
결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v
결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener
거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보
다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr
결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr
결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101
에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr
마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo
리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo
것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson
는 는 취 고 는 다
어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원
는 에 가 취 는 결 같Diehr
에 답 게 리 에 결 Bilski
에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski
연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank
여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)
만 특허 여 다는 취 다가 강 에
결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원
그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게
결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr
재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과
어 다
52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220
53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
470 사 통16 3 ( 46 )
럽2
경 식⑴
립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)
원각 보 특허 도 병 럽 연 체
특허 원 심사 고 다 런 여 신
럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo
가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )
럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )
런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특
허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)
심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )
는 없다
⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장
럽연 특허 에 신 규52 2
게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo
그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo
언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3
상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)
컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것
니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52
54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )
55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo
56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2
단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(
는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471
퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo
지도 여 상 다
럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom
건에 심결57)에 당 과 여 체
룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo
체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom
에 원 지 태 미지 게 거
드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사
원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고
다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52
여 지 는 지 링에 니 체
에 것 는 시 다 원 상 사고과
에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는
에 것 고 런 그 사진 링 과 별
여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원
지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허
보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3
지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가
경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo
다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System
57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope
것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )
58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention
on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당
특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)
도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical
는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
지만 원 원 결 어 포맷 사 여 트
웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
고 는 없다고 시 다
다만 원 결 상고 에 단 게 가지
누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2
드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3
원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에
에 는 동 내 복 상 다 생
여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ
것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ
웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
83)과 는 가지 건 갖 것 것 니
드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo
다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
업 경우 (Business Method)Ⅳ
업 개 과 그 경1
업 업 BM(Business Method) (Business Model)
니 고도 리 직 우리 도 어
통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo
고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
고 게 업 에 당(business method) rdquo
건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo
보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
다93) 그러 업 에 각 에 주 는 실 컴
퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
에 고 다 그럴 경우 는 실질 컴퓨 그
특허 보 에 연 에 다
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능가 는 막 보 게 lsquo
업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 11: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/11.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 463
산 질 다 시간 계산에 어 움 없지만
달리 실 고 업 는 에 상 었다가 가공
후 어내는 짧 간에 변 도 런 복
연산 여 므 체 업 감 에 지 루질( )感
에 없었고 그 결과 과도 거 과 경 가 생 다
그런 원 컴퓨 그 여 런 업계 과 결
것 었다 시 변 는 실 도 가 시시각각
동 컴퓨 에 보내지 미 니우 식 담고 는 컴퓨
그 시간 시 재계산 고 게 계산 결과
시간량 미 실 경과 시간과 경우 컴퓨 는 에 신
보내어 열도 다35) 원 런 과
원 다
연 원 다 견 결 시 듯( ) Benson多數意見
공식 연 과 마 가지 특허 상(law of nature)
없다고 보 다36)
런 공식 도 특허 여지가 는 여(process)
미 특허 100 37) 101 38)에 엇lsquo (process)rsquo
지에 여 연 원 결1870 Cochrane v Deener 39)
35) 450 U S at 178-79
36) 연 원 연 연 상 상 어(law of nature) (natural phenomena)
등 가지 특허 여가 곤 상 고 시 다 는(abstract ideas) 3 450 US
at 185
37) 에 는 그 다 사 는 경우 고는35 USC 100 ( ) 定義
는 견 말 다(a) ldquo (invention)rdquo
(b) 공지 계ldquo (process)rdquo (machine) (manufacture) (composition
는 질 새 운 포 는 는 식of matter) (process) (art)
말 다(method)
38) 특허 는 새 고 계 도35 USC 101 ( ) (new) (process)
는 새 고 것들 개량 거 견 는 누
건과 건에 특허 다
39) 특 상 다 상태 다 객체 거 변 시 는 동ldquo (process)
원 는 특 는 다 만 신규 고 다 는hellip
464 사 통16 3 ( 46 )
내 결과 마 가지 다시 원 고 다( ) Benson 定義
에 공식 담고 거 그 공식 가 (application)
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 같
체 볼 특허 보 상 능 는
에 미 특허 에100 101 lsquo
에 당 므 특허 여 상 다고 단 다(process)rsquo
특 여 사건 연 원 특 객체 다 상태Diehr ldquo
다 것 거 변 시 는 것 특 계 포 지
특허 특허 여 상 징 다 고( clue) rdquo徵表
결 미 보 결 시Cochrane v Deener Benson 40)
그 들 고 다41) 그 지만 결 특허가Benson lsquo
여 드시 결 특 객Cochrane v Deener
체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는가 는rsquo
에 여 니 고 답 에 여 결 다lsquo rsquo Diehr
견 에 여는 지 다
시 결 견4 Diehr ( ) 少數意見
결 지지 여 특허가Cochrane v Deener
언 리 변 가 어 다는 취지(physical transformation)
42) 런 건 는 그 지 니 경우 특
컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo
루어진 것 지 단 가 곤 다는 실 시 고 다
편 연 원 다 견 특허 여 상 단 는 101
마 가지 특허 다 당 는 다고(machinery) hellip
는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)
40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue
to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo
Benson 409 U S 70 63
41) 450 U S at 184
42) 450 U S at 197
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465
어 당 체 가 신규 것 지는 런
없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규
미 는 것 니고 그런 특허 신규 는 가 뿐 고102
시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook
미 특허 에 특허 여 상 는 에 당 는지101
에 어 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
결 시 태도 우 다44)
소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷
정리의 필요성
에 계 다루어질 내 에 고 업 포
컴퓨 그 특허 여 가능 는 주 여 상에
살펴본 건 미 연 원 결 취 는 것3
가 다 는 심지어 에 도 그 결 지 니
계는 고 실 에 도 미 가 취 에 우리 그것 직
거 본 통 여 강 게 다
여 에 건 결에 리 단 보고 다3
판결 판결 리고 판결의 개요 등Benson Flook Diehr
결과 결 그리고 결 미 에 컴퓨 그Benson Flook Diehr
특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3
43) 각주 연 특허 내101
44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re
결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)
니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101
는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook
에 운운 것 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy
는 다
466 사 통16 3 ( 46 )
그 특허 원에 어 그 원내 에 상당lsquo
체 결여 어 어 사실상 컴퓨 그 담고 는 공rsquo
식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101
에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson
결 었다 다시 컴퓨 그 고리듬과 어 가능 체 사
가 니 특 사후 특허청lsquo (post-solution)rsquo
도 그런 본질 지 뿐 러 상 에 그 는 경우 그
것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo
니 는 것 결 었다 런 결 결Flook Flook
과 달리 결에 는 당 원 상에 특허가Diehr
여 다고 보고 다 럼 결 결 결 Benson Flook Diehr
컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상 니 다만
상당 체 는 경우에 여 특허 여 는
는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는
특허 여 상 니 다만 게 경우에 여 특허
여 다고 리 과연 체 엇 말 는 lsquo (application)rsquo
지에 여 다 여지가 여 재 다고 다 그
어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr
게 견 엇갈린 것에 짐 듯 게 시
는 질 것 니다
편 상 들과는 다 에 여 컴퓨 그
체 특허 는 에 미 연 원 컴퓨 그 고
리듬 체에 여 특허 는 태도는 지극 특허 (anti-patent)
사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는
지만 상당 45)도 연 다
45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo
47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467
판결에 대한 비판 등Diehr
어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr
특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지
다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr
근거 갖 재 고 여 다
사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook
본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는
견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직
결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook
에 특허 보 고 미 연 원
변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr
원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는
에 도 듯 특허 보 에 원 는
는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(
원 사 격 지닌 연 특허 원)
경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특
허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)
다 견에 다 당 사 결 Flook
사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에
것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook
사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr
지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101
도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ
것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)
46) 450 U S 215
47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo
울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」
48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines
Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press
468 사 통16 3 ( 46 )
판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見
어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr
에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2
상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr
어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개
결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr
내에 가 지 다고 보 다
결에 연 원 취 결 Diehr Flook
에는 여 지 는 49) 가
결과 여 는 당 사 특허 느냐 여Benson
결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson
고 다51) 는 사건에 연Bilski
원 결도 심 시에 어 런 어 지 것
강 게 시사 다
다만 결 결 리 는 것 니Diehr Benson 100
가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo
그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook
가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허
가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101
심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청
사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook
지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr
에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook
변 가 었다고 짐 다
49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102
시 결 태도에 다Flook
50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr
체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경
우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가
우 가 었다
51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener
본 리 계 고 는 것 는 사실 컴퓨 그 과는 계없는 사
다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469
특허가 여 드시 결Cochrane v Deener
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는
가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson
결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v
결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener
거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보
다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr
결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr
결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101
에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr
마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo
리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo
것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson
는 는 취 고 는 다
어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원
는 에 가 취 는 결 같Diehr
에 답 게 리 에 결 Bilski
에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski
연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank
여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)
만 특허 여 다는 취 다가 강 에
결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원
그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게
결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr
재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과
어 다
52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220
53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
470 사 통16 3 ( 46 )
럽2
경 식⑴
립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)
원각 보 특허 도 병 럽 연 체
특허 원 심사 고 다 런 여 신
럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo
가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )
럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )
런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특
허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)
심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )
는 없다
⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장
럽연 특허 에 신 규52 2
게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo
그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo
언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3
상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)
컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것
니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52
54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )
55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo
56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2
단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(
는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471
퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo
지도 여 상 다
럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom
건에 심결57)에 당 과 여 체
룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo
체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom
에 원 지 태 미지 게 거
드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사
원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고
다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52
여 지 는 지 링에 니 체
에 것 는 시 다 원 상 사고과
에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는
에 것 고 런 그 사진 링 과 별
여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원
지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허
보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3
지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가
경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo
다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System
57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope
것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )
58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention
on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당
특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)
도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical
는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
지만 원 원 결 어 포맷 사 여 트
웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
고 는 없다고 시 다
다만 원 결 상고 에 단 게 가지
누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2
드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3
원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에
에 는 동 내 복 상 다 생
여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ
것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ
웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
83)과 는 가지 건 갖 것 것 니
드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo
다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
업 경우 (Business Method)Ⅳ
업 개 과 그 경1
업 업 BM(Business Method) (Business Model)
니 고도 리 직 우리 도 어
통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo
고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
고 게 업 에 당(business method) rdquo
건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo
보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
다93) 그러 업 에 각 에 주 는 실 컴
퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
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특허 보 에 연 에 다
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능가 는 막 보 게 lsquo
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등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
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142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
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498 사 통16 3 ( 46 )
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148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
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사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
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집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
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에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
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게 독 여 다 는 특허 여가
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신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
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허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
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고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
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502 사 통16 3 ( 46 )
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루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
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시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
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고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 12: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/12.jpg)
464 사 통16 3 ( 46 )
내 결과 마 가지 다시 원 고 다( ) Benson 定義
에 공식 담고 거 그 공식 가 (application)
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 같
체 볼 특허 보 상 능 는
에 미 특허 에100 101 lsquo
에 당 므 특허 여 상 다고 단 다(process)rsquo
특 여 사건 연 원 특 객체 다 상태Diehr ldquo
다 것 거 변 시 는 것 특 계 포 지
특허 특허 여 상 징 다 고( clue) rdquo徵表
결 미 보 결 시Cochrane v Deener Benson 40)
그 들 고 다41) 그 지만 결 특허가Benson lsquo
여 드시 결 특 객Cochrane v Deener
체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는가 는rsquo
에 여 니 고 답 에 여 결 다lsquo rsquo Diehr
견 에 여는 지 다
시 결 견4 Diehr ( ) 少數意見
결 지지 여 특허가Cochrane v Deener
언 리 변 가 어 다는 취지(physical transformation)
42) 런 건 는 그 지 니 경우 특
컴퓨 그 에 어 과연 같 lsquo (application)rsquo
루어진 것 지 단 가 곤 다는 실 시 고 다
편 연 원 다 견 특허 여 상 단 는 101
마 가지 특허 다 당 는 다고(machinery) hellip
는 신규 특허 가질 도 그 지 도 다rdquo(94 U S 780 787-788)
40) ldquoTransformation and reduction of an article lsquoto a different state or thingrsquo is the clue
to the patentability of a process claim that does not include particular machinesrdquo
Benson 409 U S 70 63
41) 450 U S at 184
42) 450 U S at 197
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465
어 당 체 가 신규 것 지는 런
없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규
미 는 것 니고 그런 특허 신규 는 가 뿐 고102
시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook
미 특허 에 특허 여 상 는 에 당 는지101
에 어 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
결 시 태도 우 다44)
소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷
정리의 필요성
에 계 다루어질 내 에 고 업 포
컴퓨 그 특허 여 가능 는 주 여 상에
살펴본 건 미 연 원 결 취 는 것3
가 다 는 심지어 에 도 그 결 지 니
계는 고 실 에 도 미 가 취 에 우리 그것 직
거 본 통 여 강 게 다
여 에 건 결에 리 단 보고 다3
판결 판결 리고 판결의 개요 등Benson Flook Diehr
결과 결 그리고 결 미 에 컴퓨 그Benson Flook Diehr
특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3
43) 각주 연 특허 내101
44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re
결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)
니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101
는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook
에 운운 것 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy
는 다
466 사 통16 3 ( 46 )
그 특허 원에 어 그 원내 에 상당lsquo
체 결여 어 어 사실상 컴퓨 그 담고 는 공rsquo
식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101
에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson
결 었다 다시 컴퓨 그 고리듬과 어 가능 체 사
가 니 특 사후 특허청lsquo (post-solution)rsquo
도 그런 본질 지 뿐 러 상 에 그 는 경우 그
것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo
니 는 것 결 었다 런 결 결Flook Flook
과 달리 결에 는 당 원 상에 특허가Diehr
여 다고 보고 다 럼 결 결 결 Benson Flook Diehr
컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상 니 다만
상당 체 는 경우에 여 특허 여 는
는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는
특허 여 상 니 다만 게 경우에 여 특허
여 다고 리 과연 체 엇 말 는 lsquo (application)rsquo
지에 여 다 여지가 여 재 다고 다 그
어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr
게 견 엇갈린 것에 짐 듯 게 시
는 질 것 니다
편 상 들과는 다 에 여 컴퓨 그
체 특허 는 에 미 연 원 컴퓨 그 고
리듬 체에 여 특허 는 태도는 지극 특허 (anti-patent)
사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는
지만 상당 45)도 연 다
45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo
47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467
판결에 대한 비판 등Diehr
어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr
특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지
다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr
근거 갖 재 고 여 다
사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook
본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는
견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직
결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook
에 특허 보 고 미 연 원
변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr
원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는
에 도 듯 특허 보 에 원 는
는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(
원 사 격 지닌 연 특허 원)
경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특
허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)
다 견에 다 당 사 결 Flook
사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에
것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook
사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr
지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101
도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ
것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)
46) 450 U S 215
47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo
울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」
48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines
Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press
468 사 통16 3 ( 46 )
판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見
어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr
에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2
상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr
어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개
결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr
내에 가 지 다고 보 다
결에 연 원 취 결 Diehr Flook
에는 여 지 는 49) 가
결과 여 는 당 사 특허 느냐 여Benson
결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson
고 다51) 는 사건에 연Bilski
원 결도 심 시에 어 런 어 지 것
강 게 시사 다
다만 결 결 리 는 것 니Diehr Benson 100
가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo
그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook
가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허
가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101
심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청
사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook
지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr
에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook
변 가 었다고 짐 다
49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102
시 결 태도에 다Flook
50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr
체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경
우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가
우 가 었다
51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener
본 리 계 고 는 것 는 사실 컴퓨 그 과는 계없는 사
다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469
특허가 여 드시 결Cochrane v Deener
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는
가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson
결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v
결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener
거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보
다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr
결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr
결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101
에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr
마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo
리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo
것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson
는 는 취 고 는 다
어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원
는 에 가 취 는 결 같Diehr
에 답 게 리 에 결 Bilski
에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski
연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank
여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)
만 특허 여 다는 취 다가 강 에
결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원
그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게
결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr
재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과
어 다
52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220
53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
470 사 통16 3 ( 46 )
럽2
경 식⑴
립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)
원각 보 특허 도 병 럽 연 체
특허 원 심사 고 다 런 여 신
럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo
가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )
럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )
런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특
허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)
심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )
는 없다
⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장
럽연 특허 에 신 규52 2
게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo
그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo
언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3
상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)
컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것
니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52
54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )
55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo
56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2
단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(
는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471
퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo
지도 여 상 다
럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom
건에 심결57)에 당 과 여 체
룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo
체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom
에 원 지 태 미지 게 거
드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사
원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고
다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52
여 지 는 지 링에 니 체
에 것 는 시 다 원 상 사고과
에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는
에 것 고 런 그 사진 링 과 별
여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원
지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허
보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3
지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가
경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo
다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System
57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope
것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )
58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention
on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당
특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)
도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical
는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
지만 원 원 결 어 포맷 사 여 트
웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
고 는 없다고 시 다
다만 원 결 상고 에 단 게 가지
누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2
드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3
원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에
에 는 동 내 복 상 다 생
여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ
것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ
웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
83)과 는 가지 건 갖 것 것 니
드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo
다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
업 경우 (Business Method)Ⅳ
업 개 과 그 경1
업 업 BM(Business Method) (Business Model)
니 고도 리 직 우리 도 어
통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo
고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
고 게 업 에 당(business method) rdquo
건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo
보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
다93) 그러 업 에 각 에 주 는 실 컴
퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
에 고 다 그럴 경우 는 실질 컴퓨 그
특허 보 에 연 에 다
통 상 업 동 특 경 후 여 격1990
능가 는 막 보 게 lsquo
업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
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런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
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502 사 통16 3 ( 46 )
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504 사 통16 3 ( 46 )
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
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특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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연 결 Bilski
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 13: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/13.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 465
어 당 체 가 신규 것 지는 런
없 에 새 고 101 lsquo rsquo43) 고 특허 신규
미 는 것 니고 그런 특허 신규 는 가 뿐 고102
시 여 사건 연 원 결에 컴퓨 그 Flook
미 특허 에 특허 여 상 는 에 당 는지101
에 어 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
결 시 태도 우 다44)
소결어 미 연 대 원 판결들에 대한 평가-⑷
정리의 필요성
에 계 다루어질 내 에 고 업 포
컴퓨 그 특허 여 가능 는 주 여 상에
살펴본 건 미 연 원 결 취 는 것3
가 다 는 심지어 에 도 그 결 지 니
계는 고 실 에 도 미 가 취 에 우리 그것 직
거 본 통 여 강 게 다
여 에 건 결에 리 단 보고 다3
판결 판결 리고 판결의 개요 등Benson Flook Diehr
결과 결 그리고 결 미 에 컴퓨 그Benson Flook Diehr
특허 여 상 연 원 거 다 컴퓨3
43) 각주 연 특허 내101
44) 여 연 원 연 특허 원450 U S at 188-190 1979 In re
결 당 원 고 다 그런 다Bergy (596 F2d 952 961)
니 컴퓨 그 미 특허 에 특허 여 상 는 에 당101
는지 여 는 쟁 에 어 고 연 원 결lsquo rsquo Flook
에 운운 것 에 신규 진보 는 특허 건102 103 ㆍ
쟁 동 것 는 연 특허 원 결 가 고In re Bergy
는 다
466 사 통16 3 ( 46 )
그 특허 원에 어 그 원내 에 상당lsquo
체 결여 어 어 사실상 컴퓨 그 담고 는 공rsquo
식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101
에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson
결 었다 다시 컴퓨 그 고리듬과 어 가능 체 사
가 니 특 사후 특허청lsquo (post-solution)rsquo
도 그런 본질 지 뿐 러 상 에 그 는 경우 그
것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo
니 는 것 결 었다 런 결 결Flook Flook
과 달리 결에 는 당 원 상에 특허가Diehr
여 다고 보고 다 럼 결 결 결 Benson Flook Diehr
컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상 니 다만
상당 체 는 경우에 여 특허 여 는
는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는
특허 여 상 니 다만 게 경우에 여 특허
여 다고 리 과연 체 엇 말 는 lsquo (application)rsquo
지에 여 다 여지가 여 재 다고 다 그
어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr
게 견 엇갈린 것에 짐 듯 게 시
는 질 것 니다
편 상 들과는 다 에 여 컴퓨 그
체 특허 는 에 미 연 원 컴퓨 그 고
리듬 체에 여 특허 는 태도는 지극 특허 (anti-patent)
사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는
지만 상당 45)도 연 다
45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo
47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467
판결에 대한 비판 등Diehr
어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr
특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지
다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr
근거 갖 재 고 여 다
사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook
본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는
견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직
결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook
에 특허 보 고 미 연 원
변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr
원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는
에 도 듯 특허 보 에 원 는
는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(
원 사 격 지닌 연 특허 원)
경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특
허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)
다 견에 다 당 사 결 Flook
사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에
것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook
사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr
지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101
도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ
것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)
46) 450 U S 215
47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo
울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」
48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines
Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press
468 사 통16 3 ( 46 )
판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見
어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr
에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2
상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr
어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개
결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr
내에 가 지 다고 보 다
결에 연 원 취 결 Diehr Flook
에는 여 지 는 49) 가
결과 여 는 당 사 특허 느냐 여Benson
결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson
고 다51) 는 사건에 연Bilski
원 결도 심 시에 어 런 어 지 것
강 게 시사 다
다만 결 결 리 는 것 니Diehr Benson 100
가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo
그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook
가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허
가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101
심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청
사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook
지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr
에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook
변 가 었다고 짐 다
49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102
시 결 태도에 다Flook
50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr
체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경
우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가
우 가 었다
51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener
본 리 계 고 는 것 는 사실 컴퓨 그 과는 계없는 사
다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469
특허가 여 드시 결Cochrane v Deener
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는
가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson
결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v
결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener
거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보
다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr
결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr
결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101
에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr
마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo
리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo
것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson
는 는 취 고 는 다
어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원
는 에 가 취 는 결 같Diehr
에 답 게 리 에 결 Bilski
에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski
연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank
여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)
만 특허 여 다는 취 다가 강 에
결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원
그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게
결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr
재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과
어 다
52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220
53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
470 사 통16 3 ( 46 )
럽2
경 식⑴
립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)
원각 보 특허 도 병 럽 연 체
특허 원 심사 고 다 런 여 신
럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo
가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )
럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )
런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특
허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)
심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )
는 없다
⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장
럽연 특허 에 신 규52 2
게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo
그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo
언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3
상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)
컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것
니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52
54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )
55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo
56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2
단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(
는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471
퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo
지도 여 상 다
럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom
건에 심결57)에 당 과 여 체
룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo
체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom
에 원 지 태 미지 게 거
드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사
원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고
다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52
여 지 는 지 링에 니 체
에 것 는 시 다 원 상 사고과
에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는
에 것 고 런 그 사진 링 과 별
여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원
지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허
보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3
지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가
경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo
다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System
57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope
것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )
58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention
on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당
특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)
도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical
는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
지만 원 원 결 어 포맷 사 여 트
웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
고 는 없다고 시 다
다만 원 결 상고 에 단 게 가지
누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2
드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3
원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에
에 는 동 내 복 상 다 생
여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ
것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ
웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
83)과 는 가지 건 갖 것 것 니
드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo
다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
업 경우 (Business Method)Ⅳ
업 개 과 그 경1
업 업 BM(Business Method) (Business Model)
니 고도 리 직 우리 도 어
통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo
고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
고 게 업 에 당(business method) rdquo
건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo
보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
다93) 그러 업 에 각 에 주 는 실 컴
퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
에 고 다 그럴 경우 는 실질 컴퓨 그
특허 보 에 연 에 다
통 상 업 동 특 경 후 여 격1990
능가 는 막 보 게 lsquo
업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
고 헌【 】
내 헌1
경 편 사 지 재산 사 (2004)
식 지 재산 사 (2008)
과 지 재산 사 (2002)
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강동 니 특허 보 ldquo rdquo 4 1 (2000)「 」
업 청 미 럽 본 ldquo ( ) -Ⅰ
심 지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 「 」
식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo
보 겨울 13 4 (2006 )「 」
특허 과 원 지 재산 커 니티 ldquoBM rdquo
게시(courtnet 2005 3 )
태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008)
업 립 신규 과 진보 ldquo rdquo 「
보 사 (2006)Ⅰ」
업 특허에 연 특허 립 에 여 사 ldquo BM rdquo- - 「
집 집 34 (2002)」
결 에 가진 미에 고 울 ldquoQuanta v LG rdquo 「 」
울 연49 3 (2008)
특허 쟁 ldquoBM A Study on Disputes on and Problems of
지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (
집 사) (2004)
상거 특허 쟁사 에 연 상 지식재산 ldquoBM ( ) ( ) 21ㆍ ㆍ 「 」
(20007 20009)
니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「
집2 (2001)」
재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507
재 료 집 원도 100 (2003)」
상 컴퓨 특허 보 과 리 사 ldquo rdquo 5 (1996)
업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)
재헌 특허에 미 과 럽 견 특허청 지재 보 ldquoBM rdquo
게시lthttpippckipogokr9010overseasintro_01kipogt
특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )
사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」
특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)
동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo
사 연 원 공간(2009 )
헌2
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Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)
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Patentsrdquo 947 PLIPat 343
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Bilskirdquo 964 PLIPat 65
MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable
Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411
Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich
Telecomm amp Tech L Rev 487
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of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16
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Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1
508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 14: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/14.jpg)
466 사 통16 3 ( 46 )
그 특허 원에 어 그 원내 에 상당lsquo
체 결여 어 어 사실상 컴퓨 그 담고 는 공rsquo
식 체 독 는 태는 미 특허 에 특허 상 언101
에 당 지 는다는 언 것lsquo (process)rsquo Benson
결 었다 다시 컴퓨 그 고리듬과 어 가능 체 사
가 니 특 사후 특허청lsquo (post-solution)rsquo
도 그런 본질 지 뿐 러 상 에 그 는 경우 그
것만 는 여 상당 체 니어 특허 여 상lsquo rsquo
니 는 것 결 었다 런 결 결Flook Flook
과 달리 결에 는 당 원 상에 특허가Diehr
여 다고 보고 다 럼 결 결 결 Benson Flook Diehr
컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상 니 다만
상당 체 는 경우에 여 특허 여 는
는 에 는 공통 다 럼 컴퓨 그 고리듬 체는
특허 여 상 니 다만 게 경우에 여 특허
여 다고 리 과연 체 엇 말 는 lsquo (application)rsquo
지에 여 다 여지가 여 재 다고 다 그
어느 도여 는지에 여 결에 연 들 사 에 심 Diehr
게 견 엇갈린 것에 짐 듯 게 시
는 질 것 니다
편 상 들과는 다 에 여 컴퓨 그
체 특허 는 에 미 연 원 컴퓨 그 고
리듬 체에 여 특허 는 태도는 지극 특허 (anti-patent)
사고에 것 미 연 가 립 특허 체계 상 다는
지만 상당 45)도 연 다
45) 결에 런 는Benson Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo
47 U Pitt L Rev 959 980-983 (summer 1986)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467
판결에 대한 비판 등Diehr
어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr
특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지
다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr
근거 갖 재 고 여 다
사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook
본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는
견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직
결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook
에 특허 보 고 미 연 원
변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr
원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는
에 도 듯 특허 보 에 원 는
는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(
원 사 격 지닌 연 특허 원)
경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특
허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)
다 견에 다 당 사 결 Flook
사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에
것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook
사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr
지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101
도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ
것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)
46) 450 U S 215
47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo
울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」
48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines
Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press
468 사 통16 3 ( 46 )
판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見
어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr
에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2
상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr
어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개
결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr
내에 가 지 다고 보 다
결에 연 원 취 결 Diehr Flook
에는 여 지 는 49) 가
결과 여 는 당 사 특허 느냐 여Benson
결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson
고 다51) 는 사건에 연Bilski
원 결도 심 시에 어 런 어 지 것
강 게 시사 다
다만 결 결 리 는 것 니Diehr Benson 100
가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo
그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook
가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허
가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101
심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청
사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook
지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr
에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook
변 가 었다고 짐 다
49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102
시 결 태도에 다Flook
50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr
체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경
우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가
우 가 었다
51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener
본 리 계 고 는 것 는 사실 컴퓨 그 과는 계없는 사
다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469
특허가 여 드시 결Cochrane v Deener
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는
가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson
결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v
결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener
거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보
다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr
결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr
결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101
에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr
마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo
리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo
것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson
는 는 취 고 는 다
어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원
는 에 가 취 는 결 같Diehr
에 답 게 리 에 결 Bilski
에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski
연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank
여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)
만 특허 여 다는 취 다가 강 에
결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원
그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게
결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr
재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과
어 다
52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220
53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
470 사 통16 3 ( 46 )
럽2
경 식⑴
립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)
원각 보 특허 도 병 럽 연 체
특허 원 심사 고 다 런 여 신
럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo
가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )
럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )
런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특
허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)
심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )
는 없다
⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장
럽연 특허 에 신 규52 2
게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo
그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo
언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3
상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)
컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것
니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52
54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )
55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo
56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2
단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(
는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471
퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo
지도 여 상 다
럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom
건에 심결57)에 당 과 여 체
룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo
체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom
에 원 지 태 미지 게 거
드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사
원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고
다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52
여 지 는 지 링에 니 체
에 것 는 시 다 원 상 사고과
에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는
에 것 고 런 그 사진 링 과 별
여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원
지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허
보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3
지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가
경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo
다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System
57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope
것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )
58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention
on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당
특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)
도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical
는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
지만 원 원 결 어 포맷 사 여 트
웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
고 는 없다고 시 다
다만 원 결 상고 에 단 게 가지
누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2
드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3
원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에
에 는 동 내 복 상 다 생
여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ
것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ
웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
83)과 는 가지 건 갖 것 것 니
드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo
다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
업 경우 (Business Method)Ⅳ
업 개 과 그 경1
업 업 BM(Business Method) (Business Model)
니 고도 리 직 우리 도 어
통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo
고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
고 게 업 에 당(business method) rdquo
건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo
보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
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퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
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특허 보 에 연 에 다
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업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
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거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
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단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
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상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
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어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
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리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 15: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/15.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 467
판결에 대한 비판 등Diehr
어 든 결 사실 결에 여 계 각 에 컴퓨 그Diehr
특허 여가 가능 다는 말 과언 닐 만 지
다 그 지만 우리는 우 결 다 견에 여 상당 강 Diehr
근거 갖 재 고 여 다
사건에 동 개 여는 도 결 사 과 같 Flook
본질 지 사후 에 과 므 특허 여 거 여 다는
견 46) 다 사실 당 사 근본 그 직
결 사 과 사실 계 달리 여 결 달 다 보다는 시Flook
에 특허 보 고 미 연 원
변 에 것 볼 여지가 다 결에 연 특허 Diehr
원 특허 여 것 연 원 다 견 승 다는
에 도 듯 특허 보 에 원 는
는 연 특허사건 취 는 원 재 연 특허(
원 사 격 지닌 연 특허 원)
경우가 많 다 런 경 에 업 에 연 특
허 원 결 등에 다시 다State Street Bank 47)
다 견에 다 당 사 결 Flook
사 과 마 가지 특 산업 역에 고리듬 에
것 는 에 근본 가 없 므 결 그 Flook
사건에 역시 신규 거 진보 고는 보Diehr
지 는 상 결 당 원 미 특허 통과101
도 에 특허 건 신규 진보 결여102 103 ㆍ
것 등 거 었어 타당 다는 지 도 재 는 편 다48)
46) 450 U S 215
47) 런 경 에 여는 결 에 가진 미에 고 ldquoQuanta v LG rdquo
울 울 연 49 3 (2008) 473~483 「 」
48) Paul Goldstein et al Copyright Patent Trademark and Related State Doctrines
Cases and Materials on the Law of Intellect Property (6th ed) Foundation Press
468 사 통16 3 ( 46 )
판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見
어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr
에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2
상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr
어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개
결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr
내에 가 지 다고 보 다
결에 연 원 취 결 Diehr Flook
에는 여 지 는 49) 가
결과 여 는 당 사 특허 느냐 여Benson
결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson
고 다51) 는 사건에 연Bilski
원 결도 심 시에 어 런 어 지 것
강 게 시사 다
다만 결 결 리 는 것 니Diehr Benson 100
가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo
그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook
가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허
가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101
심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청
사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook
지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr
에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook
변 가 었다고 짐 다
49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102
시 결 태도에 다Flook
50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr
체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경
우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가
우 가 었다
51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener
본 리 계 고 는 것 는 사실 컴퓨 그 과는 계없는 사
다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469
특허가 여 드시 결Cochrane v Deener
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는
가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson
결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v
결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener
거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보
다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr
결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr
결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101
에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr
마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo
리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo
것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson
는 는 취 고 는 다
어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원
는 에 가 취 는 결 같Diehr
에 답 게 리 에 결 Bilski
에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski
연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank
여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)
만 특허 여 다는 취 다가 강 에
결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원
그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게
결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr
재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과
어 다
52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220
53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
470 사 통16 3 ( 46 )
럽2
경 식⑴
립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)
원각 보 특허 도 병 럽 연 체
특허 원 심사 고 다 런 여 신
럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo
가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )
럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )
런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특
허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)
심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )
는 없다
⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장
럽연 특허 에 신 규52 2
게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo
그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo
언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3
상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)
컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것
니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52
54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )
55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo
56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2
단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(
는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471
퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo
지도 여 상 다
럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom
건에 심결57)에 당 과 여 체
룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo
체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom
에 원 지 태 미지 게 거
드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사
원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고
다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52
여 지 는 지 링에 니 체
에 것 는 시 다 원 상 사고과
에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는
에 것 고 런 그 사진 링 과 별
여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원
지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허
보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3
지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가
경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo
다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System
57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope
것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )
58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention
on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당
특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)
도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical
는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
지만 원 원 결 어 포맷 사 여 트
웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
고 는 없다고 시 다
다만 원 결 상고 에 단 게 가지
누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2
드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3
원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에
에 는 동 내 복 상 다 생
여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ
것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ
웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
83)과 는 가지 건 갖 것 것 니
드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo
다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
업 경우 (Business Method)Ⅳ
업 개 과 그 경1
업 업 BM(Business Method) (Business Model)
니 고도 리 직 우리 도 어
통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo
고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
고 게 업 에 당(business method) rdquo
건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo
보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
다93) 그러 업 에 각 에 주 는 실 컴
퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
에 고 다 그럴 경우 는 실질 컴퓨 그
특허 보 에 연 에 다
통 상 업 동 특 경 후 여 격1990
능가 는 막 보 게 lsquo
업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
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여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
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에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
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게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
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허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
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고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
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502 사 통16 3 ( 46 )
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여 강 므 특 에게 독 여지
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컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
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거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
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는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
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는 것 어도 당 간 직 다
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그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
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그 에도 특허 여 여 다 그러 체
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504 사 통16 3 ( 46 )
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허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
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그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
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그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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연 결 Bilski
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 16: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/16.jpg)
468 사 통16 3 ( 46 )
판결과의 비 분석의 필요성- Benson私見
어 든 결 에 에 도 여러 결Diehr
에 내지는 가 었다 그런 건 결들과 연 2
상에 결 지 고 는 그 미 어내Diehr
어 다고 것 다 에 내에 미 여러 개
결 결 결 다시 개 것 에Benson Flook Diehr
내에 가 지 다고 보 다
결에 연 원 취 결 Diehr Flook
에는 여 지 는 49) 가
결과 여 는 당 사 특허 느냐 여Benson
결 만 달 뿐50) 심 리 개에 어 결 그Benson
고 다51) 는 사건에 연Bilski
원 결도 심 시에 어 런 어 지 것
강 게 시사 다
다만 결 결 리 는 것 니Diehr Benson 100
가 는 는 그것 다 니 컴퓨 그 원에lsquo
그러 런 결 타당 것(2008) 1004-1006 Flook
가능 것 실 다 었 쟁 특허 건에 미 특허
가 니 특허 여 상에 므 사실102 103 101
심 어났다고 볼 다 그럼에도 미 는 것 특허청
사 과 사 근본 결 달리 만 가 재Diehr Flook
지 지 는 에 는 결 견과 공통 다Diehr
에 도 결과 결 결 달 진 것에는 미 연 원Diehr Flook
변 가 었다고 짐 다
49) 미 특허 특허 여 상 에 어 신규 등 결101 102
시 결 태도에 다Flook
50) 결 사 결 결 사 들과는 달리 특허청 가 특Benson Flook Diehr
체 도에 것 니 당 지 컴퓨 상에 는 체 경
우 상 특허가 경우 당 공식 특 독 는 결과가
우 가 었다
51) 근원 결 원 결Benson 1870 Cochrane v Deener
본 리 계 고 는 것 는 사실 컴퓨 그 과는 계없는 사
다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469
특허가 여 드시 결Cochrane v Deener
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는
가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson
결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v
결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener
거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보
다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr
결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr
결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101
에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr
마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo
리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo
것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson
는 는 취 고 는 다
어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원
는 에 가 취 는 결 같Diehr
에 답 게 리 에 결 Bilski
에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski
연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank
여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)
만 특허 여 다는 취 다가 강 에
결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원
그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게
결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr
재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과
어 다
52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220
53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
470 사 통16 3 ( 46 )
럽2
경 식⑴
립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)
원각 보 특허 도 병 럽 연 체
특허 원 심사 고 다 런 여 신
럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo
가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )
럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )
런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특
허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)
심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )
는 없다
⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장
럽연 특허 에 신 규52 2
게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo
그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo
언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3
상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)
컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것
니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52
54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )
55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo
56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2
단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(
는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471
퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo
지도 여 상 다
럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom
건에 심결57)에 당 과 여 체
룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo
체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom
에 원 지 태 미지 게 거
드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사
원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고
다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52
여 지 는 지 링에 니 체
에 것 는 시 다 원 상 사고과
에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는
에 것 고 런 그 사진 링 과 별
여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원
지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허
보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3
지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가
경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo
다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System
57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope
것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )
58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention
on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당
특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)
도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical
는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
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컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
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근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
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여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
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다만 원 결 상고 에 단 게 가지
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웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
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드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
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니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
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는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
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니 고도 리 직 우리 도 어
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보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
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에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
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퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
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특허 보 에 연 에 다
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능가 는 막 보 게 lsquo
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등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 17: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/17.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 469
특허가 여 드시 결Cochrane v Deener
특 객체 다 상태 다 것 거 변 시 만 는
가 는 질 에 답 다 질 에rsquo Benson
결에 는 니 고 답 다lsquo rsquo Cochrane v
결 드시 특 객체 다 상태 다 것Deener
거 변 시 만 특허가 여 는 것 니 고 보
다 지만 결 다 견 에 여는 지 고 Diehr
결 견 결과 는 취 다Diehr Benson Diehr
결 후 근 지 미 에 평 들52) 미 특허 101
에 특허 여 사건에 고 사 과 Diehr
마 가지 당 고리듬 특 객체 다 상태 다 것 lsquo
리 변 시 다고 보고 다 결과(physical transformation)rsquo
것 결 견과 같 결 그것과Diehr Benson
는 는 취 고 는 다
어 든 컴퓨 그 에 특허 여 연 원
는 에 가 취 는 결 같Diehr
에 답 게 리 에 결 Bilski
에 복 다고 볼 도 다 결 에 Bilski
연 특허 원 업 에 여 결 통State Street Bank
여 고 체 가시 결과 가(useful) (concrete) (tangible)
만 특허 여 다는 취 다가 강 에
결과 경 사건200810 Bilski 53)에 결 통 여 연 원
그것과 같 엄격 귀 는 그 과연 게
결과 는 것 지 결과 는 것 지는 사실Benson Diehr
재 지도 상태 보 다 에 여는 에 과
어 다
52) Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006) 220
53) In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008)
470 사 통16 3 ( 46 )
럽2
경 식⑴
립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)
원각 보 특허 도 병 럽 연 체
특허 원 심사 고 다 런 여 신
럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo
가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )
럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )
런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특
허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)
심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )
는 없다
⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장
럽연 특허 에 신 규52 2
게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo
그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo
언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3
상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)
컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것
니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52
54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )
55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo
56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2
단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(
는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471
퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo
지도 여 상 다
럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom
건에 심결57)에 당 과 여 체
룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo
체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom
에 원 지 태 미지 게 거
드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사
원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고
다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52
여 지 는 지 링에 니 체
에 것 는 시 다 원 상 사고과
에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는
에 것 고 런 그 사진 링 과 별
여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원
지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허
보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3
지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가
경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo
다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System
57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope
것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )
58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention
on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당
특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)
도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical
는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
지만 원 원 결 어 포맷 사 여 트
웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
고 는 없다고 시 다
다만 원 결 상고 에 단 게 가지
누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2
드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3
원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에
에 는 동 내 복 상 다 생
여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ
것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ
웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
83)과 는 가지 건 갖 것 것 니
드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo
다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
업 경우 (Business Method)Ⅳ
업 개 과 그 경1
업 업 BM(Business Method) (Business Model)
니 고도 리 직 우리 도 어
통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo
고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
고 게 업 에 당(business method) rdquo
건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo
보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
다93) 그러 업 에 각 에 주 는 실 컴
퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
에 고 다 그럴 경우 는 실질 컴퓨 그
특허 보 에 연 에 다
통 상 업 동 특 경 후 여 격1990
능가 는 막 보 게 lsquo
업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
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지만 연 는 건 폐 는 주 미
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지가 생겼다고 것 다
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집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
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502 사 통16 3 ( 46 )
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그 에도 특허 여 여 다 그러 체
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504 사 통16 3 ( 46 )
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
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그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
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그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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연 결 Bilski
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508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 18: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/18.jpg)
470 사 통16 3 ( 46 )
럽2
경 식⑴
립 럽연 특허1973 (European Patent Convention EPC)54)
원각 보 특허 도 병 럽 연 체
특허 원 심사 고 다 런 여 신
럽연 특허청 에 원 원 지lsquo (European Patent Office EPO)rsquo
가에 원과 거 동 여 게 ( 65 )
럽연 특허청 등 특허에 도 담당 고 다( 99 )
런 원 심사 에 복 경우 럽연 특허청 산 특
허심 원 심 심사결과에 복사건(EPO Board of Appeal)
심리 여 결 지만 런 결 과 달리 원각( 21 )
는 없다
⑵ 유럽연합 특허협약과 유럽연합 특허심판원이 취하고 있는 입장
럽연 특허 에 신 규52 2
게 업 lsquo (doing business)rsquo55) 등과 어 컴퓨lsquo
그 특허 여 상에 다고 시(programs for computer)rsquo
언 고 다 그러 같 에 여 런 특허 3
상 체 특허 상 삼 에만 므lsquo (as such)rsquo 56)
컴퓨 그 과 그 상 특허 없는 것
니다 여 과연 엇 럽연 특허 가 말 는 컴 52
54) 식 Convention on the Grant of European Patents Oct 5 1973 ltwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema1htmlgt(2009115 )
55) 는 업 지 는 것 다lsquo (business method)rsquo
56) 규 그 에 언 당 상 특허 여 상EPC Art 52 (3) ldquo 2
단지 럽연 에 특허 원 럽연 특허가 당 상 체 lsquo rsquo(
는 에 내에 만 는 과 다) rdquo筆者註
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471
퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo
지도 여 상 다
럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom
건에 심결57)에 당 과 여 체
룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo
체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom
에 원 지 태 미지 게 거
드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사
원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고
다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52
여 지 는 지 링에 니 체
에 것 는 시 다 원 상 사고과
에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는
에 것 고 런 그 사진 링 과 별
여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원
지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허
보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3
지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가
경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo
다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System
57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope
것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )
58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention
on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당
특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)
도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical
는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
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웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
고 는 없다고 시 다
다만 원 결 상고 에 단 게 가지
누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2
드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3
원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에
에 는 동 내 복 상 다 생
여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ
것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ
웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
83)과 는 가지 건 갖 것 것 니
드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo
다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
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게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
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업 개 과 그 경1
업 업 BM(Business Method) (Business Model)
니 고도 리 직 우리 도 어
통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo
고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
고 게 업 에 당(business method) rdquo
건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo
보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
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퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
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특허 보 에 연 에 다
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업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
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리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
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는 취 원심137) 시 그 지지 다
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여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
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고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
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141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
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들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
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143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
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진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
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과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
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등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
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원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 19: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/19.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 471
퓨 그 체 지에 여는 계 어 사실 근lsquo rsquo
지도 여 상 다
럼 럽연 특허 컴퓨 그 특허 여에 여 lsquo
여(technical character)rsquo lsquo (technical contribution)rsquo
시 고 지 다 그 지만 럽연 특허심 원 사 Vicom
건에 심결57)에 당 과 여 체
룬 여 가 에 말 는 컴퓨 그lsquo rsquo 52 lsquo
체에 당 는지 단 는 결 고 고 다rsquo 58) 사건Vicom
에 원 지 태 미지 게 거
드럽게 링 는 에 것 었는 럽연 특허청 심사
원 등 거 지만 럽연 특허심 원 특허 여 상 다고
다 럽연 특허심 원 당 원 럽연 가 특허 52
여 지 는 지 링에 니 체
에 것 는 시 다 원 상 사고과
에 그 는 것 니 사진 타내는 신 리 는
에 것 고 런 그 사진 링 과 별
여 특허 여에 별 는 없다고 본 것 다 특허심 원 특허 원
지식에 새 고 여 것 고 런 여에 특허
보 는 럽연 특허 에 특허 여 지 상에52 3
지 는다고 시 다 심결 컨 가시 리 변 가
경우 컴퓨 그 도 특허 여 건 여가lsquo rsquo
다는 고 다59) 사2000 Pension Benefit System
57) 사건 내Decision T20884 (1987) 2 EPOR 74 lthttplegaleurope
것an-patent-officeorgdg3bibliot840208ep1htmgt(2009 1 20 )
58) 고 럽연 특허 시 규 1973 (Implementing Regulations to The Convention
on The Grant of European Patents)에 는 특허 원시 당
특 고 그 결 과 시(technical field) (technical problem)
도 고 당 특허청 보 는 드시 당 특징 (technical
는 견지에 어 다고 각각 규 고 다 는feature) lthttpwwwepo
orgpatentslawlegal-textshtmlepc1973ema2htmlgt(2009120 )
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
지만 원 원 결 어 포맷 사 여 트
웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
고 는 없다고 시 다
다만 원 결 상고 에 단 게 가지
누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2
드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3
원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에
에 는 동 내 복 상 다 생
여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ
것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ
웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
83)과 는 가지 건 갖 것 것 니
드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo
다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
업 경우 (Business Method)Ⅳ
업 개 과 그 경1
업 업 BM(Business Method) (Business Model)
니 고도 리 직 우리 도 어
통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo
고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
고 게 업 에 당(business method) rdquo
건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo
보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
다93) 그러 업 에 각 에 주 는 실 컴
퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
에 고 다 그럴 경우 는 실질 컴퓨 그
특허 보 에 연 에 다
통 상 업 동 특 경 후 여 격1990
능가 는 막 보 게 lsquo
업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo
보 겨울 13 4 (2006 )「 」
특허 과 원 지 재산 커 니티 ldquoBM rdquo
게시(courtnet 2005 3 )
태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008)
업 립 신규 과 진보 ldquo rdquo 「
보 사 (2006)Ⅰ」
업 특허에 연 특허 립 에 여 사 ldquo BM rdquo- - 「
집 집 34 (2002)」
결 에 가진 미에 고 울 ldquoQuanta v LG rdquo 「 」
울 연49 3 (2008)
특허 쟁 ldquoBM A Study on Disputes on and Problems of
지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (
집 사) (2004)
상거 특허 쟁사 에 연 상 지식재산 ldquoBM ( ) ( ) 21ㆍ ㆍ 「 」
(20007 20009)
니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「
집2 (2001)」
재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507
재 료 집 원도 100 (2003)」
상 컴퓨 특허 보 과 리 사 ldquo rdquo 5 (1996)
업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)
재헌 특허에 미 과 럽 견 특허청 지재 보 ldquoBM rdquo
게시lthttpippckipogokr9010overseasintro_01kipogt
특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )
사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」
특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)
동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo
사 연 원 공간(2009 )
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of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16
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508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 20: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/20.jpg)
472 사 통16 3 ( 46 )
건 심결60)에 도 럽연 특허 특허 여 상52 1
여 당 가질 것(technical character)
는 건 시 다고 단 다
편 체 엇 지에 여 럽연 특허심lsquo rsquo
원 사건에 건 심결IBM 2 61)에 컴퓨 그 동 었
어느 것 드웨어 상에 리 변 가 므 런 변 컴퓨lsquo
그 체 별 는 컴퓨 그 볼 없다rsquo lsquo rsquo
고 시 다 단 컴퓨 드웨어 동 는 것 과
볼 없 드웨어 원 통 여 가 린에 상 시 는 것과
같 질 계에 특 업
다고 보 다
최근 유럽연합의 동향에 대한 평가⑶
상과 같 심결들에도 고 여 는 럽연
특허 과는 달리 럽연 특허심 원 심결 원 들에게
없어 그 에 계가 뿐 니 심결들 컴퓨 그 lsquo
여 특허 여 다고 본 경우(technical character)rsquo
그 지 니 고 컴퓨 그 그 체 에 당 여 특허lsquo (as such)rsquo
여 거 사 에 주 경계 재 지 는다는 었다62)
에 러 럽연 럽연 특허심 원 심결에 립2002
여 각 원 컴퓨lsquo (technical character)rsquo
그 특허보 에 통 지 여 컴퓨ldquo
59) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law of
Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16 Tex Intell
Prop LJ 1 (fall 2007) 18
60) 그 심결Decision T093195 - 351 (2000) lthttplegaleuropean-patent-of
ficeorgdg3pdft950931eu1pdfgt(2009123 )
61) T93597 amp T117397
62) Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo op cit 19
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
지만 원 원 결 어 포맷 사 여 트
웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
고 는 없다고 시 다
다만 원 결 상고 에 단 게 가지
누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2
드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3
원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에
에 는 동 내 복 상 다 생
여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ
것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ
웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
83)과 는 가지 건 갖 것 것 니
드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo
다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
업 경우 (Business Method)Ⅳ
업 개 과 그 경1
업 업 BM(Business Method) (Business Model)
니 고도 리 직 우리 도 어
통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo
고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
고 게 업 에 당(business method) rdquo
건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo
보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
다93) 그러 업 에 각 에 주 는 실 컴
퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
에 고 다 그럴 경우 는 실질 컴퓨 그
특허 보 에 연 에 다
통 상 업 동 특 경 후 여 격1990
능가 는 막 보 게 lsquo
업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
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502 사 통16 3 ( 46 )
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그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 21: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/21.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 473
그 특허가능 에 럽연 지 시 rdquo63) 다
당 그 내 에는 컴퓨 그 업 특허 지 상 규
럽연 특허 삭 는 것도 포 어 었지만52
에 시 내 컴퓨 그 여lsquo rsquo
경우 특허 건 진보 취 것(inventive step)
취 다는 내 담고 었다64) 그러 런 지 시 럽연
에 월 쟁 에 결 었다2005 7
컨 럽연 에 는 재 럽연 특허 상 컴퓨
그 그 체는 특허 여 지 상 열거 고 고 럽연 특허심lsquo rsquo
원 심결들 여가 는 경우 컴퓨 그lsquo rsquo
그 체 는 지에 지 니 여 특허 다는 었lsquo rsquo
지만 런 럽연 지 근
시도는 상 고 리 겠다
럽연 특허심 원 심결에 취 고 는 심 lsquo rsquo
체 내 다 런
여 럽연 특허청 럽특허20081023 (EPO President) 112
65) 에 거 여 럽연 특허심 원(EPO Enlarged Board of⑴
컴퓨 그 특허 에 여 뢰Appeal) (referal)66)
63) Proposal for a Directive of The European Parliament And of the Council on the
Patentability of computer-implemented inventions (20020047COD)
64) 시 특허 건 에 는 컴퓨 그 특허 여는4 ( ) ldquo
신규 고 결 포 고 고 산업상 가능 여 다 결 포
다는 건 당 컴퓨 그 여 어
다 고 고 었다rdquo
65) 럽특허 특허심 원 결 견112 ( )
통 담보 경우 근본 가진 가(1)
생겼 경우 특허심 원 심 원 결 같 경우 여 다고(a)
단 는 경우 당 사건 계 당사 신청에 심 원에
어 도 뢰 여 다 만 심 원 그런 뢰 거 그
결 에 시 여 다 럽연 특허청 특 에 특허심 원 (b)
심 간 결 다 경우에는 특허심 원 심 원에 당 뢰
다 생략 lt gt
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
지만 원 원 결 어 포맷 사 여 트
웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
고 는 없다고 시 다
다만 원 결 상고 에 단 게 가지
누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2
드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3
원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에
에 는 동 내 복 상 다 생
여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ
것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ
웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
83)과 는 가지 건 갖 것 것 니
드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo
다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
업 경우 (Business Method)Ⅳ
업 개 과 그 경1
업 업 BM(Business Method) (Business Model)
니 고도 리 직 우리 도 어
통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo
고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
고 게 업 에 당(business method) rdquo
건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo
보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
다93) 그러 업 에 각 에 주 는 실 컴
퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
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특허 보 에 연 에 다
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업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
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여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
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137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
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141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
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143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
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진보 결여 주 주 루고 다144) 가
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과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
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립 도 경쟁 는 과도
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145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
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에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
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산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
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경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
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특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
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에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
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결 어Ⅴ
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149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
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집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
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타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 22: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/22.jpg)
474 사 통16 3 ( 46 )
보낸 는 뢰는 재 지도 직 계 상(20096 )
다67) 뢰에 특허심 원 답변에 는 보다 내
도 것 다68)
본3
일 의 제와 판⑴
것 만 특허 상ldquo rdquo自然法則 技術的 思想 創作 高度
고 우리 특허 규 사실 본 특허2
것 본 특허 69) 과 내 상 고2 1
다 컴퓨 그 에 단 고리듬 과연 연 lsquo
것에 당 는 가 는 본에 도 에 마 가지rsquo
어 다 다만 경우 달리 본 특허 개 시 건 2002 lsquo
에 어 건 개 에 컴퓨 그 포 시킴rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo ( 2
3 )70) 단 컴퓨 그 어도 건 특허 여 상lsquo rsquo
에 포 다는 보다 다
본 가 연 는 개 특허 보 lsquo rsquo
과 그 지 니 별 는 지 100
산업사 립 개 고 볼 므 당시 상19
66) Case G308 Referral under Art 112(1)b) EPC by the President of the EPO
(Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal
67) lthttpwwwepoorgpatentsappealseba-decisionsreferralspendinghtmlgt(2009723
)
68) 다만 런 뢰에 답변 도 그것 당연 특허심 원 재
는 것 니 사실상 가질 뿐 다 lthttpwwwepoorgtopics
issuescomputer-implemented-inventionsreferralciihtmlgt(2009712 )
69) ( 20 4 18 16 )日本 特許法 平成 年 月 日 法律 第 号
70) 울러 본 특허 컴퓨 그 건 건 경우2 3 lsquo rsquo
통신 통 공 는 도 실시 도 여 에 당 다고( )實施行爲 ㆍ
규 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
어 결 어느 에만 지 여 다고 주 여 결 보다
근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
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웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
고 는 없다고 시 다
다만 원 결 상고 에 단 게 가지
누어 연 여 에 심리미진 워드가 1 2
드웨어에 특 게 결 었는지 여 에 심리미진 드웨어 3
원 여 에 심리미진 등 단 도 각각 쟁 에
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여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ
것 트웨어는 드웨어 결 것 드 ( ) ( )ⅱ ⅲ
웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
83)과 는 가지 건 갖 것 것 니
드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
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다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
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게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
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업 개 과 그 경1
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니 고도 리 직 우리 도 어
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고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
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보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
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퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
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특허 보 에 연 에 다
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업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
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리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
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는 취 원심137) 시 그 지지 다
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니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
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고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
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사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
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업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
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141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
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어 체 상 동 단에 여 특 달 보
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것 말 고 는 청 재가 단
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리 체 는 보 리 는 그 동
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트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
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142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 23: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/23.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 475
못 컴퓨 그 산업 맞 사 에 는 런
건 체 새 운 건 색 가 당 연
는 건 여 체 타당 여
다는 것 다71)
일 의 특허청 실무⑵
본 특허청 재 시 고 는 특허 실 신 심사lsquo rsquoㆍ 72) 그
에 컴퓨 트웨어 심사lsquo rsquo73) 포 고 다 우
심사 내 에 에 당 지 는 시
연 체 간단 견 어 지 것 연 에 는 것
연 것 닌 것 등 시 고 는 그 에 도 연 lsquo
것 닌 것에 여 당 연rsquo
들 경 들 게 룰 그 체( ) ( )
공식 간 신 동에 당 는 러 것들만 경우 (
들 니 는 그 체 그 연)
것 고 도 본 특허 상 에 당 지 는다고 다
편 컴퓨 트웨어 심사 에 는 개lsquo rsquo 1993
시 컴퓨 그 에 보 리가 만 드웨어 원 고lsquo
체 실 고 는 경우 본 특허 는 연rsquo ldquo
사상 다고 보 도 고 다rdquo
가 각 가 탁 엔진 드 에 어( )
는 상 리 질 는 질 가 엔진 연 도 에( )
근거 보 리 체 것에 당 경우 연ldquo
71) 집 사실 것 미 ( ) 3 ( ) (2000) 29中山新弘 編 註解 特許法 上 版 中山 靑林書院
결 등 에 욱 얻어 에 도 동 맥State Street Bank
주 강 게 다
72) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
73) 심사 lsquo rsquo連 明 審査基準コンピュ タ ソフトウエア のⅦ ー 関 発
476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
운동 그 컴퓨 그 리 트 등 각 보 단 ㆍ
시에 당 는 경우 취 여 것들 연 사상
고 보지 고 다
우리 과 등Ⅲ
1
우리 특허 미 경우 달리 개 별도 규lsquo ( )rsquo發明
고 는 닭에 미 에 특허 여 상 가 립lsquo ( )發明
다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
후 업 립 특허 에 연2 1 lsquo
는 건 는 지 고 고rsquo
지 못 는 경우 산업상 는 건29 1 lsquo rsquo
지 못 것 취 고 다75)
본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
등 거 었고 76) 런 가 우리 에도 그
미쳐 다 그러 컴퓨 그 특허 여 가능
는 재 재 지 므 77) 같 가지 열 는3
74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
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컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
주 상 에 과 에 여 컴퓨 그 복보
는 것 근본 여 여러 가지 뿐
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근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
에 는 어 어 가시 고 는 것
결 간 신 동에 립 것 컴퓨
트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
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여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
에 리 변 시 다고 단 그 리 변 는lsquo rsquo(
여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
원 연 지 간 신 동에 것
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다만 원 결 상고 에 단 게 가지
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웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
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드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
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니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
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는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
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니 고도 리 직 우리 도 어
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보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
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에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
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퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
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특허 보 에 연 에 다
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능가 는 막 보 게 lsquo
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등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
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476 사 통16 3 ( 46 )
사상 에 당 다고 시 고 다 심사rdquo
에 지 상 에 여
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1
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다루어지고 다( )rsquo 成立性 74) 재 우리 는 컴퓨 그
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는 건 는 지 고 고rsquo
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본에 는 컴퓨 그 특허 보 에
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74) 우리 특허 에 그에 계 립2 1 lsquo rsquo
는 본 특허 그것 계 재 지는 주 사 다
75) 원 고 후 결 원 고 후 결 등20081224 2007 265 2003516 2001 3149
76) 특허 사 강 12 (1997) YOU ME 203 204吉藤辛朔 特許法槪說 有斐閣 譯
동 니 특허 보 보 에 ldquo rdquo 4 1 (2000) 21
재
77) 컴퓨 그 보 에 여 보 주 는 도 특허 여 상3
다 보다 특허 는 견 고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
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개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
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특허 리 보 다는
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근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
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에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
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에 는 어 어 가시 고 는 것
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트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
특허등 거 결 지 다
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드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
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는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
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다 보 것 다
특허청 실3
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고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
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드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
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지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
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다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
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지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
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마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
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92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
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업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 25: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/25.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 477
것 연 미 에 없다 진 는 컴퓨 그 특허 여 어
느 에 지 다
에 여 우리 상 는 컴퓨 그 언어
만 는 경우가 컴퓨 그 언어( lsquoCrsquo
개 가 닌 컴퓨 그 매체에 리lsquoC++rsquo)
상태 변 것 그 미시 공간 고
므 건 에 당 다는lsquo rsquo 78) 컴퓨 그 드웨어
결 계에 여 과 결 체 가 는 경우에
여 특허 여 다는 79) 등 다 울러 컴퓨 그
컴퓨 그 보 과 특허 보 도 컴퓨 그
특허 리 보 다는
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는 것 근본 여 여러 가지 뿐
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근본 개 는 80) 등 시 고 다
2
지 지 우리 컴퓨 그 립 에 여 다룬 가
결 원 고 후 결20011130 97 2507 81) 다 사건
에 원 공 계 등 어 는 어ㆍ ㆍ
어 포맷에 것 었다 원심 82) 에 여 사
78) 식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 보 ldquo -lsquo rsquo -rdquo 「
겨울 13 4 (2006 ) 116」
79) 태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008) 311
80) 상 게 119
81) 공2002115(146) 210
82) 특허청 원 심결1997630 94 967
478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
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여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
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특허청 실3
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고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
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드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
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84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
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웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
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480 사 통16 3 ( 46 )
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지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
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마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
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92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
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478 사 통16 3 ( 46 )
건 원 어 어 포맷에 당 는 어량에
어 워드 본워드에 워드 가 여 어
포맷 루는 것 워드 가 어 여 도가 지고
계식별 어 동 능 여 고 본워드에 워드
여 여 어 루는 어 포맷 다 게 워드 개
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트웨어 에 연 고 는 것 볼 없다고 보
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웨어 워드 가 가공 그 동시 드웨어 어 에
여 계식별 어 동 게 는 것 뿐만 니 드웨어ㆍ ㆍ
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여 실 가능 에 개시 어 는 상 그)
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다만 원 결 상고 에 단 게 가지
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여지 고 다 에 상 는 가 연 ( )ⅰ
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웨어 원 것 등 가지 건 시 고 다는
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드웨어 결 드웨어 원 연 여 단
83) 180-181
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
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니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
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는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
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업 개 과 그 경1
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니 고도 리 직 우리 도 어
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고 게 업 에 당(business method) rdquo
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보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
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여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
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퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
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특허 보 에 연 에 다
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등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
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트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
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컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
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체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
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리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
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는 취 원심137) 시 그 지지 다
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니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
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고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
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사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
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거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
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단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
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체 당 과 에 여 특허청
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는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
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어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
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드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
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트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
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142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 27: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/27.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 479
는 시 었 뿐 는 84) 립 고 다 살 건
원 드웨어 결 어 리 변
는 등 드웨어 원 는 경우 연 것 취
여 컴퓨 그 도 특허 여 다는 어 그 취지상
후 과 같 드시 리 변 는 것 니 고 단lsquo rsquo
다 게 다 는 마 미 연 원 결에 특 Benson lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
게 취 도 여 는 특허 여 가능 단 는
니 고 본 과 같다고 볼 다 그 지만 쟁 다룬
원 가 재 상태 므 85) 보다 실 는 가
다 보 것 다
특허청 실3
특허청 컴퓨 심사 특허청 심사1984 ldquo rdquo(
고만 과 그리고 에 각각) 1995 1998 2005
개 다 심사 에 는 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 고 는 경우 연 사상
고 고 다86) 특허청 심사 에 특허 여가 가능
시 고 는 것 다 과 같다 트웨어에 보 리가
드웨어 체 실 고 는 것에는 가 상 매상lsquo
그 컴퓨 는 매체rsquo87)가 다 다 lsquo
84) 재 거 지 재산 업 특허 심 집 원도 ldquo - -rdquo 100 裁判資料
(2003) 93
85) 다만 컴퓨 그 니 업 에 원 원( 20081224
고 후 결 등 보 업 립 여 컴퓨 상에 트2007 265 )
웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 것 고 다
86) 특허청 심사 221
87) 는 재고 리경험 가 없 도 과거 동 매상실 각 변동 건에
에 거 상 매상 도 주는 시 다
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
업 경우 (Business Method)Ⅳ
업 개 과 그 경1
업 업 BM(Business Method) (Business Model)
니 고도 리 직 우리 도 어
통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo
고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
고 게 업 에 당(business method) rdquo
건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo
보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
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여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
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특허 보 에 연 에 다
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업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
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니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
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그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
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여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
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상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
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는 도 청 체 연 고 지 다고
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여 별 역별 거 미리 생 계 보
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141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
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들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
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142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
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상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
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과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
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립 도 경쟁 는 과도
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취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
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145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
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립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
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고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
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보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
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에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
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미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
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우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
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지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
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147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
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런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
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지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
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마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo
보 겨울 13 4 (2006 )「 」
특허 과 원 지 재산 커 니티 ldquoBM rdquo
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태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
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(20007 20009)
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집2 (2001)」
재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 28: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/28.jpg)
480 사 통16 3 ( 46 )
에 어 는 어 리 체 는 것rsquo
는 상 리 질 는 질에 근거 보 리 체lsquo
는 것에는 동 엔진 연료 사량 어 컴퓨 에rsquo
상 리 등 시 고 다
업 경우 (Business Method)Ⅳ
업 개 과 그 경1
업 업 BM(Business Method) (Business Model)
니 고도 리 직 우리 도 어
통 고 지는 다88) 그러 다 헌89)에 업 는lsquo rsquo
고 뿐 니 원 근 사 90)에 도 업ldquo
고 게 업 에 당(business method) rdquo
건 시 91) 단 고 므 업lsquo (Business Model)rsquo
보다는 업 어가 다lsquo (Business Method)rsquo 다만 에
88) 원 고 후 결 결 후 결 등2003516 2001 3149 2007 265
지는 업 에 원 사 는 여 는 니 lsquo
고 고 었다 마 가지 원심 결 특허 원 고 허rsquo 2001921 2000 5438
결 에 같 원 고 허 결 고 허 2002322 2001 4586 20061214 2006
결 니 고 고 다 특허 원 고1742 lsquo rsquo 2005610
허 결 고 허 결 고 허2004 4433 20061221 2006 4680 20061221 2006 4697
결 업 고 고 특허 원 고 허lsquo rsquo 20061221 2005 11094
결에 는 니 고 고 다lsquo rsquo
89) 가 식 지 재산 사 과 지 재산 사 (2008) 300
업 립 신규 과 진보(2002) 564 ldquo
보 사 동 지 재산 원rdquo (2006) 154 ldquoⅠ
근 동 지 재산 실 연 료 사 연 원 공간rdquo (2009 ) 1
90) 원 고 후 결20081224 2007 265
91) 후 결에 도 슷 내 보 지만 만 것 업2001 3149
에 당 건 짐 었다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
다93) 그러 업 에 각 에 주 는 실 컴
퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
에 고 다 그럴 경우 는 실질 컴퓨 그
특허 보 에 연 에 다
통 상 업 동 특 경 후 여 격1990
능가 는 막 보 게 lsquo
업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
후 에 러 미 에 는 결 통 여1998 State Street Bank
마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
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502 사 통16 3 ( 46 )
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
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곤 가 신 만 타 는 리
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504 사 통16 3 ( 46 )
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직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
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보여 경 연 특허 원 지 특허 편
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
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그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
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그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
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식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo
보 겨울 13 4 (2006 )「 」
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집2 (2001)」
재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507
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508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 29: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/29.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 481
는 업 상 에 는 것 니 경우lsquo rsquo
에 건 에 당 도 92) 컴퓨
여 사업 는 뿐 니 당 사업 는 시 도 업
에 께 포 시 개 는 것 타당 다는 주 도 재
다93) 그러 업 에 각 에 주 는 실 컴
퓨 그 업 에 에 고 므 도 단
에 고 다 그럴 경우 는 실질 컴퓨 그
특허 보 에 연 에 다
통 상 업 동 특 경 후 여 격1990
능가 는 막 보 게 lsquo
업 특허 보 는지 여 가 각 에 주rsquo
등 다 다만 다 컴퓨 그 에 는 달리 업
경우 리 변 다 보다는 상 사고과 에 욱 가
다는 가지 에 에 특허 여 는 것 연 그 체
에 독 는 것 는 에 욱 게 다
어 든 컴퓨 그 특허 여 여 계 각 연
고리듬에 여는 특허 여 지 는다는 원 에 는 공통 었
지만 우리 특허 상 연 는 건에 는 특허 lsquo rsquo
는 경 보여 다 런 경 1990
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마 내 객체 리 변 등 지 도 고 체(useful)
가시 결과 가 만 고리(concrete) (tangible)
듬 결 업 에도 리 특허가 여 다는 얻
에 다 그 지만 후 각 에 는 상 업 에 여 지
92) 특허 과 원 지 재산 커 니티 원 ldquoBM rdquo ( courtnet
게시20053 )
93) 업 청 미 럽 본 심 ldquo ( ) -Ⅰ
지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 138「 」
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
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업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)
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게시lthttpippckipogokr9010overseasintro_01kipogt
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사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」
특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)
동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo
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508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 30: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/30.jpg)
482 사 통16 3 ( 46 )
게 폭 특허 여 는 것 경쟁 는 등 폐
러 뿐 는 주 94) 다시 공감 얻어 고 그 결과 재는 업
에 특허 여 폭 게 경 다 주 상 다
편 컴퓨 그 포 업 과 특허 상 쟁 당
것 과연 특허 상 에 당 는지 여 본에(
립 꾸어 말 특허 여 상에 당 는지 여 미 에) (
특허 여 상 에 지만patentable subject matter )
미 여 계 각 업 도 특허 여
게 후 는 신규 진보
단 는 원 겨지는 상 보여 다 가 등 미
사건 그 다Amazoncom v barnesandnoble
업 특허 보 에2
미 의 경우⑴
종전의
연 원 결 결 후 미 원 컴퓨Flook Diehr
그 특허 여 상 단 는 Freeman-Walter-Abele
립 여 동 운 다 연 Freeman-Walter-Abele
특허 원 신격 연 특허 원 컴퓨 그 특(CCPA)
허 여 상 다루었 건 결들3 95) 통 여 립 말
다 내 다 간 변 거쳤지만 는 당
특허청 가 연 원 결 지 는 고리듬Benson
94) 에 여 는 게 같 특허 쟁 624 ldquoBM A
지 재산 재Study on Disputes on and Problems of Business Method Patentrdquo
미 담 신 생 갑 집 사 것( ) (2004)
95) 는 In re Freeman 573 F2d 1237 (1978) In re Walter 618 F2d 758 (1980) In
re Abele 684 F2d 902 (1982)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 31: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/31.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 483
포 고 는지 여 는 단계 다 그런 고리듬 리
에 어 태 든 었는지 96) 단 는 단계 등 2
단계 누어 특허 여 상 결 도 고 었다
판결 등을 통한 특허부여 가능성의 확장State Street Bank
그러 연 특허 원 어 에 등 연 특허 원
(CAFC) 1998 State Street Bank amp Trust Co v Signature Financial
결Group Inc 97)에 고리듬 담 컴퓨 그 특허
여 건 리 변lsquo rsquo Freeman-Walter-Abele
실 연 지 원 다98) 사건에
특허 고 리 시 었다 는3
얼 드 리 는 사업 리 시 ( lsquoHub
에 지 사업 가 규 경 고and Spoke Systemrsquo)
울러 계 도 포트폴리
짤 었다 미 연 특허 원 같 등 특허가
다고 단 여 업 특허 다 여 연 특허
원 연 연 상 상 (law of nature) (natural phenomena)
어 등 그 체 특허 없는 상 지 도 그(abstract ideas)
것들 다 계 에 특허 여 상 는
것 럼 컴퓨 그 동 고 체 (useful) (concrete)
가시 결과 가 는 그 특허 원 에 계(tangible)
산 산 그 등 포 었다는 만 특허 여
는 없다고 시 다99) 결에 택 고lsquo (useful)
96) 결 당 고리듬 그 단 도In re Abele 684 F2d at 907 ldquoWalter
열거 거 본질 사후 어 는 리(post-solution)
에 어 태 든 는 것(applied in any manner to physical elements or
상 지는 는 태도 어 다process steps) rdquo
97) 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998)
98) 149 F3d at 1373
99) 149 F3d at 1374
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
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취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
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144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
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502 사 통16 3 ( 46 )
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거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
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에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
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에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
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는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
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에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
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었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
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리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
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고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
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그 에도 특허 여 여 다 그러 체
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컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
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특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
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다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
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결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
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다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
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다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
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직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
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보여 경 연 특허 원 지 특허 편
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허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
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다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
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다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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게시lthttpippckipogokr9010overseasintro_01kipogt
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사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」
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508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 32: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/32.jpg)
484 사 통16 3 ( 46 )
체 가시 결과 는 사실 미(concrete) (tangible)rsquo 1994
에 연 특허 원 원 체 내린 결Alappat 100)에 시 것
었다 결에 는 지 실 Alappat 101) 상에 동변
드럽게 주는 능 는 포 에
여 는 실질 든 에 가능 연산
특허청 상 뿐 므 상 어 거 여 다는 연
특허 원 것 상 어 는 ldquo
개 보다 고 체 가시 결과 가
는 체 계 고 보 다 고 간단 시 었다rdquo
편 결에 는 그 에도 업 State Street Bank
연 등과 마 가지 미 특허 특허 여 상에101
다는 재 연 지 원
연 상 어 달리 업 고 여 당연 특허
여 상에 재 지 는다고 다102) 런
결에 여는 상고허가신청 었 연 원State Street Bank
그 신청 각 다103)
후 연 특허 원 사건1999 ATampT v Excel 104)에 도 같
취 다 사건에 특허 들 동
상 거리 사들 통 통 는지에 등 과
도 주는 주 거리 사 식lsquo (Primary Interexchange
거리 에 삽 는 에Carrier Indicator)rsquo ATampT
특허 다 사건에 근거 여 리 변 Excel Diehr lsquo rsquo
지 는 특허는 고 다 었다 그러 원ATampT lsquo
100) In re Alappat 33 F3d 1526
101) 실 시간에 변 에 는 진동
럼 시간 변 가 신 는 쓰 는 말 다 는 산 과
사 (wwwencybercom)
102) 149 F3d at 1375-77
103) 525 US 1093 (1999)
104) 172 F3d 1352
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
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상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
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사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
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유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
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럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
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127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
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여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507
재 료 집 원도 100 (2003)」
상 컴퓨 특허 보 과 리 사 ldquo rdquo 5 (1996)
업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)
재헌 특허에 미 과 럽 견 특허청 지재 보 ldquoBM rdquo
게시lthttpippckipogokr9010overseasintro_01kipogt
특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )
사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」
특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)
동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo
사 연 원 공간(2009 )
헌2
Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation
Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)
Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959
(summer 1986)
E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
Patentsrdquo 947 PLIPat 343
E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after
Bilskirdquo 964 PLIPat 65
MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable
Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411
Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich
Telecomm amp Tech L Rev 487
Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law
of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16
Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)
Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1
508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 33: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/33.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 485
리 변 는 고리듬 게 는 에 과rsquo
뿐 상 는 것 니 고 시 특허가 다 들 ATampT
당 고리듬 는 것 지 도 여
고 체 가시 결과 가 는 상(useful) (concrete) (tangible)
미 특허 특허 여 상에 다고 결 내 다101
상에 결에 듯 연 특허 원 컴퓨
그 특허 여 상 에 여 연 원 결 Benson Diehr
결에 시 보다는 특허 원 에게 리 시 고 다
는 우 가 지 재산 역 특허 에
특허 지 강 에 역 맡 연 특허 원 단 경 에
도 것 볼 다 에 특허가 여 실 사
에는 가 마 상에 고 (amazon)
는 원 릭 매 식도 포 었는 특허lsquo rsquo
사건Amazoncom v barnesandnoble 105)에 연 특허 원 업
특허 여 상 는지는 는 상 지 니 당
업 신규 진보 는지 여 가 쟁
뿐 는 보 도 다106)
판결을 통한 종전 으 의Bilski
편 연 원 업 에 여 직 결 내린 사 는 없
었지만 미 특허 과 건 상고심 결들 내리
그동 지 게 특허 원 특허 에만 우쳐 연
특허 원 들에 거듭 동 걸어 었다(CAFC) 107) 특 연
105) Amazoncom Inc v Barnesandnoblecom Inc 239 F3d 1343 (Fed Cir 2001)
사건에 상 게 것 608
106) 내 런 쟁 과 여 는 경 편 사 지 재산 집 (
사) (2004) 351
107) 런 경 에 여는 게 것 다 원들과 달리 473~483
미 역 특허 상 사건 담당 는 연 특허 원 독 지 가( )ㆍ
어 지 게 특허 지 강 는 경 누 결과 근 연
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
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142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
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어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
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립 도 경쟁 는 과도
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144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
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148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
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런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
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502 사 통16 3 ( 46 )
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컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
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거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
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에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
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는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
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었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
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는 것 어도 당 간 직 다
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그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
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었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
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니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
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다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
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결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
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다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo
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508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 34: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/34.jpg)
486 사 통16 3 ( 46 )
원 사건에 상고허가신청 각 는2006 Metabolite 108)
견 는 연 특허 원 고 체3 lsquo
가시 결과 는 에 여 견 시 도 rsquo
다 그 에 연 특허 원 만간 연 원에 여
어 태 다는 지 계 도 미 어 다109)
편 미 특허상 청 동 역시 업 특허 여에(USPTO)
여 극 엄격 취 여 상거 특허취득 사실상 곤
도 실 운 는 등110) 업 에 여 게 특허 여
상 고 연 특허 원 태도는 많 러 다
강 게 식 여 지 연 특허 원 에 내린 2008
사건에 원 체 결Bilski 111)에 과는 다
다 여 재 고 가격에 계 에 공 는
경우 시간 에 가 게 생 는 당 재 시 가격변동에
공 거 상 험 에 것 었다 당
여 가격변동에 여 시 에
계 가진 시 여 식별 그 공 가 다 고
가격에 당 재 공 도 결과 공 여 당
재 시 가격변동에 험 산 도 주는 었다
원 과 달리 결에 시 여2002 Festo 2006 eBay v MercExchange
결 월 결 같 월 결 2007 1 MedImmune 4 KSR Microsoft Corp v
결 그리고 월 결에 지 연 특ATampT Corp 2008 6 Quanta v LG
허 원 강 게 견 고 는 가리 다
108) 여 연Lab Corp of Am Holdings v Metabolite Labs 548 US 124 (2006)
견 다Breyer Stevens Souter
109) 가 E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
것Patentsrdquo 947 PLIPat 343
110) 가 업 경우 원 등 결(class 705) 2005
에 격감 다고 다45 11 (E Robert Yoches amp Erika Arner op cit 351)
111) 연 특허 원In re Bilski 545 F3d 943 (CAFed 2008) Bilski
에 간결 리 는 Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In
Bilski The Machine-or-Transformation Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy
것253 (April 2009)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 35: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/35.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 487
런 원에 여 연 특허청 심사 등 거 원 특허심
심 원(BPAI)112)에 복 지만 각 었다 런 심결에 복
사 에 여 연 특허 원 열 에 다 견 9 2
보 견 개 3 113) 견 뉜 결 고 다20081030
어 든 결에 다 견 결Bilski State Street Bank
결에 취 느 시 업ATampT
특허 여 상 에 여 상당 다 운 복귀 다
결에 연 특허 원 연 원 특허 가 ldquo (process claim)
근원 체 지 지 니 고 그 특 에 당
도 었는지 단 는 고 언 여
다 특허가 만 특 계 에 결 어 거 특 객 ⑴ ⑵
체 다 상태 다 것 거 변 시 는 경우 특허
에 실 게 특허 다 는101 lsquo (surely)rsquo rdquo( )筆者註
고 시 것 다114) 연 특허 원 같
계 변 고 다lsquo (machine-or-transformation test)rsquo
는 연 특허 100 115)에 특허 여 상 열 상 계
112) 는 게 가지 능 담당 는 특허청Board of Patent Appeals and Interferences 2
심사 거 결 에 복심 가리 심 ( Interference
그것 다 후 심 독 주 취 고 는 미 에 원주)
취 가들 경우 달리 진 가리 여 진 는 심 다 어
든 특허가 여 경우 달리 특허 원 거 경우에는 에 복 다가 다시BPAI
만 경우 연 지 원 거 지 고 곧 연 특허 원에 복 는
거 는 것 다 것(35 USC 141 145 )
113) 는 다시 다 견 결 게 는 실State Street Bank
다 업 에 특허 여는 체 어 는 다는 사 견 는Mayer (
그 달리 결 지545 F3d at 998 ) State Street Bank
연 헌 과 특허 취지상 업 에 폭 특허가 루어
특허청 도 허 어 다는 사 견 는Bilski Newman ( Id at 976
역시 결 지지 도 특허청 상 연) State Street Bank Bilski
원 가 고 게 특허 여 지 상 어에 과 다는 사Rader
견 는 등 그것들 다( Id at 1011 )
114) 545 F3d at 954
115) 연 특허 내 각주100 1 (3) Ⅱ
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
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여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
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실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
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그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
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504 사 통16 3 ( 46 )
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특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 36: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/36.jpg)
488 사 통16 3 ( 46 )
등 니(machine) 116) 특허 고 에(process) (2)
같 그 상 변 시 는 경우 특허 여 상 다
는 미 다 변 가 당 특허청 에 심 지 여 lsquo rsquo
다 다만 상과 같 업 특허 여가능 에 여 엄격
게 본 다 견도 계 변 보다 엄격 게 특허 여 상 lsquo rsquo
결과lsquo (technological arts)117)에rsquo
업 그 체 건 특허 여 상에 여 다는
견118) 에는 다
특 엇 과연 여 말 는 상 변 지에 여 원 여lsquo rsquo
러 가지 들 특허 여 상 개별 단 고 다 리 객
체 실체가 리 변 루는 경우에는 연 원
에 실 게 특허 여 상 다고 보 다 가 원
116) 연 특허 원 계 변 계lsquo (machine-or-transformation test)rsquo lsquo rsquo
상 내 후 들에 맡 고 다 Id at 962
117) 여 사가 지 는 연 특 결과에 는 것Mayer lsquotechnologyrsquo
과 과 계가 그에게 특허 과 신 보
도 다 그는 다 견 에 다 가 고 운동시 는 도 고 lsquo rsquo
가 진다는 상 변 므 특허 여가 다고 고lsquo rsquo
다(Id at 1009-1010 )
118) 는 각주에 사 견 다 거듭 각Mayer
체 내 에 고 심지어는 도 재 다는 계가
지만 어 컴퓨 그 특허 여 상 에 여 私見 고 체(useful)①
가시 결과 계 변(concrete) (tangible) lsquo (machine-or-transformation test)rsquo②
결과 시 다 과 같다 첫째lsquo (technological arts)rsquo ③
컴퓨 그 담 식 체가 니 어 특허 여가 가능
에는 다 없다 째 각 는 업 특허 여 여 에 극 게 드러
는 컴퓨 그 특 업 에 특허가 여 도①
독 가 미 는 상 가진 결과 가 특허
여 는 업 특허 원 컴퓨 그 ( )②
그 상 변 시 다는 단 상 변 만 는 ③
고 과 과 신 가 것 는 보 다
특 마지막 럽연 취 과 상 사lsquo rsquo ③
런 습 보 고 는 럽연 과 달리 업 에 특허 근본
고 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
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502 사 통16 3 ( 46 )
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곤 가 신 만 타 는 리
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는 것 어도 당 간 직 다
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에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
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특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
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다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
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결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
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다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
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다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
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직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
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보여 경 연 특허 원 지 특허 편
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등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
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그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
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그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 37: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/37.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 489
보 사 에 신 가 많 사 에 특허 상 는지
는 런 것들 그 신 가 상징 는 리 객체 변ㆍ
가 지는 도 그 체가 시각 는 변 계 변lsquo
다고 는 것 타당 고 다rsquo 119) 지만
상 계 사업 리 여타 상 격 것들 그것
들 리 객체 실체가 니 그 체 도 닌 상
지 못 여 결 특허 여 상 여 다고 단 다120)
상과 같 결 연 특허 원 특허 여 상 그간 지Bilski
게 다는 여 원 복귀 것 지만 여
그 내 타당 답변 지 들
에 계 는 상 다121) 가 결에 어 연 특허Bilski
원 사들 사는Rader State Street Bank
는 에 결 내 운 계 등 새 운Bilski
에 여는 상당 폐쇄 다고 고 다122)
그 지만 가 는 결 다 견 취지가 Bilski
특허 고 에 같 그 상 변 시 는 경우⑵
특허 여 상 다는 것 지만 특허
드시 에 같 그 상 변 시 는지 여 에⑵
다 사견 는 과 같 실 게 특허 lsquo
다 고 뿐 역 특허 여 드시 그런 변 가rsquo
119) Id at 962-963
120) Id at 963
121) E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after Bilskirdquo
964 PLIPat 65(March 2009) 78
122) 사 견 다만 그러 도 사는 사건에Rader (Id at 1015) Rader
가 특허청 상 신 단에 도 본주 시 에 험 산Bilski
는 상 어가 상 특허 여 상 없 게 사건에 특 lsquo
허청 것 상 어에 과 므 특허 여 어 는 다고 간단 단rsquo
것 다 견 계 변lsquo (machine-or-transformation
여 과연 엇 변 에 당 는지 답 는 과 에test)rsquo lsquo rsquo ( )自答
고 다고 다(Id at 1013 1015)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 38: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/38.jpg)
490 사 통16 3 ( 46 )
다고는 지 므 상 변 시 는 것 가 단
뿐 건 니 는 것 다 견 본취지 보 다 그
게 는 것 사 과 여 실Rader
에 다는 에 도 타당 다고 보 다 그러 결 Bilski
다 견 고는 지 시 에 거 특lsquo
객체 다 상태 다 것 거 변 시 는 것rsquo
건 것 럼 시 고 다 그에 결 견도 Bilski
연 원 결 특허 가 Benson (process patent)
특허 상 는지 단 에 어 특 객체 다 상태 다
것 거 변 시 는 것과 같 특징 징 가(clue)
뿐123) 특허가 상 그런 특징 갖 어 는 것 님
는 결 다 견 런 특징 징 가 니 건 고Bilski
다는 가 고 는 편 다124) 본 결과 달리Benson
결 다 견 그 견에 달리 지Diehr
는 결 다 견도 여 취 고 는 Bilski
다 다만 결 다 견 상 변 시 것 고 보 어 Bilski lsquo rsquo
다고 그간 에 주 어 신 에 어 도 그것들
시각 는 상 상 변 시 것에 당 다고 보lsquo rsquo
취 고 다
상과 같 연 특허 원 결에 여는 연 원Bilski
상고허가신청 들 업 특허 여 상200961
에 여도 연 원 직 단 등 다
사건에 연 원 상고허가결 고 체Bilski lsquo (useful)
가시 결과 는 연 특허 원(concrete) (tangible) rsquo
업 에 폭 특허 여 지지 는 립
여 상고 허가 다고는 보 지 는다 근 연 원 연 특
123) 409 US at 70-71
124) 는 각주에 등 사 견 내 다Newman
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 39: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/39.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 491
허 원 결들 보여 경 연 특허 원
지 특허 편 에 고 원 어 내지는 견 는
에 어 볼 125) 그러 다 연 원 상고허가취지는 연
상 어 체에 특허 여 지 도 연 원
게 취 지 에 어 lsquo (application)rsquo
과연 컴퓨 그 달 여 변 등 과연 어lsquo (transformation)rsquo
미 지 탐 여 리 고 는 다고 사료 다 그
과 에 게 상 변 시킬 것 는 것 특허 여
건 지 결 다 취지 계(Diehr
주 니 주 징 에 과 지 상 심 게) (
주 만 결 가 욱 질 것 다 울러 연Benson )
사 재 다 과 달리 컴퓨 그
업 경우는 특허 폭 여가 진 다는
특허 에 는 결과 가 고 다는 126) 미
에 도 재 상당 득 얻어가고 다는 사실 다
유럽연합의 경우⑵
지 재산 경우 다 역과 달리 보 언
여 가 사 에 보 규 통 강 어 지
재산 시 에 가 강 경쟁 지 여 미 그런 보
심에 여 다 그런 미 업 에 여도 lsquo rsquo
집어 계에 가 특허 여 는
125) 에 여 는 게 473~483
126) 가 미 에 컴퓨 그 업 에 여 지 게 특허 여
후 개 가 특허에 는 상 타
고 므 는 들 에 특허 보 거 다
과는 등 단 여 는 등 과도 특허 여에
폐 시 는 주 는 Peter S Menell ldquoA Method for reforming the
Patent Systemrdquo 13 Mich Telecomm amp Tech L Rev 487 505-508
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 40: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/40.jpg)
492 사 통16 3 ( 46 )
다 그에 럽연 도 같 지 재산 규 통
미 시 지 감 미 후 에 미
과 마 가지 업 에 어 특허 보 는lsquo rsquo
것 고 었었다 그러 업 에도 특허 여 럽연 특
허심 원 결 에 고 월 럽연 가 업 2005 7
등 컴퓨 그 보 고 럽연 지 개 시
쟁 에 결시킴 럽연 미 과는 다 걷고( ) 試案
다127)
컴퓨 그 특허 여 상 에 여 말
럽연 특허 같 에 는 업 체52 2 3 lsquo
특허 여 상에 시 고 다(doing business as such)rsquo
그러 다 컴퓨 그 과 마 가지 럽연 특허심 원 (EPO
당 업Board of Appeal) (technical character)
가진 경우 같 규 지 는다고 보 특허
여 고 다 사 가 심결 Sohei 128) 다 심결에 럽연
특허심 원 업 거 당
에 여 는 가진 경우 특허 여 다고 시
다 그러 어 었든 미 연 특허 lsquo rsquo
원 시 여 미 특허청 고 고 체lsquo (useful)
가시 결과보다는 특허 여에 어 보다 엄격(concrete) (tangible) rsquo
다 만 동 사건 럽연 특허심 원
단 다 특허 여 상 니 는 결 내 것 상
다129) 미 에 업 과 여 등 고 체lsquo
127) 럽연 에 컴퓨 그 특허 보 에 사 는( ) lthttpeceuropa略史
euinternal_marketindpropcompindex_enhtmgt(2009131 )
128) SoheiGeneral Purpose Management System (T76992)
129) 고 럽연 체가 니 개별 가 경우 미 에 특허가 여 lsquo
거 동 에 에 여 동 원 었 특허 거 었고 원도rsquo
는 사업 에 과 것 사업 에 독 없 에 특허능
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
가시 결과 는 느 재 연 특허 원 에 rsquo
여 상 므 후 미 과 럽연 과 달리
욱 근 게 것 망 다130)
일 의 경우⑶
본 특허청 여 변 없 재 시 고 는2000
특허 실 신 심사 에 ㆍ 131) 업 ( businessビジネスモデル
에 에 여 다 과 같 고 다 우model) 니
그 체에 여는 특허 여 지 업
에는 등 는 듯 도 체 살
연 지 는 경우가 므 신 검
가 다고 다 132) 가 트워 여 달 사( )記事
트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
원 여 체 실 고 는 경우여 다고 시 는 등
업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
지고 지 니 지만 연 사상 고도 것 건lsquo rsquo
과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
시 사 포 고 지 트워 같lsquo rsquo rsquo
컴퓨 에 지 는 폭 담고 뿐 므 는 ldquo
트웨어가 컴퓨 에 독 는 것에 트웨어 드웨어 원
체 단 사 에 보 연산 가공 실 는 것
사 에 특 보 리 동
재는 없다 고 보 결 에 당 지 는다고 시 것rdquo
다134) 근 에 공 본 특허청 료에 135) 본에 업
원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
다고 보 진보 없다고 본 경우도 상당 재 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
간 등에 여 루어지는 결 거 에
청 등 신 단 는 결 에 과 므 연lsquo rsquo
것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
리 는 것 니 상에 리 는 것 고(off-line)
트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
허 본 산업상 는 고 없다29 1 ldquo rdquo
는 취 원심137) 시 그 지지 다
사건 시는 원 직 업 건 등 단 것
니었지만 그 취지상 니 주에 는 경우 특허lsquo rsquo
여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
고 게 상에 리 는 업 경우 개 에
고 다고 다138)
그러 에 러 원 업 에 당20081124
건에 여 직 단 사 139)가 등 다 원 트 lsquo
137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
청 실 에 는 컴퓨 그 개 지 업 경우 연lsquo rsquo
니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
었는 원심 원 과 사 생 계 보
여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
에 없어 연 고 다고 볼 없어 체 볼 특허
상 에 당 다고 볼 없다고 시 다141) 원 역시 같
취 다 우리 특허 는 연 2 1
사상 고도 것 고 므 원lsquo rsquo
연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
업 에 당 는 컴퓨 상에lsquo (business method) rsquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실 고 어
고 편 원 연 것 지 여 는 청 체
단 여 므 청 에 재 에 연 고
는 도 청 체 연 고 지 다고
단 에는 특허 상 에 당 지 는다고 시 다 다
체 당 과 에 여 특허청
재만 는 통상 가 컴퓨 상에 트웨어에 보 리가
드웨어 여 체 어떻게 실 는지 없 므
140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
는 매계 계 산 내 생 계 결과
산 게 다 마지막 런 결과 당 에게 다
141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
체 볼 특허 산업상 는29 1 lsquo
고 없다고 단 다rsquo
편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
새 운 니 시 는 말 고 에 당 컴퓨rsquo
상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
드웨어 체 상 동 단에 여 특 달 보
리 체 는 보 리 는 그 동
컴퓨 단 는 것 상 새 운 과
는 것 어 다 고 여 컨 원 에 는rdquo
트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
142) 특허 원 고 허 결2007627 2006 8910 ( )
143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 41: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/41.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 493
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트웨어에 리 에 당 그것 드웨어
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업 립 어느 경우 드웨어 원 여 체lsquo
실 고 것 고 다rsquo 133)
없는 것 고 시 미 에 는 보여 주고 다고 다
는 상 컴퓨 특허Merrill Lynchs Application [1989] RPC 561 ldquo
보 과 리 사rdquo 5 (1996) 8
130) 고 컴퓨 그 특허가능 에 럽연 지 시 2002 ldquo rdquo
에 럽 원 가 견 에 본 여 는 건 가FAQ lsquo rsquo
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과 사 게 여 다는 지 는 에 ldquo 營業方法 特許 硏究-
특허 립 에 여 사 집 집 원도 마 가지BM rdquo 34 (2002) 184 -
본 특허 개 연 사상lsquo
고도 것 고 규 사상 삼고 므 럽연 취 고rsquo lsquo rsquo
는 게 원 리 는 는 재헌 특허에lsquo rsquo ldquoBM
미 과 럽 견 특허청 지재 보rdquo lthttpippckipogokr9010
게시overseasintro_01kipogt(2009123 ) 10
131) (2009121)日本 特許廳 特許 用新案審査基準ㆍ実
132) 상 심사 산업상 가능1 ( ) 11 (4) Ⅱ
133) 상 심사 컴퓨 트웨어1 ( ) 3 Ⅶ
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
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리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
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거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
는 심결 루어진 다 그 에도 동경 지 재산 고등재
결 에는 원 상 포 트 리 가 립 누 포lsquo (
트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
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원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
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여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
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트웨어 드웨어가 연계 는 시 체 실 고 는 것도
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여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
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137) 특허 원 고 허 결2001921 2000 5438
138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
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니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
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에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
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들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
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143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
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상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
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립 도 경쟁 는 과도
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취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
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리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
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보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
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미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
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147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
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경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
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게 고 런 격 지 못 경우 니 고
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런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
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지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
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마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 42: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/42.jpg)
494 사 통16 3 ( 46 )
럼 특허청 상 업 등 가능 열어 고
본에 는 업 심사에 여 엄격 게 운 결과
실 등 사 는 많지 다 특 미 연 특허 원 (CAFC)
결에 특허 상 얼 드1998 State Street Bank
리 시 본 특허청에도 마 가지(lsquoHub and Spoke Systemrsquo)
원 었 본 특허청 거 사 고 마 가지 그에2001
거 사 복심 에 도 특허 상lsquo ( )rsquo 2004拒絶査定 不服審判
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트 리 가 에 보
는 당 포 트에 가산 주는 식 포
트 리 각 에 에 드웨어 원 직)rsquo
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원 경 지 격 가 보 그2000
후 재 지 거 지 감 보 고 다고 다2007 136)
134) 18 26 17 10698 )知財高裁 平成 判決 平成 年 行 第ケ9 ( ( ) 号
135) 는 lthttpwwwjpogojptetuzukit_tokkyobijinesubiz_pathtmgt(2008215 )
136) 원 등 지는 에 여 특허 평균2003 2006 8(
는 재에도 도에 그 고 다고 다 다만 업50) 2007 15
원 것 본 특허청 원 거 사 에는 특허 상 에 당 지
는다는 니 에 당 지만 당업 가 게 었lsquo ( )rsquo當業者
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판⑴
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원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
등 어 만 실시 는 것 청 거
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여 도 것 다 가 컴퓨 결 지
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138) 태 게 다만 결에 는 그 근거 시 고 지 니 다 고 특허 314
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니 고 단 고 다심사지( 9 )
139) 원 고 후 결20081224 2007 265
496 사 통16 3 ( 46 )
워 상 매 보 가상 보 여
에 컨 보 공 는 rsquo140) 었다 사
생 계 보에 생 계 결과 산 는 과
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여 결과 단 는 과 에 없 므 당
과 실 심 에 사 신 단 개
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는 도 청 체 연 고 지 다고
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여 별 역별 거 미리 생 계 보
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
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고 없다고 단 다rsquo
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들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
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143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
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상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
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립 도 경쟁 는 과도
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고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
심사지 rsquo147) 운 고 다 심사 148)에 는
원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
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과 동 규 고 다 그에 본 업1
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게 고 런 격 지 못 경우 니 고
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결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
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마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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심 지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 「 」
식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo
보 겨울 13 4 (2006 )「 」
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508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 43: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/43.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 495
에 업 특허 보3
판⑴
업 에 원 사 는 지 원 2003516
고 후 결 업 에 거 사 다 여2001 3149
원 생 쓰 재 리 었는 에ldquo rdquo
여 원 원 체 보 그 체 는 실시 없고
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것 고 없 그 각 단계가 컴퓨 상에 (on-line)
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니어 니 주에 지도 니 므 특lsquo rsquo
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연 것 닌 에는 특허 본 산업29 1 lsquo
상 는 건 지 못 그 특허 원rsquo
거 어 는 특 보 여 업 는
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는 도 청 체 연 고 지 다고
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체 당 과 에 여 특허청
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140) 에 트워 통 여 생 계 청 게 사업
가 당 에 여 에 실 매 상 들 내역에
당 매상 에 여 가상 께 여
생 계 보 도 다 그 다 런 보 컨
여 별 역별 거 미리 생 계 보
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141) 특허 원 고 허 결20061214 2006 1742
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편 원 특허 원 결들 살펴보 상에 본 원 결
들 지 도 그보다는 다 체 건 시 고 는 듯
다 가 결 142) 원 결 원 컴퓨ldquo
에 업lsquo rsquo143) 보 여lsquo
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상에 트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실
고 어 다 고 시 다 는 트웨어가 컴퓨 에 여rdquo ldquo
단 지는 것에 그 지 고 트웨어가 컴퓨 에 드웨
어 체 상 동 단에 여 특 달 보
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다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
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502 사 통16 3 ( 46 )
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504 사 통16 3 ( 46 )
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단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
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보여 경 연 특허 원 지 특허 편
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주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo
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508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 44: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/44.jpg)
496 사 통16 3 ( 46 )
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에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
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게 독 여 다 는 특허 여가
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특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
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허 에 체 다 지 도 없 연
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지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
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과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
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상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
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506 사 통16 3 ( 46 )
고 헌【 】
내 헌1
경 편 사 지 재산 사 (2004)
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과 지 재산 사 (2002)
Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006)
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사 연 원 공간(2009 )
헌2
Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation
Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)
Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959
(summer 1986)
E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
Patentsrdquo 947 PLIPat 343
E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after
Bilskirdquo 964 PLIPat 65
MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable
Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411
Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich
Telecomm amp Tech L Rev 487
Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law
of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16
Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)
Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1
508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 45: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/45.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 497
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리 체 는 보 리 는 그 동 는
것 말 고 는 청 재가 단
어 는 에 러 는 고 달
가결 든 들 체 고 게 재 어 어
다 업 립 체 단 청 사
신 동 등 것 거 단 컴퓨 능
고 는 것 어 는 고 컴퓨 시 상에 트웨어
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리 체 는 보 리 는 그 동
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트웨어에 보 리가 드웨어 여 체 실lsquo rsquo
드웨어 상에 트웨어에 보 리가 루어지고 는
상 새 운 과가 다고 고 다
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143) 특허 원 결 에 는 어 꾸어 사 고 에lsquoBM rsquo
는 업 는 통 다lsquo rsquo
498 사 통16 3 ( 46 )
편 업 립 도
가 다 특허 신규 진보 는지가 검
어 다 특허 원 근 사 들도 사 달리 당 특허 신규
진보 결여 주 주 루고 다144) 가
원격 상 사건에 당 원
상 단 원리 컴퓨 능 단
체 특허 청 고 는 것 니 는 통
신 단에 여 연결 고 시간과 동시에 습
과 평가 결과 지 는 과 원격 가능 게
다는 체 고 실 과 달 는 단
결 어 는 상 연 것에 당 다고
도 가 신규 과 진보 없다고 여 결과 당 특허
등 가 다고 본 사 145)가 다
컨 업 에 여 원 원 는 업
립 도 경쟁 는 과도
독 폐 우 여 지 다 에 보다는 엄격
고 다고 볼 다 업 에 든 결에 런
취지가 드러 는 것 니지만 심 에는 보다
고 는 볼 다146)
144) 같 지 는 게 6
145) 특허 원 고 허 결20021218 2001 942
146) 가 울 지 원 결 여2003324 2002 3054 ( ) ldquo
는 사업 사업 태에 사건 어 같 니
에 여 여 는 특허 그 에 거 사 업
여 그 결 거 거 보 개 다는 특징 는 특허에
어 는 많 경우 체 고 특허 는 도 업 에
그 업 에 어 과도 독 생 가능
고 러 독 에 여 경쟁 사들 간 경쟁질 간 시 균
질 훼 등 는 등 특 사 고 여 업 에
립 그 신규 진보 등 는지 여 에 여는 통상 특허
보다 신 고 엄격 에 여 심사 가 다고 것 다 고 시rdquo
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
특허청의 실무⑵
특허청에 는 후 개 어 컴퓨 심사1984 lsquo rsquo
에도 특 업 과 여 특별 상거20008 lsquo
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원 업 립 트웨어에 보ldquo
리가 드웨어 체 실 고 는 경우 에 당 것rdquo
고 다 여 트웨어에 보 리가 드웨어
체 실 는 것 미에 여 특허청 트웨어가 컴퓨 에ldquo
지는 것에 트웨어 드웨어가 동 체 단 사
에 보 연산 는 가공 실 사 에 특
보 리 계 는 그 동 는 것 고 고( ) rdquo
다 심사지 에 는 컴퓨 상에 는 는 ldquo
에 당 산업상 는 체 단 에 당 는 것에rdquo ldquo rdquo
여 특허 여 상 다 그 달리 가 업 경우가 (
미드 매 상 어는 청 에 재 내 청)
산업상 는 체 단 는 것 럼 보 지만 실질
는 런 도 지 는 경우는 특허 여가 거 게 다
학설 평가⑶
우리 특허 는 주지 는 같 연2 1 lsquo
다 결 특허 에 여 특허ldquoBusiness Method Patent(BM )
지 니 사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005) 90
에 재
147) 여 상거 에 원 업 는 과 어 고 그lsquo rsquo
업 컴퓨 상에 도 컴퓨 에 상 상거
경 리 등 다 에 사 는 에 원 말 다
고 고 다
148) 심사 13
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
게 고 런 격 지 못 경우 니 고
에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
었 결에 고 체 가시1998 State Street Bank lsquo
결과 는 보다 도 여 고리듬 언 여 연rsquo (
체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
특허 상 는 특허 에 연2 1 lsquo
여 다 그러 컴퓨 그 통상 그 체만 는 도rsquo
마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
149) 가 업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원 등 다( ) (2007) 4 6
런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
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들 견 립 없 단 결 리 시Benson
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고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
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다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
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결과 는 과는 달리 엄격 것 다
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므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
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직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
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사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
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다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
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욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
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다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
고 헌【 】
내 헌1
경 편 사 지 재산 사 (2004)
식 지 재산 사 (2008)
과 지 재산 사 (2002)
Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006)
강동 니 특허 보 ldquo rdquo 4 1 (2000)「 」
업 청 미 럽 본 ldquo ( ) -Ⅰ
심 지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 「 」
식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo
보 겨울 13 4 (2006 )「 」
특허 과 원 지 재산 커 니티 ldquoBM rdquo
게시(courtnet 2005 3 )
태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008)
업 립 신규 과 진보 ldquo rdquo 「
보 사 (2006)Ⅰ」
업 특허에 연 특허 립 에 여 사 ldquo BM rdquo- - 「
집 집 34 (2002)」
결 에 가진 미에 고 울 ldquoQuanta v LG rdquo 「 」
울 연49 3 (2008)
특허 쟁 ldquoBM A Study on Disputes on and Problems of
지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (
집 사) (2004)
상거 특허 쟁사 에 연 상 지식재산 ldquoBM ( ) ( ) 21ㆍ ㆍ 「 」
(20007 20009)
니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「
집2 (2001)」
재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507
재 료 집 원도 100 (2003)」
상 컴퓨 특허 보 과 리 사 ldquo rdquo 5 (1996)
업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)
재헌 특허에 미 과 럽 견 특허청 지재 보 ldquoBM rdquo
게시lthttpippckipogokr9010overseasintro_01kipogt
특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )
사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」
특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)
동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo
사 연 원 공간(2009 )
헌2
Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation
Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)
Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959
(summer 1986)
E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
Patentsrdquo 947 PLIPat 343
E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after
Bilskirdquo 964 PLIPat 65
MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable
Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411
Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich
Telecomm amp Tech L Rev 487
Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law
of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16
Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)
Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 46: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/46.jpg)
498 사 통16 3 ( 46 )
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502 사 통16 3 ( 46 )
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504 사 통16 3 ( 46 )
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업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
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주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
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업 청 미 럽 본 ldquo ( ) -Ⅰ
심 지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 「 」
식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo
보 겨울 13 4 (2006 )「 」
특허 과 원 지 재산 커 니티 ldquoBM rdquo
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집 원도46 (2008)
업 립 신규 과 진보 ldquo rdquo 「
보 사 (2006)Ⅰ」
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집 집 34 (2002)」
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울 연49 3 (2008)
특허 쟁 ldquoBM A Study on Disputes on and Problems of
지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (
집 사) (2004)
상거 특허 쟁사 에 연 상 지식재산 ldquoBM ( ) ( ) 21ㆍ ㆍ 「 」
(20007 20009)
니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「
집2 (2001)」
재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507
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사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)
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게시lthttpippckipogokr9010overseasintro_01kipogt
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사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」
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Bilskirdquo 964 PLIPat 65
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Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411
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Telecomm amp Tech L Rev 487
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Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1
508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
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the software should transform a particular article into a different state or thing
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transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
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EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
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test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 47: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/47.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 499
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허 에 체 다 지 도 없 연
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보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
고 헌【 】
내 헌1
경 편 사 지 재산 사 (2004)
식 지 재산 사 (2008)
과 지 재산 사 (2002)
Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006)
강동 니 특허 보 ldquo rdquo 4 1 (2000)「 」
업 청 미 럽 본 ldquo ( ) -Ⅰ
심 지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 「 」
식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo
보 겨울 13 4 (2006 )「 」
특허 과 원 지 재산 커 니티 ldquoBM rdquo
게시(courtnet 2005 3 )
태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008)
업 립 신규 과 진보 ldquo rdquo 「
보 사 (2006)Ⅰ」
업 특허에 연 특허 립 에 여 사 ldquo BM rdquo- - 「
집 집 34 (2002)」
결 에 가진 미에 고 울 ldquoQuanta v LG rdquo 「 」
울 연49 3 (2008)
특허 쟁 ldquoBM A Study on Disputes on and Problems of
지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (
집 사) (2004)
상거 특허 쟁사 에 연 상 지식재산 ldquoBM ( ) ( ) 21ㆍ ㆍ 「 」
(20007 20009)
니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「
집2 (2001)」
재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507
재 료 집 원도 100 (2003)」
상 컴퓨 특허 보 과 리 사 ldquo rdquo 5 (1996)
업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)
재헌 특허에 미 과 럽 견 특허청 지재 보 ldquoBM rdquo
게시lthttpippckipogokr9010overseasintro_01kipogt
특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )
사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」
특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)
동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo
사 연 원 공간(2009 )
헌2
Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation
Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)
Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959
(summer 1986)
E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
Patentsrdquo 947 PLIPat 343
E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after
Bilskirdquo 964 PLIPat 65
MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable
Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411
Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich
Telecomm amp Tech L Rev 487
Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law
of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16
Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)
Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1
508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 48: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/48.jpg)
500 사 통16 3 ( 46 )
사상 고도 것 고 본 특허rsquo 2
과 동 규 고 다 그에 본 업1
에 어 립 연 연lsquo rsquo
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에 없게 다 그런 미 연 특허 원 업 과
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체 에 가 운 사 에 도 특허 여 상 게)
런 고 는 견지에 본 상 도
특허 개 여 연 에 삭 는lsquo rsquo
니 결과 가 만 리 연
당연 것 간주 는 취지 등 등
다149) 다만 런 들 특허 여 상
어 고 도 가 다는 지 는 내에 는 타당
지만 연 는 건 폐 는 주 미
에 고 체 가시 결과 는 보다 느lsquo rsquo
근 결 통 여 감 재 는 재고 여Bilski
지가 생겼다고 것 다
결 어Ⅴ
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마 가지 간 신 과 시 것에 과 다거 계산
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런 동 고 는 본 가 中山新弘 編 註解 特
집 등 과도 맥상통 다( ) 3 ( ) 29 許法 上 版 中山
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 501
식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
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보다 지 다 만 시 다 연 견 에게 독
여 는 것도 상 가능 것 다 지만 만 연 에 여
특 에게 특허 는 경우 재 것 견 것)ⅰ
에 과 에게 당 재에 독 여 고 울러 든 만)ⅱ
근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
게 독 여 다 는 특허 여가
진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
신 과 신 역시 특 에(mental process) (mental steps)
게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
허 에 체 다 지 도 없 연
내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
특허 보 상에 고 는 것 다
지 지 특허 여 여러 상 컴퓨 그 에 여 계
지 고 는 것 컴퓨 그 근본 공
식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
허 여 상 지 니 는 연 공식 어 내심 신 (
과 그 체에 당 는 것 닌지 없 었)
다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
연 원 결에 는 당 사건에 청 특허1972 Benson
상 사실상 컴퓨 그 담고 는 고리듬 체에 과 다
고 보 특허 상 니 고 다 그러 연
공식 등과 것 도 상 특허 는 것 니다 만
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
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그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
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특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
고 헌【 】
내 헌1
경 편 사 지 재산 사 (2004)
식 지 재산 사 (2008)
과 지 재산 사 (2002)
Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006)
강동 니 특허 보 ldquo rdquo 4 1 (2000)「 」
업 청 미 럽 본 ldquo ( ) -Ⅰ
심 지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 「 」
식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo
보 겨울 13 4 (2006 )「 」
특허 과 원 지 재산 커 니티 ldquoBM rdquo
게시(courtnet 2005 3 )
태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008)
업 립 신규 과 진보 ldquo rdquo 「
보 사 (2006)Ⅰ」
업 특허에 연 특허 립 에 여 사 ldquo BM rdquo- - 「
집 집 34 (2002)」
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특허 쟁 ldquoBM A Study on Disputes on and Problems of
지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (
집 사) (2004)
상거 특허 쟁사 에 연 상 지식재산 ldquoBM ( ) ( ) 21ㆍ ㆍ 「 」
(20007 20009)
니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「
집2 (2001)」
재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507
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특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )
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헌2
Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation
Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)
Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959
(summer 1986)
E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
Patentsrdquo 947 PLIPat 343
E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after
Bilskirdquo 964 PLIPat 65
MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable
Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411
Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich
Telecomm amp Tech L Rev 487
Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law
of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16
Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)
Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1
508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
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Jun-Seok Park
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CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
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machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
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the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
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transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
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the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
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![Page 49: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/49.jpg)
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식 공식과 마 가지 연 그 체에 과 지 것lsquo rsquoㆍ
니어 특허 상 니 고 고 다 연 견 lsquo rsquo
에게 가 다주는 복지 가는 가 타고 리
타 상 과 같 실 에 볼 듯 사실 그 어 특허
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근원 간 사고 과 는 연 질상 지( )思考
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진 는커 타 개 는 결과 타 극
특허 취지에 게 다 연 과 사 게 간 내심
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게 특허 여 경우 지 게 게 뿐 니 타 사고
개 게 는 등 폐 가 다 에 각 특허 특
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내심 신 과 같 어 그 체에 당 는 것들ㆍ
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식 포 지시 도 같 격 가 에 격상 특ㆍ
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다 컴퓨 그 특허 여 상 는지 었 미
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502 사 통16 3 ( 46 )
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결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
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량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
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에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
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들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
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는 것 는 과 다 태 포
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다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
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가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
개 없었다 특 컴퓨 그 에 어 특허 lsquo
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게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
어 미 지에 여 심결들 지 계
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에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
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허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
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에 어 과연 컴퓨 그 달 여 변lsquo (transformation)rsquo
등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
다고 사료 다 그 과 에 게 상 변 시킬 것 는 것
특허 여 건 지 니 주 징 에 과 지가
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 505
욱 질 것 다 다시 우리 상 돌 살 건 컴퓨
그 에 폭 게 특허 여 는 것 진 다는 특
허 에 는 결과 가 다는 미 에 도 재
상당 득 얻고 므 우리 원 특허청도 런 것 지 고
여 특허 여 결 에 어 욱 신 취 가 다고 보
다 특 재 지 각 동 얻 는 사실 각 에
그 다 지만 컴퓨 그 고 는 우리lsquo rsquo
특허 는 연 도 마 가지 맥 므lsquo rsquo
삭 고 는 근 간 재고 여지가 다는 다
고 월 심사 월 게재 월 2009 7 26 ( ) 2009 9 2 2009 9 25
주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
고 헌【 】
내 헌1
경 편 사 지 재산 사 (2004)
식 지 재산 사 (2008)
과 지 재산 사 (2002)
Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006)
강동 니 특허 보 ldquo rdquo 4 1 (2000)「 」
업 청 미 럽 본 ldquo ( ) -Ⅰ
심 지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 「 」
식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo
보 겨울 13 4 (2006 )「 」
특허 과 원 지 재산 커 니티 ldquoBM rdquo
게시(courtnet 2005 3 )
태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
집 원도46 (2008)
업 립 신규 과 진보 ldquo rdquo 「
보 사 (2006)Ⅰ」
업 특허에 연 특허 립 에 여 사 ldquo BM rdquo- - 「
집 집 34 (2002)」
결 에 가진 미에 고 울 ldquoQuanta v LG rdquo 「 」
울 연49 3 (2008)
특허 쟁 ldquoBM A Study on Disputes on and Problems of
지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (
집 사) (2004)
상거 특허 쟁사 에 연 상 지식재산 ldquoBM ( ) ( ) 21ㆍ ㆍ 「 」
(20007 20009)
니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「
집2 (2001)」
재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507
재 료 집 원도 100 (2003)」
상 컴퓨 특허 보 과 리 사 ldquo rdquo 5 (1996)
업 과 상 과 에 ldquo - BM -rdquo
사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)
재헌 특허에 미 과 럽 견 특허청 지재 보 ldquoBM rdquo
게시lthttpippckipogokr9010overseasintro_01kipogt
특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )
사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」
특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)
동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo
사 연 원 공간(2009 )
헌2
Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation
Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)
Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959
(summer 1986)
E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
Patentsrdquo 947 PLIPat 343
E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after
Bilskirdquo 964 PLIPat 65
MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable
Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411
Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich
Telecomm amp Tech L Rev 487
Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law
of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16
Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)
Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1
508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 50: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/50.jpg)
502 사 통16 3 ( 46 )
사고 틀 어 는 공식 체는 특허 상
없다 지 도 그 공식 특 상에 여 게 체 내
에 는 특허 여 도 독 폐 보다는 그런 산업상( )弊害
는 동 여 다고 다 언 여 특( ) 動機附與
산업 에 결 어 객체 리 변 는 것과 같 체lsquo
루어진 경우 폐 걱 보다 특허 본 동rsquo
여 강 므 특 에게 독 여지
가 커지게 다 컴퓨 그 에 도 같 동 여 시 게
시 변 에 미 연 원 결에1981 Diehr
컴퓨 그 특허 여 다 다만 공식
담고 거 그 공식 가 특 객체 다 상태 다 것
거 변 시 는 경우 같 특허 보 만 에
특허가 여 다고 시 여 그 본 리는 Benson
결과 같다 연 원 결 결 결 그 결 Benson Flook Diehr
에 달 지만 공 컴퓨 그 고리듬 체는 특허 여 상
니 다만 게 경우에 여 특허 여lsquo rsquo
는 는 에 는 같다
사 같 극 폐 동 여 각 사
량 여 당 컴퓨 그 체 lsquo (application)rsquo
도 가늠 는 과 사실 경계 재 없는 상 과
미 가 생 다 가 결 결 Flook Diehr
에 연 들 사 에 다 견과 견 열 게 갈린 것
것 결 사 그보다 결 사 과 사 Diehr Flook
실 가 없는 것 에도 시 청 결 만 달 다는 지 도
가능 것 다 에 사견 는 연 lsquo (application)rsquo
들 견 립 없 단 결 리 시Benson
고 다고 본다 여 통상 상 리 변
지만 것만 건 니 는 취 는 것 다 다
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 503
들 결 다 견 취지 상 리 변 드시 Diehr
는 것 는 과 다 태 포
곤 가 신 만 타 는 리
변 가 니 고 보 특허 여 상에 험 다고
다 편 연 특허 원 결에 고 State Street Bank
체 가시 결과 는 업 포 여 컴퓨 그
에 어 특허 여 상 지 게 는 폐단 다는
가 겠다 상 변 리 변 는 개 만 그 lsquo rsquo lsquo rsquo
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었는지 단 곤 많 사 들 보다 게 단rsquo
게 다 만능 니지만 여 게 사 는 개
므 새 운 등 다는 그 개 체 당
리 보다는 심 는 징 삼 신 운
는 것 어도 당 간 직 다
편 럽연 경우 립 럽연 특허 에 컴퓨 1973 lsquo
그 과 업 등 그 체는 특허 여 상에 시rsquo lsquo rsquo lsquo rsquo
고 도 럽연 특허심 원 여러 심결 통 여 당
에 재 는 경우 업 포 컴퓨lsquo rsquo
그 에도 특허 여 여 다 그러 체
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었 므 럽연 특허청 럽연 특허심 원20081023
에 뢰 에 고 것 답변 는 경우
컴퓨 그 특허 에 여 럽연 드러
것 다 편 본 경우 연 사상 ldquo
고도 것 만 특허 상 고 우리 특허 태가rdquo 2
동 규 가지고 에 연 그 체가
니 것만 특허 여 다는 가 컴퓨 그
특허 여에 여도 개 는 것 에 그것과 동
504 사 통16 3 ( 46 )
미 사 과 같 특허 원 본에 는 거State Street Bank
다 컨 럽연 과 본 연 에 lsquo rsquo lsquo rsquo
미 에 고 체 가시
결과 는 과는 달리 엄격 것 다
우리 과 실 도 컴퓨 그 뿐만 니 업
에 여도 특허 건 체 드웨어 결
어 리 변 는 등 드웨어 원 것 고
다고 보 는 극 연 것 내지는 는 것
므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
다 는 도 든 도 지 든 간에 연 원 결 Benson
에 가 운 것 다 울러 우리 실 에 는 근 폐 연 특허
원 결과 같 느 도 없State Street Bank
는 동 에 결과 탕 결과
직 택 었 것 보 다 미 연 원 사건 Bilski
단 에 어 어 취 지는 그 연 원 결들 그러
듯 포 계 각 실 에도 미 에
없다 살 건 그간 연 원 연 특허 원 결들
보여 경 연 특허 원 지 특허 편
에 고 원 어 내지는 견 는 틀에 어 볼
사건에 연 원 상고허가결 도 특별 사 없는Bilski
고 체 가시 결과 는 연 특(useful) (concrete) (tangible) rsquo
허 원 지지 여 상고 허가 다 보다는
연 상 어 체에 특허 여 지 도
연 원 게 취 지 lsquo (application)rsquo
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등 어 미 지 탐 여 리 고 는 그
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주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
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506 사 통16 3 ( 46 )
고 헌【 】
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식 지 재산 사 (2008)
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Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006)
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업 청 미 럽 본 ldquo ( ) -Ⅰ
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지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (
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(20007 20009)
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재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「
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헌2
Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation
Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)
Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959
(summer 1986)
E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
Patentsrdquo 947 PLIPat 343
E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after
Bilskirdquo 964 PLIPat 65
MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable
Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411
Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich
Telecomm amp Tech L Rev 487
Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law
of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16
Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)
Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1
508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
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purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
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detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
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machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
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EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
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the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 51: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/51.jpg)
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므 리 변 그 뿐 는 듯 보 다 그
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지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (
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Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation
Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)
Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959
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E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
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E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after
Bilskirdquo 964 PLIPat 65
MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable
Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411
Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich
Telecomm amp Tech L Rev 487
Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law
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Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)
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[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
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Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
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machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
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EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
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the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
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504 사 통16 3 ( 46 )
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주 어 컴퓨 그 특허 업 특허 니 특허
연 결 Bilski
506 사 통16 3 ( 46 )
고 헌【 】
내 헌1
경 편 사 지 재산 사 (2004)
식 지 재산 사 (2008)
과 지 재산 사 (2002)
Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006)
강동 니 특허 보 ldquo rdquo 4 1 (2000)「 」
업 청 미 럽 본 ldquo ( ) -Ⅰ
심 지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 「 」
식 컴퓨 그 특허 보 컴퓨 그 청 심 ldquo -lsquo rsquo -rdquo
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특허 과 원 지 재산 커 니티 ldquoBM rdquo
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태 업 특허 건과 리 에 실 고 사 집 ldquo (BM) rdquo 「 」
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업 립 신규 과 진보 ldquo rdquo 「
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결 에 가진 미에 고 울 ldquoQuanta v LG rdquo 「 」
울 연49 3 (2008)
특허 쟁 ldquoBM A Study on Disputes on and Problems of
지 재산 재 미 담 신 생 갑Business Method Patentrdquo (
집 사) (2004)
상거 특허 쟁사 에 연 상 지식재산 ldquoBM ( ) ( ) 21ㆍ ㆍ 「 」
(20007 20009)
니 립 특허 연 ldquo (BUSINESS MODEL) rdquo 「
집2 (2001)」
재 거 지 재산 업 특허 심 ldquo - -rdquo CYBER LAW「
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 507
재 료 집 원도 100 (2003)」
상 컴퓨 특허 보 과 리 사 ldquo rdquo 5 (1996)
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재헌 특허에 미 과 럽 견 특허청 지재 보 ldquoBM rdquo
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특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)
동 지 재산 원 근 동 지 재산 실 연 료 ldquo rdquo
사 연 원 공간(2009 )
헌2
Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation
Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)
Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959
(summer 1986)
E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
Patentsrdquo 947 PLIPat 343
E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after
Bilskirdquo 964 PLIPat 65
MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable
Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411
Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich
Telecomm amp Tech L Rev 487
Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law
of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16
Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)
Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1
508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
softwarersquos algorithm itself isnrsquot the patentable subject matter and the patent could
be given only if there is substantial practical application of the software
However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
test was struck down by the CAFC itself in recent Bilski case where the new
machine-or-transformation test governed On the other hand the standard set up
allegedly by the Diehr decision in which a software patent shall be given only if
the software should transform a particular article into a different state or thing
seems to be inappropriate for the newest and future technology such as electronic
signals As a result the most probable standard in determining whether a
software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
test set up by the Benson decision Under Benson test whether or not software
transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
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고 헌【 】
내 헌1
경 편 사 지 재산 사 (2004)
식 지 재산 사 (2008)
과 지 재산 사 (2002)
Janice M Mueller An Introduction to Patent Law Aspen(2006)
강동 니 특허 보 ldquo rdquo 4 1 (2000)「 」
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심 지식재산 월 특허청rdquo 21 2003 5 「 」
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(20007 20009)
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헌2
Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation
Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)
Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959
(summer 1986)
E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
Patentsrdquo 947 PLIPat 343
E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after
Bilskirdquo 964 PLIPat 65
MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable
Subject Matter in The United Statesrdquo 49 IDEA 411
Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich
Telecomm amp Tech L Rev 487
Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law
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Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)
Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1
508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
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Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
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the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
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be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 54: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/54.jpg)
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고 헌【 】
내 헌1
경 편 사 지 재산 사 (2004)
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(20007 20009)
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Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation
Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)
Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959
(summer 1986)
E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
Patentsrdquo 947 PLIPat 343
E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after
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MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable
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Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich
Telecomm amp Tech L Rev 487
Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law
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Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1
508 사 통16 3 ( 46 )
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A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
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Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
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Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
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CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
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transforms a particular article into a different state or thing will be just a most
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EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
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Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
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사 연 원 과 연 료 공간 사 연 원( ) (2007)
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특허 에 여 특허 지 니ldquoBusiness Method Patent(BM )
사 지 재산 지 재산 연 원-( )rdquo 7 (2005)「 」
특허에 여 보 심포지엄 ldquoBM rdquo 4 (2000)
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사 연 원 공간(2009 )
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Benjamin J McEniery ldquoThe Federal Circuit In Bilski The Machine-or-Transformation
Testrdquo 91 J Pat amp Trademark Off Socy 253 (April 2009)
Donald Chisum ldquoThe Patentability of Algorithmsrdquo 47 U Pitt L Rev 959
(summer 1986)
E Robert Yoches amp Erika Arner ldquoRecent Attacks on Business Method
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E Robert Yoches amp Sherry X Wu ldquoThe Future of Software Patents after
Bilskirdquo 964 PLIPat 65
MJ Edwards amp Donald Steinberg ldquoThe Implications of Bilski Patentable
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Peter S Menell ldquoA Method for reforming the Patent Systemrdquo 13 Mich
Telecomm amp Tech L Rev 487
Robert E Thomas amp Larry A DiMatteo ldquoHarmonizing The International Law
of Business Method and Software Patents Following Europes Leadrdquo 16
Tex Intell Prop LJ 1 (fall 2007)
Stefania Fusco ldquoIs In Re Bilski A Deja Vurdquo 2009 Stan Tech L Rev 1
508 사 통16 3 ( 46 )
[Abstract]
A Comparative Study on Patent Protection for
Computer Software-related Inventions including
Business Method
Jun-Seok Park
The scope of patentable subject matter in computer software including business
method is limited by the consideration that the result will be harmful to the
purpose of the patent act if there would be a monopoly on the law of nature
mathematical formula and abstract ideas Under this consideration US Supreme
Court have clarified through its decisions in Benson Flook and Diehr that the
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However US Supreme Courtrsquos decisions have shown a subtle discrepancy in the
detailed standard for the application Since its decision in State Street Bank US
CAFC had taken a pro-patent standard in which any business method with a
useful tangible and concrete result could be patented This extremely pro-patent
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software-related invent is patent-eligible as a process patent or not would be the
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important factor not the sole factor in the determination
EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
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the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
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be pertinent to the matter
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Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
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A Comparative Study on Patent Protection for
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EPOrsquos decisions with its criterion for technical character of software have built a
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test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
![Page 57: 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련 발명의특허법적보호에관한 ...s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/92503/1/영업방법... · 2019-04-29 · 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070818/5f1662281468e97c8e26b678/html5/thumbnails/57.jpg)
업 등 컴퓨 그 특허 보 에 고 509
higher standard to get a patent than so-called useful tangible and concrete result
test of US Japanrsquos interpretation of its own Patent Act requiring the application of
the law of nature also seems to be a higher test as does the Korean courtrsquos
interpretation of Korean Patent Act As compared with the probable result of US
Supreme Courtrsquos ruling in Bilski case the Korean courtrsquos interpretation happens to
be pertinent to the matter
Key Words Patent-Eligibility of Process Software Patent
Business Method Patent Law of Nature
Machine-or-Transformation Test
일본의노인건강관리체계검토를통한 …s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/84949/1/2010_7권1호_2...보 ,노인장기요양보험과지역보건복지서비스통합연계지
빈곤층청소년의복지적소외양상에관한질적연구s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/1219/1/cssv28_025.pdf · 빈곤층청소년의복지적소외양상에관한질적연구