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Estrategias de PI para PYMEs Europeas del Sector de Tecnología

Limpia en China

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Estudio de Caso

Oportunidades en ChinaRiesgo para la PIEstrategia de PICreación de una cartera de tecnologías limpias de gran valorAcuerdos y negociación con sociosMarcas comerciales y creación de marcasConcesión de licencias y venta de PIAprendizajes Clave

Glosario de la Guía*Recursos Relacionados

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Los contenidos de esta publicación no reflejan necesariamente la postura u opinión de la Comisión Europea. Los servicios de la Oficina de Información de DPI en China para PYME no son de naturaleza legal o consultiva y no se acepta ninguna responsabilidad derivada de cualquier acción realizada en base a sus servicios. Antes de ejercer acciones específicas en relación con la protección de los DPI o de la aplicación de derechos se recomienda a los clientes que consulten con un asesor independiente.

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1. Oportunidades para las tecnologías limpias en China

China es el mercado de mayor crecimiento en el campo de la generación de energía eólica y nuclear, y está realizando fuertes inversiones en la búsqueda de fuentes alternativas y renovables para hacer frente a sus enormes necesidades energéticas. Con un gran mercado potencial para las tecnologías limpias y un fuerte apoyo por parte del gobierno para el desarrollo y la adopción de las mismas, China ofrece magníficas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) europeas que operan en este sector.

No obstante, debido a la creciente competitividad del mercado, ahora es más importante que nunca gestionar, proteger y explotar la propiedad intelectual (PI) de manera estratégica. Si las empresas desconocen cómo su PI se integra en la estrategia global de sus negocios en China, corren el riesgo de perder oportunidades y reducir significativamente su competitividad. En esta guía abordamos algunas estrategias efectivas que aplican las empresas de tecnologías limpias en China para monetizar, evaluar el riesgo y proteger la PI. En otros documentos del Helpdesk sobre los derechos de propiedad intelectual (DPI) de China para las PYMEs, se ofrece más información sobre protección de la PI en las transferencias de tecnología (véase el apartado ‘Recursos Relacionados’

2. ¿Merece la pena el riesgo para la PI que conlleva la introducción de tecnología en China para acceder a ese mercado?

Dado el elevado potencial del mercado chino para las tecnologías limpias, las empresas de este sector no pueden

arriesgarse a perder un punto de apoyo estratégico en China posponiendo sus acciones. Las empresas de tecnologías limpias que deciden comenzar a trabajar con China deben ser conscientes de que si bien la correcta ejecución, la gestión

aspectos fundamentales para mantener una ventaja competitiva, proteger la tecnología adecuada es igualmente esencial. Aunque la transferencia de tecnología puede organizarse de tal manera que se minimice el riesgo para la PI, las empresas de tecnologías limpias que deseen operar en China también deben tener en cuenta una serie de procesos de preparación y medidas adicionales para adaptarse al entorno de PI en dicho país.

3. ¿Qué significa contar con una estrategia de PI?

El sector de tecnologías limpias es tan diverso que resulta difícil de definir. No es de extrañar, pues, que las empresas de este sector apliquen estrategias de PI muy diferentes. El papel de la PI en la estrategia empresarial global dependerá de si la empresa es de nueva creación o está en expansión, y también de si la propia tecnología es nueva e inédita en el mercado, o bien se trata de una tecnología madura que ya no está protegida por patente. Cada empresa utilizará la PI para alcanzar distintos objetivos empresariales; por ejemplo, obtener el mayor volumen de ingresos posible monetizando su cartera de PI a través de la concesión de licencias, aumentando las oportunidades para la creación de asociaciones y la suscripción de acuerdos de licencias cruzadas, o impidiendo que otras empresas accedan al mercado.

P o r e j e m p l o , u n f a b r i c a n t e d e

Herramientas comerciales para el desarrollo de la validez de los DPI en ChinaHerramientas comerciales para el desarrollo de la validez de los DPI en China

Estrategias de PI para PYMEs Europeas del Sector de Tecnología Limpia en China

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componentes para turbinas eólicas podría estudiar la posibilidad de centrar sus esfuerzos y recursos en la obtención de protección mediante patente para diseños de componentes porque resulta muy fácil demostrar y probar ante los tribunales las infracciones de los derechos de propiedad intelectual en el caso de venta de componentes falsificados. Asimismo, podría centrarse en asignar un presupuesto suficiente para campañas destinadas a hacer cumplir las leyes de forma activa y

una empresa de tecnologías limpias que haya desarrollado un sistema in situ de generación de energía a partir de biomasa para explotaciones ganaderas, y que pretenda conceder licencias de dicha tecnología en China, podría ser interesante obtener protección mediante patente y estudiar estratégicas ‘black box’* (de ‘caja negra’, es decir, consistentes en retener o mantener en secreto los componentes más importantes de dicha tecnología). Para ello, la empresa puede optar por suministrar equipos

utilizar y aplicar la tecnología.

Con una estrategia de PI integral y bien articulada, las empresas de tecnologías limpias podrán responder a preguntas como las siguientes:

¿Cómo contribuye la PI a que mi empresa alcance sus objetivos?¿A quién puedo facilitar cierta información sobre mi empresa y sus invenciones?¿Cuánto dinero debo invertir para desarrollar mi cartera de patentes?¿Debería obtener una patente para una nueva tecnología que no forme parte de mi actividad central?¿Debería proteger una invención como patente (registrada) o como secreto comercial (no registrada)?¿Cuál es la PI más conveniente para la concesión de licencias o para la venta?¿Debería demandar a mi competidor por infringir mis derechos de PI?

Crear una estrategia de PI

Para crear una estrategia de PI es necesario mantener contactos con todas las partes de la empresa, incluidos los directivos, asesores legales y equipos de desarrollo. En una primera fase, las empresas de tecnologías limpias deben llevar a cabo una auditoría de PI (véase el apartado ‘Recursos Relacionados’ al final de esta guía) para determinar y catalogar la PI que poseen. En una segunda fase, es necesario relacionar cada elemento de PI con una fuente de ingresos, producto, objetivo de desarrollo, riesgo y/u objetivo estratégico. También debe realizarse un estudio minucioso del mercado y los competidores. Asimismo es preciso definir la tecnología principal, así como desarrollar estrategias sobre la mejor manera de explotarla. A continuación, la empresa debe examinar cuidadosamente sus prácticas para obtener y gestionar la PI, y determinar si es necesario tomar otras medidas para garantizarla y protegerla (incluida la resolución de problemas de titularidad y la revisión de

desarrollo de invenciones y la recompensa por la creación de invenciones patentables). También se deben desarrollar políticas internas para proteger los secretos comerciales y la información confidencial, así como para tratar con terceros.

La creación de una estrategia de PI es un proceso complicado y las PYMEs que operan en el sector de

los recursos necesarios a dicha labor, por lo que es recomendable hacerlo poco a poco. Conviene elaborar una lista u hoja de cálculo con la PI que posee la empresa para ir complementándola paulatinamente. Posteriormente, se ampliaría la lista estableciendo relaciones con las partes pertinentes de la empresa.

4. Creación de una cartera de patentes de tecnologías limpias de gran valor

L a p r o t e c c i ó n mediante patente es, quizás, la forma más habitual de preservar l a P I e n e l s e c t o r de las tecno log ías limpias. Esto se debe a que muchas de esas tecnologías requieren fuertes inversiones de capital y tardan mucho tiempo en conseguir la aceptación del mercado, sobre todo las que tienen un coste demasiado elevado para ser comercialmente viables. Por tanto, los inversores en tecnologías limpias a menudo solicitan la protección mediante patente para asegurarse el monopolio de los beneficios y alcanzar la rentabilidad prevista. Pero una cartera de patentes de tecnologías limpias también puede brindar otras ventajas empresariales tangibles como, por ejemplo, estabilidad, credibilidad, mayor valoración, acceso

defensivas de patentes (es decir, aplicar la estrategia de presentar solicitudes de patentes a fin de utilizarlas principalmente para evitar que los competidores empleen la misma tecnología), oportunidades de asociación y/o acuerdos de licencias cruzadas, etc. La explotación de los

decisiones estratégicas y en el destino de las inversiones. Por tanto, para muchas empresas de tecnologías limpias, invertir en el desarrollo de una cartera de patentes de gran valor puede ser una estrategia inteligente si tiene por

Cómo crear una cartera de patentes de tecnologías limpias de gran valor

Para crear una cartera de patentes de gran calidad es necesario incentivar debidamente a los equipos de desarrollo, mantener abiertas líneas de comunicación entre los asesores legales y dichos equipos, aplicar políticas de confidencialidad e impartir formación en la empresa para promover la sensibilización sobre las invenciones patentables a fin de mejorar su divulgación y contribuir a obtener nuevas invenciones. Habida cuenta que en el momento en que una nueva invención pasa a ser de dominio público (por ejemplo, cuando aparece en una publicación, aunque ésta pertenezca al propio inventor) deja de ser patentable, antes de presentar una solicitud de patente es fundamental asegurarse de que los equipos de desarrollo informan periódicamente de las invenciones a los directores de PI, las mantienen en secreto y no divulgan sin darse cuenta información sobre nuevas tecnologías a personas ajenas a la empresa. Las PYMEs que operan en el sector de tecnologías limpias también deben considerar la posibilidad de que los empleados de China perfeccionen sus tecnologías, por lo que es fundamental establecer cláusulas contractuales adecuadas para los empleados-creadores* que lleven a cabo labores de investigación y desarrollo en el seno de la empresa. En otros documentos

Recuerde: las nuevas invenciones que pasan a ser de dominio público ya no pueden patentarse.



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del Helpdesk sobre DPI de China para las PYMEs, se ofrece más información sobre la gestión de las mejoras tecnológicas en China (véase el apartado ‘Recursos

Qué se debe proteger

Las empresas de tecnologías limpias deben decidir si desean proteger sus invenciones como patentes o bien mantenerlas como secretos comerciales y conocimientos técnicos. Las invenciones protegidas mediante patente pasan a ser de dominio público, lo que permite a los competidores perfeccionar, rediseñar o reinventar la tecnología para inhabilitar la protección de la patente. En el caso de las invenciones de tecnologías limpias con una vida útil comercial muy superior a 20 años se debería valorar su protección como secretos comerciales, pero sólo cuando la empresa confíe en su capacidad para protegerlos (es decir, cuando disponga de suficientes conocimientos técnicos, DPI, TI, RR.HH. y recursos jurídicos consagrados a la protección de los secretos

En algunos casos, se puede dar prioridad a las solicitudes de patentes para un producto frente a las patentes para métodos o procesos que no puedan distinguirse fácilmente en un producto. Esto se debe a que resulta más fácil exigir que se respete una patente cuando ésta puede identificarse en un producto que cuando se trata de un método o proceso, ya que ello implica determinar y demostrar que el producto ha sido creado empleando dicho método o proceso. No obstante, los métodos o procesos con una amplia aplicabilidad son adecuados para la protección mediante patente y pueden ser muy valiosos.

Gestión del presupuesto

Para crear una cartera de patentes de tecnologías limpias

y de gestión. Los enfoques generales (consistentes en definir un número objetivo de patentes y asignar cierta cantidad de dinero a cada una de ellas) de presentación y tramitación de solicitudes de patente resultan interesantes para aquellas empresas que tengan presupuestos limitados, pero con mucha frecuencia son insuficientes para obtener patentes de calidad. Las nuevas invenciones requieren más bien una evaluación cualitativa atendiendo a sus méritos para determinar qué cantidad de los recursos limitados de una empresa debe destinarse a la búsqueda de información sobre el estado anterior de la técnica*, la formulación de reivindicaciones* y la presentación y tramitación de la solicitud a fin de obtener una patente sólida.

Cuándo presentar la solicitud

El momento de presentar una solicitud de patente es una cuestión delicada para las empresas de tecnologías limpias. Cuando se desarrolla una nueva invención, a veces puede resultar difícil predecir en qué sentido evolucionará la tecnología y los cambios en las tendencias del mercado. Presentar la solicitud demasiado pronto puede dar lugar a una patente que no tenga en cuenta cómo evolucionará la tecnología varios años después. Sin embargo, si la solicitud se presenta demasiado tarde, se corre el riesgo de que otros presenten una solicitud para la misma invención o de que ésta deje de ser patentable si el carácter secreto de la misma se pierde de alguna forma. Muchas veces, las empresas deberán evaluar caso por

caso estas cuestiones para las distintas patentes. Este asunto es aún más importante en China, donde rige el principio del ‘primer solicitante’ (la concesión de la solicitud que se presenta en primer lugar) lo que facilita a terceros impedir que la empresa utilice su propia PI en China registrando sus activos de PI antes que ésta. También cabe señalar que el proceso de registro puede ser muy largo y, hasta que no haya concluido, las patentes no gozarán de protección en China. Una opción que podría valorarse inicialmente o como una solicitud divisional* sería dividir la invención entre varias solicitudes de patentes generales y

de patentes de invención* con modelos de utilidad* puede

Revisión y ajuste

Es muy habitual pensar que el proceso ha terminado en el momento en que se concede una patente. Sin embargo, en un sector caracterizado por la rápida evolución de las tecnologías y las tendencias del mercado, revisar periódicamente la cartera de patentes permite que las empresas de tecnologías limpias detecten los ajustes que deben realizar y les ayuda a responder preguntas como las siguientes:

actual de la tecnología y las tendencias del mercado?

forma utilizar mejor las patentes para bloquear la acción de mis competidores?

La importancia de los modelos de utilidad

Aunque algunas tecnologías limpias son punteras, muchas se basan en tecnologías que llevan muchos años en el mercado (la denominada ‘tecnología heredada’). En consecuencia, muchos de los segmentos del sector de las tecnologías limpias se caracterizan por una creciente innovación y una convergencia de tecnologías ya existentes. Es importante señalar que dichas nuevas tecnologías se pueden proteger mediante una patente de invención o de modelo de utilidad, y que los equipos de desarrollo no deben considerarlas como innovaciones sin importancia.

A diferencia de muchos países occidentales, China ofrece protección mediante patente para los modelos de utilidad. Dicha protección abarca la forma y la estructura (o una combinación de ambas) de un producto físico (los métodos y las composiciones solo se pueden proteger mediante una patente de invención) durante un período de 10 años (frente a los 20 años que contemplan las patentes de invención). Obtener una patente de modelo de utilidad (a menudo denominados coloquialmente ‘invenciones menores’) requiere un menor nivel inventivo (es decir, el grado de innovación añadido a una tecnología ya conocida) que en el caso de una patente de invención. Los modelos de utilidad tienen un coste reducido, se obtienen en poco tiempo (entre 9 y 12 meses de media), y son adecuados para proteger productos con vidas útiles más cortas.

Los modelos de utilidad a menudo se consideran una forma menos consistente de DPI, ya que las solicitudes no se examinan de forma sustancial para determinar su patentabilidad, y suelen ser descartados por las empresas extranjeras por desconocimiento. Sin embargo, las empresas chinas llevan muchos años beneficiándose de las patentes de modelos de utilidad y las utilizan para



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evitar la acción de competidores extranjeros y obtener enormes retribuciones. En el archiconocido asunto Chint contra Schneider, la empresa china pudo resolver el caso con 23 millones USD mediante un modelo de utilidad. La combinación de modelos de utilidad con patentes de invención también puede ser una manera inteligente de operar con tecnologías limpias basadas en tecnologías heredadas. En otros documentos del Helpdesk sobre DPI de China para las PYMEs, se ofrece más información sobre presentación y aplicación de patentes (consultar el

5. Acuerdos, negociación con socios y preparación para la transferencia de tecnología

Las empresas de tecnologías limpias se enfrentan constantemente al reto de proteger su PI en sus gestiones con contratistas, socios, autoridades regulatorias y muchos otros agentes. Aparte de las patentes, los conocimientos técnicos, los secretos comerciales y la información confidencial que debe protegerse mediante contrato suelen ser fuentes de ventaja competitiva para muchas de estas empresas. Ampliamente reconocidos por los

utilizarse en todas las transacciones comerciales con terceros con independencia de su volumen, incluido en el caso de subcontratación de la producción. Igualmente importantes son una documentación exhaustiva y la exigencia de procedimientos rigurosos cuando se revela

fundamentales en el momento de hacer cumplir el acuerdo

Las empresas de tecnologías limpias y de alta tecnología que operan en China emplean distintas estrategias para

estrategias ‘black box’*, compartimentación, componentes a medida, división de funciones y abastecimiento diversificado. En otros documentos del Helpdesk sobre DPI de China para las PYMEs, se ofrece más información sobre protección de la PI en las transferencias de tecnología y sobre la protección de secretos comerciales

esta guía).

6. Marcas comerciales y creación de marcas

Las marcas comerciales son importantes en el sector de las tecnologías limpias, ya que la percepción que tienen los ciudadanos desempeña un papel fundamental en la adopción de nuevas tecnologías y la orientación de las políticas públicas. De hecho, una marca sólida puede ser crucial a la hora de conseguir contratos públicos y autorizaciones oficiales. En el caso de las marcas comerciales, en China, al igual que en Europa, rige el principio del ‘primer solicitante’, lo que significa que a las empresas o los particulares que presenten antes una solicitud para registrar una marca comercial se les concede el derecho exclusivo de utilizarla, salvo en casos especiales, como por ejemplo, cuando la marca goce ya de notoriedad. Es importante tener en cuenta que, en China, a los consumidores les resulta más fácil pronunciar y recordar los nombres chinos de una marca comercial extranjera. La versión china de una marca extranjera puede ser una transliteración o una traducción, si bien la empresa también puede crear una marca distintiva china. Por otro lado, la apropiación de PI se hace extensible también a las versiones en chino de marcas comerciales extranjeras. Por tanto, se recomienda especialmente que las empresas

registren una versión china de sus marcas en idiomas extranjeros. En otros documentos del Helpdesk sobre DPI de China para las PYMEs, se ofrece más información sobre estrategias de presentación y aplicación de marcas comerciales (véase el apartado ‘Recursos Relacionados’ al

7. Concesión de licencias y venta de PI

La concesión de licencias y la venta de PI puede ser u n a i m p o r t a n t e fuente de ingresos para las empresas d e t e c n o l o g í a s limpias con PI de gran valor. Muchas PYMEs que operan en el sector de las tecnologías limpias están interesadas en conceder licencias de su tecnología a otras empresas de su propio sector. No obstante, la decisión de obtener ingresos mediante la concesión de licencias o la venta de PI solo debe tomarse después de haber estudiado detenidamente una serie de factores importantes. La concesión de licencias de patentes generalmente se clasifica en dos categorías: ‘premio’ (carrot) y ‘castigo’ (stick). A continuación se ofrece una explicación de ambas.

Licencias ‘premio’

Se refiere a una licencia obtenida voluntariamente por el posible licenciatario sin que el propietario de la patente deba emprender acciones legales. Las empresas con tecnología de calidad que cubra las necesidades más inmediatas no tendrán problemas para encontrar socios y licenciatarios locales debido a su capacidad para proporcionar soluciones en nichos de mercado que las empresas chinas no pueden ofrecer por sí solas. Sentar en la mesa de negociación a los posibles licenciatarios depende en gran medida de poder demostrar que se poseen derechos sólidos sobre una tecnología creíble, que

aplicación. Las empresas de tecnologías limpias pueden acertar con este enfoque cuando la licencia de patente se combine con una licencia sobre los conocimientos técnicos asociados a la aplicación o utilización de dicha tecnología.

Otra manera de iniciar una negociación para la concesión de licencias es celebrar una subasta. Esto puede hacerse enviando una carta a una serie de posibles licenciatarios de manera simultánea o a los competidores de dichos licenciatarios. La carta debe ser redactada cuidadosamente por un abogado para evitar riesgos de pleitos por sentencia declarativa, que es una acción legal interpuesta por el destinatario de la carta en virtud de la cual solicita a un tribunal que declare que el receptor no está utilizando ni infringiendo los derechos que amparan a la tecnología de que se trate. Las negociaciones para la concesión de licencias deben realizarse previa firma de un acuerdo de confidencialidad en el que figure la promesa del posible licenciatario de no solicitar una sentencia declarativa durante las negociaciones.

Las licencias ‘premio’ no son la opción predilecta de los otorgantes de licencias, aunque a veces pueden ser

Recuerde: l as empresas que tienen previsto conceder l icencias deben contar con suficiente presupuesto para afrontar posibles l i t ig ios y negociaciones en torno a la concesión de licencias en caso necesario.



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utiliza una tecnología sin permiso del propietario de la PI, incurriendo, por tanto, en una infracción de los derechos de dicho propietario. Las empresas inician acciones legales con el objeto de exigir el pago de regalías por parte de terceros, para lo cual deben demostrar que la tecnología está cubierta por una PI de la que son titulares, que dicha PI es válida y que están dispuestas a presentar una demanda y exigir el cumplimiento de sus derechos de PI. Con frecuencia, los posibles licenciatarios no consideran seriamente el pago de regalías hasta que

es preciso presentar demandas o amenazar con presentarlas. Sin embargo, poner a prueba la PI en un litigio no está exento de riesgos. En todos los casos, se pondrá en duda la validez de la PI, y si se pierde el juicio y ésta queda invalidada, es posible que la empresa se vea incapaz de recuperar su inversión y pierda un componente fundamental de su ventaja competitiva. Por este motivo, muchas empresas no están dispuestas a conceder licencias de su PI más esencial a menos que estén seguras de la solidez de la misma o tengan otros medios de garantizar que mantendrán su competitividad. Las empresas que prevean ceder su tecnología también deben contar con suficiente presupuesto para afrontar posibles litigios y negociaciones en torno a la concesión de licencias en caso necesario.

Casi siempre, el objetivo último de un litigio sobre patentes es la concesión de una licencia. Muchas veces las empresas conseguirán captar la atención de un posible licenciatario simplemente con presentar una demanda y llegar a un acuerdo posterior a través de la negociación, sin tener que soportar los gastos y la carga que supone un juicio. Los litigios sobre patentes pueden resultar costosos, aunque en China se resuelven con mucha más rapidez y resultan bastante menos onerosos que en los países occidentales. No obstante, el ahorro de costes sigue siendo reducido en China, ya que la mayor parte del gasto por litigios sobre patentes (>50 %) se produce antes de presentar la demanda. Si bien es cierto que una

presente una demanda, mantener desde el principio una comunicación frecuente con el posible licenciatario puede aumentar las posibilidades de llegar a un acuerdo.

Venta de PI

Las empresas de tecnologías limpias a menudo desarrollan PI que podría no utilizarse en sus operaciones principales, pero cuya compra podría interesar a otras empresas. Cuando la PI deja de estar asociada a un producto o a un aspecto esencial del negocio, puede ser interesante venderla mediante una cesión de derechos para evitar los costes derivados de mantenerla en cartera. A diferencia de la concesión de licencias, la venta ofrece a las empresas la ventaja de obtener ingresos inmediatos; en el caso de

las licencias, las regalías tardan, como mínimo, entre 2 y 3 años en hacerse efectivas desde el momento en que el producto llega al mercado.

A la hora de valorar una posible venta de PI, es importante reconocer que la percepción de valor de la PI por parte de un comprador potencial podría ser distinta de la del vendedor, sencillamente porque sus respectivos negocios tienen orientaciones diferentes. Por tanto, es recomendable contratar a un consultor externo para determinar el valor de la PI antes de tomar la decisión de venderla. Una manera de protegerse frente a un posible ‘arrepentimiento’ del vendedor (es decir, de que le pese haber vendido) es vincular la venta a una licencia de retrocesión. Se trata de un acuerdo por el que la parte compradora concede una licencia a la parte vendedora para utilizar la tecnología. De esta forma, la parte vendedora tiene derecho a seguir utilizando la tecnología después de la venta. No obstante, es mejor intentar negociar el derecho a una sublicencia, en el marco de la licencia de retrocesión, para asegurarse el mayor número de opciones posible. En otros documentos del Helpdesk sobre DPI de China para las PYMEs, se ofrece más información sobre protección de la PI en las transferencias de tecnología (consultar el apartado

Aprendizajes Clave

Las PYMEs europeas que operan en el sector de las tecnologías limpias deben adoptar un enfoque proactivo para adquirir los conocimientos necesarios y tomar medidas que minimicen el riesgo para la PI a la hora de hacer negocios en China. Con frecuencia, las PYMEs se ven atrapadas en oportunidades de negocio que avanzan con gran rapidez y no abordan adecuadamente las cuestiones más importantes para la PI. Las PYMEs pueden evitar una disminución gradual de la competitividad debido a la pérdida de PI adoptando un planteamiento estratégico y siguiendo las siguientes orientaciones:

Desarrollar una estrategia de PI integral y bien articulada enfocada a la consecución de los objetivos de negocio.Adoptar un planteamiento estratégico en torno al desarrollo de una cartera de patentes de tecnologías limpias de gran valor y dedicar suficientes recursos para poder obtener patentes sólidas.Estudiar detenidamente cómo se integra la concesión de licencias en la estrategia de negocio global, y asignar recursos suficientes para obtener derechos sólidos de PI que respalden los proyectos de concesión de licencias.Compartimentar o mantener en secreto (‘black box’*) la tecnología y definir puntos de control para asegurar que ninguna de las partes pueda utilizarla en su totalidad y mantener por separado la tecnología o los componentes fundamentales.Adquirir conocimientos prácticos de la PI para que los aspectos relacionados con el riesgo en la materia se tengan en cuenta en las decisiones empresariales.

Registrar los derechos de PI (patentes, derechos de autor, marcas comerciales, etc.) en China antes de proceder a transferir tecnología.



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Estudio de Caso

Los inversores de Perpetual Motion, una pequeña empresa alemana especializada en la fabricación de sistemas de transmisión inteligentes que reducen el consumo de energía de la maquinaria industrial en más de un 80 %, están presionando para que la empresa entre en el mercado chino. Perpetual Motion posee varias patentes que abarcan diseños de sistemas de transmisión en China, pero la mayoría de los procesos de ingeniería de precisión, necesarios para fabricar los sistemas de transmisión a un coste aceptable desde el punto de vista comercial, se presentan en forma de conocimientos técnicos. Por otro lado, Perpetual Motion utiliza un software especial para

inteligentes.

Dada su imperiosa necesidad de obtener efectivo para hacer frente a sus inminentes necesidades financieras, Perpetual Motion decide estudiar la posibilidad de conceder licencias de la tecnología a fabricantes de maquinaria industrial en China. Tras reunirse con varios fabricantes, Guandong Green Machinery Co., Ltd. (GGM) manifiesta su interés en obtener una licencia en exclusiva. Perpetual Motion acepta y las partes firman un acuerdo de confidencialidad. Como parte del trato, Perpetual Motion propone conceder una licencia en exclusiva a GGM para utilizar sus patentes y conocimientos técnicos en China. Durante las negociaciones, GGM realiza un estudio previo de las patentes de Perpetual Motion. No obstante, las negociaciones se estancan porque las partes no consiguen llegar a un acuerdo sobre las regalías.

Sin dejarse intimidar, Perpetual Motion decide buscar un socio chino para vender sus productos en China, y encuentra al Sr. Liang, propietario de Zhejiang Components Co., Ltd. (ZCC), una pequeña empresa de fabricación de componentes. El Sr. Liang ha trabajado como ingeniero y se ha formado en el extranjero. Además, ZCC es propietaria de algunas

acuerdo de servicios de fabricación, y el Sr. Liang acepta fabricar los sistemas de transmisión inteligentes conforme a las

Sr. Liang accede a habilitar una zona segura en su fábrica. Según lo establecido en el acuerdo, Perpetual Motion instala

con los procesos de ingeniería de precisión necesarios para fabricar los sistemas de transmisión inteligentes. Perpetual Motion traslada temporalmente a varios directores técnicos a la fábrica para que impartan formación a los empleados

los que van a trabajar.

Más adelante, tras superar con éxito un período de 6 meses, el Sr. Liang informa a Perpetual Motion de que GGM está ofreciendo sistemas de transmisión inteligentes similares a un precio más reducido, pero que no aportan el mismo ahorro de energía que los de Perpetual Motion. Tras una serie de investigaciones, Perpetual Motion sospecha que GGM está infringiendo sus derechos de patente de diseño sobre los sistemas de transmisión. Aunque Perpetual Motion cuenta con los recursos necesarios para afrontar un pleito, decide no demandar a GGM por no arriesgarse a que sus patentes queden invalidadas. En su lugar, utiliza los recursos que se habrían empleado en el litigio para reinvertir en investigación y desarrollo. Seis meses después, Perpetual Motion desarrolla un nuevo proceso que reduce aún más el coste de

Lecciones Aprendidas:

Desarrollar una estrategia de PI para el medio y largo plazo, y determinar cómo se integra dicha PI en la estrategia de negocio global para China.Puede resultar difícil asegurar una licencia y obtener las regalías de un posible licenciatario, a menos que pueda demostrarse claramente que los conocimientos técnicos no patentados son fundamentales para que el producto sea comercialmente viable. Cuando se toma la decisión de interponer una demanda y hacer respetar los derechos de PI es necesario tener en cuenta la solidez de las patentes, los recursos necesarios para afrontar el litigio hasta el final y defenderse ante las más que probables acciones de invalidación de las patentes, así como proteger los aspectos centrales de la ventaja competitiva de la empresa.

derechos de propiedad.



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Recursos relacionados disponibles en el sitio web del Helpdesk sobre DPI de China para las PYMEs (www.china-iprhelpdesk.eu)

1. Tecnología limpia:Webinar del Helpdesk ‘IPR Protection in China for European SMEs in Clean Technology Industries’

2. Transferencia de tecnología:Guía del Helpdesk ‘Transferencia de tecnología en China: orientaciones para las empresas’Webinar del Helpdesk ‘IPR Protection for Technology Transfer to China’

3. Gestión de mejoras tecnológicas en China:Guía del Helpdesk ‘Using Contracts to Protect your IPR in China’Guía del Helpdesk ‘Protecting IPR when Conducting R&D in China’

4. Auditorías de PI:Primeros pasos: Evalúe su PI

5. Patentes y marcas comerciales:Guía del Helpdesk ‘Patent and Trade Mark Protection in China’Artículo del boletín de noticias del Helpdesk ‘Focus on Chinese Utility Model Patents (Overview)’ (actualmente solo disponible en inglés)Artículo del boletín de noticias del Helpdesk ‘Focus on Choosing your Trade Mark Name in China’ (actualmente solo disponible en inglés)

6. Secretos comerciales:Guía del Helpdesk ‘Guía para proteger los secretos comerciales en China’

Glosario de la Guía*

Búsqueda de información sobre el estado anterior de la técnica que se haya publicado como mínimo antes de la fecha de solicitud de la patente y que pueda rebatir el carácter novedoso y/o el nivel de inventiva de la invención que pretende ser patentada. Dado que una invención debe ser novedosa y poseer carácter inventivo para poder ser patentada, la búsqueda de información sobre el estado anterior de la técnica generalmente corre a cargo del titular de la patente o aquél que trate de recusar la validez de la misma para determinar si podría mantenerse en caso de impugnación, ya sea en el marco de un procedimiento de invalidación de patente o de un litigio por infracción de patente.

Formulación de reivindicaciones de patentes – Es el lenguaje utilizado en el ámbito de las patentes para definir el

o excluirse del monopolio de la patente. Su formulación generalmente corre a cargo de un abogado especializado en patentes, ya que las palabras utilizadas son fundamentales para determinar la amplitud del alcance de la protección de las patentes.

Solicitud divisionalque se describa más de una invención diferente en varias solicitudes de patente, cada una relativa a una invención distinta susceptible de ser patentada en virtud de la legislación en materia de patentes de dicho país.

Patentes de invención – Una patente de invención es aquella que generalmente abarca cualquier método, proceso, máquina, producto manufacturado o compuesto de material que sea nuevo, útil y con carácter inventivo, aunque el elemento patentable como patente de invención sea distinto en cada país.

Modelos de utilidad del que se requiere para las patentes de invención. Los elementos patentables como modelo de utilidad varían entre los distintos países y pueden excluirse métodos y composiciones. Los modelos de utilidad suelen tener una protección de menor duración que las patentes de invención.

Estrategia ‘black box’ – Se trata de una estrategia que se aplica en la transferencia de tecnología por la cual se impide que la parte receptora conozca ciertos aspectos esenciales necesarios para utilizar la tecnología. Un ejemplo sería la entrega de componentes independientes necesarios para el uso de la tecnología, pero sin revelar cómo funcionan o cómo se han fabricado dichos componentes.

Empleados-creadores – Generalmente se refiere a aquellos empleados que realizan trabajos creativos o invenciones para su empleador por encargo de éste o en el ámbito de sus responsabilidades laborales, a menudo con los recursos económicos y materiales del empleador.


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El China IPR SME Helpdesk ofrece a las PYMEs asesoramiento gratuito y confidencial de carácter empresarial sobre los derechos de PI en China.

Servicios del Helpdesk: Remita sus preguntas al Helpdesk por teléfono o correo electrónico ([email protected]) o personalmente y recibirá asesoría gratuita y confidencial de primera clase en un periodo de siete días laborables por parte de un experto en PI de China.

Formación: El Helpdesk ofrece sesiones de formación sobre la protección de la PI en China y el cumplimiento en Europa y China, adaptadas a las necesidades de las PYMEs.

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