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osborneclarke.com 1 Wie schütze ich meine Innovationen? IP meets Innovation Dr. Andrea Schmoll Rechtsanwältin, Partnerin Hamburg – forum finance – 5. Juli 2017

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Wie schütze ich meine Innovationen?

IP meets Innovation

Dr. Andrea SchmollRechtsanwältin, PartnerinHamburg – forum finance – 5. Juli 2017

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Überblick

1. Was ist IP?– Patente & Co– Arbeitnehmererfindungen– Know-how

2. Verwertung von IP3. Geförderte F&E Projekte

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#1 Was ist IP?

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Grundlagen

Private & Confidential

Geistiges Eigentum

Urheberrechte GewerblicheSchutzrechte Know-how Wettbewerbsrechtlicher

Leistungsschutz

Wettbewerbsrecht

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Patente

Private & Confidential

Schutz vor Herstellung,

Angebot, Inverkehrbringen

der Erfindung

Voraussetzungen– Erfindungsakt auf Gebiet der Technik

(Erfindung als Lösung eines Problems)– Neuheit (nicht Stand der Technik)

Folgen bei Verstößen– Auskunft, Unterlassung & Schadensersatz

Wichtig für erfolgreiche Anmeldung Patentanwälte (techn. Kenntnisse wesentlicher

Beitrag zum Erfolg)

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Arbeitnehmererfindungen

• Über 80% der Erfindungen werden von Arbeitnehmern gemacht• Das Recht, ein Patent (od. Gebrauchsmuster) eintragen zu lassen, obliegt

dem Erfinder• Aber die Ergebnisse der Arbeit des Arbeitnehmers stehen i.d.R. dem

Arbeitgeber zu

Arbeitnehmererfindungsgesetz ("ArbEG") regelt Unterschiede: die Übertragung der Rechte an Arbeitnehmererfindungen an den

Arbeitgeber die adäquate Vergütung für den Arbeitnehmererfinder die Verpflichtungen des Arbeitgebers in der Handhabung von

Arbeitnehmererfindungen (Anmeldung zu Schutzrechten)

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Geschäftsgeheimnisse

Geheimes Know-how

begründet kein absolutes Recht des Inhabers

Großer wirtschaftlicher Wert (z.B. Coca-Cola Formel)

Schutzanforderungen gering • Schutz z.B. für Kundenlisten, Rezepturen,

Technologien, Produktionsverfahren• keine zeitliche Begrenzung• Keine Registrierung (Wettbewerbsvorteil durch

zeitlichen Vorsprung) Schutz in Deutschland derzeit über §§ 17 ff. UWG

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Nach bisherigem deutschen RechtWenn es…• nichtoffenkundig und• unternehmensbezogen ist,• ein Geheimhaltungsinteresse

sowie• ein Geheimhaltungswille besteht

Nach der Trade Secrets DirectiveWenn es…

• geheim ist,• kommerziellen Wert aufgrund

des Geheimnischarakters hat, und

• der Geheimnisinhaber angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen angewendet hat

Wann soll Know-how geschützt werden?

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Maßnahmen zum Schutz geheimer Informationen

Einführung einer Unternehmensrichtlinie Umfassende Klausel im Arbeitsvertrag & Schulung der Mitarbeiter Offenlegung von sensiblen Know-how ggü. Arbeitnehmern nur auf "need-to-

know" Basis Klare Bezeichnung der vertraulichen Informationen Aufzeichnungen darüber, wer Zugang zu Geheimnis hat Regelmäßiges Update der NDAs Vielfältige individualvertragliche Regelungsmöglichkeiten

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#2 Verwertung von IP

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Arten der Verwertung

Exklusive Nutzung durch Inhaber

Lizenzierung: Erlaubnis für Dritte, IP zu nutzen

Kreuzlizenzierung: Gegenseitige Lizenzen zur Nutzung einräumen

Verkauf des IP-Rechts: Vollrechtsübertragung

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Die Vorteile einer Lizenzierung

• Kontrolle über das lizenzierte Recht behalten• Weitere eigene Nutzung des lizenzierten Rechts (je nach Lizenz)• Flexibler Einsatzbereich• Steigerung der Einnahmen mit minimalen weiteren Investitionen• Penetration des inländischen bzw. ausländische Marktes• Steigerung der Marktpräsenz• Testmärkte für neue Produkte• Kreuzlizenzierung: Eigene Lücken mit Technologies des Lizenznehmers

füllen

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Umfang einer Lizenz

Der Umfang einer Lizenz

bestimmt sich anhand der Fragen…

• Welche Rechte sollen lizenziert werden? • Welche Art von Lizenz soll erteilt werden?

Exklusiv, alleinig, einfach?• Für welches Gebiet soll die Lizenz

eingeräumt werden? Deutschland, EU, weltweit?

• Wie soll mit Verbesserungen umgegangen werden?

• Soll dem Lizenznehemer die Möglichkeit gegeben werden, Unterlizenzen zu erteilen?

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#3 Geförderte F&E Projekte

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Zuwendungsbescheid

Einhaltung sämtlicher

Regelungen während der

Projektlaufzeit & Bindungsfrist!

1. Verwaltungsakt mit Nebenbestimmungen i.S.d. Verwaltungsrechts

2. Bescheid besteht aus: Anschreiben mit wichtigen Zuwendungsinformationen, Nebenbestimmungen und Hinweise + Anlagen (Standardvordrucke und individuelle Anlagen)

3. Regelungen im Zuwendungsbescheid können ggf. auch von (standardisierten) Nebenbestimmungen abweichen

4. entscheidend sind im Einzelfall die Regelungen des Zuwendungsbescheids

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Klassische Beispiele für Nebenbestimmungen

• Nebenbestimmungen vielfältig, abhängig vom Zuwendungsgeber (BMBF, Bundesländer, EU-Mittel)

• Klassische Beispiele:– ANBest-P (Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur

Projektförderung)– BNBest-P (Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur

Projektförderung)– NKBF 98 (Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des BMBF)– BNBest-BMBF 98 (Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen des BMBF

zur Projektförderung auf Ausgabenbasis)– in Bayern: Besondere Nebenbestimmungen der Bayerischen Forschungsstiftung

für Zuwendungen

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Rechtsfolgen bei Verstößen / Risiken

• Widerruf des Zuwendungsbescheids und (teilweise) Rückzahlung der finanziellen Zuwendung– z.B. zu Unrecht gezahlte Fördermittel, Verstoß gegen Pflichten, etc.

• strafrechtliche Risiken: Subventionsbetrug (§ 264 StGB, SubvG)– z.B. unrichtige oder unvollständige Angaben, um Vorteil zu erlangen

– Gesellschafter und Geschäftsführer können letztlich persönlich haften!

• strategisch unvorteilhaft für zukünftige Förderanträge

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Typische IP-Regelungen

• Ergebnisse müssen für Forschung & Lehre auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden (zB Nr. 8.1 BNBest-P)

• Zuwendungsgeber erhält an Ergebnissen & urheberrechtlich geschützten Teilen nicht ausschließliches, übertragbares Benutzungs- und Nutzungsrecht (zB Nr. 8.2 BNBest-P)

• Zuwendungsempfänger darf nur veräußern, wenn Erwerber Verpflichtungen ebenfalls nachkommt (zB Nr. 10.1 BNBest-P)

• Verträge zur Übertragung ins EU-Ausland bedürfen der Zustimmung des Zuwendungsgebers (zB Nr. 10.2 BNBest-P)

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Genaue Prüfung der Pflichten erforderlich!

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Hauptpflichten des Zuwendungsempfängers

• Berichtspflicht: Zwischen- & Schlussberichte über Durchführung & Stand• Ausübungs- & Verwertungspflicht bzgl. der Ergebnisse (Gegenstück des

ausschließlichen Verwertungsrechts & Recht an Einnahmen hieraus)• Mitteilungspflicht gegenüber Zuwendungsgeber, falls Schutzrechte nicht

aufrechterhalten oder verteidigt werden• Verpflichtung Arbeitnehmererfindungen nicht freizugeben & zum Schutzrecht

anzumelden (zB Nr. 10.1 NKBF)• Pflicht zur Veröffentlichung der Ergebnisse nach Abschluss des Projekts

(zuvor aber Sicherung durch Anmeldung der Schutzrechte!)• Bei Erlöschen des Interesses an Aufrechterhaltung (od. Verteidigung) von IP:

Pflicht zur Übertragung auf Zuwendungsgeber

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Verwertungspflicht und Verwertungsplan

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• Sicherstellung der bestmöglichen Verwertung der Ergebnisse

• bereits bei Antragstellung Festlegung des Verwertungsplans

• voraussichtliche wissenschaftl., techn. & wirtschaftl. Ergebnisverwertung

• bei Abweichung von Verwertungsplan Anzeige an Zuwendungsgeber erforderlich

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Nichtbeachtung der Verwertungspflicht

ohne ausreichende Gründe innerhalb bestimmten Zeitraums… Erlöschen des ausschließlichen Nutzungsrechts auf Verlangen nicht ausschließliches & nicht übertragbares Nutzungsrecht

an Dritte im Inland am Ergebnis zu branchenüblichen Bedingungenerteilen

unwiderrufliches, unentgeltliches und nicht ausschließliches Nutzungsrecht für Ergebnis und damit verbundenen in- und ausländischen Rechten an Zuwendungsgeber

Weitergabe an Dritte zur Förderung von Wissenschaft, Technik &Innnovationen möglich

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Dr. Andrea Schmoll berät nationale und internationale Mandanten zu allen Fra-gen des gewerblichen Rechtsschutzes mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Kommerzialisierung von IP Rech-ten.Sie hat langjährige Erfahrung in der Beratung und Vertretung von nationalen und internationalen Mandanten, insbe-sondere aus den Bereichen Life Scien-ces und Retail, rund um Technologie-transfer, insbesondere die Lizenzierung von IP Rechten und Know-how, Forschungs- und Entwicklungskoope-rationen sowie kartellrechtliche Fragen. Sie hat zudem ausgewiesene Expertise im Marken- und Wettbewerbsrecht.

Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist das Arbeitnehmererf-indungsrecht. Sie hat große Erfahrung bei IP-Fragen im Rahmen von M&A-Transaktionen.Andrea Schmoll studierte in Göttingen, Hongkong und Bonn, bevor sie ihren Doktortitel an der Universität Jena im Jahr 2001 erwarb.Andrea Schmoll kam 2014 zu Osborne Clarke; vorher war sie Partnerin bei Baker & McKenzie.

Ihre Ansprechpartnerin

Dr. Andrea SchmollPartner

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+49 221 5108 4260