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Jean LafLèche Étude de cas

Office de la propriétéintellectuelledu Canada

CanadianIntellectual PropertyOffice

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Un organismed’Industrie Canada

An Agency ofIndustry Canada

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BReVeTS DeSSInS InDUSTRIeLS DROITS D’aUTeUR MaRQUeS De cOMMeRce

Étude de cas 2

Holly CatalfamoCoordonnatrice, Programmes de ressources humaines,Collège Niagara

Stuart CullumDirecteur exécutif, novaNAIT, Institut de technologie Northern Alberta

Diane HarmsDirectrice générale, Recherche appliquée et innovation, Collège Lakeland

Neil MiltonProfessionnel de la PI,Miltons IP

Maeve MuldowneyCoordonnatrice, Développement professionnel et recherche,Collège Dawson

Barbara SmithProfesseure en administration des affaires et conseillère de Faculté,Collège Niagara

Droits de reproduction ou d’utilisation © Industrie Canada, 2012. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre l’information (ou le contenu de la publication ou produit), sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit — enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique ou par photocopie, ou autre — ou de l’emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l’autorisation écrite préalable de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada à [email protected].

No de catalogue lu71-4/30-2012FISBN 978-1-100-99888-6 Édition revue : août 2012

Remerciements spéciaux à :Anne Brazeau-MonnetAgente principale, Relations gouvernementales,Association des collèges communautaires du Canada (ACCC)

Tania BubelaProfesseure agrégée, École de santé publique, Université de l’Alberta

RemerciementsL’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) tient à remercier les personnes suivantes d’avoir contribué à l’élaboration de la présente étude de cas en offrant leurs conseils et leur expertise.

Étude de cas 3

Jean Laflèche avait de grands rêves. Ayant grandi sur une ferme du Sud de l’Alberta, il était habitué à travailler fort. Par la force des choses, Jean savait réparer n’importe quoi, qu’il s’agisse d’un tracteur, d’une charrue, d’une scie à chaîne, d’une ramasseuse-presse, d’un véhicule tout-terrain (VTT) ou d’une motoneige. À l’âge de huit ans, il savait conduire un tracteur et deux ans plus tard, il était un expert des VTT et des motoneiges.

Lorsqu’il a terminé ses études secondaires, Jean s’est inscrit au programme de génie mécanique du Collège du Sud de l’Alberta. Il voulait apprendre à faire plus que des réparations; il voulait créer de la machinerie nouvelle et améliorée qui serait aussi très fiable. Au cours de sa première année, il a attiré l’attention de l’un de ses enseignants, Benoît Côté, qui l’a invité à participer à un concours international sur les innovations

vertes. Même si son équipe n’a pas gagné, Jean désirait en apprendre davantage sur les innovations vertes et l’entrepreneuriat. Dans sa deuxième année, il a pris des cours sur le démarrage d’une entreprise et la commercialisation des nouvelles technologies.

Jean a eu un coup de chance lors de sa troisième et dernière année au collège. Son oncle François, qui avait un contrat avec la municipalité pour la collecte, le triage et la revente de bouteilles de verre, voulait prendre sa retraite et vendre son entreprise. Transport François inc. jouissait d’une très bonne réputation auprès de la municipalité et de ses clients. Jean était intéressé par cette occasion d’affaires

et s’était bien préparé. Il a commencé à travailler pour son oncle à temps partiel afin de se familiariser avec le fonctionnement de l’entreprise. Il a assisté à un séminaire organisé par le collège à l’intention des petites entreprises. Il a également élaboré un plan d’affaires et a préparé une demande de prêt pour petite entreprise. Les parents de Jean l’ont beaucoup encouragé et ont accepté de cautionner son prêt pour l’achat de Transport François inc. Jean était maintenant pleinement engagé dans son projet, il ne pouvait se permettre d’échouer.

Jean Laflèche Comment mettre en marché une invention

Jean Laflèche avait de grands rêves. Ayant grandi sur une ferme du Sud de l’Alberta, il était habitué à travailler fort. Par la force des choses, Jean savait réparer n’importe quoi.

REMARQUE : Les faits décrits dans la présente étude de cas sont fictifs et ne reposent pas sur un cas réel. Même si les principes ayant trait aux brevets sont exacts, les références à certaines entreprises ou les processus dont il est question sont purement fictifs. Ces derniers ne doivent pas servir de fondement à de réels procédés de fabrication ou d’ingénierie.

Étude de cas 4

François a accepté de continuer de gérer l’entreprise durant une période de transition de six mois. Transport François inc. comptait quatre camions et deux employés par camion. Un employé conduisait le véhicule alors que l’autre vidait le contenu des boîtes de recyclage à l’arrière du camion. Les bouteilles recueillies étaient ensuite apportées au petit entrepôt de François où un travail fastidieux commençait. Les travailleurs à l’entrepôt triaient à la main les

bouteilles en fonction de leur couleur pour augmenter la valeur du verre. Le verre trié en fonction de sa couleur vaut beaucoup plus que le verre mélangé parce qu’il peut être utilisé pour la fabrication de nouveaux produits en verre. Le verre mélangé prend l’allure de la boue lorsqu’il est fondu et ne vaut pas grand-chose. Il ne peut être utilisé que dans des applications industrielles comme la préparation de l’asphalte pour les routes. Une fois le verre trié, on le broyait dans une machine appelée

l’EcoCrusher, fabriquée par une entreprise danoise spécialisée dans la fabrication et la vente de machines à haut rendement pour l’industrie du recyclage, EcoCrusher Ltée. Les EcoCrushers étaient vendus partout en Europe de l’Ouest,

aux États-Unis et au Canada. Transport François inc. vendait le produit final, soit le verre broyé.

Après une année en affaires, Jean s’est rendu compte que son entreprise engageait des coûts considérables pour le tri manuel du verre. Il est donc rentré à la maison pour travailler avec sa tablette à croquis et ses logiciels de conception. Au bout de plusieurs nuits blanches, il a eu une idée concernant l’automatisation du processus de triage du verre au moyen de lasers. Dans son garage à la ferme, il a travaillé plusieurs fins de semaine à la construction d’un prototype fait de vieux fusils laser pour enfants. Il a placé le prototype dans une boîte munie d’un levier mécanique de triage et de plusieurs goulottes (comme une batteuse de blé) permettant de trier le verre par couleur et de le placer dans des bacs distincts. Il a conçu ces bacs de façon à ce qu’ils puissent être installés sur l’EcoCrusher (bien qu’ils puissent facilement être modifiés pour être installés sur d’autres machines semblables) et se vident dans la machine à broyer lorsque l’on appuie sur un bouton. Il a nommé son prototype le SuperTrieur. Les tests de Jean lui ont permis de constater que son invention pourrait améliorer considérablement la productivité de son entreprise en permettant à ses employés de consacrer plus de temps à la collecte du verre, ce qui ferait augmenter la quantité de verre broyé produit.

Jean était donc très enthousiaste. Il a fait des recherches dans Internet. Il a vérifié si EcoCrusher Ltée. ou une autre entreprise de l’industrie du recyclage avait une machine comme le SuperTrieur. Il croyait que son invention était unique, mais n’en était pas certain. Il fallait maintenant songer sérieusement à la réalisation de son rêve de devenir un entrepreneur innovateur.

Jean a alors décidé de consulter Benoît Côté, son ancien enseignant du collège. Il lui a parlé de son projet entrepreneurial dans le secteur du recyclage et de son invention ingénieuse, mais Benoît l’a arrêté avant qu’il entre dans les détails. Il lui a suggéré de se rendre au Bureau de la recherche appliquée du collège. Cependant, gagné par l’enthousiasme de Jean, Benoît a ajouté qu’il pourrait constituer une équipe d’étudiants pour l’aider à perfectionner son prototype, suivant l’évaluation du Bureau sur le projet.

Au bout de plusieurs nuits blanches, Jean a eu une idée concernant l’automatisation du processus de triage du verre au moyen de lasers.

Étude de cas 5

Jean devrait poursuivre les travaux de développement avant de pouvoir obtenir les ressources nécessaires à la fabrication à plus grande échelle et à la vente.

Jean a donc pris rendez-vous avec Mme Payer du Bureau de la recherche appliquée. Il a apporté son plan d’affaires pour Transport François, un aperçu des comptes de l’entreprise et un imprimé du dessin utilisé pour le SuperTrieur. Il était très nerveux, mais il voyait le rendez-vous comme une occasion de faire une première présentation pour développer son entreprise et son invention.

Mme Payer était très impressionnée par la présentation et l’attitude professionnelles de Jean. Lorsqu’il a été question de l’invention, elle l’a interrompu pour lui demander de signer une entente de confidentialité avec le Bureau de la recherche appliquée. Elle lui a expliqué qu’il s’agissait d’une pratique courante qui protègerait ses droits et ceux du collège si des activités de commercialisation devaient se concrétiser. Elle lui a précisé qu’en tant qu’exploitant d’une petite entreprise locale, il pourrait recevoir l’aide des départements pertinents du collège1 pour son projet de commercialisation, et ce, même s’il n’a pas utilisé les ressources du collège pour le développement de son invention et de son prototype.

Jean a terminé sa présentation et a montré à Mme Payer le dessin du SuperTrieur. Cette dernière lui a ensuite expliqué le rôle de coordination du Bureau de la recherche appliquée. Elle a également fait la même suggestion que Benoît en ce qui concerne la création d’une équipe multidisciplinaire d’étudiants et d’enseignants qui aideraient Jean à perfectionner son prototype et à établir la valeur commerciale du SuperTrieur. De plus, Mme Payer a mentionné qu’un agent de brevets ou un avocat spécialisé en propriété intellectuelle (PI) pourrait conseiller Jean quant au type de protection qui lui conviendrait le mieux. L’agent ou l’avocat pourrait notamment l’aider à déterminer si un brevet est nécessaire et dans quels pays l’invention devrait être brevetée en fonction, entre autres, du budget de Jean et de la méthode de commercialisation choisie. Le Bureau pourrait également contribuer à établir des liens avec des entreprises intéressées (locales ou étrangères), EcoCrusher Ltée. étant un candidat évident. En échange de sa collaboration, le collège recevrait une partie des profits provenant de la commercialisation du SuperTrieur. Généralement, on concède des licences à des entreprises relativement à l’invention afin d’obtenir une valeur d’échange, comme un pourcentage des redevances ou une action participative. Une licence constitue une permission d’exploiter une invention.

À la fin de leur réunion, Mme Payer a averti Jean de ne pas parler ouvertement de son invention et surtout de ne montrer son prototype et ses dessins à personne pour le moment. Jean était un peu surpris, mais lui a promis de suivre ses conseils, bien que son père et son petit frère aient déjà vu le prototype pendant qu’il y travaillait et que son oncle François l’ait aidé à adapter le SuperTrieur à l’EcoCrusher.

1 Remarque : Les services offerts par les collèges canadiens en ce qui a trait à la technologie et à l’entrepreneuriat peuvent varier d’un établissement à l’autre. Ces services entraînent aussi généralement certains coûts. Vous devriez vous informer des services offerts par votre institution ainsi que de sa politique sur la PI.

Étude de cas 6

Lorsqu’il a quitté le bureau, Jean avait l’impression que sa vie venait de prendre un nouveau tournant. Il devait réfléchir à beaucoup de choses et il avait bien des raisons d’être enthousiaste. Il attendait impatiemment sa prochaine rencontre avec Mme Payer et se réjouissait à l’idée de pouvoir éventuellement travailler avec une équipe d’étudiants et d’enseignants du collège pour développer le SuperTrieur.

ACTIVITÉ DE DISCUSSION À FAIRE AVANT L’ÉTUDE DE CAS

Faites des recherches sur les services offerts par votre institution en ce qui a trait à la technologie et à l’entrepreneuriat avant la discussion. Quels sont les coûts liés à ces services? Comment peut-on s’en informer? Vous devriez également vous familiariser avec la politique sur la PI de votre institution.

Questions de discussion

Sur le brevetage et la protection des secrets commerciaux

1. L’invention de Jean, soit le SuperTrieur, peut-elle être protégée en tant que secret commercial et quels sont les coûts et les avantages relatifs à cette option?

2. Pourquoi Mme Payer a-t-elle averti Jean de ne parler de son invention à personne?

3. Le SuperTrieur est-il brevetable — satisfait-il aux critères de la nouveauté, de l’utilité et de l’ingéniosité? Un prototype est-il suffisant pour l’obtention d’un brevet?

4. Dans quels pays Jean devrait-il obtenir un brevet et sur quels critères devrait-il fonder sa décision?

5. Existe-t-il un processus permettant à Jean de demander des brevets dans plusieurs pays ou doit-il présenter une demande distincte dans chaque pays?

6. Lorsque Jean discute de son invention avec Mme Payer ou d’autres personnes, que devrait-il faire pour protéger ses intérêts commerciaux et en matière de PI?

Sur la protection des marques de commerce

1. Jean devrait-il obtenir une protection de marque de commerce pour le nom SuperTrieur? Dans l’affirmative, quels sont les coûts et les avantages associés à l’enregistrement d’une marque?

2. Comment Jean peut-il déposer sa demande de marque de commerce et à quel endroit?

Lorsqu’il a quitté le bureau, Jean avait l’impression que sa vie venait de prendre un nouveau tournant. Il devait réfléchir à beaucoup de choses et il avait bien des raisons d’être enthousiaste.

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Sur la commercialisation du SuperTrieur

1. D’après les faits présentés, quelles sont les principales options de commercialisation qui s’offrent à Jean?

Par exemple : a. Jean devrait-il se lancer en affaires en fabriquant et en vendant des SuperTrieurs? b. Jean devrait-il concéder des licences d’exploitation de son invention et, dans l’affirmative, à qui devrait-il les concéder? c. Est-ce que d’autres options s’offrent à Jean?

2. Comment Jean devrait-il s’y prendre pour choisir l’une de ces options de commercialisation?

LIGNES DIRECTRICES POUR SE PRÉPARER À LA DISCUSSION

L’objectif de cette étude de cas est de répondre aux questions posées et, ce faisant, d’en apprendre davantage sur les brevets et la gestion de la PI. Tous les participants devront prendre part à la discussion et effectuer des recherches additionnelles sur les sujets et les points soulevés avant d’assister à l’atelier.

Pour vous familiariser avec la PI, veuillez consulter la présentation Introduction à la propriété intellectuelle à www.opic.ic.gc.ca/intropi ainsi que les modules 02, 03, 04, 06 et 07 d’IP PANORAMAtm 2 à www.ippanorama.com. Vous pouver aussi consulter le document Questions et réponses sur la PI et la commercialisation (Appendice A) .

Dans une étude de cas, il importe de cerner les différents éléments soulevés. Y a-t-il d’autres questions qu’il faudrait poser ou des renseignements qu’il faudrait obtenir avant de pouvoir proposer des réponses?

Une fois que vous aurez cerné les éléments pertinents, recueillez l’information dont vous aurez besoin. Par exemple, pour répondre à la question sur la brevetabilité de l’invention, vous devrez déterminer si elle répond aux critères de la nouveauté, de l’utilité et de l’ingéniosité. Il faudra également examiner soigneusement si la protection conférée par un brevet constitue la meilleure option pour Jean. Le document Estimation des coûts relatifs à la protection de la PI (Appendice B) pourrait aussi vous être utile dans votre prise de décision.

Vous pouvez consulter la politique de votre propre institution sur la PI pour comprendre certains des enjeux et le rôle du Bureau de la recherche appliquée (ou d’un équivalent), plus particulièrement dans le cas de la participation d’étudiants à des projets de recherche. Finalement, dans un cas comme celui-ci, vous devez déterminer quelle est la meilleure voie à suivre et expliquer pourquoi. Soyez prêts à défendre vos choix en citant des faits et des renseignements pertinents.

2 IP PANORAMAtm est une série de modules d’apprentissage en ligne sur la propriété intellectuelle qui a été élaborée conjointement par l’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), l’Association coréenne de promotion des inventions (KIPA) et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Étude de cas 8

SITES WEB UTILES

La vidéo de Jean Laflèche• www.opic.ic.gc.ca/jean

Propriété intellectuelle

Office de la propriété intellectuelle du Canada• www.opic.ic.gc.caUnited States Patent and Trademark Office• www.uspto.gov (en anglais seulement)Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle• www.wipo.int/portal/index.html.frOffice européen des brevets et sa base de données• www.epo.org/searching_fr

Transfert de la technologie et commercialisation

Association of University Technology Managers• www.autm.org (en anglais seulement)The Intellectual Property Handbook• www.iphandbook.org

Questions et réponses sur la PI et la commercialisation 1

appendice a

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA PI ET LA COMMERCIALISATION

1. Qu’est-ce que la propriété intellectuelle?

Selon l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), le terme propriété intellectuelle (PI) désigne « les créations de l’esprit, à savoir : les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, les symboles, les noms, les images et les dessins utilisés dans le commerce ». Par exemple, un livre est un objet concret qui peut être acheté ou vendu. Cependant, le contenu du livre peut être protégé par un droit d’auteur qui limite la capacité du propriétaire du livre à en produire des exemplaires et à les distribuer. Il en est de même pour les brevets. Ainsi, vous pouvez acheter ou vendre une voiture, mais vous ne pouvez pas en fabriquer une identique en raison des brevets et des autres droits de PI qui la protègent.

Les droits de PI sont considérés comme des droits négatifs puisqu’ils donnent au détenteur le droit d’EMPÊCHER les autres d’utiliser la PI d’une manière qui impliquerait la contrefaçon.

2. Quels sont les types de PI les plus courants?

Les types de PI les plus courants sont les brevets, les secrets commerciaux, les marques de commerce, les dessins industriels et les droits d’auteur. Chacun protège un type différent de bien intellectuel.

• Les brevets protègent, durant une période de 20 ans, des inventions qui sont nouvelles, utiles et non évidentes, ce qui signifie qu’elles nécessitent une certaine ingéniosité. Ils donnent à l’inventeur le droit d’empêcher les autres de fabriquer, de vendre ou de distribuer son invention. Par exemple, une combinaison de brevets protège tous les produits pharmaceutiques. C’est pourquoi les médicaments génériques sont mis sur le marché après l’expiration des brevets protégeant les médicaments de marque.

• Les secrets commerciaux protègent des renseignements que les entreprises ou les gens gardent secrets afin d’avoir un avantage par rapport à leurs concurrents.

• L’exemple le plus connu de secret commercial est la recette du Coca-Cola. Les listes de clients en sont un autre exemple. Ce type de protection est facile à perdre puisqu’il est souvent difficile de garder un secret.

• Les marques de commerce protègent des mots, des symboles ou des dessins (ou une combinaison de ces éléments) servant à distinguer les produits ou les services d’une personne ou d’une entreprise de ceux d’une autre.

• Les dessins industriels protègent la forme, la configuration, le motif ou les éléments décoratifs appliqués à un article manufacturé. Par exemple, un dessin industriel peut protéger la forme d’une chaise ou les éléments décoratifs sur les manches d’ustensiles. L’article peut avoir été fabriqué à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une machine.


• Les droits d’auteur protègent des œuvres originales littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales concrétisées (fixées). Par exemple, ils protègent les livres, la musique, les chansons, les sculptures, les peintures, les photographies, les films, les pièces de théâtre, les émissions de télévision et de radio ainsi que les programmes informatiques. Les droits d’auteur ne s’appliquent pas aux thèmes, aux idées, aux données, à la plupart des titres, aux noms et aux courtes combinaisons de mots sans contenu concret.

D’autres types moins communs de PI s’appliquent aux obtentions végétales pour les nouvelles variétés de plantes et aux topographies de circuits intégrés pour la configuration tridimensionnelle des circuits électroniques utilisés dans les microplaquettes et les puces à semi-conducteurs.

3. Est-ce que plusieurs types de PI peuvent s’appliquer à un seul bien?

Oui. Il arrive souvent que l’on utilise une combinaison de différents types de PI afin de protéger un seul bien. Par exemple, dans l’étude de cas en question, Jean pourrait demander un brevet visant le SuperTrieur, il pourrait faire enregistrer un droit d’auteur relativement au mode d’emploi de l’appareil et il pourrait faire enregistrer le nom, SuperTrieur, en tant que marque de commerce.

4. Où peut-on obtenir une protection de la PI au Canada?

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) (www.opic.ic.gc.ca) est responsable de la plupart des types de PI au Canada. L’OPIC administre le régime des brevets, les marques de commerce, les dessins industriels et les topographies de circuits intégrés.

L’Office s’occupe également de l’enregistrement des droits d’auteur. Mentionnons que le droit d’auteur existe automatiquement dès qu’une œuvre est concrétisée ou fixée. Il n’est pas nécessaire de le faire enregistrer. Toutefois, l’enregistrement des droits relatifs à des œuvres importantes donne à l’auteur certains avantages pratiques en cas de contrefaçon.

5. Comment peut-on protéger un secret commercial?

Les secrets commerciaux sont habituellement protégés par des ententes de non-divulgation ou de confidentialité. Ces ententes sont des contrats ayant force exécutoire, ce qui signifie qu’une personne ou une entreprise peut être poursuivie pour rupture de contrat si le secret est divulgué. Bien qu’une telle poursuite permette de réparer certains dommages, il n’y a plus de protection du secret commercial lorsque ce dernier est dévoilé.

6. Les marques de commerce doivent-elles être enregistrées?

Les marques de commerce ne doivent pas nécessairement être enregistrées et peuvent être comme telles avec le symbole MC. Cependant, l’enregistrement d’une marque de commerce donne à son propriétaire une protection accrue en vertu des lois nationales sur les marques de commerce (la Loi sur les marques de commerce au Canada). Le symbole d’une marque de commerce enregistrée est le ®. Une marque de commerce doit être enregistrée séparément dans chaque pays où le propriétaire veut obtenir une protection.


7. Qu’est-ce qu’une licence?

Une licence est un type de contrat. La personne ou l’entreprise qui accorde la licence est le concédant et la personne ou l’entreprise qui obtient la licence est le licencié.

Une licence constitue l’octroi à une partie de l’autorisation d’accéder à la propriété physique d’une autre, c’est-à-dire que le concédant convient de ne pas tenir le licencié responsable d’intrusion illégale. Lorsqu’il est question de PI, une licence est une promesse de ne pas poursuivre une partie pour des actions qui impliqueraient la contrefaçon de la PI.

Les licences peuvent diviser les droits de PI, notamment les droits accordés par un brevet pour la fabrication, la vente et l’utilisation. Lorsque l’on accorde des licences, on tient habituellement compte de questions comme le type d’utilisation (aussi appelé le domaine d’emploi) et l’endroit où cette utilisation aura lieu (portée géographique ou territoire), et on détermine une limite de temps pour l’utilisation. Ainsi, on peut accorder des licences de PI visant une même invention à l’entreprise A pour la fabrication aux États-Unis durant deux ans, à l’entreprise B pour la distribution aux États-Unis durant deux ans et à l’entreprise C pour la fabrication et la distribution en Europe durant cinq ans.

Dans le cas d’une invention entièrement nouvelle, on pourra également tenir compte des diverses étapes de la mise en œuvre d’un produit qui pourra être vendu sur le marché. On accorde une licence d’utilisation pour obtenir une valeur d’échange, soit un paiement immédiat, soit des paiements versés à l’atteinte d’étapes déterminées ou encore un pourcentage des profits qui seront réalisés (redevances). En règle générale, les licences prévoient aussi comment ou dans quelles circonstances l’entente prendra fin ou comment et en quel endroit les différends seront réglés. Dans des situations commerciales, les licences peuvent être longues et compliquées.

8. Existe-t-il différents types de licences?

Il existe trois types de licences : exclusives, uniques et non exclusives.

L’octroi d’une licence exclusive ne signifie pas qu’une seule licence sera concédée, mais que le concédant convient de ne pas octroyer d’autres licences qui accordent les mêmes droits dans le domaine ou le champ d’application visé par la licence exclusive. Par exemple, si une licence exclusive a été octroyée à l’entreprise A pour la fabrication d’un produit aux États-Unis durant deux ans, la même licence ne peut pas être octroyée à l’entreprise B. Toutefois, l’entreprise C pourrait toujours obtenir une licence exclusive pour la fabrication du produit en Europe durant cinq ans.

Une licence unique accorde certains droits à une personne ou à une entreprise, mais le titulaire du brevet conserve lui aussi les mêmes droits. Cela signifie que le concédant de licence et le licencié peuvent être en concurrence sur le même marché.

Dans le cas d’une licence non exclusive, des licences multiples peuvent être octroyées à plusieurs personnes ou entreprises en même temps relativement aux mêmes droits de PI.


9. Existe-t-il d’autres moyens de transférer les droits de PI?

Une licence a pour effet de diviser les droits de PI entre le concédant et un certain nombre de licenciés, mais une cession transfère essentiellement les droits de PI et l’autorité du propriétaire original (l’inventeur dans le cas d’un brevet) à une autre personne ou entreprise.

La personne ou l’entreprise qui accorde la cession est le cédant et la personne ou l’entreprise qui reçoit la cession est le cessionnaire.

Selon la Loi sur les brevets du Canada, seuls un inventeur et son représentant légal (souvent le cessionnaire) peuvent présenter une demande de brevet. Toutefois, la cession doit être enregistrée auprès du Bureau des brevets.

Par exemple, dans certaines universités, les contrats d’emploi et les politiques sur la PI prévoient que l’université est propriétaire de toute la PI développée dans ses locaux. Ainsi, l’inventeur peut être un professeur, mais ses droits doivent être cédés à l’université qui devient le titulaire véritable du brevet. La cession est effectuée en échange d’un paiement qui prend habituellement la forme de redevances.

Estimation des coûts relatifs à la protection de la PI 1

appendice B

ESTIMATION DES COÛTS RELATIFS À LA PROTECTION DE LA PI

BReVeTS

Note : Les coûts décrits ci-dessous sont des approximations seulement. Les frais juridiques varient selon le taux horaire de l’avocat, qui diffère selon le cabinet et la province. Les taxes applicables, comme la TPS, ne sont pas incluses dans les estimations. Les coûts relatifs à la préparation d’une demande de brevet dépendent de la complexité de l’invention, du nombre de revendications et des pays où une protection est demandée (n’oubliez pas qu’il faut demander un brevet dans chaque pays où l’on souhaite obtenir une protection). La préparation d’une demande de brevet nécessite une contribution considérable de l’inventeur, qui doit rencontrer son agent de brevets ou son avocat spécialisé en PI.

Le coût total varie entre 10 000 et 15 000 dollars canadiens pour la préparation d’une demande de brevet simple, la poursuite des recherches dans les antériorités et le dépôt de la demande dans un pays, comme le Canada ou les États-Unis. Le coût pour déposer la même demande au Canada et aux États-Unis est d’environ 15 000 à 20 000 dollars canadiens. Le coût total au Canada et aux États-Unis pour une demande visant une invention moyennement complexe peut varier de 15 000 à 27 000 dollars et de 21 000 à 33 000 dollars s’il s’agit d’une invention relevant de la haute technologie. Notez que vous aurez probablement à payer des honoraires fixes (une portion des coûts totaux versée d’avance) au cabinet d’avocat spécialisé en PI avec lequel vous faites affaire.

La rédaction et le dépôt d’une demande de brevet complémentaire américaine coûtent environ 5 000 dollars.

Le dépôt d’une demande présentée aux termes du Traité de coopération en matière de brevets coûte considérablement plus cher sur tous les points — les taxes de dépôt, les frais juridiques, les taxes périodiques, le coût de la traduction, etc. Après le dépôt, les coûts peuvent facilement dépasser 10 000 dollars par pays, de l’entrée dans la phase nationale à l’octroi de brevets nationaux pour lesquels il faut payer des taxes périodiques tout au long de leur durée.

a. Recherches dans les antériorités relatives à un brevet : Recherches menées par une entreprise professionnelle de recherche dans le domaine des brevets, souvent au Canada ou aux États-Unis (de 800 à 1 600 dollars), suivies de l’obtention d’un avis juridique sur la brevetabilité (de 500 à 1 500 dollars).

b. Préparation d’une demande de brevet : Les coûts dépendent du temps nécessaire à l’examen des documents décrivant l’invention fournis par l’inventeur et à la rédaction de la demande (y compris les revendications). Les dessins officiels coûtent environ 80 dollars par page.


c. Dépôt d’une demande de brevet : Les frais de service pour qu’un agent dépose une demande de brevet varient entre 500 et 1 000 dollars par pays. Notez que les cessions doivent être enregistrées et nécessitent le paiement de taxes additionnelles. Les bureaux de brevets nationaux exigent également des frais. Au Canada, la taxe de dépôt de l’OPIC est de 400 dollars pour une grande entité et de 200 dollars pour les inventeurs indépendants, les universités et les petites entreprises (moins de 50 employés).

d. Examen d’une demande : Avant d’examiner une demande de brevet, plusieurs bureaux de brevets nationaux exigent que le demandeur présente une requête d’examen officielle. Au Canada, la taxe de requête d’examen est de 800 dollars pour les grandes entités et de 400 dollars pour les inventeurs indépendants, les universités et les petites entreprises (moins de 50 employés). La demande de brevet entre alors dans la phase d’examen, et l’examinateur de brevets prépare un « rapport de l’examinateur » ou un « rapport du bureau » dans lequel il énumère toute objection et cite tout brevet antérieur pertinent. Le coût du traitement d’une demande de brevet varie selon la façon dont les revendications ont été rédigées (de façon ciblée ou plus vaste). Ce coût peut être très élevé et peut même dépasser le coût de la préparation et du dépôt de la demande. Cela s’explique par le fait qu’il faut répondre aux préoccupations de l’examinateur de brevets pour que le brevet soit octroyé et qu’il est possible que l’on doive modifier la demande considérablement, tout dépendant de la portée des revendications, qui doit parfois être réduite. Le traitement d’une demande visant une invention simple dans chaque bureau de brevets national coûtera probablement entre 2 000 et 5 000 dollars ou plus en frais juridiques.

e. Octroi d’un brevet : La taxe gouvernementale applicable à l’obtention d’un brevet au Canada est de 300 dollars pour les grandes entités et de 150 dollars pour les inventeurs indépendants, les universités et les petites entreprises (moins de 50 employés).

f. Maintien en état d’une demande ou d’un brevet : La plupart des pays exigent le paiement d’une taxe périodique pour le maintien en état d’une demande ou d’un brevet (annuellement ou à des moments déterminés pendant la durée du brevet [États-Unis]). Les frais varient selon le pays. De plus, les agents de brevets et les avocats spécialisés en PI exigent des frais pour des services de maintien en état de brevets. Les coûts annuels par pays varient entre 500 et 1 000 dollars.

Tâche (États-Unis et Canada)

Temps de rédaction Frais juridiques approximatifs

Invention simple De 10 à 20 heures De 3 000 à 6 000 dollars et plus

Invention moyennement complexe

De 20 à 40 heures De 6 000 à 12 000 dollars et plus

Invention relevant de la haute technologie (c.-à-d.

technologie de l’information/ biotechnologie)

De 40 à 60 heures et plus De 12 000 à 18 000 dollars et plus


Liens vers les listes de frais des bureaux nationaux

Tarif des taxes relatives aux brevets de l’OPIC• www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00142 Taxes relatives aux brevets de l’USPTO 4• www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee100512.htm

MaRQUeS De cOMMeRce

Les marques de commerce ne doivent pas nécessairement être enregistrées et peuvent être utilisées comme telles avec le symbole MC. Cependant, l’enregistrement d’une marque de commerce ® donne à son propriétaire une protection accrue en vertu des lois nationales sur les marques de commerce (la Loi sur les marques de commerce au Canada). Aussi, une marque de commerce doit être enregistrée séparément dans chaque pays où l’on veut obtenir une protection. Le dépôt d’une demande d’enregistrement internationale se fait auprès d’un bureau des marques de commerce national et donne lieu à des coûts et des droits supplémentaires lorsqu’on a recours aux services d’un agent de marques de commerce ou d’un avocat.1

L’enregistrement d’une marque de commerce peut prendre de 12 à 18 mois à compter de la date du dépôt de la demande et coûte entre 1 500 et 2 000 dollars. La poursuite d’une recherche exhaustive sur la disponibilité de la marque de commerce et l’établissement d’un rapport sur l’enregistrabilité de la marque au Canada signifie un montant additionnel d’environ 1 200 à 1 900 dollars.

Voici les étapes de l’enregistrement d’une marque de commerce :

a. Recherche sur la disponibilité de la marque de commerce par un recherchiste spécialiste avant que le requérant ne prépare une demande d’enregistrement afin d’évaluer l’enregistrabilité de la marque. Le coût d’une telle recherche est d’environ 500 dollars et les frais juridiques relatifs à l’examen des résultats de la recherche et à la préparation d’un rapport sont d’environ 700 à 1 400 dollars. Une recherche exhaustive sur la disponibilité au Canada et aux États-Unis coûte approximativement 1 200 dollars;

b. La préparation d’une demande d’enregistrement de la marque de commerce par un agent de marques de commerce ou un avocat (environ 600 dollars);

c. Le dépôt de la demande d’enregistrement auprès d’un bureau des marques de commerce national (de 250 à 300 dollars);

d. La réponse aux préoccupations de l’examinateur de marques de commerce (de 100 à 500 dollars, selon le taux horaire de l’avocat);

e. L’annonce de la demande d’enregistrement acceptée dans le Journal des marques de commerce;

f. Le règlement de toute opposition d’une tierce partie à la marque de commerce enregistrée dans les deux mois suivant l’annonce. Le coût dépendra encore du nombre d’heures et du taux horaire de l’avocat;

g. Si aucune opposition n’est déposée, paiement des droits d’enregistrement officiel (droit d’enregistrement de 200 dollars plus frais juridiques d’environ 350 dollars);

1 Veuillez prendre note que certains individus choisissent de déposer leur demande d’enregistrement de marque de commerce eux-mêmes. Vous trouverez toute l’information nécessaire concernant le dépôt d’une demande en ligne dans le site Web de l’OPIC.


h. Renouvellement de l’enregistrement de la marque de commerce après 15 ans en défrayant la somme de 400 dollars au Canada.

Liens vers les listes de frais des bureaux nationaux

Tarif des droits relatifs aux marques de commerce de l’OPIC• www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr02003Droits relatifs aux marques de commerce de l’USPTO • www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee100512.htm• www.bpmlegal.com/ptofeepat

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