m32. 특허출원 및 심사제도

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M32. 특특특특 특 특특특특 카카카카 카카카카 No. 카카카카카 카카카 카카카카 카카카 카카 (C3) M31 카카카카 카카 카카 M32 카카카카 카 카카카카 카카 카카 M33 카카카카카카 카카 카카 M34 카카카카카카 카카 카카 M35 BM 카 카카카카카 카카 카카 카카 M36 카카카카카카카카 카카 카카 M37 카카카카 카카 카카 3. 특특특 특특

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3. 특허 의 창출. M32. 특허출원 및 심사제도. 1. 무엇을 어떻게 특허출원할 것인가 ?. 특허침해탐지용이여부에 따라 제품 → 장치 → 공정 순 중요 공정의 경우 노하우인지 여부를 확인 대기업의 경우 , 방법발명은 know-how 유출 우려 및 침해적발난이로 인해 꺼려함 ( 기술이전을 고려한 특허출원필요 ) REVERSE ENG 이 가능한 제품인가 ? 장치의 경우 외주업체와의 관계상 필요. 1. 제품. 【 청구항 1】 반죽한 메밀을 제공하는 단계 , - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: M32.  특허출원 및 심사제도

M32. 특허출원 및 심사제도

카테고리 교육모듈 No. 교육모듈명 난이도 교육방법

특허의

창출

(C3)

M31 특허요건 초급 이론

M32 특허출원 및 심사제도 초급 이론

M33 직무발명제도 중급 이론

M34 해외특허제도 중급 이론

M35 BM 및 소프트웨어 특허 고급 이론

M36 의약관련특허제도 고급 이론

M37 화학발명 고급 이론

3. 특허의 창출

Page 2: M32.  특허출원 및 심사제도

1. 무엇을 어떻게 특허출원할 것인가 ?

제품

장치 공정

특허침해탐지용이여부에 따라제품 → 장치 → 공정 순 중요공정의 경우 노하우인지 여부를 확인 대기업의 경우 , 방법발명은 know-how 유출 우려 및 침해적발난이로 인해 꺼려함 ( 기술이전을 고려한 특허출원필요 )

REVERSE ENG 이 가능한 제품인가 ?

장치의 경우 외주업체와의 관계상 필요

1

2 3【청구항 1 】반죽한 메밀을 제공하는 단계 ,

상기 반죽한 메밀로부터 국수를 뽑는 단계 , 및상기 뽑은 국수를 돌리면서 안착시키는 단계를 포함하는 냉면 제조 방법 .

Page 3: M32.  특허출원 및 심사제도

특허획득시 침해적발 및 권리행사 可 ?

특허출원

KNOW-HOW

비밀상태 영구유지 可 ?

기술공개시 피해 우려 ?

경쟁사에서 동일 기술개발 및 모방 可 ?

특허마케팅 필요 ?

YES

NO

NO

YES

NO

YES

YES

NO

YES

NO

단 , KNOW-HOW 로 보호시 날짜가 기재된 연구노트 등의 내부자료필요 ( ∵ 선사용권 확보 )

2. 특허출원이 과연 필요한가 ?

Page 4: M32.  특허출원 및 심사제도

결정요소

국가

시장

현존시장 및 잠재적 시장도 고려

미국 , 중국 등 대형소비시장 고려

제조자 대만 또는 일본 등에 존재하는 경쟁사 견제를 위해 출원

권리

권리의 유효성 특허성 판단의 국가별 차이

권리구제의 실효성 해당국에서의 지적재산권 보호 정도

시장 및 제조자 등 종합적인 고려 필요한국에 외국기업의 출원이 많은 이유는 시장보다도 삼성전자 , LG 전자 등의 대기업을 견제하기 위한 전략의 일종임

3. 어느 국가에 특허출원할 것인가 ?

Page 5: M32.  특허출원 및 심사제도

결정요소

시간

상품의 라이프 싸이클

특허등록까지의 시간

비용

특허획득비용

특허획득에 따른 경제적이익

시간 및 비용 등 종합적인 고려 필요PCT 출원의 경우 , 등록까지의 시간은 오래 걸릴 수 있지만 초기비용을 절약할 수 있음

4. 언제 특허출원할 것인가 ?

Page 6: M32.  특허출원 및 심사제도

실체심사방식심사

심사청구대상에 한함

특허출원 제 3 자에게 기술 정보 제공 → 공개제도 , 산업발전에 이바지 동일유사문헌에 대한 선행자료 → 경쟁자의 특허획득견제 마케팅 수단방어중심

특허등록 독점배타적인 권리확보로 경쟁자 견제 라이센싱을 통한 수익 창출 마케팅 수단공격중심

※ 특허출원시 출원인이 모든 권 리 를 가 지며 , 발명자 는 발 명 자 게 재 권 등 명 예 를 가짐

5. 특허출원과 특허등록

Page 7: M32.  특허출원 및 심사제도

선행문헌을 검색하여 동일출원에 따른 비용발생방지→ 일부 산학협력단 및 기업에서 해외출원여부평가를 위한 선행기술조사 실시선행문헌을 검색하여 특정기술분야 트렌드 파악

→ PATENT MAP 으로 발전 可출원대상발명과 유사한 선행문헌을 검색하여 출원대상발명의 진보성을 높일 수 있는 방안 마련

일본의 경우 사전특허 정보조사를 상당히 중요시한국 대기업의 S 급 및 A 급 출원의 경우 , 선행특허조사를 통하여 특허성 예비 파악

A 발명 A’ 발명

선행문헌 공개 출원예정발명

A’+α 발명진보성 ↑진보성 차이 無

6. 선행기술조사

Page 8: M32.  특허출원 및 심사제도

발명

심사통과 ○

심사통과 ×

심판

등록결정

등록료 납부

설정등록

특허권 발생

권리소멸

출원일로부터 20 년

1 년 5 년

출원

국내우선권주장 · 해외출원可

심사청구 可

1 년 6 개월출원공개

실체심사

심사청구 대상에 한해

보정 可 최초거절이유통지

거절결정( 재심사청구 )

7. 특허출원절차

Page 9: M32.  특허출원 및 심사제도

기술발전방향

특허출원방향

원천기술의 한계

대부분의 원천기술은 바로 상용화 불가능특허는 출원후 20 년 경과시 소멸되므로 원천기술임에도 불구하고 효용성이 낮을 수 있음미래수요를 예측하여 개량출원을 통한 원천특허 유지필요 (EVERGREEN 전략 )

원천기술의 한계극복

8. 특허출원의 업데이트

Page 10: M32.  특허출원 및 심사제도

하늘이 무너져도 솟아날 구멍은 있다 !

기본원칙 - 공표하기 전에 먼저 특허출원반드시 출원 내용과 동일한 내용으로 공표시 출원담당 특허사무소의 담당변리사에게 알려줄 것 → 심사관이 추후 공표 내용으로 거절시 대책이 없음한국에서는 신규성 상실시 신규성 상실일로부터 1 년 이내에 신규성의제주장출원으로 특허등록가능 ( 단 , 모든 신규성 상실 사유에 대해 신규성의제 증명서류 제출 필요 )

간행물에 게재된 발명의 경우 , 한국 , 일본 , 대만 , 러시아 , 미국 등을 제외한 나머지 국가에서는 신규성의제가 인정되지 않아 특허등록이 불가능간행물에 공표하기 전에 출원할 시간이 없는 경우 우선 발명 내용을 한국에 가출원 ( 특허청구범위 불포함 ] 하거나 미국에 가출원 (provisional application) 하고 추후 이에 대한 우선권을 주장하여 타국에 출원 可미국 가출원은 한글 원본으로도 가능하나 발명이 이해할 수 있을 정도로 기재되어야 함

9. 신규성 상실시의 출원방안

Page 11: M32.  특허출원 및 심사제도

1 년이내

선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 하여 1 년 이내에 우선권을 주장하여 출원 가능 ( 특허법 제 55 조 )

단 , 선출원이 국내우선권주장출원시에 포기 · 무효 · 취하 · 각하되거나 특허여부의 결정 또는 심결이 확정된 경우는 제외국내우선권주장출원시 출원번호가 새로 부여되며 선출원은 취하간주됨유의점 – 특허청구범위에 기재된 내용이 선출원시 기재된 내용인지 후출원시 기재된 내용인지에 따라 심사기준일이 달라짐CLAIM A, B 는 2013.08.20 을 출원일로 간주하여 심사가 진행되나 , CLAIM C 는 2014.03.20 을 출원일로 간주하여 심사 진행

선출원

2013.08.20

CLAIM A, CLAIM B 기재

국내우선권주장출원 ( 후출원 )

2014.03.20

CLAIM 으로 C 를 추가 ( 신규사항 )

10. 국내우선권주장제도

Page 12: M32.  특허출원 및 심사제도

1 년이내

주요 대기업에서 개발할 가능성이 높아서 빨리 출원할 필요성 高

광촉매의 소재로서 TiO2 를 사용한다는 내용을 기재한 명세서를 작성하여 출원

TiO2 를 사 용 하 여 광촉매 소 재 의 결 정 구 조 를 추 가 한 내 용 을 국내우선권주장출원시 기본개념은 선출원의 출 원 일 을 기 준 으 로 심 사 하 고 구 체 화 한 추가내용은 후출원일을 기준으로 심사

광촉매의 성 능 을 향 상 시 키 는 방 법 으 로 서 광촉매에 TiO2 소재를 사용하는 아이디어가 떠올랐으나 구체적인 결정구조 제어방법은 미확정

선출원

광촉매용 TiO2 소재

TiO2 소재의 결정구조를 구체화

국내우선권주장 출원

11. 국내우선권주장제도의 이용예

Page 13: M32.  특허출원 및 심사제도

문서화

발명

추상적

【명세서】【발명의 명칭】【기술분야】【배경기술】【발명의 내용】【해결하려는 과제】【과제의 해결 수단】【발명의 효과】【도면의 간단한 설명】【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】【부호의 설명】【특허청구범위】【요약서】【도면】

구체적

12. 발명의 문서화

Page 14: M32.  특허출원 및 심사제도

특허발명의 보호범위를 정확히 명시하는 역할

권리서 기술문헌

발명의 기술적 내용을 공개하는 역할

특허청구범위 발명의 상세한 설명

명확하고 간결하게 기재 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재

이 법은 발명을 보호 · 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지 함을 목적으로 한다

특허법 제 1 조

명세서

13. 명세서의 역할

Page 15: M32.  특허출원 및 심사제도

명세서 작성

전자문서작성기(K-editor)

출원서 등 서식 작성

서식작성기(KEAPS)

온라인 제출서식작성기(KEAPS)

또는특허청 홈페이지

제출결과조회서식작성기(KEAPS)

또는특허청 홈페이지

중간서류 등 서식작성

첨부문서 입력기

수수료 납부

인터넷 뱅킹

특허청의 참고

14. 전자출원제도

Page 16: M32.  특허출원 및 심사제도

최종거절이유통지

심사청구

중간사건

심사

의견서 및 보정서

거절결정

등록결정의견서 및 보정서

재심사청구

새 로운 거 절 이 유 가 발견되면 다시 거절

보정에 의해 거절이유 발생시

거절이유 해소

약 10-12 개월

지정기간 2 개월 1 개월 이상 단위로 기간연장가능

( 단 , 4 개월부터는 제한 )

30 일 이내에 청구 가능하며 연장 가능

If 거절이유 미극복시

거절결정불복심판

15. 중간사건 처리절차

Page 17: M32.  특허출원 및 심사제도

VS

거절후 등록된 청구항 거절없이 등록된 청구항

등록후에는 명세서 정정이 어려우므로 , 인용되지 않았던 선행문헌에 의해 무효심판이 제기되는 경우 대처가 어려울 수 있음

야생화 온실속의 화초

출원중 심사시 관련선행기술에 의해 거절되는 것이 바람직

출원

중간사건 ( 거절 )

특허청구범위 등 보정

등록

16. 심사시 거절되면 안 좋은가 ?

Page 18: M32.  특허출원 및 심사제도

의견서 및 보정서 모두 심사관이 지정한 기간내에 제출해야 한다 ?

명세서 보정범위 ( 특허법 제 47 조 )

NO

최초 거절이유 통지시

특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내

최후 거절이유 통지시 or 재심사청구시

청구항을 한정 /삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축시잘못된 기재를 정정하는 경우분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 전술한 내용에 한해서 보정하는 경우

17. 보정가능범위

Page 19: M32.  특허출원 및 심사제도

특허요건

특허법 제 29 조제 1 항

특허법 제 36 조

특허법 제 29 조제 3 항

기재불비 특허법 제 42 조 발명의 상세한 설명 특허청구범위

기술적 사상의 동일성

기술적 사상의 자명성

거절이유 빈도수 : 진보성 > 기재불비 > 신규성 > 확대된 선원주의 > 선원주의

2

확대된 선원주의

선원주의

진보성

신규성3

1

5

4

특허법 제 29 조제 2 항

18. 거절이유 빈도수

Page 20: M32.  특허출원 및 심사제도

1. 기재불비발명의 상세한 설명에 대한 기재불비- 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않은 경우 청구범위에 대한 기재불비- 발명의 상세한 설명에 뒷받침되지 않는 경우- 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 경우- 청구항 기재방식에 위배되는 경우

2. 진보성

3. 신규성

출원전에 공개된 문헌에 기재된 발명으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 경우

출원전에 공개된 문헌에 기재된 발명과 동일한 경우

19. 일반적인 거절이유

Page 21: M32.  특허출원 및 심사제도

기재불비 지적시

진보성 결여 지적시

최초 출원시의 명세서에 기재된 범위내에서 명세서를 보정 필요불명료 지적 내용은 본원 출원전에 공개된 문헌이나 본원의 선행문헌으로 사용하기에 부적합한 선행문헌을 인용하여 당업자에게 공지된 사항임을 주장 가능청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 하는 경우 청구항의 summary 를 만들어 발명의 상세한 설명에 삽입실험예 기재 여부

인용문헌의 공개일이 최초 출원일보다 빠른지 여부를 확인선행문헌과 본원 청구항을 상호 비교하여 구성상의 차이점 분석( 당업자가 그 차이점을 용이하게 극복할 수 있는지 여부를 판단 )

선행문헌에 개시된 구성요소들을 분해분해된 구성요소와 본원 구성요소들과의 대응관계 분석본원과 선행문헌과의 목적 , 구성 , 효과상의 차이점 추출선행문헌의 범위를 벗어나도록 특허청구범위를 보정한 보정서를 제출의견서에 선행문헌 내용 중 본원발명의 기본개념과 반대되는 내용 등을 주로 기재항상 보정된 청구항에 기재된 내용을 기초로 하여 심사관의 거절이유를 반박

20. 중간사건 대응방안

Page 22: M32.  특허출원 및 심사제도

신규성 결여 지적시

확대된 선원주의 / 선원주의 결여 지적시

인용문헌의 공개일이 최초 출원일보다 빠른지 여부를 확인 선행문헌과 본원 청구항을 상호 비교하여 구성상의 차이점 분석 ( 동일성 여부 판단 )

선행문헌에 개시되지 않은 구성요소를 포함하도록 청구항 재작성 ( 독립항 위주로 )

심사관을 설득할 수 있는 구체적이고 성실한 의견서를 작성해 제출 항상 보정된 청구항에 기재된 내용을 기초로 하여 심사관의 거절이유를 반박

확대된 선원주의 및 선원주의는 동일국내의 출원간에만 적용 ( 외국문헌 인용 불가 )

확대된 선원주의는 출원시의 출원인 / 발명자와 선행문헌의 출원인 / 발명자가 동일인 경우 선행문헌을 인용 불가능하므로 거절이유 대응시 확인 필요확대된 선원주의 – 선행문헌의 명세서의 상세한 설명과 본원의 청구항을 상호 비교 분석 ( 동일성 판단 )

선원주의 - 선행문헌의 청구항과 본원의 청구항을 상호 비교 분석 ( 동일성 판단 )

구성상의 차이점에 기초한 청구항 재작성 및 의견서 제출항상 보정된 청구항에 기재된 내용을 기초로 하여 심사관의 거절이유를 반박

20. 중간사건 대응방안