mag. dr. christian tuscher, ll.m. dr. philipp kinsky herbst vavrovsky kinsky rechtsanwälte gmbh...

Mag. Dr. Christian Tuscher, LL.M.

Dr. Philipp KinskyHerbst Vavrovsky Kinsky Rechtsanwälte GmbH

WIEN Salzburg LINZDr. Karl Lueger-Platz 5, 1010 Wien Mozartplatz 4, 5020 Salzburg Bethlehemstraße 3, 4020 LinzTel: +43.1.904 21 80 -0 Tel: +43.662.84 95 16 -0 Tel: +43.732.90 87 01 -0Fax: +43.1.904 21 80 -210 Fax: +43.662.84 95 16 -25 Fax: +43.732.90 87 01 -210

Erfolgreiche Verwertung vonErfolgreiche Verwertung von

Geistigem Eigentum Geistigem Eigentum als als

Forschungs- und Forschungs- und EntwicklungsergebnisEntwicklungsergebnis

Geistiges Geistiges EigentumEigentum

EinführungEinführung

Geistiges Eigentum

„Geistige Schöpfungen jeglicher Art, einschließlich Erfindungen, Namensrechten, graphischen Darstellungen (Symbolen) sowie (Werke) der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst “*

* Definition der World Intellectual Property Organization (WIPO)

DefinitionDefinition

Geistiges Eigentum

• Industrielles Eigentum Patent, Marke, Industrielles Design, Gebrauchs- und

Geschmacksmuster, Geographische Angaben, Halbleiter etc

• Urheberrecht Literatur- und Tonkunst Bildende Kunst und Filmkunst

KategorienKategorien

Geistiges Eigentum

Arten und RegistrierbarkeitArten und Registrierbarkeit

Patent Schutzzertifikat Gebrauchsmuster Halbleiterschutzrecht Sortenschutzrecht Geheimes (Handels-) Wissen (Know-How) Geschmacksmuster Urheberrechte (ohne verwandte Schutzrechte) Marke

registrierbar registrierbar registrierbar registrierbar registrierbar nicht registrierbar registrierbar nicht registrierbar

registrierbar

Geistiges Eigentum

Registrierbarkeit von IPRegistrierbarkeit von IP

• Industrielles Eigentum

Erfindungen gemäß § 1 Abs. 1 Patentgesetz (PatG) Gebrauchsmuster gemäß § 1 Abs. 1 Gebrauchsmustergesetz

(GMG) Halbleiterschutzrechte (für Topographien) gemäß § 1

Halbleiterschutzgesetz (HlSchG) Markenrechte gemäß §§ 1f Markenschutzgesetz (MSchG)

• Urheberrecht

X Keine Registrierung

IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit

Schutzdauer: 20 Jahre

§ 1 Abs. 1 Patentgesetz (PatG):

1

Patent1

Patent

Für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik werden, sofern sie neu sind (§ 3 leg. cit.), sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind, auf Antrag Patente erteilt



§ 1 Abs. 1 Gebrauchsmustergesetz (GMG):

1

Gebrauchsmuster1

Gebrauchsmuster

Als Gebrauchsmuster werden auf Antrag Erfindungen auf allen Gebieten der Technik geschützt, sofern sie neu sind (§ 3 leg. cit.), auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind.



§ 1 Abs. 1 Halbleiterschutzgesetz (HlSchG):

1

Halbleitererzeugnisse1

Halbleitererzeugnisse

Für dreidimensionale Strukturen von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Topographien) kann auf Antrag Schutz nach diesem Bundesgesetz erworben werden, soweit sie eine Eigenart (§ 2 leg. cit.) aufweisen.



§§ 1f Markenschutzgesetz (MSchG):

1

Markenrecht1

Markenrecht

Marken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Der Erwerb des Markenrechtes erfordert die Eintragung der Marke in das Markenregister.



§ 1 Abs. 1 Urheberrechtsgesetz (UrhG):

§ 1 Abs. 2 UrhG:

1

Urheberrecht1

Urheberrecht

Werke im Sinne dieses Gesetzes sind eigentümliche geistige Schöpfungen auf den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst.

Ein Werk genießt als Ganzes und in seinen Teilen urheberrechtlichen Schutz nach den Vorschriften dieses Gesetzes.



§ 40a Abs. 1 Urheberrechtsgesetz (UrhG):

§ 40a Abs. 2 Urheberrechtsgesetz (UrhG):

1

Urheberrecht1

Urheberrecht

Computerprogramme sind Werke im Sinne dieses Gesetzes, wenn sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind.

In diesem Gesetz umfasst der Ausdruck „Computerprogramm“ alle Ausdrucksformen einschließlich des Maschinencodes sowie das Material zur Entwicklung des Computerprogramms.

IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit1

Beachte!1

Beachte!

Der Schutz von Erfindungen, Gebrauchsmustern, Halbleitererzeugnissen und Markenrechten erfordert eine Anmeldung beim Patentamt! Das Urheberrecht (Computerprogramm) ist als höchstpersönliches Recht mit seiner Schaffung geschützt.

Know-how (technisches, kaufmännisches oder betriebswirtschaftliches Wissen) kann in der Regel nicht geschützt werden. Gegebenenfalls besteht hingegen Schutz nach den einschlägigen gesetzliche Bestimmungen (Zivilrecht, Strafrecht, Wettbewerbsrecht.

Die Vertragsrechtliche Dispositionen über Know-how ist zulässig!

Industrielles Eigentum1

Patent 1

Patent

• Exklusivrecht an einer neuartigen Erfindung (Produkt/Prozess)

Exklusivität: Alleiniges Recht des Erfinders über die Erfindung (wirtschaftlich) zu verfügen

Neuartigkeit: Die Erfindung lässt sich aus dem gegenwärtigen Kenntnisstand nicht ableiten ERFINDUNGSHÖHE!

Patent- Patentfähigkeit basiert auf der gewerblichen Anwendbarkeit Fähigkeit der Erfindung, der Erfindungshöhe (strenger Maßstab) und

dem Gegenstand der Erfindung medizinische Behandlungsmethoden, mathematische Formeln, Software eher nicht patentierbar


Industrielles Eigentum

1

Patent als Wirtschaftsgut & Werttreiber1

Patent als Wirtschaftsgut & Werttreiber

• Wesentlicher Gesellschafts-Asset (Anlagevermögen)

• Grundlage für Unternehmensfinanzierungen

• Erweiterung der Vertriebskanäle (Lizenz / (Ver-)Kauf)

• Stärkung der Markt- und Verhandlungsposition


1

Gebrauchsmuster =1

Gebrauchsmuster =

• Exklusivrecht an einer neuartigen Erfindung

Exklusivität: Alleiniges Recht des Erfinders über das Gebrauchsmuster(wirtschaftlich) zu verfügen

Neuartigkeit: Die Erfindung ist neuartig (6-monatige Schonfrist bezogen auf die Beurteilung der Neuartigkeit!)

Registrierung Registrierung als Gebrauchsmusters setzt gewerbliche Anwendbarkeit der Erfindung voraus, jedoch geringere Anforderung

an die Erfindungshöhe!


Patent Gebrauchsmuster

Prüfung durch das Patentamt Inhaltliche und formale Prüfung Keine inhaltliche Prüfung

Maximale Laufzeit 20 Jahre 10 Jahre

Schutzgegenstände

Technische GegenständeChemische ErzeugnisseVerfahren (u. a. Produktionsverfahren)

Technische GegenständeChemische Erzeugnisse

Schutzausschlüsseu.a. Pflanzensorten, Tierarten

u.a. Verfahren,Pflanzensorten,Tierarten

SchutzvoraussetzungenNeuheitErfinderische TätigkeitGewerbliche Anwendbarkeit

NeuheitErfinderischer SchrittGewerbliche Anwendbarkeit

Schonfrist für die Voraussetzung der Neuheit

keine 6 Monate

Dauer bis zur Eintragung bzw. Erteilung

ca. 2 Jahre oder mehr ca. 2 bis 5 Monate

Kosten (Amtsgebühren) ca. 450+ Euro bis zur Erteilung ca 40 Euro bis zur Eintragung


Patent vs Gebrauchsmuster 1

Patent vs Gebrauchsmuster


Know-how1

Know-how

• Vertrauliche, wesentliche und identifizierbare Kenntnisse und Erfahrungen technischer, kommerzieller, administrativer oder anderer Natur

Vertraulichkeit: Schutzbedürftiges Wissen, welches innerbetrieblich generiert wurde und nicht allgemein bekannt ist

Wesentlichkeit: Für die Produktion von Vertragsprodukten/ Vertriebsgegenständen von Bedeutung Wirtschaftlicher Wert der Information muss gegeben sein

Identifikation Ausreichender Detaillierungsgrad um die „Wesentlichkeit“, „Vertraulichkeit“ sowie die „Wertigkeit“ der zugrundeliegenden Information

rechtfertigen zu können.

Schutzdauer: unbeschränkt


Know-how1

Know-how

• Keine Registrierung von Know-how erforderlich und möglich!

• Know-how trägt erhebliches Geschäftspotential

• Know-how verbrieft kein Exklusivrecht - der individuelle Wertgehalt basiert daher auf innerbetrieblichen Schutzmechanismen (vertragliche Absicherung!) und damit in Zusammenhang stehender Geschäftsstrategien

• Know-how kann Ausgangspunkt für registrierungsfähiges Geistiges Eigentum sein! NDA!


• Unterscheidungskräftiges /-fähiges (unternehmerisches) Kennzeichen zur Identifizierung von Referenzwaren, -produkten oder sonstigen (Wirtschafts-) Gütern bzw Leistungen

Unterscheidbar: Keine Ähnlichkeit oder Verwechslungsfähigkeit mit bereits am Markt etablierten Kennzeichen

Identifikations-potential: Marke muss geeignet sein, eine nicht irreführende Assoziierung zu einem Referenzgegenstand /-Produkt zu gewährleisten

Klassifikation: Zuordnung des Referenzgegenstandes (Ware, Produkt, Leistungen etc) nach der Nizza-Klassifikation

Schutzdauer: 7 bis 10 Jahre / erneuerbar

1

Marke1

Marke


Marke1

Marke

• Marken dienen der Implementierung einer „Corporate Identity“ und schaffen Alleinstellungsmerkmale!

• Durch enge Verhaftung mit dem Referenzgegenstand (Produkt, Ware, Leistung etc) gilt die Marke als

wichtiges Vermarktungs- und Werbetool.

• Das Markenrecht bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Gestaltung des zugrundeliegenden Kennzeichens Grenze: Wettbewerbsrecht (Irreführung)

Other Industrial Property

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Industrielles Design1

Industrielles Design

1

Geographische Angaben1

Geographische Angaben

Urheberrecht i.w.S.

• Höchstpersönliches Recht an urheberrechtsfähigen Werken

Höchstpersönlich: Nicht übertragbares, ausschließlich dem Urheber (als natürliche Person) persönlich zustehendes, dispositionsfähiges Eigentumsrecht

Urheberrechts-fähig: Individuelles, originelles, der Allgemeinheit nicht

zugängliches Werk, dessen Schöpfungsgehalt sich aus dem gegenwärtigen Kenntnisstand nicht ableiten lässt ERFINDUNGSHÖHE!

Werk Geistige Schöpfung aus den Bereichen der Literatur, Tonkunst und der bildenden Künste

Schutzdauer: 50 Jahre (Minimum)

1

Urheberrecht i.e.S.1

Urheberrecht i.e.S.

Urheberrecht i.w.S.1

Urheberrecht i.e.S1

Urheberrecht i.e.S

• Keine Registrierung des Urheberrechts als höchstpersönliches Recht des Schöpfers erforderlich

• Weitgehende Harmonisierung des Urheberrechtsschutzes

• Urheberrecht als verwertbares Wirtschaftsgut von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung für (Jung-) Unternehmer und akademische Spin-offs

Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch Einräumung (entgeltlicher) Werknutzungsrechte bzw Werknutzungsbewilligungen

• Software (als literarisches Werk) ist primär über das Urheberrecht schutzfähig – differenzierte Betrachtung in den USA

IP - ökonomischer Wertträger

IP-Unternehmerischer Wertträger

Geistiges EigentumGeistiges EigentumDefinitionDefinition

Bewertung von Geistigem Eigentum

Finanzierung von Geistigem Eigentum

Management von Geistigem Eigentum

Verwertung von Geistigem Eigentum im rechtsgeschäftlichen Verkehr

Schwerpunkt: Technologietransfer i.e.S.

IP-Verwertung zwischen- und gegenüber Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen (Universitäten)

IP – (Vertrags-) Rechtliche Dimensionen

Vertragliche Definition von IP

Intellectual Property shall mean any or all of the following and all rights

resulting therefrom including but not limited to the know how used in, arising out of, or associated with such intellectual property: (i) all domestic and foreign patents and utility models and applications therefor and all reissues, divisions, renewals, extensions, provisionals, continuations and continuations-in-part thereof, and equivalent or similar rights anywhere in the world in inventions and discoveries or other protectable results and levels of developments (“Patent Rights”); (ii) all trademarks, brands, service marks, trade names and all other rights corresponding thereto throughout the world (“Trademark Rights”); (iii) all copyrights, copyright registrations and applications therefor and all other rights corresponding thereto throughout the world (“Copyrights”); (v) all industrial designs and any registrations and applications therefor throughout the world; and (vi) any similar, corresponding or equivalent rights to any of the foregoing rights to processes, trade secrets and proprietary information anywhere in the world (“Proprietary Rights”)

Technologietransfer

Technologietransfer

„Transfer von technischem Wissen (Forschungs- und Entwicklungsergebnissen) und darauf basierendem Geistigen Eigentum zwischen Entstehung und Verwendung im Kombinationsprozess der Produktionsfaktoren“

Technologietransfer i.e.S.

„Volkswirtschaftlich wahrgenommener Prozess, in dem (universitäre) Forschungs- und Entwicklungsergebnisse (Geistiges Eigentum) bei Forschern und Forschungseinrichtungen (F&E-Konsortien) als Prozessbeteiligten entstehen und an andere Prozessbeteiligte - (Wirtschafts-) Unternehmen - übertragen werden“

Technologietransfer

FormenFormen

• Personengebundener Technologietransfer Ausbildung- und Transfer von Arbeitskräften (inkl. Headhunting, Abwerbung)

• Gütergebundener Technologietransfer Export von neuartigen – im Empfängerland nicht verfügbaren Investitionsgütern

• Projektbezogener Technologietransfer

Forschungskooperation, Forschungs- und Entwicklungsauftrag, Joint Venture

• Nicht-Faktorgebundener Technologietransfer (Informationstransfer) Verwertung Geistiger Eigentumsrechte durch internationale

Unternehmenskooperationen im Bereich Forschung und Entwicklung

Projektbezogener Informationstransfer

Vertragliche AusgestaltungVertragliche Ausgestaltung

• Forschung- und Entwicklungsvertrag

• Forschungsauftragsvertrag

• (IP-) Lizenzvertrag

• Know-how-Vertrag

• Markenlizenzvertrag

• Joint Venture-Vertrag


(Vertragliche) Zielsetzungen(Vertragliche) Zielsetzungen

• (Markt-) Einführung innovativer Technologien zur Ermöglichung industrieller Anwendungen

• Wertschöpfung der Ergebnisse von Grundlagenforschung und angewandter Forschung

• Sicherung und Optimierung der Verwertbarkeit von Forschungsergebnissen und diesen zugrundeliegendem IP bzw Know-how.


(Vertraglicher) Regelungsbedarf(Vertraglicher) Regelungsbedarf

• Festlegung der Eigentumsverhältnisse hinsichtlich des vertragsgegenständlichen Schutzrechtes

• Einigung über die Vergabe von Nutzungs- und Gebrauchsrechten am Schutzrecht sowie Darlegung der Rechtsnatur zu vergebender Schutzrechte

• Transparente Darstellung allfälliger Bedingungen an welche die Einräumung von Nutzungsrechten (Lizenzen) geknüpft werden soll.

Forschungs- und Entwicklungsvertrag


• Präambel

Zweck, Ziele des Vertrags, Beschreibung der Tätigkeiten der Vertragspartner, Beschreibung der bestehenden Erfahrungen, bereits gewonnene Erkenntnisse, etc.

• Vertragsgegenstand

Angewandte Forschung, Grundlagenforschung Vereinbarung aller geplanten Arbeitsschritte (wesentliche

Meilensteine, Arbeitsschritte, Zeitplan, Kalkulation, Projektmanagement, Qualitätssicherungsmaßnahmen)

ForschungsvertragForschungsvertrag


• Liegt ein Werkvertrag oder ein Dienstvertrag vor?

Beim Werkvertrag verpflichtet sich der Werkunternehmer zur Herstellung eines bestimmten Erfolges (§1151 Abs 1 ABGB). Aufgrund der Ungewissheit der angestrebten Ergebnisse wird üblicherweise kein Werkvertrag abgeschlossen.

Beim „Dienstleistungsvertrag“ ist der Auftragnehmer (nur) zur sorgfältigen Erbringung der vereinbarten Forschungsleistungen verpflichtet.



• Regelung über die Beauftragung von Subunternehmern

Allgemein unter bestimmten Bedingungen zulässig oder generell zulässig

Vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Können bei der Beauftragung vergaberechtliche Bestimmungen

anwendbar sein?



• Durchführen der Forschungsarbeiten

Vereinbarung von regelmäßigen Zwischenberichten Vorgangsweise bei Bedarf nach Leistungsänderungen Kontrollrecht des Auftraggebers Benennung von Ansprechpartnern



• Vergütung, Zahlungsbedingungen

Übernahme aller Kosten durch den Auftraggeber Rücktritt bei Erreichung im vorhinein definierter Gesamtkosten Vereinbarung einer fixen Vergütung oder der Erstattung der Kosten Vereinbarung nachvollziehbarer Aufzeichnungen über Kosten Vergütungsregelung für vom Auftragnehmer eingebrachtes Know-

how (mit/ohne Rechteeinräumung)



• Zahlungsbedingungen

Zahlung, auch bei Nichterreichen der angestrebten Ergebnisse (Dienstvertrag)

Kostenerstattungs- oder Festpreisvereinbarung Abschlagszahlungen oder Einmalzahlungen



• Haftungsbestimmungen Bemühungsklausel Haftung für den Eintritt des Erfolgs (Werkvertrag)? Sorgfaltspflichtverletzung durch den Auftragnehmer (Einsatz von

qualifiziertem Personal, erforderliche Ausstattung, projektbezogene und zweckgerichtete Mittelverwendung, Informationspflichten, geordnetes Projektmanagement, Dokumentation)

Qualitätssicherung (DIN/ISO Normen, sonstige Qualitätsnormen) Haftungsfreistellung des Auftragnehmers von Ansprüchen Dritter Haftung, Vorsatz, grobe/leichte Fahrlässigkeit



• Schutzrechtsbestand, Schutz des Ergebnisses (Einzel- bzw Gemeinschaftserfindung)

Festlegung bestehender Schutzrechte bei Vertragsabschluss (Altschutzrechte)

Akquisitionsargument Altschutzrechte Kommerzialisierung der Altschutzrechte



• Neue Schutzrechte Regelung über Inanspruchnahme von Arbeitnehmererfindungen, Erfindervergütungen Regelung über die Schutzrechtsanmeldung

Regelung, wem Schutzrechte zustehen (Anmeldung durch Auftragnehmer oder Anbot auf Übertragung an Auftraggeber) – va bei mehreren Prozessbeteiligten (Konsortien)

Einräumung eines kostenlosen, unwiderruflichen Benutzungsrechtes an Auftraggeber

Regelung betreffend gemeinsame Erfindungen – va bei mehreren Prozessbeteiligten (Konsortien)

Regelung über Erfinderanteile

Regelung Eintrittsrechte bei Aufgabe eines Schutzrechtes

Sondersituation Universitäten

GVO Forschung und Entwicklung



• Auswertungs- und Benutzungsrechte des Ergebnisses

(Exklusive) Option des Auftraggebers auf Abschluss eines Lizenzvertrages

Übertragung des Schutzrechtes auf den Auftraggeber Beteiligung des Auftraggebers an der Verwertung der

Ergebnisse aus dem Schutzrecht



• Geheimhaltung

Geheimhaltung der Ergebnisse der Forschung Geheimhaltung aller mitgeteilten Betriebs- und

Geschäftsgeheimnisse, Know-how Vereinbarung über gemeinsame Veröffentlichung des

Ergebnisses Verpflichtung von Subauftragnehmern und Mitarbeitern zur

Geheimhaltung Vereinbarung, zur Verfügung gestelltes Know-how des

anderen Vertragspartners nicht für eigene Zwecke zu verwerten



• Entgegenstehende Schutzrechte (Schutzrechte Dritter)

Verpflichtung des Auftragnehmers, nicht gegen fremde Schutzrechte zu verstoßen (räumliche Begrenzung)

Verpflichtung zur regelmäßigen Patentrecherche Kostentragungsklausel




• Sonstige Bestimmungen

Inkrafttreten Laufzeit Kündigungsbestimmungen Abschlussbericht Übergabe aller entwickelten Gegenstände Gerichtstand, anwendbares Recht Schriftformgebot Salvatorische Klausel


Entwicklungsvertrag Entwicklungsvertrag

• Vertragsgegenstand

Werkvertrag

Herstellung eines Werkes gegen Entgelt Erfolgreicher Abschluss ist wesentlicher Bestandteil

Beschreibung der Entwicklung Festlegung der maßgeblichen Lieferungen und Leistungen


• Durchführung der Entwicklungsarbeiten

Zeitplan Zwischenberichte Änderungen Besichtigung durch Auftraggeber vor Ort Qualitätsstandards Zulässigkeit der Beauftragung von Subunternehmern

• Vergütung

Festpreis Festlegung der Zahlungsbedingungen




• Vertragslaufzeit Abgabetermin Verzögerungen bei der Entwicklung – Vertragsstrafen

• Definition eines konkreten Abnahmeprozedere Festlegung konkreter Abnahmekriterien Verfassung eines Abnahmeprotokolls Verweigerung der Abnahme bei Mängeln Verpflichtung zur Mängelbehebung Vereinbarung von Vertragsstrafen im Falle des Verzugs


• Gewährleistungs- und Haftungsbestimmungen

Gewährleistung, den Stand von Wissenschaft und Technik einzuhalten

Gewährleistung der zugesicherten Eigenschaften/Garantien Gewährleistungsfrist Schadenersatz (Ausschluss bei leichter Fahrlässigkeit?) Folgeschäden



• Gewerbliche Schutzrechte (vgl Forschungsvertrag)

Festlegung bestehender Schutzrechte bei Vertragsabschluss (Altschutzrechte)

Benutzungsrechte an Altschutzrechten Wem gehören Neuschutzrechte? Gemeinsame Erfindungen Erfinderanteile Diensterfindervergütungen Kein Verstoß gegen Schutzrechte Dritter



• Nichtangriffsklausel

Verpflichtung, Schutzrechte, die aus der Entwicklungsvereinbarung entstanden sind, nicht anzugreifen

• Verteidigung der Schutzrechte

Gegenseitige Information von Verletzungen Verpflichtung zur Verteidigung und Unterstützung Kostentragung


(IP-) Lizenzvertrag

Lizenzvertrag

Art der Lizenz, Vertragsgebiet Art der Lizenz, Vertragsgebiet

• Rechtsnatur der Lizenz

Ausschließliche Lizenz / Alleinige Lizenz / Einfache Lizenz

• Art der Lizenz

Herstellungslizenz/ Gebrauchslizenz / Vertriebslizenz

• Vertragsgebiet

Weltweit Territoriale Restriktionen

Lizenzvertrag


• Exklusive Lizenz

Exklusives Recht des Lizenznehmers, den Lizenzgegenstand in Anspruch zu nehmen

Sachlich, zeitlich und örtlich beschränkbar

Gebührenabhängig oder gebührenfrei (flexible Gestaltung der Vergebührung möglich - z.T. abhängig von der Art der Lizenz

Eigentümer ist vom weiteren Gebrauch des Lizenzgegenstandes ausgeschlossen

Drittwirkung! Insolvenzschutz im Konkurs des Lizenzgebers

Lizenzvertrag


• Alleinige Lizenz Starkes, in Richtung Exklusivität gehendes Nutzungsrecht des

Lizenznehmers (sachlich, zeitlich, territoriale Einschränkungen möglich und sinnvoll)

Eigentümer bleibt zur Nutzung des Lizenzgegenstandes berechtigt

Drittwirkung! Insolvenzschutz im Konkurs des Lizenzgebers

• Einfache Lizenz Einfaches, nicht übertragbares und zumeist sachlich, zeitlich

sowie territorial beschränktes Nutzungsrecht des Lizenznehmers Verfügungsrecht des Eigentümers über den

Lizenzgegenstand bleibt bestehen

Lizenzvertrag

Sachlicher Bereich, Vertragsgebiet Sachlicher Bereich, Vertragsgebiet

• Sachlicher Bereich

Gesamter teilweiser Anwendungsbereich der Erfindung Weiterentwicklungen des Lizenzgegenstandes Sämtliche Teile der Anwendungsbereiche des Patents Erforderliches geheimes Know-how

• Vertragsgebiet

Keine Übertragbarkeit Zustimmung des Lizenzgebers Zustimmung wird nicht unzumutbar zurückgehalten

Lizenzvertrag

Unterlizenzen, Know-how Lizenz Unterlizenzen, Know-how Lizenz

• Unterlizenzen

Zulässigkeit / Nichtzulässigkeit von Unterlizenzen

• Know-how Lizenz (siehe unten)

Technische Kenntnisse bezüglich Fertigung Vertriebs-Know-how

Lizenzvertrag

Technischer Support, GewährleistungTechnischer Support, Gewährleistung

• Technischer Support

Technischer Support des Lizenzgebers Einweisung des Personals des Lizenznehmers

• Gewährleistung

Keine Rechtsmängel Keine Vorbenutzungsrechte Keine Abhängigkeit von Schutzrechten Dritter

Lizenzvertrag

Gewährleistung, AusübungspflichtGewährleistung, Ausübungspflicht

• (Typische) Gewährleistung

Keine Sachmängel bekannt Haftung für bestimmte Eigenschaften des Lizenzgegenstandes (keine) Haftung für Registrierbarkeit (Patentfähigkeit) des

Lizenzgegenstandes (keine) Haftung für kaufmännische Verwertbarkeit (Proof of Concept)

• Ausübungspflicht

Lizenznehmer muss Lizenz ausüben

Lizenzvertrag

LizenzentgeltLizenzentgelt

• Fixe Gebühr• Umsatzabhängige Gebühr (va bei Vertriebslizenzen) Definition Umsatz

• Mindestlizenzentgelt• (Zusätzliches) Entgelt für Know-how

Lizenzvertrag

BuchführungspflichtBuchführungspflicht

• Buchführung, die eine genaue Berechnung des Lizenzentgelts zulassen

• Einsichts- und Prüfungsrechte• Kostentragung der Einsichts- und Prüfungsrechte

Know-how Vertrag

Know-how Vertrag

Vertraglicher RegelungsbereichVertraglicher Regelungsbereich

• Vermittlung- und Überlassung gewerblich nutzbarer Kenntnisse und Fertigkeiten (zB Erfindungsleistungen, Konstruktionspläne etc)

• Exakte Definition des vertragsgegenständlichen Schutzgutes (insbesondere bei gemeinsamen Entwicklungsergebnissen)

• Implementierung rigoroser Geheimhaltungs- und Wettbewerbsverpflichtungen (Know-how ist einer Registrierung als gewerbliches Schutzrecht nicht zugänglich)

Schutz durch Lauterkeitsrecht (Verletzung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen) und Strafrecht (Auskundschaftung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen)

Besonderheiten im rechtsgeschäftlichen Verkehr

mit Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen

Grundsätzliches + Praxis

• Grundsatz: Anwendbarkeit allgemeiner (vertrags-) rechtlicher Grundlagen und einschlägiger Gesetze

• Praxis: Verlagerung inhaltlicher Schwerpunkte resultierend aus dem Kontext der Rechtsbeziehung zur Forschungs- und Entwicklungseinrichtung (Universität) Veröffentlichungs- und Publikationsrechte Rechtehoheit bei gemeinsam entwickeltem IP VERWENDUNG

VON DEFINITIONEN bezogen auf das vertragsgegenständliche IP als Transfer- uns Austauschgut!

Geistiges Eigentum = … [Allgemeine Umschreibung, siehe oben] Geistiges Eigentum einer Vertragspartei = … [Beschreibung des einer

Vertragspartei zuordenbaren IP] Gemeinsames Geistiges Eigentum = … [Umschreibung der

gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsergebnisse]

Fortsetzung (Praxis)

Festlegung der Anmelde- und Registrierungsmechanismen bei Gemeinsamen IP

Determinierung gegenseitiger Rechte an den einer Partei zurechenbaren Eigentumsrechten

Vergütungsmodalitäten (zB Beteiligung an Vertriebseinnahmen im Gegenzug zur Einräumung von Exklusivrechten bzw Vorabverzicht (der Universität) auf die Ausübung von Aufgriffsrechten bei Diensterfindungen)

Klarstellung der rechtlichen Zuordnung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen vor-, während- sowie nach einer möglichen Ausgliederung aus dem jeweiligen Infrastrukturgefüge (der Universität)

Relevant für die Beurteilung der Anwendbarkeit des Diensterfindungsrechtes (siehe unten)!

Exkurs:

Diensterfindungen

Diensterfindungen

„Dienstnehmer haben auch für die von ihnen während des Bestandes des Dienstverhältnisses gemachten Erfindungen den Anspruch auf die Erteilung des Patentes (§ 4), wenn nicht durch Vertrag (§ 7 Abs. 1) oder auf Grund des § 7 Abs. 2 etwas anderes bestimmt ist. Als Dienstnehmer gelten Angestellte und Arbeiter jeder Art.“

§ 6 PatG§ 6 PatG

Diensterfindungen

„Vereinbarungen zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern, nach denen künftige Erfindungen des Dienstnehmers dem Dienstgeber gehören sollen oder dem Dienstgeber ein Benützungsrecht an solchen Erfindungen eingeräumt werden soll, haben nur dann rechtliche Wirkung, wenn die Erfindung eine Diensterfindung (Abs. 3) ist…….. Ist das Dienstverhältnis ein öffentlich-rechtliches, so kann der Dienstgeber, ohne dass es einer Vereinbarung mit dem Dienstnehmer bedarf, dessen Diensterfindungen zur Gänze oder ein Benützungsrecht an solchen Erfindungen für sich in Anspruch nehmen…….“

§ 7 PatG§ 7 PatG

Diensterfindungen

• Sonderregelung der „Diensterfindungen“ in §§ 6 bis 19 Patentgesetz (vgl. § 106 UG)

• Vorrang des Erfinderprinzips (§ 6 PatentG, § 106 Abs 2 UG)

„Der Dienstnehmer hat Anspruch auf Patenterteilung, außer es gibt eine schriftliche Übertragungsvereinbarung oder es handelt sich um ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis“

• Übertragungsanspruch des Dienstgebers durch schriftliche Vereinbarung, Kollektivvertrag oder Gesetz

Diensterfindungen

„Auf Diensterfindungen gemäß § 7 Abs 3 PatentG, die an einer Universität im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses zum Bund oder im Rahmen eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses zur Universität gemacht werden, ist das PatentG mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Universität als Dienstgeber gemäß § 7 Abs 2 PatentG gilt.“

§ 106 Abs 2 UG§ 106 Abs 2 UG

Diensterfindungen,

• Kriterien der Diensterfindung

fällt dem Gegenstand nach in das Arbeitsgebiet des Dienstgebers und

Dienstgeber ist nicht unwesentlich an der Erfindung beteiligt

Tätigkeit, die zur Erfindung gehörte, gehört zur dienstlichen Obliegenheit des Dienstnehmers oder

Dienstnehmer erhält Anregung zur Erfindung durch seine Tätigkeit im Unternehmen oder

Zustandekommen der Erfindung wurde durch die Benützung der Erfahrungen oder Hilfsmittel wesentlich erleichtert

Begriff der Diensterfindung setzt eine patentierbare Erfindung voraus, Patentanmeldung ist nicht Voraussetzung

Diensterfindungen

• Erfindervergütung

zwingende Bestimmung angemessene besondere Vergütung

entsteht mit Inanspruchnahme durch Dienstgeber

Bemessung

wirtschaftliche Bedeutung für Dienstgeber sonst erfolgte Verwertung Anteil des Dienstgebers Form Pauschale oder laufende Zahlungen (Prozentsatz vom Umsatz)

Nachträgliche Änderung der Erfindervergütung bei wesentlicher Änderung

Anspruch auf Rechnungslegung

Diensterfindungen

• Ausnahme bei angestellten Erfindern

• Mitteilungspflicht eines Dienstnehmers, sofern Dienstgeber ein Aufgriffsrecht hat

Dienstgeber ist nicht zur Anmeldung verpflichtet Ausübung des Aufgriffsrechts durch den Dienstgeber binnen vier

Monaten Dienstgeber kann jederzeit auf Diensterfindung verzichten (damit

endet auch die Verpflichtung zur Zahlung der Erfindervergütung

Diensterfindungen,

• Urheberrecht

Ausdrückliche Regelung bezüglich Diensterfindungen im Urheberrecht nicht enthalten. Es empfiehlt sich daher eine (schriftliche) Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Sonderregelung in § 40b UrhG betreffend Computerprogramme:

„Wird ein Computerprogramm von einem Dienstnehmer in Erfüllung seiner dienstlichen Obliegenheiten geschaffen, so steht dem Dienstgeber hieran ein unbeschränktes Werknutzungsrecht zu, wenn er mit dem Urheber nichts anderes vereinbart hat.“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Project Finance / Development, Private Equity, IP/IT/Life Sciences, M&A, Corporate Law, Contract Law, Civil Law

Nativy GmbH, garmz GmbH, ishap GmbH, miracor medical systems GmbH, vooch GmbH, SimVis GmbH, Intel Corporation, SmartHeat, Pemira Advisors LLP, France Telecom, GlaxoSmithKline, Atlas Venture, Deutsche Bank, Lead Equities, Blackstone Group, GECOS etc.

Herbst Vavrovsky Kinsky Rechtsanwälte GmbH, Dale & Lessman LLP (Toronto), Freshfields Bruckaus & Deringer (Vienna, Frankfurt), Research & Teaching Assistant (University of Graz, department for domestic and international civil law)

University of Vienna (LL.M ., 2006), University of Graz (Dr. iur., 2004; Mag. iur., 2002)

mag. dr. christian tuscher, ll.m. dr. philipp kinsky herbst vavrovsky kinsky rechtsanwälte gmbh...

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