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Federica Trupiano, Alberto Negri

Studio di consulenza brevettualeMarietti, Gislon e Trupiano srl

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Legnano, 12 ottobre 2010

Marchi: concetti di base ed esempi pratici

COS’E’ UN MARCHIO?

Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.

Oggetto della registrazione (art. 7 CPI) - Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere

rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da

quelli di altre imprese

Il marchio

Poiché il marchio è un segno utilizzato in ambito commerciale per distinguere i prodotti/servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, ènecessario identificare i prodotti/servizi di interesse da rivendicare nella domanda di deposito.

Per rivendicare i prodotti e/o i servizi, si utilizza la Classificazione Internazionale di Nizza, in cui sono contemplate 45 classi.

ESEMPI DI MARCHI

PAROLE per esempio:

oMULINO BIANCO per prodotti alimentari

oPANASONIC per apparecchi elettronici

oESSELUNGA per supermercati

NOMI DI PERSONA per esempio:

oGIORGIO ARMANI

oVALENTINO

oROBERTO CAVALLI

DISEGNI, per esempio:

Marchio della Sony

Marchio della Adidas

Marchio della Ferrari

Marchio della Apple

LETTERE, per esempio:

Marchio di Armani

Marchio di Mc Donald’s

Marchio di Autogrill

CIFRE, per esempio:

Marchio di Valentino Rossi

Marchio della Fiat

SUONI, per esempio:

- Marchio della Audi- Marchio della Metro Goldwyn Mayer- Marchio della Twenty Century Fox

FORMA DEL PRODOTTO O CONFEZIONE DI ESSO, per esempio:

Cioccolatino Lindt

Ovetto della Kinder

Marchio della Apple (I-pod)

Coniglio della Lindt

COMBINAZONI E TONALITA’ CROMATICHE, per esempio:

Deutsche TamoilClassi:4, 35, 37, 39, 43

BurberryClassi: 18, 24, 25

Futbol Club BarcelonaClassi: 16, 24, 25, 28

Kraft FoodsClassi: 30

Casoparticolare perché è un colore unico!!

Il marchio

Non tutti i segni possono essere marchi ed esistono alcune regole da rispettare per poter registrare un valido marchio.

REQUISITI PER REGISTRARE MARCHIO (primo requisito):

1)CAPACITA’ DISTINTIVA (art. 13 CPI): NON possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni

descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio

SCARPA per scarpe � SCARPELLA

� SCARPE & SCARPE

�SCARPA PLANET FRIENDLY

NON POSSO REGISTRARE POSSO REGISTRARE

Il marchio

QUESTO SIGNIFCA AD ESEMPIO

CAFFE’ per prodotti di caffè

� CAFFEK o CAFFERON

�CAFFE’VERGNANO


Il marchio

�CAFFE’

MOKARABIA

RISTORANTE per un ristorante

� RISTORANTE GRAND’ITALIA

� RISTORANTE GIOVANNI RANA


Il marchio

INDICAZIONI DESCRITTIVE (ad esempio che descrivono la qualità del prodotto)

NON POSSO REGISTRARE

DOLCE per marchiare prodotti dolciari

POSSO REGISTRARE

� DOLCESSE o DOLCEO

�DOLCE CUORE

�DOLCEBIANCO

Il marchio

NON POSSO REGISTRARE

PULITO per prodotti di

pulizia

POSSO REGISTRARE

� PULIX o PULITOLAN

�GOCCE DI PULITO

�PULITO HOUSEHOLD

Il marchio

Se un marchio è privo di capacità distintiva, esso è nullo!

Per esempio, sono stati dichiarati nulli perché meramentedescrittivi i seguenti marchi:

- BITTÉR per aperitivi (Trib. Milano 11 luglio 1991)

- JEANS per pantaloni (Trib. Milano 2 ottobre 1980)

- ECOGEAR per pneumatici (dec. UAMI)

- THERMAL THERAPY per prodotti cosmetici (dec. UAMI)

- MOHITO per bevande alcoliche (dec. UAMI)

Per lubrificanti (dec. UAMI)

Per mazze da golf (dec. UAMI)

Se invece il marchio non è la denominazione generica del prodotto o non

descrive il prodotto, allora posso registrare il marchio

Per esempio:

o MARCHIO “DIESEL” per i prodotti di abbigliamento

(se invece DIESEL fosse usato per marchiare una marca di benzina o gasolio, allora non potrebbe essere un valido marchio)

o MARCHIO “FRUTTA” per i prodotti di abbigliamento

(se invece FRUTTA fosse usato per marchiare una marca di prodotti di

frutta, allora non potrebbe essere un valido marchio);

o MARCHIO “CAMOMILLA” per i prodotti di abbigliamento

(se invece CAMOMILLA fosse usato per marchiare una camomilla, allora non potrebbe essere un valido marchio)

Il marchio

La capacità distintiva varia nel tempo, è un concetto dinamicoche può aumentare o diminuire con il variare della percezioneche il pubblico ho del segno.

Si possono concettualmente suddividere i marchi in due principalicategorie:

MARCHI FORTI: dotati di forte capacità distintiva (es. parole difantasia o termini che non hanno alcuna attinenza con il prodotto/servizio contraddistinto dal marchio)

Per esempio. nomi patronimici, DIESEL (per abbigliamento), NOKIA(per Apparecchi telefonici), CANON (per apparecchi fotografici)

MARCHI DEBOLI: dotati di debole capacità distintiva perché hannoInerenza concettuale al prodotto/servizio contraddistinto.

Per esempio: Carciofotto (per carciofi sott’olio), Divani&Divani (per divani), Benagol (per prodotti per la gola).

La differenza tra marchio forte e marchio debole incide anche sulgiudizio di confondibilità tra i marchi.

Il marchio forte è caratterizzato da segni che non appaiono in alcun modo legati al prodotto contrassegnato, con la conseguenzache, al fine di assicurare tutela al marchio forte, sarà sufficienteuna minima somiglianza da parte del marchio altrui che possaingenerare confusione, affinché ci sia una violazione.

Il marchio è debole ove la connessione concettuale tra segno e prodotto sia evidente e la garanzia di tutela è esclusa da lievi varianti del marchio, che ne escludono la violazione. La protezione non si estende a tutto il segno ma alle sole parti dotate di originalità: le parti comuni, in quanto costituite da denominazioni o indicazioni descrittive del prodotto, se riprodotte in marchi successivi, non danno luogo a contraffazione.

Cassazione Civile, Sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3984

E’ noto che la distinzione fra i due tipi di marchio, “debole” e “forte”, si

riverbera sulla loro tutela nel senso che, per il marchio debole, anche lievi

modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità,

mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le

variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino

sussistere l’identità sostanziale del “cuore” del marchio, ovvero il nucleo

ideologico espressivo.

Cosi per esempio NON sono stati giudicati confondibili i marchi (deboli):

• CARCIOFOTTO / CARCIOGHIOTTO (per prodotti alimentari) Trib. Roma 22 giugno 1993

•COCCOLINO STIRO FACILE / VERNEL STIRO FACILE (per prodotti di pulizia) Trib. Milano 21 marzo 2001

• ORANGE / ORANGENE (per detergente aromatizzato all’arancia) Trib. Milano 28 maggio 1998

• PAGINE GIALLE / PAGINE UTILI (per elenchi telefonici) Trib. Milano 10 dicembre 1996

• GRATI’ / GRATTOLINA (per prodotti per grattugiare) Trib. Monza 30 ottobre 2000

Invece, sono stati considerati confondibili i marchi (non deboli):

•ADIDAS / ADILIA (per prodotti sportivi) Trib. Monza 17 ottobre 2000

• GRAND MARNIER / MONIER (per bevande alcoliche) Trib. Milano 19 maggio 1998)

• GUCCI / GUCCINI (per abbigliamento) App. Roma 24 novembre 1997

• LEBOLE / LEBOLTEX (per abbigliamento) Trib. Roma 10 marzo 1994

Per esempio, sono stati considerati forti i seguenti marchi:

Per esempio anche la Coca-Cola ha una componente descrittiva (COLA – è una pianta) e per questo esistono molteplici bevande che hanno la componente “Cola” nel marchio.

COCA COLA AFRI COLA (prodotta in Germania) BREIZH COLA (prodotta in Bretagna

BUBBA COLA (prodotta in Usa) CHINA COLA (prodotta in Cina) COLA TURKA (prodotta in Turchia)

CORSICA COLA (prodotta in Corsica) ZAM ZAM COLA (prodotta in Iran) RED BULL COLA (prodotta in Svizzera)

suggerimento: per evitare che un marchio possa essere considerato nullo per mancanza di capacità distintiva (ad esempio per descrittività), dotare il marchio di una veste grafica particolare o logo in modo tale da “caratterizzare” il marchio proprio per la presenza di elementi figurativi che conferiscono al marchio la capacità di distinguersi da altri marchi.

Come per esempio:

La “debolezza” di questi marchi fa sì che possano coesistere altri marchi molto simili (per esempio):

RAFFORZAMENTO DEL MARCHIO DEBOLE: SECONDARY

MEANING

La forza di un marchio può essere “acquistata” in seguito ad un uso intenso e con una vasta pubblicità il marchio originariamente debole puòacquistare forza distintiva. In questo caso si parla di secondary meaning,

ossia il marchio assume un “secondo significato” rispetto al segno distintivo originariamente debole.

Per esempio sono stati considerati forti (in seguito all’uso e alla propaganda) marchi inizialmente deboli come:

FENOMENO INVERSO: LA VOLGARIZZAZIONE

La volgarizzazione può portare alla perdita dei diritti sul marchio nel senso che se ne può perdere l’esclusiva. Art. 13) 4. CPI: “il marchio decade se per il fatto dell’attività (uso da parte del titolare del marchio in funzione descrittiva) o dell’inattività (non reagire per impedire che il marchio sia usato in modo descrittivo) del suo titolare sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o comunque abbia perduto la sua capacità distintiva”.

L’elemento principale è dato dalla circostanza che il marchio non

individua più il prodotto proveniente da una determinata impresa

ma porta ad associarvi ogni prodotto avente analoghe

caratteristiche, ogni prodotto dello stesso genere.

Il titolare del marchio per evitare di essere considerato inattivo dovrebbe reagire ad ogni utilizzazione altrui ed usare il marchio in modo che sia sempre riconosciuto come tale: per esempio usando la lettera ® della registrazione o ricordando nella pubblicità che si tratta di un marchio registrato. Inattività consiste nella mancata reazione alla contraffazione.

La presenza del marchio nei dizionari o enciclopedie è sintomo di volgarizzazione ma per evitarla il titolare può chiedere che sia indicato nell’opera che si tratta di un marchio registrato reagire all’uso del marchio da parte di altri soggetti e difesa del proprio marchio (es. la Ferrero ha richiesto e ottenuto l’inserimento del simbolo ® sul Devoto-Oli dove Nutella compare some sinonimo di “crema spalmabile”; così anche Aspirina).

Per esempio, sono stati ritenuti volgarizzati i marchi:

•PREMAMAN per abbigliamento (App. Milano 21 marzo 1980)

•CELLOFAN (Trib. Milano 9 ottobre 1972)

•NYLON (C pen. 17 novembre 1959)

•PAGLIA E FIENO per paste alimentari (App. Roma 1 ottobre 1979)

Al contrario, NON sono stati ritenuti volgarizzati i marchi:

•CLARKS per calzature (Trib. Milano 24 settembre 1979);

•ASPIRINA (App. Milano 26 giugno 1956)

Come si determina il carattere distintivo di un marchio?

Nel valutare la capacità distintiva di un marchio, occorre prendere inconsiderazione:

- Le qualità intrinseche del marchio, compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi peri quali è stato registrato (marchio debole/marchio forte);

- La quota di mercato detenuta dal marchio;- l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso del marchio;- l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuovere il

marchio;- La percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata

REQUISITI PER REGISTRARE UN MARCHIO (secondo requisito):

NOVITA’ (art. 12 CPI)

Non è nuovo il segno che alla data di deposito della domanda sia:

1- identico o simile a SEGNO GIA’ NOTO COME MARCHIO per prodotti o servizi identici o affini → rischio di confusione/associazione (LA NOTORIETA’ DEL SEGNO PREESISTENTE DEVE ESSERE ESTESA A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE O PARTE RILEVANTE DI ESSO);

2 – identico o simile a SEGNO GIA’ NOTO COME DITTA,

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, INSEGNA, NOME A

DOMINIO per prodotti o servizi identici o affini → rischio di confusione/associazione

3- identico a MARCHIO REGISTRATO per prodotti o servizi identici (no rischio di confusione/associazione);

5- identico o simile a MARCHIO REGISTRATO per prodotti o servizi anche non affini, se marchio anteriore gode di rinomanza e l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

6 – identico o simile a MARCHIO GIA’ NOTORIAMENTE

CONOSCIUTO (ai sensi dell’art 6-bis della CUP) per prodotti o servizi anche non affini (se ricorrono le condizioni di cui sopra)

CONSIGLIO: EFFETTUARE UNA RICERCA DI ANTERIORITA’ PER VERIFICARE

EVENTUALE PRESENZA DI MARCHI ANTERIORI CONFLIGGENTI

4- identico o simile a MARCHIO REGISTRATO per prodotti identici o affini→ rischio di confusione/associazione;

IL RISCHIO DI CONFUSIONE

I presupposti costitutivi dell’ipotesi del rischio di confusione sono l’identità o somiglianza tra segni e l’identità o affinità tra prodotti (o servizi).

A) La valutazione della confondibilità tra i segni.

Non va condotto un esame particolareggiato ed una separata valutazione di ogni singolo elemento ma bisogna effettuare una valutazione globale

e sintetica, un esame relativo al complesso degli elementi salienti grafici,visivi e fonetici considerando l’impressione generale, valutando la forza o debolezza del marchio.

B) La valutazione dell’identità o affinità tra prodotti/servizi.

Il rischio di confusione richiede congiuntamente l’affinità tra prodotti.

IMPORTANTE: l’appartenenza di due prodotti ad una stessa classe non significa necessariamente che si tratta di prodotti affini e, al contrario, l’appartenenza di due prodotti a due classi differenti non significa che non sono affini.

La giurisprudenza tradizionalmente afferma che debbono essere giudicati affini i prodotti che per la loro intrinseca natura e per la destinazione alla soddisfazione degli stessi bisogni siano diretti alla medesima clientela.

Concetto criticato perché interpretandolo in senso generico, si giungerebbe a considerare affini anche prodotti molto lontani (per esempio: acqua minerale e mais, poiché hanno medesima natura – sono prodotti alimentari -, soddisfano un medesimo bisogno – nutrono organismo – e sono destinati alla medesima clientela – le casalinghe).

Secondo una diversa tesi il concetto di affinità deve riferirsi alla possibilitàche, nella opinione dei consumatori, i prodotti, ancorchémerceologicamente diversi, possano essere attribuiti ad una medesima impresa (in coerenza con la funzione di indicazione di provenienza del marchio).

In breve, il consumatore può ragionevolmente pensare che i prodotti provengono dalla medesima impresa.

Può così accadere che vengano considerati affini anche prodotti merceologicamente diversi, come ad esempio prodotti di abbigliamento e gioielli

Per esempio, applicando questi principi, la giurisprudenza ha ritenuto affini:

- vino e olio (App. Milano, 22 maggio 1998, in Giur. Ann. Dir. Ind., 3923 e, in un diverso caso, Trib. Firenze, 15 giugno 2002, in Giur. Ann.

Dir. Ind., 4445); - biscotti/prodotti di pasticceria e paste alimentari (cfr. Trib. Milano, 9 dicembre 2004, in Giur. Ann. Dir. Ind., 4846);- cibi confezionati per animali e cibi confezionati per alimentazione

umana (App. Milano, 14 novembre 1997, in Giur. Ann. Dir. Ind., 3782, ma in senso contrario Trib. Milano, 6 aprile 1995, in Giur. Ann. Dir.

Ind., 3412);- biscotti e liquori (Cass. 24 ottobre 1983, n. 6244 in Giur. Ann. Dir.

Ind., 1602).

Non sono invece stati ritenuti affini, ad esempio:

•vino e gelati (cfr. App. Palermo, 18 ottobre 1999, in Giur. Ann. Dir.

Ind., 4215 e Trib. Palermo, 30 settembre 1994, in Giur. Ann. Dir. Ind., 3255);•prodotti cosmetici e prodotti di erboristeria (cfr. Trib. Torino, 7 marzo 2002, in Giur. Ann. Dir. Ind., 4413);•formaggi e salumi (Cass., 15 maggio 1997, n. 4295, in Giur. Ann. Dir.

Ind., 3570);•oli alimentari e bevande gasate (App. Napoli, 23 aprile 1980, in Giur.

Ann. Dir. Ind., 1305).

MARCHIO NOTORIO

Un marchio può considerarsi come notorio quando è conosciuto da una parte significativa dei pubblico dei consumatori interessati ai prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato (se comunitario in una parte sostanziale del territorio della Comunità).

Il parametro del pubblico dei consumatori in relazione al quale deve valutarsi la notorietà del marchio non comprende necessariamente tutti i consumatori presenti sul mercato, ma può riferirsi anche ad un numero esiguo di soggetti, quali gli appartenenti ad una determinata categoria professionale.

Altri elementi rilevanti ai fini della valutazione della notorietà sono la quota di mercato del marchio; l'intensità, l'ampiezza geografica e la durata temporale dell’uso del marchio; gli investimenti realizzati dal titolare al fine di far conoscere il marchio ai potenziali consumatori.

IMPORTANTE: ai fini dell'applicabilità della tutela riconosciuta ai marchi notori non è necessario provare il rischio di confusione. Si deve, invece, dimostrare, che, a causa di una certa somiglianza tra i due segni, il pubblico dei consumatori rilevante può rappresentarsi l'esistenza di un collegamento tra i due marchi

NON NUOVI SE: siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi

Uso del marchio successivo trae indebito vantaggio

Il vantaggio risultante dall'uso da parte di un terzo di un segno identico/simile ad un marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà quando egli, con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest'ultimo, e di sfruttare, senza compensazione economica, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine del marchio.

ESEMPIO:

Nel marzo 2000 la società Antartica aveva chiesto la registrazione del marchio NASDAQ per una serie di articoli sportivi, alla quale si era opposta la società americana Nasdaq Stock Market, la quale aveva ottenuta la registrazione del marchio comunitario NASDAQ per una serie di servizi finanziari.

Secondo l’UAMI, non esisteva alcun giusto motivo perché la richiedente usasse il marchio NASDAQ e, inoltre con tale uso, la richiedente poteva tranne indebito vantaggio dal marchio anteriore NASDAQ o causarepregiudizio.

Il marchio NASDAQ ha una spiccata capacità distintiva, essendo costituito da elementi lessicali che non hanno alcun collegamento con le attivitàeconomiche per le quali il marchio è stato registrato (marchio forte!)

Inoltre, le frequenti apparizioni del marchio NASDAQ non solo sulla stampa finanziaria ma anche sulla stampa generalista, lo hanno reso noto anche presso il grande pubblico.

A giudizio del Tribunale, se la domanda di registrazione del marchio NASDAQ proposta da Antartica fosse accolta, la richiedente potrebbe trarre un indebito vantaggio dal marchio anteriore. La richiedente, infatti, non sarebbe costretta a effettuare gli investimenti pubblicitari necessari per portare i propri prodotti all’attenzione dei potenziali acquirenti.

CONCLUSIONI SUL MARCHIO NOTORIO

È arduo per un terzo ottenere la registrazione di un segno identico o simile ad un marchio forte notorio con un’elevata capacità distintiva. In questi casi forte è il sospetto che il terzo che opta per un segno simile ad un marchio con queste caratteristiche è in realtà mosso da ragione strategiche.

In questo modo potrebbe sfruttare, di riflesso, la fama e reputazione del marchio notorio per facilitare la penetrazione del mercato dei propri prodotti senza dover affrontare gli investimenti pubblicitari necessari per far conoscere i suoi prodotti ai potenziali consumatori. Incombe dunque al richiedente dimostrare adeguatamente che sussistono giusti motivi a sostegno della scelta di quel marchio e che quindi non si tratti di agganciamento parassitario del marchio notorio.

REQUISITI PER REGISTRARE UN MARCHIO (terzo requisito):

3) LICEITA’ (art. 14 CPI): Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio:

- i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume;

- i segni idonei a ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti / servizi (marchi decettivi);

- i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore o altro diritto esclusivo di terzi.

QUESTO SIGNIFICA AD ESEMPIO CHE NON POSSO REGISTRARE:

- Un marchio costituito da una parolaccia;

- Un marchio volgare che rappresenta una figura di cattivo gusto;

- Un marchio che incita alla violenza o che sia razzista

Il marchio

Per esempio, l’Ufficio Comunitario ha rifiutato i marchi:

- COJONES (per classi 18 e 25);

- JUST FUCKING (per classi 9, 18 e 25);

-(per classi 25 e 41)

(per classi 16, 34 e 35)

PERCHE’ REGISTRARE UN MARCHIO?

In definitiva, il marchio è un titolo in forza del quale viene conferito un diritto di esclusiva che comporta:

• Uso esclusivo da parte del titolare o con il suo consenso (es. licenze);• Vietare ad altri di usare il marchio.

Cosa può fare il titolare di un marchio nei confronti di terzi?

Art. 20 CPI: Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

A) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso e' stato registrato;

B) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

C) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

UN MARCHIO PARTICOLARE: IL MARCHIO DI FORMA

art. 9 CPI: Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:

• i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto (è la forma che non si distingue dalla forma essenziale all’esistenza del prodotto);• dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (forme brevettabili come invenzione o modello – durata 20 anni); • dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (forma proteggibile come modello ex. Ornamentale – durata 25 anni)

Il problema principale è quello di garantire alla forma una tutela come marchio che prevede una durata potenzialmente illimitata nel tempo

Non c’è uniformità in merito a questa categoria di marchi.Per esempio, marchio comunitario SMART ritenuto valido perché non si tratta di forma imposta dalla natura del prodotto, né è necessaria per il conseguimento di determinati risultati tecnici, né è l’unico elemento che dà valore sostanziale alla vettura. Forma innovativa, non banale

In senso contrario, si segnala la decisione CR 16 1-2006 (General Motors, forma autovettura Hummer), che ha negato la registrazione come marchio della forma di un’autovettura nel suo complesso osservando che tale forma viene percepita dal pubblico come design, non come segno distintivo.

la Commissione dei Ricorsi ha confermato il rifiuto dell’Esaminatore di registrazione del seguente marchio: CR 23-9-2003, Lamborghini

Allo stesso modo sono stati ritenuti non registrabili in quanto privi di carattere distintivo i seguenti marchi:

Moleskine: marchio rifiutato perchéè la rappresentazione tridimensionaledi una comune agenda.Tale forma non è in grado di comunicareall’acquirente la provenienza dell’articolo.Il marchio non ha capacità distintiva.

La giurisprudenza riconosce che la forma del prodotto può fungere da marchio e che il carattere distintivo dei marchi costituiti dalla forma del prodotto non deve essere valutato con un rigore eccessivo. In conclusione, il marchio di forma può essere validamente registrato se:

- è una forma inusuale in quanto il marchio deve avere capacitàdistintiva (implica l’esclusione dalla registrazione delle forme banali e standardizzate);

- contiene elementi testuali o grafici tali da far desumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma.

Casi pratici: a volte è sufficiente inserire il marchio sulla forma per essere accettato come marchio di forma. Per esempio, Philip Morris:

Rifiutato da UAMI Accettato da UAMI

Accettato da UAMI (c’è scritta PF FLYERS)

Respinto da UAMI

Accettato da UAMI Respinto da UAMI

Accettato da UAMI Respinto da UAMI

Tuttavia non sempre le decisioni sono uniformi; per esempio sono stati concessi i seguenti marchi tridimensionali:

Marchio comunitario n. 4200564registrato nel 2006 per le classi18, 24 e 25

Marchio comunitario n. 8283715registrato nel 2010 per le classi21 e 30

Marchio comunitario n. 7492184registrato nel 2010 per la classe30

IL MARCHIO DI FATTO (marchio non depositato/non registrato)

Il diritto all’uso esclusivo del marchio si può acquisire anche con l’uso del marchio da parte dell’impresa, indipendentemente da ogni registrazione (così detto marchio non registrato o marchio di fatto).Il marchio non registrato gode di una protezione giuridicamente

inferiore.

Infatti solo se, attraverso l’uso, esso ha raggiunto una notorietàsufficientemente estesa sul territorio nazionale, in continuità d’uso il titolare può impedire che terzi registrino un marchio corrispondente, come impedirebbe tale registrabilità un precedente marchio registrato valido.Se invece il marchio non registrato gode di una notorietà solo locale, altri potranno registrare un marchio corrispondente, mentre chi ha fatto uso del marchio non registrato potrà continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti del preuso, ossia nei limiti della diffusione locale.

Art. 2 del CPI riconosce anche se non esplicitamente il marchio di fatto:

comma 4: “sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni

distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine”.

Inoltre, un marchio di fatto, come visto in precedenza, può togliere novità ad una domanda di marchio ma solo se esso sia noto ed occorre provare che il segno sia noto.

Durata e procedure registrazione Italia, Comunità Europea e

Internazionale

MARCHIO ITALIANO

La protezione del marchio italiano dura per 10 anni dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovata a ogni scadenza, di dieci anni in dieci anni, con il pagamento di un’apposita tassa.

Procedura di registrazione:

•deposito della domanda presso UIBM di Roma attraverso le Camere di Commercio;•esame “formale” e di novità assoluta (verifica dei requisiti di registrazione indipendentemente dalla presenza di diritti anteriori);•registrazione del marchio (in genere dopo 3 anni dal deposito).

MARCHIO COMUNITARIO

Il marchio comunitario è un titolo di proprietà industriale unico che ha validità per tutti i paesi della Comunità Europea (27 Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).

Allo studio allargamento per Croazia, Macedonia, Turchia

La protezione del marchio comunitario dura per 10 anni dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovata a ogni scadenza, di dieci anni in dieci anni, con il pagamento di un’apposita tassa.

Procedura di registrazione:- deposito della domanda presso UAMI di Alicante;- esame “formale” e di novità assoluta (verifica dei requisiti di registrazione indipendentemente dalla presenza di diritti anteriori configgenti);- pubblicazione della domanda (in genere dopo 4 mesi dal deposito);- periodo di opposizione di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda (titolari di diritti anteriori possono presentare opposizione contro la registrazione del marchio);- registrazione del marchio (in genere dopo 12 mesi dal deposito)

MARCHIO INTERNAZIONALE

I titolari di un marchio nazionale (o comunitario) hanno la possibilità di estenderne la tutela nei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Madrid depositando una domanda di Marchio Internazionale, secondo una procedura disciplinata da due Accordi Internazionali (Accordo e Protocollo di Madrid).La domanda di protezione di un marchio internazionale deve essere basata su una precedente e corrispondente domanda o registrazione nazionale oppure su una precedente e corrispondente domanda o registrazione di marchio comunitario.Diversamente dal marchio comunitario, attraverso il marchio internazionale si designano singolarmente gli Stati in cui si ha interesse ad ottenere la registrazione del marchio, pagando le varie tasse nazionali dei Paesi designati. Attualmente, gli Stati che aderiscono al sistema del marchio internazionale sono 85 (lista allegata)

Procedura di registrazione:

Deposito della domanda presso OMPI di Ginevra tramite UIBM (se il marchio di base è un marchio italiano) o tramite UAMI (se il marchio di base è un marchio comunitario);OMPI di Ginevra registra l’intera domanda e notifica la registrazione del marchio alle amministrazioni nazionali designate; la prosegue ora attraverso le varie legislazioni nazionali (procedure nazionali di pubblicazione e eventuali procedure di opposizione e conseguenteregistrazione nazionale).La protezione del marchio internazionale dura per 10 anni dalla data di registrazione della domanda e può essere rinnovata a ogni scadenza, di dieci anni in dieci anni, con il pagamento di un’apposita tassa di base e le singole tasse di rinnovo dei Paesi designati (si può anche decidere di non rinnovare in tutti i Paesi designati all’atto del deposito).

DIRITTO DI PRIORITA’

Per allargare la tutela del marchio all'estero è possibile estendere la prima domanda di registrazione, depositando corrispondenti domande di registrazione nei Paesi nei quali si ha interesse ad acquisire il diritto di utilizzazione in esclusiva del marchio.

Tali domande possono essere depositate entro 6 mesi dalla data di deposito della prima domanda di registrazione, con possibilità di rivendicare così il diritto di priorità di quest'ultima.

Ciò è possibile per i Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi ed alW.T.O. (World Trade Organisation), praticamente tutti i Paesi maggiormente industrializzati

L'estensione in priorità consente di ricondurre la data di deposito della domanda di registrazione oggetto dell'estensione alla data di deposito della prima domanda depositata (esempio: marchio depositato in Italia o nella Comunità Europea il 29 APRILE 2010: se si deposita il medesimo marchio in altri Stati entro il 29 OTTOBRE 2010 la data di deposito saràcomunque il 29 APRILE 2010).

Il deposito del marchio all’estero può pacificamente avvenire anche oltre i 6 mesi di priorità ma in tal caso la data di deposito della domanda oggetto dell’estensione corrisponderà all’effettiva data di deposito all’estero.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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