normativa internacional y su aplicaciÓn a conflictos de marcas, patentes y diseÑos�
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Aproximación a la normativa relevante en caso de conflictos entre las principales herramientas de propiedad industrial. Determinación de la normativa internacional relevante - Eficacia directa de dicha normativa - Aplicación a conflictos en España: casos prácticosTRANSCRIPT
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NORMATIVA INTERNACIONAL Y SU
APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS
Montserrat García – Moncó Fuente
Abogada
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PUNTOS A TRATAR
1. Determinación de la normativa internacional
relevante.
2. Eficacia directa de dicha normativa.
3. Aplicación a conflictos en España – casos
prácticos.
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DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
Hay que distingir dos tipos de textos:
1. Textos de ámbito general – distintas
modalidades de DPI.
2. Textos de ámbito sectorial – una única
modalidad de DPI.
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DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
Textos de ámbito general:
1. Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial (CUP) firmado el 20 de
marzo de 1883.
2. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio
(Acuerdo ADPIC) firmado el 15 de abril de 1994.
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DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
CUP:
174 miembros
Acuerdo administrado por la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Contiene normas generales o comunes a todas las
modalidades de DPI y también normas específicas
de marcas, patentes y diseños.
Principios fundamentales:
I. Trato nacional (art. 2 y 3 CUP)
II. Prioridad unionista (art. 4 CUP)
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DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
CUP
Reglas comunes de derecho sustantivo:
Patentes
Independencia de las patentes (art. 4bis CUP)
Derecho del inventor a constar como tal en la patente
(art. 4 ter CUP)
Marcas
Uso obligatorio de las marcas (art. 5 c CUP)
Independencia de las marcas (art. 6 CUP)
Protección de las marcas notorias no registradas (art.
6bis CUP)
Protección de los nombres comerciales sin obligación
de registro (art. 8 CUP)
Diseños
Obligación de los estados de proteger los diseños (art.
5 quinquies CUP)
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DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
Acuerdo ADPIC
158 miembros
Acuerdo de mínimos que comprende todas las
modalidades de derechos de propiedad industrial e
intelectual.
Extiende las obligaciones previstas en los art. 1-12 y
19 CUP a todos los miembros OMC (art. 2 Acuerdo
ADPIC).
Principios fundamentales
I. Trato nacional (art. 3 Acuerdo ADPIC).
II. Trato de nación más favorecida (art. 4 Acuerdo
ADPIC).
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DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
Acuerdo ADPIC
Reglas de derecho sustantivo:
Marcas:
Introducción de causas justificativas de la falta de uso
de la marca (art. 19 Acuerdo ADPIC).
Se refuerza la protección de las marcas notorias (art.
16 Acuerdo ADPIC).
Diseños:
Obligación de proteger los diseños nuevos o originales
(art. 25 Acuerdo ADPIC).
Patentes:
Principio de no discriminación (art. 27 Acuerdo ADPIC).
Protección de la materia existente (art. 70.2 ADPIC) –
eficacia de reivindicaciones de productos químicos o
farmacéuticos en patentes solicitadas antes del 7 de
octubre de 1992 y concedidas antes de la fecha de
aplicación del ADPIC en España.
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DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
Textos de ámbito sectorial:
Marcas: Sistema de Madrid de registro de Marcas
Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de
marcas de 14 de abril de 1891.
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
registro internacional de marcas de 27 de junio de
1989.
Tratados paralelos e independientes.
88 miembros: 56 adheridos al Arreglo y 88 adheridos al
Protocolo.
1 Sol. Internacional – procedimientos nacionales de
concesión- conjunto de registros nacionales de marca
en los países designados.
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DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
Patentes
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
firmado el 19 de junio de 1970 (PCT)
146 miembros
1 Sol. Internacional – procedimientos nacionales de
concesión – conjunto de patentes nacionales.
Relación con el Convenio de la Patente Europea de 5
de octubre de 1973:
1 Sol. Europea– procedimiento uniforme de
concesión – conjunto de patentes nacionales.
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DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
Diseños
Sistema de la Haya de registro internacional
Arreglo de La Haya sobre el depósito internacional de
dibujos y modelos industriales de 6 de noviembre de
1925.
60 miembros.
ACTA DE LONDRES 1934
Depósito meramente declarativo.
Duración máxima de los derechos: 15 años.
En suspenso desde el 1 de enero de 2010.
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DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNACIONAL RELEVANTE
Diseños
ACTA DE LA HAYA 1960
Efectos de registro en cada uno de los países
designados.
Plazo de 6 meses para denegar la protección.
Duración máxima de los derechos: 10 años.
España no lo ha firmado.
ACTA DE GINEBRA 1999
Efectos de registro en cada uno de los países
designados.
Plazo de 12 meses para denegar la protección.
Duración de los derechos: 5 (renovables en períodos
succesivos de 5 años hasta un mínimo de 15 años).
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EFICACIA DIRECTA
Requisitos para la eficacia directa de tratados
internacionales (STS de 10 marzo de 1998):
1. Entrada en vigor internacional.
2. Publicación oficial de la norma.
3. Naturaleza auto-ejecutiva de sus disposiciones
(redacción clara y precisa, sin necesidad de
desarrollo reglamentario).
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EFICACIA DIRECTA
Eficacia y aplicabilidad del CUP
Norma en vigor y publicada oficialmente en España
(asimilación casi plena de su contenido por la
normativa nacional).
Disposiciones auto-ejecutivas y no auto-ejecutivas
(ej: disposiciones sobre diseños).
Invocación puntual en litigios (normalmente como
complemento de la normativa nacional o
comunitaria de propiedad industrial).
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EFICACIA DIRECTA
Eficacia y aplicabilitat del acuerdo ADPIC
Norma en vigor y publicada oficialmente en España
(incidencia menor en la legislación española de
marcas, patentes y diseños).
Disposiciones auto-ejecutivas y no auto-ejecutivas.
En los últimos años ha augmentado su invocación
en litigios (normalmente como complemento de la
normativa nacional o comunitaria de propiedad
industrial).
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EFICACIA DIRECTA
Eficacia y aplicabilidad de los demás tratados
internacionales
Normas en vigor.
Publicación oficial de dichas normas en España.
Disposiciones auto-ejecutivas (ej: efectos de la
solicitud internacional).
Aplicabilidad casi nula.
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APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOSAplicación en España del CUP - Nombrescomerciales STS de 16 de julio 2009 (Azdi. 2009/5493)
Hechos: CORPORACIÓN CHURRO MANÍA C.A.interpuso demanda contra CHURROMANÍA, S.L. porinfracción de nombre comercial venezolano.
Juzgado de 1ª Instancia: estimación de la demanda.
AP: desestimación del recurso de apelación.
TS: Estimación del recurso de casación.
Se invocan como infringidos, entre otros, los art. 2 y 8 CUP.
El art. 8 CUP tan sólo señala que no debe exigirse elregistro para proteger el nombre comercial.
Del art. 2 CUP resulta que debe darse igual trato al nombrecomercial extranjero que al nombre comercial nacional.
El nombre comercial extranjero cuenta con la protecciónque le confiere el CUP, siempre que se haya usado elnombre en el país en que se pretende la protección (no essuficiente el uso en otro país).
Supone un importante cambio jurisprudencial sobre estetema.
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APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS
Aplicación en España del CUP - Marcas
STS de 26 de febrero 2009 (Azdi. 2009/1518) Hechos: TEQUILA SAUZA, S.A interpuso demanda
contra SALAS Y SIRVENT, S.L. por infracción de lamarca HORNITOS, al mismo tiempo que se solicitabasu anulación.
Juzgado de 1ª Instancia: desestimación de lademanda.
AP: desestimación del recurso de apelación.
TS:
Desestimación del recurso de casación.
Aplicación directa del art. 6bis CUP - norma auto-ejecutiva al establecer un supuesto de hecho y vincularal mismo consecuencias jurídicas.
No concurre uno de los requisitos del art. 6bis CUPrelativo a la acción de nulidad y es la notoriedad de lamarca en el país del registro que se pretende anular.
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APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS
Aplicación en Espanya del CUP - Modelos de
utilidad
STS de 3 de julio 1986 (Azdi. 1986/4405)
Hechos: S. RESEARCH CO. INC. Interpuso
demanda contra INSTITUTO DE M.A., S.A.
solicitando la anulación de su modelo de utilidad por
falta de novedad.
Juzgado de 1ª Instancia: desestimación de la
demanda.
TS:
Estima la demanda y declara la nulidad del modelo de
utilidad.
Art. 3 CUP: asimilados como nacionales de los países
de la Unión los nacionales de otros países que tengan
domicilio o establecimiento en algún país de la Unión.
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APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS
Aplicación en España del acuerdo ADPIC –
Marcas
STS de 20 de diciembre 2005 (Azdi. 2006/288)
Hechos: REEBOOK INT. LTED. Interpuso demanda
contra D. Diego por la importación desde México de
productos auténticos de la marca Reebook.
Juzgado de 1ª Instancia: desestimación de la
demanda.
AP: estimación del recurso de apelación.
TS:
Desestimación del recurso de casación.
Se alegan como infringidos los art. 3 y 4 ADPIC.
El TS establece que la admisión del agotamiento de
derechos dentro del Espacio Económico Europeo
impide que resulten infringidos los principios de trato
nacional y de nación más favorecida.
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APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS
Aplicación en España del acuerdo ADPIC –Patentes
Problemática relativa a la reserva formulada porEspaña al Instrumento de Adhesión del CPE por loque se refiere a la protección de productosquímicos y farmacéuticos. En el Instrumento de 10 de julio de 1986 de Adhesión al
CPE, España dispuso que las patentes europeas, en lamedida que confiriesen protección a productos químicosy farmacéuticos como tales, no tendrían efecto enEspaña (esta reserva tuvo efectos hasta el 7 de octubrede 1992).
Dicho contexto normativo se vio alterado por el AcuerdoADPIC, vigente en España desde el 1 de enero 1996.
Aplicabilidad directa de los art. 27.1 (obligación deproteger toda la materia patentable) y 70.2 (materiaexistente) del Acuerdo ADPIC.
Problemas con patentes (con reivindicaciones deproducto farmacéutico) solicitadas antes que finalizara lareserva al CPE y concedidas antes de la entrada envigor del Acuerdo ADPIC.
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APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOSAplicación en España del acuerdo ADPIC –Patentes
STS de 10 de mayo 2011 (Azdi. 2011/3853)
Hechos: Los laboratorios CINFA, ALTER y KERN
PHARMA interpusieron demanda contra ELI LILLY de
declaración de no violación y de nulidad parcial de su
patente sobre la olanzapina.
Juzgado de 1ª Instancia: desestimación de la
demanda.
AP: desestimación del recurso de apelación.
TS:
Desestimación del recurso de casación.
Reconoce la eficacia directa de arts. 27.1 y 70.2 ADPIC.
El art. 70.2 ADPIC recoge un supuesto de retroactividad
media o limitada que distingue las situaciones consumadas
de las realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de
la segunda norma.
El Acuerdo ADPIC es de aplicación preferente a la reserva
– eficacia desde el 1 de enero 1996 de las reivindicaciones
de producto farmacéutico.
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APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS
Aplicación en España del acuerdo ADPIC –
Diseños
SAP Barcelona de 24 abril 2003 (Azdi.
2004/14234)
Hechos: OAKLEY INC. Interpuso demanda contra R.
G. GARI S.L. por infracción de varios modelos de
gafas deportivas.
Juzgado de 1ª Instancia: estimación de la demanda.
AP:
Estimación parcial del recurso de apelación.
La AP utiliza la definició contenida en el art. 25 Acuerdo
ADPIC (los diseños no son nuevos ni originales si no
difieren de forma significativa de dibujos o modelos
conocidos o de combinaciones de características de
dibujos o modelos conecidos).
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APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS
Aplicación en España de otros tratadosinternacionales
Sistema de Madrid de registro de marcas
STS de 6 abril 1984 (Azdi. 1984/1932):
Hace referencia al Arreglo de Madrid y al CUP.
Más que invocarse el Arreglo lo que se hace esconstatar que su firma no alteró el sistema de registroimperante en España.
ATS de 6 julio 2010 (Azdi. 2010/264152):
Se alega infracción del art. 4.1.a) Protocolo de Madridrelativo a la inscripción de marcas en el registrointernacional.
Tratado de Cooperación en materia de Patentes
SAP Barcelona de 20 julio 2006 (Azdi. 2007/1092):
Se hace referència al art. 11.3 PCT, conforme a la cualuna solicitud internacional produce los efectos de unasolicitud nacional en cada uno de los estadosdesignados.
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APLICACIÓN A CONFLICTOS DE
MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS
Aplicación en Espanya de otros tratadosinternacionales
Sistema de La Haya de Registro Internacional SAP Barcelona 30 diciembre 2000 (Azdi.
2004/54709): Se aplica el art. 4.2 del Arreglo de La Haya (revisión de
Londres) que establece que el depósito internacional esmeramente declarativo y que tiene los mismos efectos queun depósito nacional.
También se hace referencia al art. 4.4 del Acta de La Hayaconforme al cual la fecha determinante para anterioridadeses la de solicitud o, en su caso, la de prioridad.
SAP Burgos de 28 abril de 2008 (Azdi.2008/295650): Modelo internacional registrado conforme al Arreglo de La
Haya.
El depósito produce efectos en todos los estadosadheridos al convenio siempre y cuando el estado deorigen y el de destino estén unidos por una Acta común.
España y Francia están vinculados por el Acta de Londres.
Art. 4 Acta de Londres, conforme a la cual la persona quehaga el depósito internacional se considerará, exceptoprueba en contrario, propietaria de la obra.
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Tel: +34 932 405 875