post grant proceedings - ipr

Inter Partes Review ‐ AIA특허무효절차

이기석미국변호사, 한국변리사

2015년 3월

AIA 특허무효제도 - Post Grant Proceedings

Inter Partes Review (IPR)

모든특허

누구나

무효소송일로부터 1년이내

• 신규성 (102조)

• 진보성 (103조)

• 단,특허또는공지문헌만사용가능

Post Grant Review (PGR)

AIA개정법 (2013.3.16)이후출원특허

누구나

무효소송일로부터 1년이내

• 특허적격 (101조)

• 신규성 (102조)

• 진보성 (103조)

• 기재불비 (112조), best mode 제외

Covered Business Method (CBM)

모든 Covered Business Method 특허

누구나

신청인은특허침해로피소되었을것

• 특허적격 (101조)

• 신규성 (102조)

• 진보성 (103조)

• 기재불비 (112조),best mode 제외

무효대상

신청인

제척기간

무효사유

IPR 통계자료

분야별 IPR 현황:

전자/컴퓨터분야가가장활발함

IPR 최다신청인중삼성, LG가포함

Inter Partes Review Ex Parte Reexamination판단주체 특허심판부의행정판사 3인패널 Central reexamination unit 소속심사관

리뷰기간 절차개시결정일부터 1년이내 절차개시로부터약 18‐24개월

무효사유 공지문헌에기초한신규성및진보성 공지문헌에기초한신규성및진보성

절차개시기준 적어도 1개의청구항을무효시킬것이라는 “Reasonable likelihood”

실질적새로운무효사유 (Substantial new question of patentability)

금반언(Estoppel)

IPR 결정문을받은후, IPR 에서신청인이제기했거나제기할수있었을사유에대해금반언효과

금반언없음

증거개시(discovery)

제한적 discovery 가능 Discovery 없음

IPR v. Ex Parte Reexamination

IPR 장단점

장점소송보다신속

소송보다저비용

높은무효확률:

• 넓은범위로청구범위해석

– BRI standard (broadest reasonable

interpretation)

• 낮은입증요건 – Preponderance of

evidence 요건

높은 Settlement 가능성

제한된범위의 discovery (비용절약)

단점제한적무효사유 (신규성/진보성)

PTAB의개시결정에대한불복

불가능

분쟁의일부만해결가능

청구범위보정제한

–당사자에따라장점이자단점

광범위한 Estoppel (금반언) 효과

미특허청관납료 IPR PGR/CBMRequest fee (20항이하) $9,000 $12,000

Post‐institution fee (15항이하) $14,000 $18,000

20항초과 1항당Request fee $200 $250

15항초과 1항당Post‐institution fee $400 $550

관납료총비용$23,000 + 가산료(약 2,500만원)

$30,000 + 가산료(약 3,300만원)

IPR/PGR/CBM 특허청 관납료

Source: USPTOPOST‐GRANT.COM

IPR/PGR/CBM v. 1심 무효소송 – 총비용

IPR PGR/CBM 1심소송

신청서비용 $73 K

(특허권자답변서 $34 K)

신청서비용 $97 K

(특허권자답변서 $34 K)디스커버리 $1.5 M

소송비용 $193 K 소송비용 $242 K 소송비용 $1.0 M

신청인총비용 $266 K

(특허권자총비용 $227 K)

신청인총비용 $339 K

(특허권자총비용 $276 K)총비용 $2.5 M

한화: 약 3억원/약2.5억원 한화: 약 3.7억원/약 3억원 한화: 약 28억원

Source: LegalMetric www.legalmetric.com

0102030405060708090 81

6353

Perc

enta

ge

Top 20 Districts and Nationwide

Overall Win Rates (Includes Consent and Default Judgments)

IPR v. 무효소송 – 승소율

무효소송

특허권자의전체승률 (합의및궐석판결포함): 63%

탑 20개지법의특허권자평균승소율: 53‐81%

IPRIPR 신청후특허권자의승률 (합의및 IPR 개시기각포함): 37%

최종결정의무효율: 화학/바이오 86%, 전기/전자 82%, 기계 74%

Petition 제출

특허권자사전답변서

IPR 개시결정

특허권자답변서및보정서

신청인답변서및보정사항이의제기

보정서이의에대한특허권자

답변서

구술심리

IPR 최종결정서

특허권자Discovery 기간

신청인Discovery 기간


관찰및증거배척기간

3 개월 3 개월이내

3 개월 3 개월 1개월 신청이있으면구술심리

12 개월미만

Petition 제출

바람직한 Petition 작성실무

• 60 페이지제한준수

• 당업자의기술수준: 신청서의 31.1 %가 “당업자기술수준”을정의

• Claim construction: 신청서의 70%가청구범위확정에대한상세한주장

포함

• Expert declaration: IPR 신청서의 79%가 Expert Testimony를포함

• Claim Chart: 청구항의각구성요소마다인용참증개시내용비교차트

• Statement of Material Facts: 구체적인법률분석및명확한증거인용

Petition 제출

• 특허권자 v. 무효신청인중 81%는소송을동시진행

• 32%의특허는복수의 IPR을진행

• IPR 무효대상특허중 13%는 re‐examination 절차를이미진행한특허

Petition 제출

• 동시진행중인 Reexamination에대해서는 100%중지

• 약 77% 의 IPR이 1심소송과동시에진행이며, 무효소송의중지는

평균 60%정도허여

• 지역별법원마다중지경향이다르므로,각지법의성향파악필요

소송 중지 (Stays Pending IPR)

Petition 제출


IPR 개시결정




답변서

구술심리

IPR 최종결정서







12 개월미만

특허권자 사전 답변서 (Preliminary Response)

특허권자의 25.5%는신속한진행을위해사전답변서를 제출하지않음.

특허권자사전답변서는다음사항을포함:

(1) IPR 신청이법정제척기간도과로기각되어야한다.

(2) 인용된참증이공지문헌이아니다.

(3) 인용참증이 독립항의모든구성요소를개시하지않는다.

(4) 인용참증이신청인이주장하는문헌결합과는반대의내용을교시

또는암시한다.

(5) 신청인의청구범위확정 (claim construction)에대한주장은

부당하다.


• Focus on no IPR‐initiation: 답변서는특허가유효인이유보다절차가

개시되지않아야하는이유를설명해야함.

• No testimony: 진술증거는허용되지않음.

• Statutory disclaimer: 절차간소화를위해,특허권자는특정청구항

포기가능.

• Election to waive response: 절차의신속한진행을위해, 특허권자는

사전답변서제출을포기하는것이가능. 이러한선택에대한불리한

추정은없음.


Petition 제출


IPR 개시결정




답변서

구술심리

IPR 최종결정서







개시일로부터 12 개월내최종결정

IPR 개시 결정 (Decision on Petition)

• IPR 개시결정은최종처분 (즉,불복불가).

• 개시비율은약 80% 내외 –대략 5건중한건은개시불가결정을받음.

• 신청인은기각되지않도록최초신청서준비를철저히해야함.

• IPR 개시결정과함께세부기일을설정하는 Scheduling Order가내려짐.

IPR 개시 결정

디스커버리 (Discovery)

• 의무적 (mandatory)디스커버리 – 당사자들이동의하는

디스커버리

• 통상적 (routine)디스커버리 – 당사자주장에부합하지않는

정보에대한것으로서, 다음을포함:

i. 제출서면및증언에인용된증거자료 (exhibits)제출;

ii. Affidavits/declarations 을제출한사람에대한반대심문;

iii. 절차중당사자가제기한주장에불합치하는내용에대한정보.

IPR - Discovery

추가디스커버리 (Additional discovery)

• 추가디스커버리: “정의구현 (the interest of justice)을위해” 필요한경우

재판부가허가

• 추가디스커버리허락여부를결정하기위해다음다섯가지요건을고려:

1. “More Than A Possibility And Mere Allegation”

2. “Litigation Positions and Underlying Basis”

3. “Ability to Generate Equivalent Information by Other Means”

4. “Easily Understandable Instructions”

5. “Requests Not Overly Burdensome To Answer”

Garmin International, Inc. et al. v. Cuozzo Speed Technologies LLC., IPR2012‐00001, Paper 26 (March 5, 2013).

IPR - Discovery

Petition 제출


IPR 개시결정




답변서

구술심리

IPR 최종결정서








특허권자 답변서 및 보정 신청서(Patent Owner Response/ Motion to Amend)

• 특허권자답변서: IPR 개시 3개월내제출

• 신청인의 fact반박: 신청서에진술된 fact에대한이의를

제기해야하며, 그렇지않으면자인으로간주된다.

• 보정신청서: 특허권자는청구범위를보정하기위한motion

(신청서) 제출가능.

– 추가/보정될청구항은원명세서뒷받침필요

– 청구항별삭제및대체, 대체청구항은범위확장불가

– 청구항리스트포함필요

– 특허권자는공지기술과대비되는특허성을설명해야함

특허권자 답변서 및 보정 신청서

Petition 제출


IPR 개시결정




답변서

구술심리

IPR 최종결정서







신청인 답변서 및 보정사항 이의제기


• 신청인은 5일내특허권자의증거에대한이의제기가능.

• 신청인은특허권자의 Opposition 및Motion to Amend Claims에대한답변제기가능.

Petition 제출


IPR 개시결정




답변서

구술심리

IPR 최종결정서







보정서 이의에 대한 특허권자 답변서


Petition 제출


IPR 개시결정




답변서

구술심리

IPR 최종결정서







구술 심리


• 양당사자가 3인재판부에게자신의주장을구술로제시.

• 일반적으로, 신청인이먼저시작, 특허권자가후술, 그리고신청인 반박기회부여.

Petition 제출


IPR 개시결정




답변서

구술심리

IPR 최종결정서







IPR 최종 결정서(Final Written Decision)


• Estoppel: 최종서면결정서가발행되면 estoppel 효과가발생하게됨.

Settlement Final Written Decision

323 Cases 2524 Claims 597 Claims confirmed

IPR 진행 결과

통계: 2014년 12월누적현황

연 락 처

Kisuk Lee (이기석)Attorney at law, PartnerHarness, Dickey & Pierce

7700 Bonhomme, Suite 400 St. Louis, MO 63105 +1‐314‐446‐7670 –직통+1‐324‐775‐8771 –휴대폰[email protected] –이메일

www.facebook.com/ksluspat –개인블로그

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