sessione 2 - proprietà intellettuale - ing. gabriele conversano

Laboratorio Start-up just do it

INTRODUZIONE ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA’

INTELLETTUALE

Lecce 19-20 settembre 2013 Ing. Gabriele Conversano

Presentazioni

Ing. Gabriele Conversano • Ingegnere Meccanico, laureato presso l’Università del

Salento • Consulente in Proprietà Industriale – Sezione Brevetti

abilitato presso l’UIBM • European Patent Attorney abilitato presso l’EPO • Riferimenti: [email protected]

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 3

L’INNOVAZIONE

L'Enciclopedia Treccani adotta la seguente definizione di innovazione tecnologica « L'attività deliberata delle imprese e delle istituzioni tesa a introdurre nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli.»

":

I risultati dell’innovazione sono un bene prezioso per l’azienda e vanno tutelati adeguatamente…


LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE

Con il termine “Proprietà Intellettuale” si intende un insieme di beni immateriali frutto dell’inventiva e dell’ingegno umano che possono essere oggetto di tutela secondo una o più delle forme previste dalla legge


LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE

• La legge attribuisce a creatori ed

inventori l’esclusività dello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e fornisce loro gli strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati.


IL VALORE LEGATO ALLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE

L’innovazione conferisce un primo vantaggio competitivo, ma poi … • apre la strada all’inseguimento dei concorrenti • spesso può essere facilmente copiata • se può essere copiata, probabilmente può anche essere

migliorata dai concorrenti in tempi più brevi e con costi inferiori

Per questi motivi “Per un imprenditore non è importante soltanto realizzare

un’innovazione, o essere il primo a realizzarla; è altrettanto importante essere l’unico”

I risultati dell’innovazione sono un bene prezioso per l’azienda e vanno tutelati adeguatamente…

…come???

• DIRITTO D’AUTORE

• MARCHI ED ALTRI SEGNI DISTINTIVI

• DISEGNI E MODELLI

• BREVETTO

• SEGRETO AZIENDALE

FUNZIONE ASPETTO ESTETICO

ESPRESSIONE ARTISTICA

IDENTIFICAZIONE


COME SI TUTELA L’INNOVAZIONE

- INNOVAZIONE TECNICA -

BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE O PER MODELLO DI UTILITA’ L’INVENZIONE VIENE DIVULGATA, MA IN CAMBIO SI OTTIENE UN’ESCLUSIVA PER UN PERIODO LIMITATO NEL TEMPO

SEGRETO INDUSTRIALE L’INVENZIONE RIMANE SEGRETA, MA SE SCOPERTA DIVIENE DI LIBERA ATTUAZIONE



- INNOVAZIONE ESTETICA -

MODELLO DI DESIGN

Garantisce l’esclusiva su tutte le forme «identiche» o «simili» alla forma oggetto del modello



- CREAZIONE ARTISTICA -

E’ tutelata dalle norme sul Diritto d’Autore opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, opere dell'architettura; opere dell'arte cinematografica programmi per elaboratore banche di dati opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. NOTA: Per le opere del Disegno Industriale la tutela derivante dal diritto d’autore è cumulabile con la tutela derivante dalla registrazione di un modello.

20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata

SEGNI DISTINTIVI DELL’IMPRESA

La legge prevede la tutela della Proprietà Intellettuale anche al fine di garantire all’azienda di poter distinguere i propri prodotti da quelli della concorrenza …ed ai consumatori di distinguere tra i prodotti

provenienti dalle diverse aziende…


I segni distintivi dell’impresa (artt. 2563 ss. c.c.)

Sono mezzi di individuazione dell’impresa.

Qualunque entità capace di caratterizzare un prodotto/servizio e di distinguerlo dagli altri analoghi di diversa provenienza presenti sul mercato

(es. parole, figure, numeri, lettere, suoni, forma, confezione, etc.)


I segni distintivi dell’impresa - Quali sono

• Ditta (è il nome sotto il quale l’imprenditore svolge la sua attività; individua l’impresa in quanto tale) • Marchio (è il segno distintivo del prodotto > attesta la provenienza del prodotto da una determinata impresa) • Insegna (è il segno distintivo della sede = luogo fisico nel quale l’impresa svolge la sua attività) • Domain name (è il nome che corrisponde e individua il sito internet dell’impresa)


I segni distintivi dell’impresa - Caratteristiche

• Funzione distintiva: lo svolgimento leale della competizione richiede che il consumatore possa attribuire meriti e demeriti dei prodotti/servizi all’impresa da cui realmente provengono

• Riconoscimento di un diritto esclusivo: al titolare del segno distintivo è attribuito un diritto di uso esclusivo sul segno stesso

Overview of intellectual property Legal right What for? How?

Copyright Original creative or

artistic forms

Trade marks Distinctive identification of products or services

Use and/or registration

Registered designs

Registration*

Patents New inventions Application and

examination

Exists automatically

Trade secrets

External appearance

Valuable information not known to the public

Reasonable efforts to keep secret

Some IP found in a mobile phone Trade marks:

• Made by "Nokia"

• Product "N95"

• Software "Symbian", "Java"

Patents:

• Data-processing methods

• Semiconductor circuits

• Chemical compounds

• …

Copyrights:

• Software code

• Instruction manual

• Ringtone

Trade secrets:

?

Designs (some of them registered):

• Form of overall phone

• Arrangement of buttons in oval shape

• Three-dimensional wave form of buttons

© Nokia

Innovazione e invenzione

L’innovazione è un arma per fare concorrenza non sul prezzo.

Ovviamente affinché l’innovazione sia un fattore distintivo rispetto alla concorrenza, è necessario che l’applicazione dell’invenzione sia preclusa agli altri imprenditori

Innovazione e invenzione

Affinché una innovazione di carattere tecnico sia preclusa alla concorrenza

- Deve rimanere segreta

Oppure

- Deve essere pubblica e godere di una tutela legale

PROPRIETA’ INTELLETTUALE

TECNOLOGICA

SEGRETO INDUSTRIALE

BREVETTO

KNOW-HOW

ESTETICA ARTISTICA

Valorizzazione economica

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Il segreto industriale – Rischi

Il segreto non è in grado di coprire qualunque innovazione, in particolare quelle che attengono alla struttura di un prodotto.

Difatti la messa in commercio del primo esemplare consente lo smontaggio e la copiatura

(Il reverse engineering non è, in generale, vietato…)

Il segreto industriale –Tutela

Art. 98 CPI

Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali […]ove tali informazioni:

a) siano segrete […];

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.


IL BREVETTO PER INVENZIONE

Una volta che il segreto industriale sia stato rivelato, tutelarlo giuridicamente è molto problematico…

L’alternativa alla tutela dell’innovazione a mezzo di segreto industriale è il deposito di una domanda di BREVETTO per Invenzione Industriale e/o per Modello di utilità


IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

Il brevetto per invenzione industriale è un accordo tra la società ed il richiedente:

Il richiedente descrive e spiega la propria invenzione, con ciò contribuendo al progresso tecnico.

La società, in cambio, gli concede un monopolio temporaneo (eccezione al libero mercato) sullo sfruttamento dell’invenzione.


IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

Il brevetto per invenzione industriale garantisce l’inventore contro il rischio di distruzione del segreto

La presenza del brevetto in un sistema di libero mercato costituisce un apparente paradosso, perché il brevetto crea una situazione di monopolio, che è il contrario della concorrenza.


IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE (cfr Vanzetti – Di Cataldo – MANUALE DI DIRITTO INDUSTRIALE)

L’idea che il brevetto favorisca il progresso tecnico si basa sui seguenti presupposti:

1) La presenza del sistema brevettuale, promettendo il diritto di esclusiva, è stimolo e incentivo all’attività inventiva

2) La presenza del sistema brevettuale è stimolo alla divulgazione delle invenzioni

3) La presenza del sistema brevettuale è stimolo alla diffusione delle invenzioni, consentendo una circolazione dietro compenso del diritto sulle invenzioni


IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE (cfr Vanzetti – Di Cataldo – MANUALE DI DIRITTO INDUSTRIALE)

Per contro chi obietta l’utilità del sistema brevettuale sostiene che:

1) Lo stimolo all’innovazione è insito nel regime concorrenziale (l’imprenditore è costretto ad innovare)

2) Le invenzioni gestibili in regime di segreto sarebbero, comunque, assai poche

3) La diffusione delle innovazioni sarebbe ancora più rapida e completa in assenza del sistema brevettuale

Patents are all around us

Optional


DIRITTI CONFERITI DA UN BREVETTO – Art. 66 C.P.I.

a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, […], di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi[…], di applicare il procedimento, nonchè di usare, […] il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

L’ottenimento del brevetto NON IMPLICA il diritto di commercializzare il prodotto.


Il problema dei brevetti dipendenti A ciascuna invenzione descritta in un brevetto corrisponde una certa regione G di possibili modi di realizzazione. Se consideriamo la regione G come una porzione limitata di spazio all’interno del piano delle possibili soluzioni di un problema tecnico, il contenuto dell’invenzione può essere associato ai punti all’interno della regione G. Se l’inventore del brevetto che copre la regione G avesse una completa conoscenza di tutti i possibili modi di realizzazione contenuti in questa regione, egli ne sarebbe senza dubbio il proprietario.


Il problema dei brevetti dipendenti

Nella vita reale però l’inventore non ha mai una completa conoscenza di tutti i modi di realizzazione della propria invenzione. In altre parole egli non conosce tutti i punti che ricadono all’interno della regione G, ma solo un sottoinsieme limitato. Potrebbero tuttavia esserci modi di realizzazione cui l’inventore stesso non ha pensato, che sono nuovi ed hanno carattere inventivo. In questo caso si può parlare di invenzione dipendente

Riadattata da: The collected papers of Albert Einstein, Volume 7, The Berlin Years: Writings, 1918-1921, doc. 21


DIRITTI CONFERITI DA UNA DOMANDA DI BREVETTO – Art. 53 C.P.I.

2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico. 4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

DOMANDA

PUBBLICAZIONE

CONCESSIONE


L’invenzione

Non esiste una definizione positiva di invenzione.


L’invenzione

Art. 2585 c.c. - Oggetto del Brevetto

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali

- un metodo o un processo di lavorazione industriale,

- una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico,

- un prodotto o un risultato industriale e

- l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali . In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.


L’invenzione – Definizione

è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico atta ad essere realizzata e applicata in campo industriale


Non sono invenzioni

Scoperte, teorie scientifiche, metodi

matematici

Trattamenti chirurgici, terapeutici

e di diagnosi

Metodi per attività intellettuali, giochi

e attività commerciali

Razze animali


I programmi per elaboratore

Il divieto di brevettazione del software fu previsto originariamente nella Convenzione Europea sul Brevetto (1973) per varie ragioni, tra le quali la scarsa conoscenza della materia, all’epoca giovanissima, e l’opposizione dei produttori di hardware.



L’enorme crescita di programmi per elaboratore e la grande facilità di copiatura dei programmi hanno dato vita ad una forte domanda di protezione del software



Secondo la giurisprudenza dell’EPO sono brevettabili due categorie di invenzioni basate sul software

- Le invenzioni nelle quali il programma produce un effetto tecnico interno al computer (es. migliorare l’utilizzo delle memorie del computer, consentendo l’esecuzione contemporanea di più programmi)



Secondo la giurisprudenza dell’EPO sono brevettabili due categorie di invenzioni basate sul software

- Le invenzioni nelle quali il programma produce un effetto tecnico esterno al computer (es. miglior controllo di un processo industriale)

US6285999 (B1) – Inventor PAGE, Lawrence

Può essere oggetto di invenzione

un prodotto,

un metodo o un processo di lavorazione,

uno strumento o un dispositivo meccanico

un nuovo uso medico di un prodotto già noto (solo per i farmaci).


L' Invenzione

Il modello di utilità – art. 82 C.P.I.

Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti..

Requisiti di brevettabilità

NUOVA INVENTIVA (ORIGINALE)

NON CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO

ED ALLA MORALE (LICEITA’)

APPLICABILE INDUSTRIALMENTE

INVENZIONE BREVETTABILE

Secondo la legge un'invenzione è nuova quando al momento del deposito della domanda di brevetto non è compresa nello stato della tecnica.


Quando un'invenzione presenta il requisito della novità?

Stato della tecnica:

comprende tutto ciò che è reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda originaria

Quando un'invenzione presenta il requisito dell'originalità?

Un'invenzione presenta il requisito dell'originalità ("attività inventiva") quando non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica;

La soluzione che l’invenzione presenta non deve cioè apparire ovvia ad una persona esperta del ramo cui l'invenzione attiene.

Un’invenzione è applicabile industrialmente se è riproducibile con caratteri costanti ed è tecnicamente realizzabile, a prescindere dalla convenienza economica dell'operazione.


Quando un'invenzione presenta il requisito dell'industrialità?


Quando un'invenzione presenta il requisito della liceità?

Un'invenzione è ritenuta illecita quando la sua attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

La nozione di buon costume è variabile nel tempo e viene individuata e concretizzata dai giudici di volta in volta, caso per caso.

E’ la base legale per la quale sono esclusi dalla brevettazione alcuni metodi genetici applicati all’essere umano

LO STATO DELLA TECNICA

Una questione fondamentale nella valutazione dei requisiti di brevettabilità è l’istante temporale in cui si valuta lo stato della tecnica.

Fanno parte dello stato della tecnica i documenti pubblici prima del deposito della domanda originaria.

PUBBLICAZIONE

D1

DEPOSITO

PUBBLICAZIONE

D2 D1 FA PARTE DELLO STATO DELLA TECNICA

D2 NO

LO STATO DELLA TECNICA

E’ evidente quindi che, una volta che si sia conseguita un’invenzione per la quale si intende depositare domanda di brevetto, è opportuno farlo il prima possibile

PUBBLICAZIONE

D1

DEPOSITO

PUBBLICAZIONE

D2 D1 FA PARTE DELLO STATO DELLA TECNICA

D2 NO

IL CONCETTO DI PRIORITA’

Una domanda di brevetto successiva per la stessa invenzione può ereditare la data di deposito della prima domanda se

- è depositata entro 12 mesi dalla prima;

- ne rivendica correttamente la priorità

PUBBLICAZIONE D1

PRIMO DEPOSITO

(ad esempio Italiano…)

PUBBLICAZIONE D2

SECONDO DEPOSITO

(ad esempio Europeo…)

IL CONCETTO DI PRIORITA’

La pubblicazione D2 non fa parte dello Stato dell’arte per il secondo deposito se rivendica correttamente la priorità del primo deposito

PUBBLICAZIONE D1

PRIMO DEPOSITO

(ad esempio Italiano…)

PUBBLICAZIONE D2

SECONDO DEPOSITO

(ad esempio Europeo…)


VALIDITA’ TERRITORIALE

Gli effetti derivanti da un brevetto sono limitati allo Stato nel quale il brevetto è concesso

Esiste la possibilità di ottenere la protezione in diversi Stati: - Presentando più domande, una per ciascuno stato - Estendendo, a determinate condizioni, una domanda di brevetto nazionale - Presentando una domanda in accordo ad una Convenzione Internazionale (CBE, PCT…)


POSSIBILI PERCORSI BREVETTUALI PER UN DEPOSITANTE ITALIANO

Brevetto NAZIONALE

(In Italia disciplinato dal CPI)

Brevetto EUROPEO

Disciplinato dalla CBE

Domanda di Brevetto

Internazionale PCT

ITER BREVETTUALE TIPO

ESAME FORMALE

RICERCA ANTERIORITA’

E PRIMA OPINIONE

ESAME SOSTANZIALE

CONCESSIONE


BREVETTO ITALIANO

BASE LEGALE Codice Proprietà Industriale (dLgs 30/2005)

ESTENSIONE TERRITORIALE

ITALIA

DURATA 20 ANNI DALLA DATA DI DEPOSITO

LINGUA DELLA DOMANDA

Italiano, ma almeno le rivendicazioni devono essere tradotte in inglese per permettere all’EPO (European Patent Office) di effettuare la ricerca di anteriorità


BREVETTO ITALIANO - ITER

DEPOSITO

L’UIBM invia la domanda all’EPO

REDAZIONE DI RAPPORTO DI RICERCA

DA PARTE DELL’EPO (6-9 MESI)

PUBBLICAZIONE (18 MESI)

TIME LIMIT PER RISPONDERE AL

RAPPORTO DI RICERCA (21 MESI)

CONCESSIONE (24-30 MESI)

ITER BREVETTUALE TIPO – BREVETTO ITALIANO

ESAME FORMALE


E PRIMA OPINIONE

ESAME SOSTANZIALE

CONCESSIONE


BREVETTO EUROPEO

BASE LEGALE Convenzione Europea sul Brevetto (CBE)

- Non è un brevetto della Comunità Europea -


Stati aderenti alla CBE (vedi slide successiva)

DURATA 20 ANNI DALLA DATA DI DEPOSITO


Inglese, Francese o Tedesco

(Ma si può depositare inizialmente in italiano, a condizione di mandare successivamente una traduzione)

EPC CONTRACTING STATES Albania Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland Yugoslav Republic of Macedonia France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Latvia Liechtenstein

Lithuania Luxembourg Malta Monaco Netherlands Norway Poland Portugal Romania Serbia San Marino Slovak Republic Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom In grassetto gli stati non membri UE al 15/09/2013


BREVETTO EUROPEO

DEPOSITO

RAPPORTO DI RICERCA

(6-9 MESI)

PUBBLICAZIONE

(18 MESI)

TIME LIMIT RISPOSTA

AL RAPPORTO DI RICERCA

(24 MESI)

ESAME

CONCESSIONE

CONVALIDA

NEGLI STATI


BREVETTO EUROPEO

Il Brevetto Europeo NON è un brevetto unico con valenza in tutti gli Stati.

E’ un titolo che può essere convalidato, senza ulteriori esami o verifiche, negli Stati di interesse.

Per convalidare il titolo è necessario:

- pagare la relativa tassa

- Depositare una traduzione (totale o parziale) nella lingua dello Stato

Convalida del brevetto Europeo - OGGI

Ricerca, esame e concessione

(presso EPO)

Convalida IT

Convalida DE

Convalida FR

Convalida …..

Arrivo del Brevetto Unitario - Cosa cambia per il depositante

Ricerca, esame e concessione

(presso EPO)

Iscrizione nel registro dei Brevetti Unitari (25 Stati aderenti)

Convalida in Italia e/o Spagna?

Il richiedente, con un’unica operazione ottiene tutela in 25 Stati. I Brevetti Unitari garantiranno una tutela uniforme su tutto il territorio europeo (Ad eccezione di Italia e Spagna).


DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE - PCT

BASE LEGALE PATENT COOPERATION TREATY(CBE)


144 Stati aderenti al PCT (vedi slide successiva)

DURATA 30 MESI DALLA PRIORITA’


Arabic, Chinese, English, French, German, Japanese, Korean, Portuguese, Russian or Spanish

(Ma si può depositare inizialmente in italiano, a condizione di mandare successivamente una traduzione)


PAESI ADERENTI AL PCT


PAESI NON ADERENTI AL PCT

Argentina Libano Pakistan Taiwan Myanmar Bangladesh Iran Afghanistan Arabia Saudita Somalia South Sudan Yemen Iraq

Eritrea Etiopia Congo Burundi Nepal Suriname Guyana Venezuela Paraguay Bolivia Uruguay


PROCEDURA PCT

DEPOSITO RICEZIONE DEL RAPPORTO DI

RICERCA

INGRESSO NELLE FASI NAZIONALI

ENTRO 30 MESI DALLA PRIORITA’

EUROPA

USA

CINA

…

La procedura PCT non consente di ottenere un «brevetto internazionale», ma di posticipare a 30 mesi

la maggior parte delle spese

ITER BREVETTUALE TIPO – DOMANDA PCT

ESAME FORMALE


E PRIMA OPINIONE

ESAME SOSTANZIALE

CONCESSIONE

Nella Procedura PCT sono unificate le fasi di deposito e ricerca.

La fase di esame si effettua in ciascuno Stato o Regione di interesse

Durata privative

20 anni dalla data di deposito per le invenzioni

10 anni per i modelli di utilità



IPOTESI DI STRATEGIA BREVETTUALE

DEPOSITO ITALIANO

RAPPORTO DI RICERCA

COMPLETAMENTE NEGATIVO? ->

FINE

ESTENSIONE INTERNAZIONAL

E PCT CON PRIORITA’

(ENTRO 12 MESI DAL PRIMO DEPOSITO)

INGRESSO NELLE FASI NAZIONALI

ENTRO 30 MESI DALLA

PRIORITA’

EUROPA CONVALIDA

SINGOLI STATI

USA


TASSE DI DEPOSITO (circa)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

ITALIANO EUROPEO PCT

€

TASSE FINO ALLA CONCESSIONE DI UN BREVETTO EUROPEO

Le tasse da pagare per l’ottenimento di un Brevetto Europeo sono (nel migliore dei casi…) Filing Fee 200,00 Search Fee 1.165,00 Examination Fee 1.555,00 Designation Fee 555,00 Fee for Grant and Publishing 875,00 Renewal Fee (3rd year) 445,00 Renewal Fee (4th year) 555,00 ------------------ TOTALE 5.350,00 (Nell’arco di 3-4 anni)


FONTI DI INFORMAZIONE TECNICA

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

RIVISTE TECNICHE DI SETTORE

DOCUMENTI BREVETTUALI

Funzioni del brevetto

Tutela e sfruttamento economico

delle invenzioni

Fonte di informazioni tecniche, scientifiche, commerciali accessibili al pubblico

L’utilità dell’informazione brevettuale

Qualcuno ha già sviluppato ciò che io sto per sviluppare?

Posso evitare di duplicare gli sforzi di ricerca?

Chi sono i soggetti potenzialmente interessati al mio business?

Chi sono i miei futuri concorrenti?

Pianificazione di un

progetto di R&D

R&D

RISULTATI

SVILUPPO

PRODOTTO FINITO


A questo stadio della ricerca in generale ho interesse ad avere un ventaglio di risultati piuttosto ampio (poche decine), organizzati in modo da essere utilizzabili come riferimento durante lo sviluppo della ricerca. Sono di interesse sia i brevetti che le domande di brevetto.


progetto di R&D

R&D

RISULTATI

SVILUPPO

PRODOTTO FINITO


• Posso tutelare ciò che ho sviluppato?

- NOVITA’ - ATTIVITA’ INVENTIVA Rispetto allo Stato dell’arte


progetto di R&D

R&D

RISULTATI

SVILUPPO

PRODOTTO FINITO


A questo stadio dello sviluppo si ha interesse ad ottenere un ristretto numero di risultati (minore di 5, idealmente circa di 3) che sono di particolare rilevanza in quanto molto simili ai risultati della mia ricerca.

Sono di interesse sia i brevetti che le domande di brevetto


progetto di R&D

R&D

RISULTATI

SVILUPPO

PRODOTTO FINITO


• Posso commercializzare liberamente il mio prodotto?

- Diritti di terzi e loro estensione territoriale

- Il problema dei brevetti dipendenti

Pianificazione di un progetto

di R&D

R&D

RISULTATI

SVILUPPO

PRODOTTO FINITO


In questo caso ho interesse a conoscere solo:

- i brevetti concessi e validi nello Stato in cui voglio commercializzare

- le domande di brevetto ancora in fase di esame che hanno validità per lo Stato di interesse

Pianificazione di un progetto

di R&D

R&D

RISULTATI

SVILUPPO

PRODOTTO FINITO

Qualunque documento inerente lo specifico settore

tecnico, pubblicato in qualsiasi lingua ed in qualsiasi

parte del mondo toglie novità e/o attività inventiva ad

una invenzione.

(Lo stato dell’arte è un concetto assoluto)

NOTA SULL’ESTENSIONE TERRITORIALE

Un brevetto valido garantisce un monopolio solo negli

Stati per i quali è stato validamente concesso.

NOTA SULL’ESTENSIONE TERRITORIALE

IL REGIME DI SEGRETEZZA

Sono pubbliche tutte le domande di brevetto aventi data di

priorità più vecchia di 18 mesi ed i brevetti concessi

BREVETTI E DOMANDE PUBBLICI

DOMANDE IN REGIME DI

SEGRETEZZA

T = 0

RICERCA DI

ANTERIORITA’

T = -18 mesi

Informazione brevettuale – In che lingua

La «lingua di pubblicazione» è:

DOMANDE PCT: una tra cinese, francese, arabo, giapponese, inglese, russo, spagnolo e tedesco

BE: inglese, francese o tedesco

BREVETTI NAZIONALI: lingua ufficiale dello Stato

Le banche dati in generale sono liberamente

accessibili.

Alcuni servizi di ricerca sono a pagamento

(Es. PISE dell’EPO, Delphion.com….)

Informazione brevettuale: DOVE

www.espacenet.com - > EPO

http://www.espacenet.com/

http://www.wipo.int/patentscope/en/ - > WIPO

http://www.wipo.int/patentscope/en/

www.google.com/patents

http://www.google.com/patents

http://www.uspto.gov/patft/ - > USPTO

http://www.uspto.gov/patft/

http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl - > Ufficio brevetti Giapponese

http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl

www.uibm.gov.it -> UIBM

(solo riferimenti bibliografici dei brevetti e delle domande di brevetto italiane,

testi completi scaricabili solo per le ultime annate solo a pagamento)

http://www.uibm.gov.it/

Pubblicazione delle domande di brevetto

Dati bibliografici

Titolo Date (Deposito, Pubblicazione, Priorità, Concessione) Titolare, Inventore Classificazione Stati designati Tipo di pubblicazione A1 – Prima pubblicazione senza rapporto di ricerca A2 – Prima pubblicazione con rapporto di ricerca A3 – Pubblicazione del solo rapporto di ricerca B1 – Brevetto concesso

Contenuto tecnico

Descrizione

Rivendicazioni

Disegni

Riassunto

Domanda

di Brevetto

USA

N°, Tipo e data di pubblicazione

TITOLO

Inventore

N° domanda

Data deposito

Riassunto

Classificazione

Disegno di copertina

Domanda

Internazionale

PCT

Classificazione

N° domanda

Data deposito

Richiedente

Priorità

Stati designati

Inventore

N° Pubblicazione Data di pubblicazione

Riassunto

Titolo

Domanda di

Brevetto

Europeo

Domanda di

Brevetto

Italiano

N° domanda

Data deposito


Utilità della classificazione

Inserire esempio su relè elettromeccanico

Classificazioni

• Tutti i documenti brevettuali sono classificati mediante uno o più simboli che indicano l’appartenenza ad un determinato settore tecnologico.

• La classificazione dei brevetti è uno strumento di ricerca ed accesso ai documenti brevettuali indispensabile.

IPC – International Patent Classification

STRUTTURA

sezioni, classi, sotto-classi, gruppi

SCHEMA

8 sezioni Es. A

120 classi Es. A23

700 sotto-classi Es. A23L1

70000 gruppi Es. A23L1/16

IPC - SEZIONI

A Human necessities

B Performing operations; Transporting

C Chemistry; Metallurgy

D Textiles; Paper

E Fixed constructions

F Mechanical engineering; Lighting; Heating Weapons; Blasting

G Physics

H Electricity

SECTION F — MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

IPC – ESEMPIO – Motore 4 cilindri in linea

F01 - MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES

F01B - MACHINES OR ENGINES, IN GENERAL OR OF POSITIVE-DISPLACEMENT TYPE, egSTEAM ENGINES F01B1 Reciprocating-piston machines or engines

characterised by number or relative disposition of cylinders or by being built-up from separate cylinder-crankcase elements

F01B1/02 with cylinders all in one line

http://www.wipo.int/ipcpub/glossary?lang=en&symbol=global&term=ENGIN


http://www.wipo.int/ipcpub/glossary?lang=en&symbol=global&term=PLANT




http://www.wipo.int/ipcpub/glossary?lang=en&symbol=global&term=engin


Altri esempi…

Ferro da stiro

Penna a sfera

…

Classificazioni principali

IPC: International Patent Classification

– E’ un sistema gerarchico in cui tutte le tecnologie sono suddivise in sezioni, classi, sottoclassi e gruppi. Contiene circa 70000 gruppi.

http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/

ECLA: European Classification

– E’ utilizzata dagli esaminatori dell’Ufficio Europeo Brevetti. E’ costruita sulla base della IPC e contiene circa 132200 gruppi.

http://v3.espacenet.com/eclasrch

Classificazioni

USPCL: United States Patent Classification – E’ utilizzata dagli esaminatori dell’Ufficio Statunitense Brevetti.

Contiene circa 450 classi e 150000 sottoclassi. – “function-oriented” http://www.uspto.gov/go/classification/

FI/FTERMS: Japanese Patent Classification – Due sistemi indipendenti – FI: basata sulla IPC. Contiene circa 190.000 suddivisioni,

particolarmente nelle sezioni G e H – Fterms: sviluppati dal JPO dal 1980; coprono tuttI i campi tecnici;

340.000 suddivisioni http://search.p4.patolis.co.jp/search_en.html


Ricerche di anteriorità – SINOTTICO

Riceche di stato

dell'arte o

bibliografiche

Ricerche di

brevettabilità

RICERCHE PER LIBERA

ATTUAZIONE

Ricerche per validità ed

opposizione

QUANDO

PRIMA di un progetto

R&D

DURANTE o DOPO un

progetto di R&D

PRIMA della

commercializzazione

OPPOSIZIONE ad un

brevetto o CONTENZIOSO

SCOPO

Informazioni generali

su un settore

tecnologico e sullo

stato dell'arte relativo

ad uno scpecifico

problema

Valutare la

brevettabilità dei

risultati della ricerca

Domande di brevetto o

brevetti non scaduti in

un determinato Stato,

in un determinato

settore tecnilogico

Trovare arte nota non

considerata dagli

esaminatori

BANCHE DATI

BREVETTUALE +

TECNICO-SCIENTIFICA

BREVETTUALE +

TECNICO-SCIENTIFICABREVETTUALE

BREVETTUALE + TECNICO-

SCIENTIFICA…MEGLIO SE

TESTI SCIENTIFICI E

MANUALI

RISULTATI

AMPI ED ESAUSTIVI

(TITOLO E RIASSUNTO

DI QUALCHE DECINA DI

DOCUMENTI)

SPECIFICI (MENO DI 10

DOCUMENTI, TESTO

INTEGRALE)

SPECIFICI (rilevanti

quelli che rivendicano

il prodotto o processo

di interesse)

AMPI (POCHE DECINE)

EVIDENZA DELLE PARTI

DEL TESTO RILEVANTI PER

INVALIDARE LE

RIVENDICAZIONI

Esercitazione pratica

Si vuole verificare se è brevettabile la seguente

invenzione:

Bicicletta elettrica a pedalata assistita, configurata

in modo da ricaricare le batterie in frenata

Nel caso in cui l’invenzione non sia brevettabile,

valutare se è liberamente attuabile in Europa

Esercitazione pratica - scaletta

Organizzare le informazioni di base

NON sono noti depositanti, inventori o documenti, ma solo la descrizione del trovato

Scegliere le banche dati

La ricerca verrà condotta sulla banca dati libera ESPACENET.com

NOTA: si sarebbe potuto scegliere di condurre la ricerca su altre banche dati (Wipo, JP office, USPTO, Google…)

Esercitazione pratica - scaletta

Individuare: parole chiave, sinonimi e codici di classificazione

Le parole chiave ed i sinonimi sono:

Parola chiave Traduzione e sinonimi Bicicletta bike, bicycle, cycle Bicicletta elettrica electric bike ricarica charge, recharge frenata brake, braking

Su espacenet è possibile effettuare una ricerca per parole chiave all’interno della classificazione europea

Codici di classificazione

http://worldwide.espacenet.com/eclasrch?classification=ecla&locale=en_EP



Nota lessicale: non «bycicle» ma «rider propelled cycle»!!!

Ci aspettiamo che i documenti saranno trovati nel

gruppo B62M6/40 – 45 - 50.

Al fine di non omettere risultati interessanti possiamo

effettuare la ricerca in B62M6 o anche in B62M

Il primo risultato non contiene

esplicitamente la caratteristica

da noi cercata…

Ma il secondo si...

Evidentemente la nostra «invenzione» non è

brevettabile.

Può però essere liberamente attuata?

Per rispondere a questa domanda è opportuno notare

che l’invenzione è descritta, secondo le nostre

conoscenze, in un documento pubblicato nel 1975 (oltre

20 anni fa).

Per questo motivo nessuna domanda di brevetto

depositata dopo quella data può essere stata

validamente concessa per questa invenzione, a meno

che non contenesse del contenuto tecnico ulteriore

L’invenzione pertanto è, in linea di principio,

liberamente attuabile.

Al termine di una ricerca di

anteriorità si ha in genere a

disposizione un ristretto

numero di documenti

considerati rilevanti rispetto

alla propria invenzione

Il parere di brevettabilità

Sulla base di questi documenti

è quindi necessario verificare

la presenza dei requisiti di

brevettabilità


E’ una invenzione?

NO scoperte (es. nuovo minerale o

microorganismo presente in natura),

NO teoria scientifica

NO metodo matematico.


E’ applicabile industrialmente?

NO moto perpetuo, macchine a

rendimento > 1….


E’ contraria all’ordine pubblico ed alla

morale?

Rilevante per alcune invenzioni

BIO-TECH (clonazione umana,

sofferenza su animali, utilizzo di

embrioni…)


E’ NUOVA?

Una invenzione è considerata nuova se

non forma parte dello «stato dell’arte».

Lo stato dell’arte rilevante per

l’invenzione è stato definito dalla ricerca

di anteriorità.


Nel considerare la novità, il contenuto di un

documento dovrebbe essere considerato in

maniera isolata dal contenuto degli altri

documenti rilevati


Un documento è rilevante ai fini di novità rispetto alla mia

invenzione se descrive la totalità degli elementi tecnici

contenuti nel trovato, nella medesima combinazione


Se gli elementi dell’invenzione sono presenti nel

documento, ma non nella combinazione rivendicata,

quella combinazione è nuova.


Un’invenzione manca di novità se e solo se c’è una completa conformità di caratteristiche tra l’invenzione e il documento anteriore.

L’utilizzo di caratteristiche tecniche equivalenti ma non identiche non toglie novità all’invenzione.

L’equivalenza andrà valutata con riferimento all’attività inventiva


Esempio di possibile invenzione Gli impianti ad aria compressa sono dotati di valvole di sfiato. Queste spesso sono provviste di dispositivi di silenziamento in materiale poroso che possono essere otturati polvere e sporco provenienti dall’esterno

Il parere di brevettabilità - Esempio

Soluzione del problema Dispositivo silenziatore comprendente - un involucro (1) collegabile alla valvola da proteggere, - un elemento silenziatore (2) interno all’involucro (1), - un otturatore (3) vincolato ad un elemento elastico (5)

Il parere di brevettabilità - Esempio


NUOVA

? INVENTIVA (ORIGINALE)

?





Il parere di brevettabilità - Esempio Closest prior art individuata Dispositivo silenziatore comprendente - un involucro (11) collegabile alla valvola da proteggere, - un elemento silenziatore (35) esterno rispetto all’involucro (1), - un otturatore (36) vincolato ad un elemento elastico (51)


CONFRONTO INVENZIONE ARTE NOTA

INVENZIONE .

Involucro collegabile alla valvola da proteggere

un elemento silenziatore

interno all’involucro

un otturatore vincolato ad un elemento elastico e ad un mezzo di contrasto

D1 .

OK

OK

L’elemento silenziatore è esterno

ok



Sebbene in D1 siano contenuti tutti gli elementi che definiscono l’invenzione, la loro combinazione è differente, pertanto la valvola descritta è nuova rispetto a D1. Se un’invenzione non è inequivocabilmente ricavabile dagli insegnamenti contenuti in un unico documento, allora l’invenzione è nuova.


NUOVA

INVENTIVA (ORIGINALE)

?





Una volta che si sia appurato che l’invenzione è nuova, è necessario verificare se la stessa è «originale» o «inventiva» Un’invenzione presenta il requisito dell’originalità quando non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, ovvero non è ovvia a una persona esperta del ramo a cui l’invenzione appartiene (tecnico medio del settore). Ha senso verificare la presenza di attività inventiva solo in presenza di novità

Il test di Attività inventiva

Sorgono pertanto almeno due domande: - Chi è il tecnico medio del settore? - Cosa significa, nella pratica, «risulta in modo evidente dallo stato della tecnica»?


L’attività inventiva è un requisito più difficile da verificare della novità. L’approccio codificato dall’EPO è quello di utilizzare il «problem and solution approach», che è un test in tre passi utile a determinare, in maniera oggettiva, la presenza o meno di attività inventiva.


Problem and solution approach Identificare l’ARTE NOTA

PIU’ VICINA

Definire il PROBLEMA TECNICO OGGETTIVO

verificare se la soluzione fornita dall’invenzione è INDICATA O SUGGERITA

nell’arte nota

1. Identificare l’arte nota più vicina

L’arte nota più vicina è la combinazione di caratteristiche, contenute in un solo documento, che costituisce il punto di partenza più promettente per uno sviluppo ovvio in direzione dell’invenzione. L’arte nota più vicina dovrebbe essere indirizzata alla soluzione dello stesso problema tecnico o per lo meno appartenere allo stesso campo tecnico dell’invenzione

Problem and solution approach

2. Definire il PROBLEMA TECNICO OGGETTIVO

Il problema tecnico oggettivo è il compito del tecnico medio del settore che deve modificare la closest prior art per ottenere l’invenzione


Il problema tecnico oggettivo è definito dagli effetti tecnici causati dalle differenze tra l’invenzione e l’arte nota



INVENZIONE .

Involucro collegabile alla valvola da proteggere

un elemento silenziatore

interno all’involucro

un otturatore vincolato ad un elemento elastico e ad un mezzo di contrasto

l’otturatore in condizioni di riposo protegge dallo sporco il silenziatore

D1 .

OK

OK

L’elemento silenziatore è esterno

ok

L’otturatore non può proteggere dallo sporco il silenziatore

2. Definire il PROBLEMA TECNICO OGGETTIVO

Il problema tecnico oggettivo in questo caso può essere definito come:


Fornire un silenziatore per una valvola di scarico che sia protetto dalla polvere quando l’otturatore è nella sua posizione di riposo

3. Partendo dall’arte nota più vicina e dal problema tecnico oggettivo verificare se la soluzione fornita dall’invenzione sarebbe stata ovvia per il tecnico del settore

Uno sviluppo ovvio generalmente si può trovare in un secondo documento di arte nota nello specifico campo dell’invenzione. L’invenzione è ovvia se l’insegnamento ottenuto dal secondo documento di arte nota avrebbe indirizzato il tecnico medio del settore a modificare o adattare la «closest prior art» per ottenere l’invenzione


L’invenzione è ovvia se l’insegnamento ottenuto dal secondo documento di arte nota avrebbe indirizzato il tecnico medio del settore a modificare o adattare la «closest prior art» per ottenere l’invenzione


D2

D1

Nel caso di esempio la modifica proposta non è suggerita né indicata dagli ulteriori documenti di anteriorità rilevati


D2 D1

D3

EPO final opinion


DOCUMENTI NECESSARI PER UNA DOMDANDA DI BREVETTO

Contiene le informazioni necessarie ad indentificare il richiedente, il mandatario e la domanda

DOMANDA

Contiene le informazioni necessarie ad indentificare gli inventori

DESIGNAZIONE DI INVENTORE

Deve descrivere in maniera compiuta l’invenzione permettendo al tecnico del settore che la legga di replicare l’invenzione (enabling disclosure)

DESCRIZIONE

Definiscono precisamente l’ambito di tutela richiesto RIVENDICAZIONI

Se necessari (in genere si…) DISEGNI

Utile a fini bibliografici e di ricerca RIASSUNTO

Structure of the description

• Prior art

– Teapot with one spout

• Drawback of prior art

– Time-consuming

• Problem to solve

– Reduce filling time

• Solution

– Provide a second spout

• Advantage of the invention

– The time needed to fill multiple

cups is reduced

La Descrizione costituisce una «dichiarazione di scienza» del richiedente il brevetto.

• In essa deve essere descritta compiutamente l’invenzione in relazione al problema risolto, e dovrebbero essere discussi uno o più modi di realizzazione della stessa.

• Nella descrizione deve essere contenuto e spiegato tutto quanto rivendicato

(Le rivendicazioni devono essere «supportate dalla descrizione»)

• Le rivendicazioni costituiscono una «dichiarazione di volontà».

• In esse deve essere chiaramente definito l’ambito di tutela richiesto per il proprio brevetto.

• Dal momento che il brevetto concede un monopolio (seppure temporaneo) i limiti di estensione di questo monopolio devono essere chiaramente definiti

STRUTTURA DI UNA RIVENDICAZIONE - Rule 43 EPC

The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. Wherever appropriate, claims shall contain:

• (a) a statement indicating the designation of the subject-matter of the invention and those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which, in combination, form part of the prior art;

• (b) a characterising portion, beginning with the expression "characterised in that" or "characterised by" and specifying the technical features for which, in combination with the features stated under sub-paragraph (a), protection is sought.

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/r43.html





Struttura delle rivendicazioni

Le rivendicazioni contengono quindi

- un preambolo che definisce l’ambito della tecnica in cui si inserisce l’invenzione

- una parte caratterizzante, che definisce il contributo alla tecnica fornito dall’invenzione e per il quale si chiede protezione


Struttura di una rivendicazione

"A double pipe comprising:

an outer pipe; and

an inner pipe having a spiral or wavy shape configured to be held by an

inner circumferential face of the outer pipe,

characterised in that

the diameter of the spiral or an amplitude of the wavy shape of the

inner pipe is equal to or less than an inner diameter of the undeformed

outer pipe; and

the outer pipe has locally crushed parts extending inwardly in a

diametrical direction to hold the inner pipe at each crushed part."

PR

EAM

BO

LO

CA

RAT

TER

IZZA

NTE

• La protezione è conferita per la parte caratterizzante in abbinamento a tutte le caratteristiche contenute nel preambolo.

• E’ evidente quindi che è opportuno inserire nel preambolo «tutte e sole le caratteristiche tecniche strettamente necessarie a realizzare un modo di realizzazione funzionante secondo lo stato dell’arte»

Nella parte caratterizzante devono essere inserite le caratteristiche tecniche che:

• differenziano l’invenzione dallo stato dell’arte e

• producono un effetto utile a risolvere in maniera non ovvia un problema tecnico.

RIVENDICAZIONI DIPENDENTI

• Il richiedente ha l’interesse di ottenere la protezione più ampia possibile per la propria invenzione.

• Per questo motivo si deposita in generale una prima rivendicazione il più ampia possibile

Il rischio nel depositare rivendicazioni molto ampie è che durante la fase di esame (o, peggio, in giudizio) venga trovata arte nota non conosciuta all’inventore. In quel caso, se il brevetto ha una sola rivendicazione molto ampia che viene distrutta dall’arte nota trovata, potrebbe non rimanere alcuna protezione.

169

La funzione delle rivendicazioni dipendenti

1

2

3

4

Arte nota

In questo caso l’arte nota è sicuramente invalidante per le rivendicazioni 1 e 2, ma non per la 3 e la 4

Le rivendicazioni indipendenti descrivono l‘invenzione in termini molto generali, in modo da consentire una interpretazione ampia nei procedimenti giudiziari. Le rivendicazioni dipendenti invece descrivono specifici modi di realizzazione dell’invenzione che l’inventore considera economicamente attrattivi.

171

Processo di stesura di una rivendicazione

1

• Identificare l’invenzione e le anteriorità rilevanti

2 • Scomporre l’invenzione in elementi, ed

evidenziare le relazioni tra gli elementi

3

• Identificare la funzione svolta da ciascun elemento

172


4

• Verificare la presenza di ciascun elemento in ciascun documento di arte nota

5 • Identificare l’arte nota più vicina (quella che ha in comune

il maggior numero di elementi con l’invenzione)

6

• Scrivere una prima volta il preambolo della rivendicazione, inserendo tutti gli elementi in comune tra l’invenzione e l’arte nota

173


7

• Scrivere una prima volta la parte caratterizzante della rivendicazione inserendo tutti gli elementi/caratteristiche presenti nell’invenzione ma non nell’arte nota

TABELLA DI LAVORO

INVENZIONE

Elemento tecnico D1 D2 D3

ARTE NOTA


La tutela giudiziaria dei brevetti

• L’azione giudiziaria a tutela delle privative sui brevetti viene definita “azione di contraffazione”.

• Per contraffazione si intende l’uso non autorizzato, da parte di terzi, dell’invenzione brevettata.

• Dal punto di vista processuale la legge stabilisce una presunzione di validità per il brevetto e, dunque, esonera il titolare - che agisce per contraffazione - dall’onere di provare tale validità.


Le misure cautelari

L’azione di contraffazione può essere preceduta dalle misure cautelari:

Descrizione

Sequestro

Inibitoria

La loro concessione può essere condizionata al versamento di una cauzione a carico del ricorrente, oltre che all’accertamento del fumus boni iuris e del periculum in mora.


La descrizione

• E’ rivolta all’acquisizione della prova della contraffazione, soprattutto in relazione alle invenzioni di procedimento, quando cioè tale prova non è desumibile dal prodotto finale.

• E’ eseguita dall’Ufficiale giudiziario, con l’ausilio di periti e mezzi tecnici (fotografici).

• Ha lo scopo di descrivere gli oggetti lesivi delle privative del titolare.


Il sequestro

• Ha lo scopo di impedire la circolazione del prodotto in contraffazione, mediante l’affidamento in custodia allo stesso proprietario o detentore.

• Possono essere oggetto di sequestro:

gli oggetti costituenti violazione del diritto

i mezzi per la loro produzione

gli elementi di prova


L’inibitoria (cautelare)

• Scopo dell’inibitoria cautelare è quello di inibire al contraffattore:

la fabbricazione

il commercio

l’uso

dei prodotti coperti da brevetto

• Può essere richiesta prima o durante il giudizio di merito.

Le principali sanzioni previste in caso di accertamento della contraffazione sono:

L’inibitoria

Il risarcimento del danno

Sanzioni secondarie


Le sanzioni

• L’inibitoria consiste nell’ordine di cessare (o non riprendere, qualora interrotto) il comportamento lesivo del diritto di cui si chiede la tutela.

• L’inibitoria prescinde dal dolo o dalla colpa del contraffattore. • L’inosservanza di tale provvedimento comporta l’applicazione di una

sanzione penale. • Nel pronunciare l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per

ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. I prodotti realizzati con la condotta illecita possono essere (alternativamente), secondo le disposizioni del giudice: rimossi o distrutti assegnati in proprietà al titolare del brevetto sequestrati, a spese del contraffattore, per la durata del brevetto aggiudicati al titolare del brevetto mediante il versamento di una

somma


L’inibitoria (sanzione)

• Il risarcimento del danno sottende il dolo o la colpa del contraffattore e la esistenza di un danno nei confronti del soggetto leso.

• Tra i criteri utilizzati dalla giurisprudenza per la quantificazione del danno vanno menzionati: il canone di licenza ed il mancato utile netto. Esso può essere determinato anche in via equitativa.

• E’, inoltre, prevista la possibilità dell’emissione di una condanna generica, cui è sottesa la prova ontologica del danno e che rimette la quantificazione ad un futuro giudizio.


Il risarcimento del danno

• La pubblicazione della sentenza di contraffazione o del dispositivo a spese del convenuto.

• La c.d. condanna in futuro, e cioè il pagamento di una

somma per l’ipotesi di mancata cessazione o ripresa della contraffazione.


Sanzioni secondarie

20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 184

Diritti nascenti dall’invenzione • Diritto ad essere riconosciuto autore:

– Morale

– Inalienabile

– Privo di contenuto patrimoniale

• Diritto al brevetto (= legittimazione alla domanda di brevetto): – Patrimoniale

– Alienabile

– Diritto di/sul brevetto (= diritto esclusivo all’utilizzo dell’invenzione):

– Patrimoniale

– Alienabile


Brevettazione del non avente diritto

A) Brevetto già concesso al non avente diritto:

Il vero inventore non può presentare domanda di brevetto ma:

Far valere la nullità del brevetto

Rivendicare il brevetto = ottenerne il trasferimento a proprio nome


Invenzione di gruppo

• Invenzione realizzata da più operatori che lavorano insieme sulla base di un progetto unitario

• Art. 6 CPI: i diritti nascenti da un’invenzione di gruppo spettano a tutti i coinventori e sono disciplinati, salvo patto contrario, dalle norme sulla comunione, in quanto compatibili


Invenzione di gruppo e diritto al brevetto

• Decisione se brevettare o meno

> maggioranza dei coinventori

• Domanda presentata da uno solo o dalla minoranza dei coinventori senza menzionare gli altri o senza consenso: domanda del non avente diritto?


Invenzione di gruppo e gestione dei diritti di brevetto

• Presunzione (relativa) di eguaglianza delle quote

• Libera cedibilità delle quote

• Diritto di prelazione


Invenzione di gruppo e cessione dei diritti di brevetto

• Licenze non esclusive: maggioranza dei 2/3

• Licenze esclusive: unanimità


Invenzione del lavoratore subordinato - Art. 64 CPI

• Diritto (morale) ad essere riconosciuto autore > dipendente • Diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto > azienda • Remunerazione per il dipendente

– Invenzione di servizio – Invenzione d’azienda – Invenzione occasionale


Invenzione di servizio - Art. 64 CPI

• L’attività inventiva è prevista come oggetto della prestazione lavorativa

• Per tale attività è prevista apposita remunerazione

Al Datore di lavoro: Spetta il diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto

Al Dipendente: Nessun diritto patrimoniale


Invenzione d’azienda - Art. 64 CPI

• L’invenzione è realizzata in esecuzione di un rapporto di lavoro ma …

• L’attività inventiva non è prevista come oggetto del rapporto di lavoro = manca un nesso funzionale tra l’attività prevista e l’invenzione


Invenzione d’azienda - Art. 64 CPI

Al datore di lavoro:

Diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto

Al dipendente

Spetta un equo premio, in base a: • Importanza dell’invenzione

• Retribuzione percepita dal dipendente

• Tipo di attività del dipendente

• Contributo dell’organizzazione aziendale


Invenzione occasionale - Art. 64 CPI

• Pur rientrando nel campo di operatività dell’azienda …

• … non ha alcun rapporto con l’attività del dipendente


Invenzione occasionale - Art. 64 CPI

Al dipendente:

Diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto

Al datore di lavoro

Spetta un diritto di opzione su:

• Acquisto del brevetto

• Concessione di una licenza

• Diritto al rilascio di brevetti stranieri


Invenzioni dei ricercatori

• Legge n. 383/2001 - Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali Art. 7 Modificazioni al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127: dopo l’art. 24 è inserito l’art. 24-bis

• Codice della Proprietà Industriale

Art. 65


Invenzioni dei ricercatori - Art. 65 CPI 1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro

intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.

In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.


Invenzioni dei ricercatori - Art. 65 CPI

2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.



3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50% per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.

Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30% dei proventi o canoni.



5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.


I contratti di ricerca

• Contratti mediante i quali un soggetto (committente) affida dietro compenso lo svolgimento dell’attività inventiva a lavoratori autonomi o a gruppi organizzati di ricercatori

• Contratti atipici (appalto, contratto d’opera, misto, altro)


I contratti di ricerca a committenza privata

• La commessa proviene da un soggetto privato che intende utilizzare i risultati dell’attività di ricerca

• Il diritto ad essere riconosciuto inventore spetta sempre al ricercatore o al gruppo di ricercatori

• Il diritto al rilascio del brevetto è di solito attribuito al committente, che sostiene i costi della brevettazione

• Clausole contrattuali possono prevedere una distribuzione dei ricavi derivanti dallo sfruttamento del brevetto:

– Diritto di ottenere una licenza a condizioni particolarmente favorevoli (clausola della licenza)

– Diritto di ottenere una % degli introiti (clausola del tasso di partecipazione agli utili)


La circolazione dei diritti al brevetto e dei diritti di brevetto


Diritti trasferibili

• Art. 2598 c.c.

I diritti nascenti dalle invenzioni, tranne il diritto ad esserne riconosciuto autore, sono trasferibili (inter vivos o mortis causa)

Cosa è trasferibile:

• Diritto al rilascio del brevetto

• Diritti di privativa derivanti dal rilascio del brevetto:

– Cessione

– Licenza


Cessione di brevetto

• Il titolare del brevetto si spoglia della titolarità dell’attestato a favore di un altro soggetto attraverso un atto traslativo:

– Vendita

– Permuta

– Donazione


Licenza di brevetto

• Il titolare del brevetto (licenziante), pur conservandone la titolarità, concede ad un altro soggetto (licenziatario) l’autorizzazione all’utilizzo dell’invenzione verso il pagamento di un corrispettivo (royalty).

sessione 2 - proprietà intellettuale - ing. gabriele conversano

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