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Novedad Normativa

• Resolución SIC 6447 de febrero 11 de 2011(1)

• Circular Externa No 003 de febrero 3 de 2011(1)

• Circular Externa No 004 de febrero 14 de 2011(2)

• Circular Externa No 005 de febrero 23 de 2011(2)

• Novedad de Doctrina

Protección al consumidor Cobro de intereses a una tasa superior a la legal(4)

• Publicidad engañosa(5) Propiedad Industrial

• Prohibición de registrar signos exclusivamente descriptivos(9)

• Contrato de licencia de uso(10) Oficina jurídica(12)

Novedad Jurisdiccional Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales

• Carga de la prueba en acciones de competencia desleal(16)

• Prescripción en competencia desleal(17) • Acto desleal de confusión(19)

Novedad Jurisprudencial (24) Índice de Conceptos (27)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO Res No. 6447 del 11 de febrero de 2011

Publicado en Diario Oficial No. 47.985 del 16 de febrero de 2011 Asunto: Por la cual se oficializan Patrones Nacionales de Medición Principales puntos de interés: - Se oficializan los patrones de masa y tiempo.

Cir. Ext. No.003 del 3 de febrero de 2011

Publicado en Diario Oficial No. 47.973 del 4 de febrero de 2011. Asunto: Adición del numeral 2.10 al Capítulo Segundo, Título VIII de la Circular Única. Principales puntos de interés: - A los miembros de la junta directiva designados por el Gobierno Nacional les es aplicable la vacancia automática del cargo de director, de que trata el primer inciso del artículo 18 del Decreto 726 de 2000, por su inasistencia sin justa causa a cinco (5) sesiones de la junta directiva.

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- El procedimiento que se utilice para determinar la vacancia automática de los miembros del Gobierno Nacional o para presentar las respectivas excusas, será el mismo que se fije en los estatutos para los directivos elegidos por los comerciantes. - En el evento de presentarse una vacancia definitiva de alguno de los miembros designados por el Gobierno Nacional, el presidente de la junta directiva deberá proceder a informar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, para que se proceda a su reemplazo. - Para el caso de los Directivos designados por el Gobierno Nacional, el suplente reemplazará al principal en sus faltas temporales y absolutas y, en este último evento, su reemplazo será hasta tanto se realice un nuevo nombramiento del principal por parte del Gobierno Nacional.

Circular Externa No. 004 del 14 de Febrero de 2011 Publicado en el Diario Oficial No. 47.985 del 16 de Febrero de 2011 Asunto: Adicionar el literal b) al numeral 2.1.1.2. del Capitulo Segundo, Titulo II de la Circular Única. Principales puntos de interés: - Establece un nuevo criterio para determinar cuando la información es engañosa - Cuando la información indispensable para el adecuado manejo, mantenimiento, forma de empleo, uso del bien y/o servicio así como precauciones sobre posibles riesgos, no esté en idioma castellano. - Cuando un Reglamento Técnico establezca la obligación de dar información a los consumidores, ésta deberá venir en su integridad en idioma castellano.

- Se considera que la información es suficiente cuando sea representada por símbolos reconocidos internacionalmente y/o con palabras que por costumbre son plenamente reconocidas por los consumidores en cuanto su significado o aplicación.

Circular Externa No. 005 del 23 Febrero de 2011 Publicado en el Diario Oficial No. 47.994 del 25 de Febrero de 2011 Asunto: Adicionar el numeral 2.11 al Capítulo Segundo, Título II de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Principales puntos de interés: - Establece el procedimiento para la presentación de PQR en los grandes almacenes, para lo cual se define el término "grandes almacenes" y se prevé la disponibilidad de un formulario para la presentación de las PQR.

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- Establece que los grandes almacenes deberán designar un responsable para firmar el formulario de las PQR; así mismo, que deberán publicar un aviso en el que informen que se encuentra disponible un formulario para presentación de PQR, la línea de atención al cliente y los teléfonos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que se dé aviso en el caso que no estén disponibles los formularios en los grandes almacenes. - Señala un término de 30 días a los grandes almacenes para remitir el formato de formulario y el documento contentivo de las instrucciones impartidas al interior de la organización para cumplir con el mecanismo de PQR`s a esta Superintendencia. Asunto: "Por medio de la cual se modifica el artículo 4° de la Resolución 0581 del 3 de diciembre de 2008". Reseña Temas de interés: - Incluye un nuevo miembro del Comité de Gerencia de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE -, la Organización BASC Colombia, y actualiza la lista de quienes lo integran.

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PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

Tema: Intereses Art. 14 Decreto 2876/84-Cobro de intereses a una tasa superior a

la máxima legal en las operaciones de venta al detal de bienes muebles o prestación de servicios, mediante el sistema de plazos o instalamentos.

Resolución: 73808 de 30 de Diciembre de 2010. Por la cual se impone una sanción

“…El presente asunto se contrae a determinar si la tasa de interés efectivamente cobrada al señor Carlos Alejandro Amador González, en el crédito tomado para un tratamiento odontológico, sobrepasó el límite máximo legal, en tanto que, el valor desembolsado fue $4.500.000, es decir $500.000 menos de lo solicitado, diferencia que la investigada le informó atendía a un impuesto del 10%, respecto del cual no le entregaron ningún soporte.

Al respecto, se encuentra que obra en el expediente el comprobante de egreso No. 0196 (fl. 3), en el cual se evidencia que la suma de $4.500.000 fue desembolsada a través del cheque No. R407587 del Banco de Bogotá, razón por la cual será dicha suma de dinero la que se tome como capital para efectos del cálculo de la tasa de interés.

Respecto del plazo y el valor de la cuota mensual, la investigada no se pronunció ni en la respuesta al requerimiento de información ni en la oportunidad señalada para dar respuesta a la solicitud de explicaciones, configurándose así el indicio grave de que trata el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil, en contra de la empresa Inversiones MAC Andino S.A. E.S.P., dando así validez jurídica a las afirmaciones del consumidor atinentes a que el plazo pactado fueron 12 meses con cuotas mensuales de $498.001.

Así las cosas, se tiene que las condiciones de negociación pactadas fueron:

Valor Cuota fija mensual

$498.001

Plazo 12 meses Capital $4.500.000 Tasa de Interés 4.65% m.v.

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Para la fecha de negociación, noviembre de 2008, según las afirmaciones del reclamante respecto de las cuales también guardó silencio la investigada, la tasa máxima legal, según la Resolución No. 1555 de 30 de septiembre de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, era del 31.53% E.A., es decir 2.31% m.v., por lo que resulta claro para esta Dirección que la tasa de interés base de la negociación excede a la máxima legal.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la conducta típica descrita en el numeral 6 del artículo 14 del decreto 2876 de 1984 hace referencia no a la tasa de interés pactada sino a la cobrada y no obra prueba en el expediente de que la cuota mensual de $498.001 haya sufrido variación alguna en los periodos cobrados o que en su aplicación se haya ajustado el porcentaje de interés cobrado, se analizará la tasa cobrada hasta la fecha de presentación del escrito de queja (1 de diciembre de 2009), así: (...)

DECISIÓN

“…la tasa de financiación cobrada en los doce instalamentos analizados supera la máxima legal, razón por la cual encuentra este Dirección que la investigada infringió lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 14 del Decreto 2876 de 1984”.

Tema: Publicidad engañosa. Resolución: 3144 de 28 de enero de 2011. Por la cual se resuelve un

Recurso de Apelación “…en el caso que nos ocupa, todas las piezas publicitarias que obran en el expediente proporcionan al consumidor el mensaje de que el conjunto residencial PÓRTICO DE SAN RAFAEL, compuesto por casas de 65.12mts2, es un CONJUNTO CERRADO. Adicionalmente, al público consumidor se le informa en dichas piezas, que el proyecto a construir contará con parrilla para asados, muro de escalada, rampas para monopatín, guardería, salón comunal, oratorio, juegos infantiles, teatrino, sala para estudio e internet, parqueaderos comunales y plazoleta central. Por medio de la información que es percibida a través de las piezas publicitarias, el consumidor orienta y fundamenta la decisión de compra de un inmueble y de llegar a adquirirlo, está plenamente facultado para exigir el cumplimiento de todas las características y condiciones que fueron anunciadas inicialmente.

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Ahora bien, cuando se emite un mensaje publicitario acerca de un proyecto de construcción, éste debe ser lo más veraz, preciso, claro y detallado, porque está dirigido a un consumidor medio o racional, a quien no se le pueden exigir conocimientos específicos y técnicos acerca del objeto del mensaje1. Retomando el caso examinado, el mensaje transmitido al consumidor fue aquél de un conjunto cerrado de casas, y aun cuando por la delimitación física del predio en el que se construyó el proyecto, el conjunto se encuentre alinderado por muros de las edificaciones vecinas, obteniéndose el efecto de encerramiento que podría determinar que un inmueble sea catalogado como conjunto cerrado, la ley 675 de 2001 que establece el régimen aplicable a la propiedad horizontal, en su artículo 63 dispone que un inmueble ostentará la calidad de unidad inmobiliaria cerrada, cuando su acceso se encuentre restringido por un encerramiento y cuente con controles de ingreso. Debe entenderse entonces que al ser construcciones integradas arquitectónica y funcionalmente, el encerramiento debe ser propio, sin depender de los muros de edificaciones vecinas. Aun cuando este Despacho aceptara el argumento del recurrente, que fundamentándose en el concepto de la Secretaria de Habitat de la Alcaldía Mayor de Bogotá (fls. 68-80), manifiesta que si se está en presencia de un encerramiento del conjunto residencial toda vez que los linderos del predio están limitados por muros de construcciones vecinas, la misma secretaría manifiesta que estos muros no son los adecuados, teniendo en cuenta que “se trata de muros construidos hace muchos años, se hace necesario efectuar una valoración de tipo estructural de manera que se garantice su estabilidad y adecuado funcionamiento. Así mismo es importante mejorar su aspecto estético, deteriorado por el trajín normal de los años”. El Despacho concluye entonces que cuando se publicite un proyecto de construcción como conjunto cerrado, el encerramiento y los controles de ingreso han de ser propios de la construcción, ya que el mensaje que es transmitido al consumidor es aquél de un concepto de seguridad inherente al inmueble que adquiere, que no depende de aspectos exteriores, tales como la presencia de edificaciones colindantes. Así las cosas, en el caso que nos ocupa, la información suministrada al consumidor frente a la calidad de conjunto cerrado del proyecto Pórtico de San Rafael no puede ser considerada veraz y suficiente, infringiéndose las normas de protección al consumidor consagradas en el Decreto 3466 de 1982.

1 [1] La Federal Trade Commission de los Estados Unidos de América, entidad encargada en dicho país de aplicar los mismos principios universales que en Colombia establece el Decreto 3466 de 1982, estableció, respecto del concepto de consumidor racional, lo siguiente: “El parámetro que universalmente se utiliza para evaluar si un mensaje es o no engañoso, es el de consumidor medio o racional. Este parámetro se fundamenta en la realidad de la forma como los consumidores entienden"

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Por otra parte, tal como se constató en la visita de inspección realizada por esta Superintendencia (fls. 54 y 55), otras especificaciones del proyecto que habían sido anunciadas al consumidor en las piezas publicitarias, tales como la guardería, el oratorio, la sala de internet, los juegos infantiles, la parrilla para asados, la rampa para monopatín, el muro de escalada, el teatrino y un salón comunal nuevo, no han sido construidas aún habiéndose entregado el proyecto o no cuentan con las características propias de lo originariamente anunciando, situación que igualmente contraría lo dispuesto en la normatividad pertinente y vulnera abiertamente el derecho que tienen los consumidores de ser receptores de información veraz y suficiente. “. DECISIÓN

“…este Despacho no encuentra un elemento de juicio determinante para revocar la sanción impuesta, toda vez que no existe prueba alguna que permita desvirtuar la vulneración a las disposiciones 14 y 31 del Decreto 3466 de 1982, máxime cuando en materia de derecho del consumo, ha dicho la Corte Constitucional que “corresponderá al empresario demostrar los hechos y circunstancias que lo eximan de responsabilidad y que, en su caso, conforme a las reglas legales y a las pautas jurisprudenciales, le permitan excluir la imputabilidad causal del hecho dañoso sufrido por aquella”2. (...)”.

Tema: Intereses Art. 14 Decreto 2876/84-Cobro de intereses a una tasa superior a la máxima legal en las operaciones de venta al detal de bienes muebles o

prestación de servicios, mediante el sistema de plazos. Resolución: 73818 de 30 de diciembre de 2010. Por la cual se impone una

sanción “…El presente asunto se contrae a determinar si la tasa de interés efectivamente cobrada al señor Maximiliano Huérfano Correa, en el crédito tomado para las compras en TECNOTRONIX, sobrepasó el límite máximo legal, en tanto que, pese a haberse pactado un determinado valor de cuota mensual, se está cobrando uno superior.

Al respecto, la investigada afirma que el valor de las cuotas mensuales es de $102.282, más 1.410 por concepto de seguro de vida y, que el registro de pagos de las obligaciones depende de la información de recaudo de pagos que entreguen las empresas de servicios públicos de los pagos que hagan los deudores de los créditos.

Pues bien, el valor de la cuota mensual pactado señalada por la investigada en su comunicación del 11 de noviembre de 2010 (fl. 15 a 21) coincide con el que se reporta en 16 de las 17 consignaciones aportadas por el reclamante (fl 4 a 8).

2 [2] Sentencia C-1141 de 2000.

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Ahora, teniendo en cuenta los soportes de cobro del servicio de energía expedida por EBSA (fl.2 y 3), correspondientes a las facturas de Venta No. 43372837, 44657428, 44170801, 47656281 y 45627764, esta Dirección encuentra que:

Mes facturado Valor Cobrado por concepto de Credivalores Marzo de 2009 $104.000 Mayo de 2009 $147.298 Junio de 2009 $253.363 Agosto de 2009 $256.964 Diciembre de 2009 $369.523

En efecto, de las condiciones de negociación pactadas reportadas por la investigada, se tiene que:

Valor de Capital Financiado

$1.879.500

Plazo 24 meses Valor de Cuota Mensual $102.282 Tasa de Interés 2.2565% m.v.

Teniendo en cuenta que, según la Resolución No. 2163 de 30 de diciembre de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, la tasa máxima de interés legal era 2.2568% m.v., la tasa pactada se encuentra dentro del marco legal.

(...)

Realizando el cálculo de la obligación, teniendo en cuenta los pagos efectuados por el reclamante – descontados en $1.410 correspondientes a la prima del seguro de vida - y, sin que obre ninguna prueba en el plenario que acredite que a medida que fue ejecutándose el plazo de la obligación se modificaron los porcentajes de intereses y capital en la amortización, se observa que en diecisiete de diecinueve instalamentos analizados se aplicó una tasa de interés mayor a la máxima legal, así:

(...)

Sin embargo, teniendo en cuenta que obran pruebas documentales (fl. 2 y 3) en las que se evidencia que en cinco meses se cobró al deudor un valor de cuota mensual superior a la pactada – al valor de los cobros se descontará el valor de la prima de seguro -, se realizará el análisis con dicha información, así:

(...)

Para tal efecto, es menester indicar que la investigada no acreditó en la investigación que se hubiesen modificado los porcentajes de intereses y capital en la amortización de la obligación, así como tampoco una disminución del plazo, por lo que es claro que en los meses de Mayo, Junio, Agosto y Diciembre de 2009 el interés cobrado superó ampliamente el máximo legal.

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Ahora bien, la investigada hace mención en su escrito del 11 de noviembre de 2009 acerca de un ajuste de $39.584, presuntamente realizado el 25 de marzo de 2009; sin embargo, no aportó prueba que acreditara su efectiva aplicación y, aún menos, señaló en qué consistió. “(...)

DECISIÓN

“…se concluye que la tasa de financiación cobrada en el caso en comento supera la máxima legal, razón por la cual encuentra este Dirección que la investigada infringió lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 2876 de 1984”.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Tema: Prohibición de registrar signos exclusivamente descriptivos Resolución: 757 de 21 Enero 2011.

RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN. CONFIRMA. (…) La Delegatura encuentra acertada la consideración inicial que accede a la registrabilidad del signo por no considerarse eminentemente descriptivo (como lo exige la norma andina para impedir su protección) siendo distintivo al tratarse de una configuración compleja, extensa y que carece de relación respecto de los productos para los cuales fue solicitada (carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles). De manera que, si bien el conjunto pretendido en registro contiene elementos descriptivos (“kola granulada”), según la descripción antes efectuada, el mismo no se compone exclusivamente de dichos elementos, pues contiene la expresión “tarrito rojo” la cual corresponde a un signo previamente registrado por JGB S.A. Por lo tanto, el registro de la marca en estudio, no confiere el uso exclusivo de los términos descriptivos incluidos en la marca3, y esta al evocar el producto y sus cualidades, será débil frente a otros que también los evoquen.4 Es decir, que en este caso, el registro de la marca en estudio no le confiere a su titular la posibilidad de excluir a otros competidores o empresarios del uso de la expresión “KOLA GRANULADA” pues estos elementos continúan siendo de libre disposición para informar las calidades y características de productos. 3

[1] TJCA, Interpretación Prejudicial. Proceso 26-IP-1998. 4

[2] TJCA, Interpretación Prejudicial. Proceso 39-IP-2003, Marca: “& mixta”. “Todo signo registrado como marca, dependiendo de su origen y su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. Efectivamente, si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva.” (Subrayado y negrillas fuera de texto).

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En consecuencia, teniendo en cuenta la salvedad efectuada respecto de la protección, el signo solicitado en registro no está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Ahora bien, los argumentos debidamente expuestos en la parte motiva de la Resolución No. 9494 de febrero 27 de 2009 no son contrarios o incoherentes con la parte resolutiva de la misma, siendo innecesario entrar a revocarla, dado que la protección que se otorgó en el artículo segundo corresponde a la marca KOLA GRANULADA TARRITO ROJO, sin que ello signifique que se es propietario exclusivo y excluyente del término KOLA GRANULADA, lo que se ha dejado claro a lo largo del Acto administrativo, siendo la parte resolutiva la conclusión del análisis de registrabilidad, con una limitación para el titular que no se traduce al derecho otorgado ( determinar por parte de la Administración que la parte “kola granulada” es descriptiva o explicativa), sino al ejercicio del mismo, no pudiéndose oponer a terceros que en sus solicitudes marcarias o en el ámbito comercial hagan uso del conjunto débil “kola granulada”, lo cual no queda consignado en la parte resolutiva por no ser el lugar adecuado para tal determinación.”

Tema: Contrato de Licencia de Uso no implica una cesión de los derechos de titularidad sobre la marca

Resolución: 754 de 21 Enero 2011. RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN. CONFIRMA.

" (…) El registro de una marca ante la Oficina Nacional Competente implica para su titular dos facultades derivadas de su exclusividad, la primera, conocida como “positiva”, se refiere a la posibilidad que el titular del registro tiene para usar, ceder y conceder licencias sobre el signo; y la segunda, llamada “negativa”, se refiere a la posibilidad que el titular del registro tiene para prohibir que terceros no autorizados hagan uso del signo, así como de oponerse al registro de conjuntos marcarios idénticos o similares. Dentro de la facultad positiva se encuentra el derecho de uso, goce y disfrute de la marca, el cual permite al titular obtener una retribución económica por la utilización que del signo efectúen terceros por él autorizados. Así, la licencia es el negocio jurídico mediante el cual el titular de un registro marcario (licenciante) autoriza a un tercero (licenciatario) a utilizar el signo, sin transferir la titularidad de la marca, ya que el titular del registro se reserva la propiedad sobre el mismo. Por su parte, la transferencia es la cesión de la titularidad del registro, quedando la misma perfeccionada mediante la inscripción de la afectación ante la Oficina nacional competente, ocupando el cesionario el lugar de titular del registro marcario, no siendo necesario entonces para hacer uso de la marca una autorización o licencia del titular anterior, toda vez que este último pierde los derechos sobre la marca.

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En conclusión, la licencia, a diferencia de la transferencia, se limita a la autorización de uso de la marca, reservándose el titular del registro los demás derechos que derivan del mismo, por lo cual, el licenciatario no se entiende autorizado para solicitar y obtener el registro de signos idénticos o similares a la marca licenciada, pues ello implicaría un desconocimiento de la naturaleza del contrato de licencia al pretender prescindirse, mediante la solicitud de un nuevo registro, de la autorización de uso que el licenciante otorga como titular exclusivo de la marca. 2.4 Caso concreto. Una vez revisada la base de datos de la entidad se constató que sobre la marca fundamento de la negación TELECOM, Certificado de Registro No. 160241, bajo titularidad de la sociedad EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM EN LIQUIDACIÓN, se encuentra inscrita una licencia de uso a favor de la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., aquí solicitante. Ahora bien, según los parámetros antes establecidos, la autorización de uso sobre el signo mencionado no implica una cesión de la titularidad del mismo. En efecto, es sobre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom en Liquidación sobre quien recae el derecho de disposición del registro marcario, así como los deberes que el mismo conlleva, aunque dicha empresa se encuentre actualmente en estado de liquidación, pues se entiende que aún conserva su personería jurídica y debe disponer de sus activos de conformidad con el propósito de su situación jurídica actual. Así, aunque la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. se encuentre autorizada legal y contractualmente para utilizar el signo en cuestión, y los demás registros marcarios de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom en Liquidación, ello no la habilita legalmente para solicitar y obtener a su nombre el registro de signos distintivos que se encuentren incursos en una causal de irregistrabilidad. En efecto, la licencia de uso no es la transferencia de la titularidad del signo de suerte que de ella se derive una nueva titularidad sobre la marca. Por ende, aun cuando exista un contrato de licencia de uso suscrito entre las sociedades antes mencionadas, el mismo no le confiere derechos a la sociedad licenciataria para obtener el registro de marcas que sean iguales o semejantes a las de la sociedad licenciante y susceptibles de acarrear frente a las mismas riesgo de confusión.”

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OFICINA JURIDICA Tema: Diferencias que existen entre una acción por infracción a los derechos de

propiedad industrial (marcarios específicamente) y una acción por competencia desleal

Concepto Of. Jurídica No. 11-162525- -1-0 del 8 de febrero de 2011

"(...) 2.1 Acción por infracción de derechos en materia de propiedad industrial La normatividad andina consagra la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual según el artículo 238, se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, ante la jurisdicción ordinaria. El Código de Procedimiento Civil establece en su artículo 17 (modificado por el Decreto 2273 de 1989, art. 3, par. 1.), que los jueces civiles de circuito especializados son competentes para conocer en primera instancia de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no se encuentren atribuidos a las autoridades administrativas o a la jurisdicción contencioso administrativa. Esta acción permite a los diferentes titulares de los signos distintivos solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infrinja su derecho y la indemnización de perjuicios causados, (artículo 241 de la Decisión 486 de 2000), así como el ordenamiento de las medidas cautelares inmediatas a fin de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios, esto de conformidad con lo previsto en el artículo 245 de la citada Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al respecto, el tratadista Ricardo METKE, en su artículo "Procedimientos de Propiedad Industrial. Cámara de Comercio de Bogotá", 1994, página 147, señaló que:

"Una de las facultades del titular de un derecho de propiedad industrial es el uso o explotación exclusiva de los bienes objeto de la misma (patentes, marcas, diseños industriales, nombres comerciales y enseñas). Ello implica a su vez la facultad de impedir que terceros no autorizados usen o exploten tales bienes. Desde otro punto de vista puede afirmarse que el uso o explotación por un tercero no autorizado de un bien amparado por un derecho de propiedad industrial, constituye una usurpación del bien y una infracción del derecho respectivo".(Subrayado fuera del texto)

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2.2 Acción por infracción en materia de competencia desleal

La Superintendencia de Industria y Comercio en Sentencia No. 11 de 2010, señaló lo siguiente:

"La acción de competencia desleal frente a la derivada de las normas sobre propiedad industrial y la incidencia de la utilización indebida de signos distintivos sobre la configuración de actos concurrenciales desleales. "Tal como lo han dejado sentado la doctrina y la jurisprudencia, el titular de derechos sobre signos distintivos -marcas, para lo que acá interesa-, que estén siendo reproducidos, imitados o, en fin, utilizados indebidamente y sin autorización, cuenta, en línea de principio, con dos sistemas diferentes de protección que el ordenamiento jurídico le otorga con miras a reprimir las descritas conductas: la acción de competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial, acciones que, por estar dirigidas a tutelar objetos distintos, exigen del interesado la atención de cargas procesales diferentes para efectos de que su pretensión resulte acogida. (ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1970. Págs. 204 y ss.; MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág. 193 y ss.; BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 324 y ss.; Tribunal Superior de Bogotá, providencia de agosto 5 de 2003, M.P. Edgar Carlos Sanabria Melo; Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 509 de enero 24 de 2004 y Sentencia No. 002 de 2008, entre otras providencias). "Ciertamente, la tutela que las normas sobre propiedad industrial confieren al titular de signos distintivos “hace nacer un tipo de protección reforzada, basada en la técnica del derecho subjetivo, sujeta a los principios de formalidad, tipicidad y publicidad, consistente en la concesión de una exclusiva erga omnes, que puede ser actuada contra cualquier imitador automáticamente, sin tener que probar otras circunstancias que la existencia de la lesión del derecho” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 324.), de manera que, como el sistema de protección que ahora se comenta está orientado a materializar el ius prohibendi emanado de un derecho de exclusividad, el afectado únicamente tiene la carga de demostrar “(i) la existencia del derecho infringido y, (ii) la infracción de tal derecho, que tiene lugar cuando los terceros realizan las conductas que expresamente se prohíben por las normas que delimitan el alcance de ese derecho”. (MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág.194). "De otro lado, la protección que ofrecen las normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia no está encaminada a la defensa del signo distintivo en sí mismo, sino a garantizar la libre y leal competencia económica asegurando que, a la hora de competir, los participantes en el mercado observen los deberes de conducta a los que hacen referencia los parámetros normativos contemplados en el artículo 7º de la Ley 256 de 1996, (Sanas costumbres mercantiles; principio de la buena fe comercial, usos honestos en materia industrial o comercial y la garantía de la

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libertad de decisión del comprador o consumidor y del funcionamiento concurrencial del mercado), de donde se sigue, entonces, que la disciplina que ahora se comenta está dirigida a proteger “el desarrollo de la actividad y la probabilidad de obtener las utilidades que puedan derivarse de ella en un régimen de concurrencia”, interviniendo “para reprimir, prescindiendo del derecho absoluto sobre los signos, la confusión con los productos o con la empresa o, en general, con la actividad de otro empresario” (ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1970. Pág. 204). En esta medida, la prosperidad de la acción de competencia desleal está condicionada a que el demandante acredite, entre otras cosas, (i) la legitimación de las partes, (ii) la existencia de un acto concurrencial (iii) ejecutado mediante la infracción de los deberes de conducta mencionados con antelación, y (iv) la idoneidad de la referida infracción para “exteriorizarse o materializarse en el tráfico mercantil”. (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 332). "En consonancia con lo anterior, y conforme con lo que han dejado establecido la doctrina y la jurisprudencia, la utilización indebida de un signo distintivo no es suficiente, por sí misma, para configurar un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, pues “el bien (de propiedad industrial, se aclara) en sí mismo considerado no es objeto de un acto de competencia desleal”, debiéndose entender que la conducta desleal se configura si el bien de propiedad industrial se usa “como medio o instrumento para lograr el efecto que la ley pretende reprimir (…) en materia de signos distintivos, estos constituyen el medio para producir la confusión, que es el hecho que la norma pretende evitar” (METKE MÉNDEZ, Ricardo. Op. Cit. Pág. 198); de donde se sigue, entonces, que el análisis que corresponde adelantar en los casos en que se trata de averiguar la existencia de un acto de competencia desleal fundado en la utilización indebida de signos distintivos, no puede estar limitado a establecer la mera infracción a un derecho de propiedad industrial, sino que debe encaminarse, entre otras cosas, a determinar si dicha utilización indebida genera un riesgo de confusión en el mercado. Así lo ha precisado la jurisprudencia al señalar que el comentado examen “no se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos (…) ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de noviembre 23 de 2007, proceso 149-IP-2007). "Por supuesto, la utilización indebida de signos distintivos ajenos no es una conducta que resulte indiferente o intrascendente en el marco de la acción de competencia desleal, como lo ha sostenido este Despacho en reiteradas oportunidades. (Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 8325 de marzo 25 de 2003 y Auto No. 554 de mayo 6 de 2009). "En efecto, existen determinados asuntos caracterizados por unas especiales condiciones -de naturaleza, destinación o comercialización de los productos o servicios de los que se trate- en los que se impone colegir, como única conclusión razonable sobre la base de las reglas de la experiencia, que la referida utilización indebida de los signos distintivos y la consecuente existencia de determinados productos cuya presentación al público se lleva a cabo de la misma manera, es una conducta idónea para generar en el mercado, efectiva o potencialmente, un riesgo de confusión entre los productos así identificados.

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"Entre las comentadas condiciones vale anotar -entre otras- el que los productos distinguidos con el signo en cuestión sean del mismo tipo, vinculados o de uso complementario; que sean publicitados a través de los mismos o similares medios, que se comercialicen mediante canales idénticos, y que estén destinados a la misma clase de consumidor, en especial cuando se trata de bienes o servicios cuya adquisición no suponga un especial grado de atención".

2.3 Indebida acumulación de acciones

La Ley 446 de 1998 otorgó a la Superintendencia de Industria y Comercio facultades jurisdiccionales a prevención, tanto en competencia desleal, como en materia de protección al consumidor, atribuciones que le fueron conferidas por la citada ley en desarrollo del artículo 116 de la Constitución Política.

En consecuencia, cuando se trate de acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial esta Entidad no cuenta con facultades jurisdiccionales.

El artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, trata de la acumulación de pretensiones y a la letra dice:

"Art. 82.- Modificado Decr. 2282 de 1989, art.1o. mod.34. El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

"1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.

"2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

"3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

"(…)".

Como se observa, los apartes transcritos de la disposición en mención exigen que el Juez sea competente para conocer de las dos acciones acumuladas.

En consecuencia, las demandas que se presenten ante la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de competencia desleal -en facultades jurisdiccionales-, no pueden ser acumuladas con las acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial, por cuanto en relación con éstas a esta Entidad no le han otorgado facultades jurisdiccionales."

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DELEGATURA DE ASUNTOS JURISDICCIONALES – GRUPO DE COMPETENCIA DESLEAL

Tema: Aplicación del artículo 177 del C. de P. C. Carga de la prueba de los

hechos en que se funda la acción de competencia desleal. Sentencia No. 29 del 17 de diciembre de 2010. Por la cual se decide un proceso

de competencia desleal “ (…) las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses, carecen, en el sistema procesal civil colombiano, de importancia probatoria a menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas, caso en el cual su eficacia proviene de éstas y no de la aserción de la parte"5, premisa que cobra importancia en el presente asunto, si se considera que la demandante no demostró que los actos de promoción de servicios y conquista de cliente llevados a cabo por “AA” fueran desleales, en tanto que no existe ni un solo medio de prueba que apunte a acreditar que usuarios del servicio de aseo en la ciudad de Bucaramanga fueron visitados por funcionarios de la demandada para absolver encuestas y, posteriormente, engañados para desafiliarse de “BB” alterando con ello la voluntad del público. Ciertamente, la demandante no demostró que los actos de conquista y captación de clientes llevados a cabo por la demandada se alejaron de los parámetros normativos del artículo 86 de la Ley 256 de 1996, de hecho, tampoco se acreditó que la consecución de clientela e incursión en la prestación del servicio de aseo de la ciudad de Bucaramanga por parte de “AA”, fueron actividades contrarias a las sanas costumbres o a los usos honestos en materia comercial.

5 [1] Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459. 6 [2] artículo 8º de la Ley 256 de 1996, prevé que: “se considera desleal toda conducta que tenga como objetivo o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sean contrarias a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial y comercial.”

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Sobre este punto, si bien durante la actuación se allegaron documentos en virtud de los cuales algunos usuarios manifestaron su inconformidad, respecto de presuntas maniobras de las que fueron objeto para desafiliarse de la empresa demandante, lo cierto es que la referida documental adolece de serios defectos que impiden su valoración. De un lado, se encuentra desprovista de todo valor probatorio, por cuanto no cumple con los requisitos dispuestos por el numeral 3º del artículo 268 del C.P.C.7, esto es, obra en copia simple, razón por la cual no fue tenida como medio de prueba en el auto No. 0068 de 05 de enero de 2006 y, de otro lado, no fue respaldada por declaración alguna al interior de la actuación8 que pudiera garantizar su veracidad. De allí que no es posible afirmar que “AA”, para efectos de prestar el servicio de aseo en Bucaramanga, haya logrado la afiliación de usuarios empleando maniobras engañosas y logrando la desvinculación de clientes de “BB”, so pretexto de responder encuestas de servicios y puesto que, se reitera, al no tener respaldo suficiente la veracidad de los escritos, no se configura la conducta descrita en el artículo 8 de la Ley 256 de 1996. En consecuencia, se declarará probada la excepción denominada por la demandada “ineptitud de las pretensiones por carencia de fundamentos fácticos y jurídicos” pues se encuentran ausentes los fundamentos fácticos de la demanda”.

Tema: Prescripción extintiva ordinaria de la acción de competencia desleal. Sentencia No. 30 del 17 de diciembre de 2010. Por la cual se resuelve un proceso

de competencia desleal “(…) La prescripción extintiva, provocada por el implacable transcurso del tiempo [aunado] a la inactividad de los titulares de derechos y acciones”9, se encuentra regulada en materia de competencia desleal por el artículo 23 de la ley 256 de 1996, según el cual "las acciones de competencia desleal prescriben en dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto".

7 [3] Artículo 268 C.P.C. “Las partes deberán aportar el original de los documentos privados, cuando estuviere en su poder. Podrán aportarse en copia: 1. Los que hayan sido protocolizados. 2. Los que formen parte de otro proceso del que no puedan ser desglosados, siempre que la copia se expida por orden del Juez. 3. Aquellos cuyo original no se encuentre en poder de quien los aporta. En este caso, para que la copia preste mérito probatorio será necesario que su autenticidad haya sido certificada por notario o secretario de oficina judicial, o que haya sido reconocida expresamente por la parte contraria o demostrada mediante cotejo.”

8 [4] Aún cuando la EMAB pretendió con la solicitud de prueba testimonial de los señores Luís Caicedo Quiñones, Luís Carlos Reyes, Arnulfo Acevedo Figueróa, Gustavo Silva, José Anibal Anaya, Maria Cecilia Uribe de González, Luís Carlos Arias Vásquez, Deyanira González y Silvia Florez Solano, la ratificación de las afirmaciones que contienen los escritos, la prueba testimonial fue negada por auto No. 0068 de 5 de enero de 2006, (Fl. 141 cdno. 2.), pues no se cumplió con el requisitos previsto en el artículo 219 del C.P.C., es decir, enunciar sucintamente el objeto de la prueba al momento de solicitarlos. 9 [1] Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690-01.

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Acorde con la norma transcrita, tratándose de la acción de competencia desleal, existen dos clases de prescripción que se han denominado, de acuerdo con la jurisprudencia10, ordinaria y extraordinaria: aquella, de naturaleza eminentemente subjetiva, se configura pasados dos (2) años a partir del momento en que el legitimado para ejercer la referida acción tiene conocimiento del acto concurrencial que considera desleal; la última, de carácter objetivo, tiene lugar cuando transcurren tres (3) años contados desde el momento de la realización del acto denunciado (art. 23, L. 256 de 1996). Las dos formas de prescripción son independientes y autónomas -aunque pueden transcurrir simultáneamente- y adquiere materialización jurídica la primera de ellas que se configure11. Así las cosas, con relación a la prescripción ordinaria, que es la que importa en este asunto, es claro que su configuración ocurre cuando entre el momento en que se tuvo conocimiento del acto concurrencial denunciado como desleal y aquél en que se formuló el reclamo judicial, transcurrió un lapso mayor a 2 años, término que limita la oportunidad con que cuenta el afectado para impetrar la acción aludida12. Ciertamente, las circunstancias concretas del asunto que ocupa al Despacho apuntan a la configuración del fenómeno extintivo en estudio, en su modalidad ordinaria, en tanto que está demostrado que entre el momento en que la sociedad demandante conoció el comportamiento de la accionada que aduce como desleal (por lo menos desde el 8 de febrero del año 2001, fecha en la cual la actora presentó oposición al registro de la marca mixta solicitado por su contraparte) y el inicio de esta acción, esto es, cuando presentó demanda por supuestos actos de competencia desleal (21 de marzo del año 2003), transcurrió un lapso superior al término de dos años dispuesto en el señalado artículo 23 de la ley 256 de 1996. En efecto, (…), se encuentra probado que cuando “AA” solicitó el registro de la marca mixta “yy” el 8 de febrero de 2001, la “BB” presentó oposición al referido registro aduciendo como sustento las mismas razones que soportaron la demanda promovida en este asunto (…). De hecho, en aquel momento quedó claro que los hechos a que se refería tal oposición -esto es, el uso de los elementos gráficos en la etiqueta del producto de la demandada- eran conocidos por la actora por lo menos desde esa data, tal y como lo admitió con fuerza de confesión el extremo demandante en el numeral 3.7 de los hechos de la demanda (…) y en el numeral 3.19 de la señalada oposición (…). (..) por consiguiente, al momento de presentación de la demanda, esto es, el 21 de marzo de 2003 ya habían transcurrido más de dos años, contados a partir “del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal”, por lo que se declarará probada la excepción de prescripción ordinaria de la ley 256 de 1996”.

10 [2] Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004. En el mismo sentido: Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia de mayo 4 de 2004, M.P. Jorge Eduardo Ferreira Vargas, citadas ambas providencias en: Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 25468 de octubre 15 de 2004. 11 [3] Punto sobre el cual la jurisprudencia ha dejado sentado que “cada una de éstas prescripciones corre independientemente. La extraordinaria empieza primero y la ordinaria puede o no surgir en forma paralela, pero siempre la que se agote en primer lugar produce el efecto extintivo de la acción". (Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004). 12 [4] Ib.

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Tema: Acto desleal de confusión. Aplicación de la cláusula general prevista en el

artículo 7° de la ley 256 de 1996. Acto desleal de confusión Sentencia No. 01 del 12 de enero de 2011. Por la cual se resuelve un proceso de

competencia desleal

“(...) puestas de este modo las cosas, salta a la vista la claridad de la publicidad del caldo "aa" y que, además, no es posible concluir razonablemente que ante la destacada vinculación con la marca "AA", también reconocida entre el público según lo precisó el experto (…), la publicidad en comento pudiera generar confusión entre el caldo de gallina con color "bb" y "aa", máxime si se tienen en cuenta las evidentes diferencias de la publicidad de aquel producto, que se trata de un comercial testimonial en el que algunas amas de casa hablan de las ventajas del mismo y en el que se presentan sus elementos distintivos, entre otros, la marca “BB” y la gallina alusiva a ella (…). En lo que atañe a la presentación de los caldos que acá interesan en tarros plásticos transparentes y en plegadizas, las pretensiones de la demanda no pueden ser acogidas porque los elementos coincidentes de dichas imágenes no son idóneos para dar cabida a los actos desleales denunciados, pues los elementos distintivos de cada presentación -y en especial de la del caldo "aa"- son tantos y tienen tanta incidencia en la identificación del producto que impiden esa situación. (…) sobre este particular es oportuno agregar que la expresión "cc" -en sí misma, esto es, con independencia de la manera en que aparece escrita- no puede considerarse confundible con la expresión "dd", asunto ya definido por la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 6508 de 200513 mediante una posición que, en atención a su adecuado sustento, este Despacho hace suya, sin que pueda perderse de vista que, como ya se explicó con antelación, “ZZ” ya había lanzado su producto al mercado cuando la demandante empezó a utilizar en sus comerciales el slogan "ee" (….). (..) en el contexto de los caldos de gallina con adición de color la fuerza distintiva del color anaranjado se reduce notoriamente pues, de un lado, está demostrado que en el mercado de los caldos saborizantes cada categoría se identifica con un color determinado (amarillo para el caldo de gallina, rojo para el de carne, azul para el de pescado, verde para el de gallina con verduras)14, y del otro, que el anaranjado bien podría ser el color que identifique a la categoría que interesa en este asunto, pues el achiote, que es el condimento adicionado al caldo de gallina, es anaranjado y otorga ese color a las comidas.

13 [1] En dicha Resolución se precisó que "los signos difieren tanto en la posición de las sílabas o elementos en común como en sus vocales y consonantes (...) lo cual genera que visual y auditivamente sean disímiles", a lo que agregó que "en el campo conceptual (...) el contexto de cada marca es distinto", (…). 14 [2] Ver empaques en el cuaderno No. 2 del expediente.

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En segundo lugar, cumple resaltar que ante la gran incidencia de los factores distintivos ya destacados, del respaldo que otorga al producto la publicidad del mismo y del reconocimiento de la marca "aa", los referidos elementos comunes son insuficientes para generar en el mercado un riesgo de confusión, pues debido a los aludidos factores diferenciales un consumidor podrá distinguir claramente los dos productos cuando se presentan en tarros plásticos transparentes o plegadizas con etiquetas que contienen las marcas mixtas "aa " y "bb". (…) pese a la existencia de un elemento similar relevante en las envolturas de los cubos de los caldos "dd" y "aa", la forma en que se comercializan por unidad tales productos impide que en el mercado se genere un riesgo de confusión o que el mismo se materialice. (…) la decisión de compra de uno u otro caldo la adopta cada consumidor antes de llegar al establecimiento de que se trate -basado en una publicidad que no da lugar a confusión- y que, una vez allí, se limita a solicitar el producto de su preferencia para que el tendero se lo entregue, sin que en momento alguno el mencionado consumidor se tenga que enfrentar a un recipiente en el que se encuentren mezclados los cubos de "dd" y de "aa", es claro que en este asunto no se encuentran demostrados el riesgo de confusión y la materialización del mismo en la forma en que se alegó en la demanda. De conformidad con el artículo 10o de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión, que tutela especialmente el interés del consumidor consistente en "garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado"15, se configura en los eventos en que se ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error "sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios" que se le ofrecen16, sin que para su configuración sea indispensable la efectiva materialización de tal efecto perjudicial en el mercado, pues -como lo ha dejado establecido este Despacho- para ello basta con la existencia de un riesgo de confusión, esto es, de la potencialidad real de la conducta en cuestión para confundir17. Es pertinente indicar que dentro del concepto del acto desleal en análisis se incluyen tanto los casos en los que "el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro" (confusión directa)18, como aquellos en los que se presenta el denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trate y su distinto origen empresarial, "pero de algún modo se le ha llevado a pensar que existe una relación entre ambas [empresas], ya sean vínculos comerciales, pertenencia al mismo grupo empresarial, etc." (confusión indirecta)19.

15 [3] BARONA VILLAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Pág. 294. 16 [4] Ibídem. Pág. 357. 17 [5]Superintendencia de Industria y Comercio. Auto No. 1841 de 2010. En el mismo sentido: Cas. Civ. Sentencia de noviembre 19 de 1999, exp. 5091. 18 [6] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009. 19 [7] SÁNCHEZ SABATER, Laura. Actos de Confusión. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal. Editorial Tecnos. Madrid. 2009. Pág. 79.

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Es del caso resaltar que las dos circunstancias comentadas tienen una trascendental relevancia en la libre decisión de mercado que se debe garantizar al consumidor, en tanto que este último "puede perfectamente preferir un producto a otro sólo por la confianza que le reporta la marca o la empresa vendedora, a la que asocia un determinado status de calidad o prestigio y que hace que incluso esté dispuesto a pagar un precio superior al del resto de productos"20. Aplicando los anteriores parámetros de interpretación de la conducta, se debe concluir que en este caso “ZZ” iincurrió en el acto desleal de confusión, pues en el comercial de su caldo "ff" transmitido entre el 25 de junio y el 7 de julio de 2004 reprodujo casi exactamente los elementos característicos de la presentación del caldo de tres carnes "gg" de la demandante, lo que aunado a las circunstancias propias del mercado que comparten, tuvo la potencialidad real de generar confusión directa en el mercado, aunque no obra prueba que permita tener por cierta la materialización de ese efecto en el mencionado escenario. (…) es claro que la difusión de publicidad del caldo "ff" mediante la reproducción de los elementos característicos de la presentación del caldo "gg" es una conducta que tiene la potencialidad real de crear confusión directa respecto de tales productos, esto es, de generar en el consumidor la idea de que el caldo de tres carnes publicitado ("ff") es el mismo que ya se encontraba en el mercado ("gg"), lo que se explica porque se trata del mismo tipo de productos (caldos de tres carnes), publicitados a través de los mismos o similares medios (televisión), comercializados mediante canales idénticos (supermercados y tiendas) y dirigidos al mismo tipo de consumidor, a lo que vale agregar que la adquisición de aquellos artículos no supone un especial grado de atención por parte del comprador. Por lo anterior, salta a la vista que en este caso se configuró el acto desleal de confusión, aunque debe resaltarse que no se demostró que el comentado efecto perjudicial se hubiera materializado efectivamente, como quiera que, según se explicó con antelación, el caldo "ff" con la presentación que reprodujo la del caldo de “YY” nunca tuvo presencia en el mercado. Finalmente, la potencialidad de generar confusión que han sido resaltadas, no pueden encontrar justificación en que el comercial de "ff" hubiera sido transmitido únicamente dos horas después del comercial que “YY” difundió a partir de las 8:15 p.m. del 25 de junio de 2004 (….), puesto que, como quedó explicado con antelación, desde el 12 de junio de 2004 la demandante ya había lanzado al mercado su producto mediante una campaña publicitaria con material POP, de modo que los elementos característicos del empaque y la utilización de la expresión "hh" ya eran suficientemente conocidos en el mercado al momento en que “ZZ” difundió el comercial de su caldo de tres carnes "ff" (...), lo que, por el contrario, acentúa el riesgo de la conducta para generar confusión.

20 [8] Ibídem.

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La cláusula general de competencia desleal, prevista en nuestro ordenamiento en el artículo 7o de la Ley 256 de 1996, si bien tiene como función el ser un principio informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir de la cual se derivan deberes específicos y está destinada a abarcar conductas desleales que no puedan enmarcarse dentro de los tipos contemplados en los artículos 8o a 19 de la citada Ley 256, circunstancia de la que se sigue que la evocación del artículo 7o, ibídem, no resulta viable cuando la conducta se encuadra en otro tipo desleal. (…) ahora bien, aún al margen de la intención de “ZZ”, la difusión del comercial del caldo "ff" no fue una conducta idónea para deteriorar la imagen de los caldos de tres carnes en general, ni del producto "gg" en particular. (…) es pertinente hacer notar que la Conarp -al resolver las quejas instauradas por Publicis CB y Lowe SSPM- y este Despacho -al decidir la solicitud de aplicación de medidas cautelares- han dejado establecido que la referencia al contenido de grasa de determinados alimentos, la exhibición de animales (cerdo) en condiciones normales de cría y la participación de modelos de determinadas características son aspectos que, si bien podrían resultar desagradables para algunas personas, corresponden a productos de consumo masivo que están arraigados en la población colombiana, razón por la que la formulación de un determinado juicio sobre el carácter agradable o desagradable de tales elementos tiene una connotación eminentemente subjetiva, circunstancia por la que en este caso no es posible tener por demostrado que el comercial de "ff" resultó repulsivo para el consumidor objetivo del producto y, por esa vía, suficiente para deteriorar la imagen de la categoría y del caldo de “YY”21. (…) de conformidad con los artículos 10 y 14 de la Ley 256 de 1996 y con lo que han dejado establecido la jurisprudencia y la doctrina especializada22, el acto desleal de imitación se proyecta sobre las prestaciones mercantiles y las iniciativas empresariales ajenas, es decir, sobre el producto o servicio en sí mismo, que corresponde a las creaciones que, encaminadas a satisfacer una necesidad técnica o estética, constituyen la propia prestación (creación material); mientras que el objeto del acto desleal de confusión está constituido por los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado, ejemplo de lo cual es la presentación de los empaques de un producto (creación formal)23.

21 [9] Ver folios 109 a 123 del cuaderno No. 1 y 55 del cuaderno No. 9 22 [10] Cas. Civ. Sentencia de diciembre 19 de 2005, exp. 4018; BARONA VILAR, Silvia. Op. Cit. Págs. 347 y ss. y 493 y ss.; LLOBERGAT HURTADO, María Luisa. Temas de Propiedad Industrial. Editorial La Ley - Actualidad. Madrid. 2002. Págs. 422 y ss.; 22 SÁNCHEZ SABATER, Laura. Actos de Confusión. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal. Editorial Tecnos. Madrid. 2009. Págs. 79 y ss.; PORTELLANO DÍEZ, Pedro. Actos de Imitación. En : MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). Op. Cit. Págs. 169 y ss. 23 [11] En esta providencia no se hará referencia a la denominada singularidad competitiva que debe caracterizar a la prestación mercantil o iniciativa empresarial objeto del acto desleal de imitación, en tanto que no es un aspecto necesario para resolver el asunto sub lite.

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La conclusión anterior es evidente, pues además del claro mandato normativo, el contundente desarrollo jurisprudencial y doctrinal del mismo, sólo así es posible explicar dos aspectos paradigmáticos en la regulación del acto de imitación: por un lado, la libre imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales como regla general24 y, por el otro, la inevitabilidad como circunstancia excluyente de la deslealtad de un comportamiento de imitación25. Ciertamente, en primer lugar es del caso resaltar que la regla general de libre imitación de productos o servicios encuentra fundamento en que esa conducta, siempre que no esté acompañada de los elementos atributivos de deslealtad, es considera pro-competitiva en la medida en que elimina -en lo posible y razonable- restricciones a la libre concurrencia, promueve la eficiencia del mercado, genera un ambiente competitivo que motiva a los diversos oferentes a innovar con el propósito de superar a sus competidores y, en consecuencia, brinda a los consumidores la posibilidad de elegir entre distintas ofertas de bienes y servicios en atención a cantidades, calidades y precios26, efectos que obviamente no se pueden predicar de la reproducción de signos distintivos o de cualquier otro medio de identificación empresarial, dada la alta probabilidad de que este comportamiento, al contrario, dificulte la labor de diferenciación de las distintas ofertas disponibles en el mercado. En segundo lugar, salta a la vista que la inevitable existencia de un riesgo de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena como consecuencia de un acto de imitación únicamente puede predicarse de productos o servicios en sí mismos (creaciones materiales), pues la manera en que un producto se presenta en el mercado (los signos distintivos empleados, la presentación del artículo o cualquier otra creación formal) es -en línea de principio- modificable para evitar que genere los aludidos efectos perjudiciales en aquel escenario. Aplicando las anteriores consideraciones de carácter teórico al asunto en análisis, es claro que no se configuró el acto desleal de imitación porque, así “ZZ” hubiera reproducido los elementos distintivos de la presentación de los productos "dd" y "gg", esa circunstancia no habría conllevado la configuración de la comentada conducta porque no se dirigió sobre los productos en cuestión (prestaciones mercantiles), sino sobre medios formales de identificación, razón por la cual se impone colegir, además, que tampoco se presentó una imitación sistemática, pues a falta de la configuración de dicho elemento típico, es imposible tener por acreditado esa especial clase de imitación. Es del caso agregar, sólo para abundar en razones, que aunque se hiciera caso omiso de lo recién anotado tampoco podrían acogerse las pretensiones de la demanda basadas en el acto desleal de imitación, puesto que, tal como se explicó en los numerales anteriores, en este asunto no se presentó confusión -efectiva o potencial- entre los productos que se han analizado”. 24 [12] Art. 14, inc. 1o, L. 256/96: La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales es libre, salvo que estén amparadas por la Ley. 25 [13] Art. 14, inc. 3o, L. 256/96: La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. 26 [14] "La imitación, por el contrario, favorece y fortalece la competitividad [porque] facilitan los procesos de asimilación de las innovaciones, los cuales, además de expandir el mercado, incrementan nuevos procesos de creación porque los competidores, con miras a conquistar las ventajas de los pioneros querrán innovar a su vez; así mismo, porque la imitación, en cuanto genera estandarización, comporta una reducción de los costos de producción y la consecuente reducción de precios, beneficios que igualmente se desgajan del hecho de que conduce a la multiplicación de mano de obra especializada. En síntesis, pues, como la imitación se erige como un factor de eficiencia del mercado no suele ser hoy reprimida de la manera tajante por la que aboga la censura". Cas. Civ. Sentencia de diciembre 19 de 2005, exp. 4018.

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1. REFERENCIA

. Jurisdicción: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Civil

. Referencia: Acción de tutela de CEETTV S.A. contra SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Proyecto discutido y aprobado en sesión de 23-II-2011. Expediente No. 201069002 . M.P.: Ariel Salazar Ramírez . Fecha: 24 de febrero de 2011

2. PROBLEMA JURÍDICO La sociedad Casa Editorial El Tiempo TV S.A. - CEETTV S.A., solicitó el amparo del derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por la Superintendencia de Industria y Comercio al negarle la posibilidad de hacerse parte como tercero interesado en una investigación administrativa en contra de RCN Televisión, Canal Caracol y otros, por infringir las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas restrictivas en los mercados nacionales, tras considerar que la petición fue extemporánea.

3. CONSIDERACIONES

"(...) El 25 de enero de 2011, se dictó sentencia que negó el amparo constitucional invocado, tras considerar el juez a quo que de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1340 de 2009. la solicitud de intervención hecha por CEETTV S.A., fue extemporánea. (...) La acción de tutela resulta excepcionalmente procedente contra autoridades administrativas en todos aquellos casos en los que su actuación u omisión carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado "vía de hecho". La jurisprudencia constitucional ha dejado claro en sus providencias que el Estado Social de Derecho no puede operar si las decisiones de la administración no se ciñen al imperio de la Constitución y la ley, o si solo siguen el ánimo y la voluntad de sus destinatarios.

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Por regla general, las autoridades públicas no tienen la potestad de decidir si se acogen o no a los mandatos que les son impartidos, independientemente de las razones que puedan esgrimir en contra, pues el camino para hacerlas no es la renuencia a ejecutar lo ordenado sino el ejercicio de los recursos que el sistema jurídico consagra. En tal sentido todos los funcionarios estatales, independientemente de su categoría, tienen el deber constitucional de acatar lo que la ley u otra autoridad competente les ordene para el ejercicio y eficacia de la función pública, sin que les sea dado entrar a evaluar si las órdenes son convenientes u oportunas. Basta saber que la ley ha sido proferida mediante un procedimiento válido por el órgano competente, y que se encuentra vigente, para que se le deba respeto y para que quienes se encuentran vinculados por su mandato contraigan la obligación perentoria e inexcusable de cumplirla. (...) El acto atacado por vía de tutela consiste en la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de negar la intervención de un tercero en una investigación adelantada por esa entidad; acto que según el artículo 20 de la Ley 1340 de 2009 es de tramite: "Para efectos de lo establecido en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo todos los actos que se expidan en el curso de las actuaciones administrativas de protección de la competencia son de trámite, con excepción del acto que niegue pruebas". Por lo anterior, la procedencia de la tutela en el presente caso está supeditada a la eventual comprobación del desconocimiento al debido proceso de la accionante. A voces del inciso segundo del artículo primero del Código Contencioso Administrativo "los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera que sean compatibles". Luego, al contener la Ley 1340 de 2009 disposiciones que regulan el trámite de las investigaciones sobre conductas presuntamente constitutivas de infracciones a las normas sobre protección de la competencia, son las leyes especiales las llamadas a aplicarse de modo preferente, y en lo que ellas no prevean, deberán aplicarse las normas del Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo, tal como lo previene el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo. De todo lo anterior, se desprende que tuvo razón la Superintendencia de Industria y Comercio al aplicar al caso concreto el artículo 19 de la Ley 1340 de 2009, y no las normas generales del Código Contencioso Administrativo.

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En este orden, cuando la norma en cuestión consagra que "los competidores, consumidores o, en general, aquel que acredite un interés directo e individual en investigaciones por prácticas comerciales restrictivas de la competencia, tendrán el carácter de terceros interesados y además, podrán, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la publicación de la apertura de la investigación, intervenir aportando las consideraciones y pruebas que pretendan hacer valer...", es porque precisamente el legislador quiso limitar en el tiempo la posibilidad de los terceros interesados de hacerse parte en la investigación. Una interpretación diferente, a expensas de la mala redacción de la norma, no tendría sentido, pues si la posibilidad de intervenir y aportar pruebas fuera ilimitada en el tiempo, no hubiera tenido necesidad el legislador de imponer el término perentorio de 15 días para el efecto. (...)".

4. DECISION. "PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 25 de enero de 2011 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá.

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No.

AREA

TEMA

SUBTEMA

RADICACIÓN

2708 Protección al Consumidor

Cobro de intereses en las operaciones de venta al detal de bienes muebles o prestación de servicios

Cobro de intereses a una tasa superior a la máxima legal mediante el sistema de plazos o instalamentos de ventas al detal

Resolución No. 73808 de 30/12/2010

2709 Protección al Consumidor

Cobro de intereses en las operaciones de venta al detal de bienes muebles o prestación de servicios

Cobro de intereses a una tasa superior a la máxima legal mediante el sistema de plazos o instalamentos de ventas al detal

Resolución No. 73818 de 30/12/2010

2710 Protección al Consumidor

Publicidad engañosa

Resolución 3144 de 28/01/2011

2711 Propiedad industrial

Registrabilidad de signos distintivos

Prohibición de registrar signos exclusivamente descriptivos

Resolución No. 757 21/01/2011

2712 Propiedad Industrial

Registro Mercantil

Contrato de Licencia de Uso no implica una cesión de los derechos de titularidad sobre la marca

Resolución No.754 de 21/01/2011

2713 Oficina Jurídica Propiedad Industrial

Diferencias entre acción por infracción a los derechos de propiedad industrial (Marcarios específicamente) y una acción por competencia desleal

Concepto Of. Jurídica No. 11-162525-1-0 de 8/02/2011

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2714 Competencia Desleal

Carga de la prueba de los hechos en que se funda la acción de competencia desleal

Valor de la prueba documental

Sentencia No. 29 del 17 de diciembre de 2010

2715 Competencia Desleal

Prescripción extintiva ordinaria de la acción de competencia desleal

Prescripción ordinaria Sentencia No. 30 del 17 de diciembre de 2010

2716 Competencia Desleal

Acto desleal de confusión. Aplicación de la cláusula general prevista en el artículo 7° de la ley 256 de 1996. Acto desleal de confusión

Relevancia de la presentación externa de un producto. Confusión directa e indirecta

Sentencia No. 01 del 12 de enero de 2011

2717 Jurisprudencia Protección de la Competencia

Acción de tutela de CEETTV S.A. contra SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Proyecto discutido y aprobado en sesión de 23-II-2011.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Civil. Expediente No. 201069002