Un suggerimento utile per contrastare le violazioni di proprietà intellettuale: la lettera di “cease-and-desist”

Quando si verificano violazioni del marchio o del brevetto o del copyright, é importante agire tempestivamente e rivendicare latitolarità dei diritti oggetto di infrazione per arginare e contrastare in modo efficace le condotte violative. Per questo motivo, siraccomanda che le aziende italiane presenti sul mercato nordamericano, qualora riscontrino degli illeciti a danno dei propri dirittidi proprietà intellettuale, si attivino prontamente e compiano il primo passo che consiste nell’invio di una lettera di “cease-and-desist”, strumento giuridico di largo uso nel diritto di p.i. Usa.

Con la lettera di “cease-and-desist” si fa riferimento ad una lettera che intima a terzi la cessazione di un comportamentolesivo dei diritti dell’attore. La lettera dovrebbe contenere le seguenti richieste:

1) l’intimazione ad interrompere immediatamente tutte le operazioni commerciali legate alla presunta violazione con relativo riferimento normativo;

2) l’immediata distruzione degli articoli/prodotti risultanti dalla violazione e dei macchinari utilizzati per produrre tali articolie/o prodotti;

3) la divulgazione del numero complessivo degli articoli e/o prodotti e l’identità di tutti gli acquirenti;4) la diffusione dei guadagni ottenuti dalla vendita di ciascun articolo e/o prodotto.

La lettera può dare avvio a trattative finalizzate ad un possibile accordo extragiudiziale fra le parti. Trattandosi pur sempre dellafase iniziale di un’azione legale per violazione, a prescindere che si tratti di un illecito brevettuale o sul marchio o di copyright o diun caso di violazione di accordi di segretezza aziendali, il procedimento è complesso.

Per questo è assai importante, per l’avente diritto così come per il convenuto, studiare la giusta strategia da intraprendere ondeevitare contenziosi costosi e dall’esito incerto.

Prima di inviare una lettera di intimidazione al presunto trasgressore, l’attore deve comunque prendere in considerazione qualipossano essere le reazioni del convenuto e anticiparne le possibili mosse. In particolare, nelle fattispecie di violazioni brevettuali,la parte lesa deve evidenziare di essere titolare dei brevetti presentando un avviso di notifica, il c.d. “actual notice”, al fine direclamare un eventuale risarcimento dei danni. Questo avviso, tuttavia, deve essere redatto con grande cura onde evitare che siapercepito come l’inizio di un contenzioso, la c.d. “actual controversy”. Questi, infatti potrebbe agire in uno dei seguenti modi:

1) continuare con la condotta illecita; 2) chiedere chiarimenti e maggiori informazioni;3) vantare l’invalidità del diritto di p.i. dell’attore davanti ad un tribunale di sua scelta, avendo la facoltà di scegliere quale

giudice distrettuale abbia competenza territoriale (il c.d. “forum shopping”).

Al contrario, non è raccomandabile per il presunto violatore ignorare il contenuto di una lettera di “cease-and-desist”, perchè,sebbene spesso siano condotte consolidate nella prassi commerciale, il non prestarvi attenzione e il non rettificare la situazionepuò essere visto dal giudice come prova della deliberatezza degli atti illeciti ed inasprire la posizione processuale del convenuto,aumentando in misura esponenziale il compenso per danni.

Nei casi di violazione brevettuale, può risultare utile, all’interno della lettera di “cease-and-desist” inviata al presunto violatore,il ricorso ad una tabella, la c.d. “infringement claim chart”.

In questa tabella, redatta dal legale dell’attore, si ripercorrono, in modo esaustivo, tutte le rivendicazioni brevettuali contenutenell’invenzione da proteggere e si chiede al convenuto se le stesse siano presenti nel prodotto che appare in violazione. Per poterreclamare che l’invenzione del convenuto sia in violazione del brevetto già concesso, è necessario che il trovato siacopiato in tutti i suoi elementi. Di conseguenza è importante che il linguaggio della lettera sia il più chiaro e tecnico possibile,per non dare luogo ad interpretazioni dubbie o a questioni semantiche. Ne consegue che, adottando le suddette precauzioni, nonsi possa equivocare sulla natura della violazione che appare evidente dai fatti addotti nella lettera e dalla citazione delle sezioni dilegge che si considerano violate. È altresì importante garantire alla controparte un periodo di tempo ragionevole per eliminaregradualmente il prodotto dal mercato, come anche per condurre una sua investigazione interna volta ad accertare se effettivamentesi tratti di un’invenzione identica o sufficientemente simile a quella tutelata e quindi violativa.

A mero titolo esemplificativo, si ritiene utile proporre un modello di lettera da utilizzare come schema di lavoro, in lingua inglese,che naturalmente deve essere adattato alle tipologie del caso e alle specifiche circostanze.

Modello di lettera di cease-and-desistInfringing company’s name (nome dell’azienda concorrente)Attn: (all’attenzione del proprietario dell’azienda)Address (indirizzo aziendale)

Re: trademark (o copyright ovvero patent a seconda dei casi)

Dear (nome del proprietario):It has been brought to our attention that your business, (nome dell’azienda), has been using the trademark (ovveroil copyright ovvero il brevetto) in association with the marketing or sale of your products & services (per il copyright;una variazione potrebbe essere “that your work entitled …… is identical/substantially similar to our copyrightedWork). It is possible that you were unaware of this conflict, so we believe that it is in our mutual interest to bringthis matter to your attention.

(nome del trademark o del brevetto o del copyright) is a registered trademark (patent or copyright) (inserire numero dellaregistrazione del marchio o del brevetto o del copyright e dell’autorità che ha concesso il rilascio; negli Usa, si tratta delloUSPTO per marchi e brevetti e del Copyright Office per copyright) of our business, (sarebbe d’uopo inserire copia deltitolo di registrazione).

Our federal registration of this trademark (patent or copyright) provides us with certain proprietary rights. Thisincludes, but it is not limited, to restrict the use of the trademark, or a confusing similar trademark, inassociation with confusingly similar products or services (Per il copyright: Permission was neither asked norgranted to reproduce our Work and your Work therefore constitutes infringement of our rights. In terms of theCopyright Statutes, we are entitled to an injunction against your continued infringement, as well as to recoverdamages from you for the loss we have suffered as a result of your infringing conduct).

It is important that we exercise our right to protect our trademark (patent or copyright). It serves an important anddistinctive representation of the origin of our products as well as the goodwill of our company (per il brevetto”Our patent grants us the right to exclude others from making, using, offering for sale, selling or importing theinvention).

State and federal law support our position that confusingly similar trademarks may cause confusion amongcustomers. This confusion may cause substantial harm to the trademark by facilitating the loss of itseffectiveness in establishing a distinct association between it, our products and services, and our company’sgoodwill. Due to these concerns, and because unauthorized use of our federally registered trademark (patent orcopyright) amounts to an infringement of our trademark rights, we respectfully request that you cease-and-desist in any further use of the “trademark” in association with the marketing, sale, distribution, oridentification of your products, or services. (Per il copyright: In the circumstances, we demand that youimmediately:

1) remove all infringing content and notify us in writing that you have done so;

2) credit all infringing content to ourselves in the following manner: _____________ ;

3) pay a license fee in the amount of _____________ ;

4) immediately cease the use and distribution of copyrighted material;

5) deliver-up for destruction all unused and undistributed copies;

6) undertake in writing to desist from using any of our copyrighted Work in the future without priorwritten authority from us.)

Please respond by letter: indicating your intention to cease & desist the use of the trademark, or any confusingsimilar trademark, within ten (10) calendar days.We hope that this issue may be resolved this way so we can avoid any further legal remedies as provided bystate law and the U.S. Trademark Act and all other applicable laws (United States Code Title 35 per i brevetti, andthe Copyright Act per il copyright).

Sincerely, (firma e titolo aziendale)

Disclaimer: Le informazioni di natura tecnico/giuridica contenute in questa nota hanno intenti puramente educativi e nonsostituiscono in alcun modo il parere di un legale specialista in materia di proprietà intellettuale