Лицензионная торговля технологиями

28.05.2015

2

Последовательность коммерциализации знания

ЗНАНИЕИнтеллектуальное

имущество ОИС

Договор купли - продажи

Лицензионный договор

Формы коммерциализации:

•Заказ на НИОКР

•Продажа лицензий

•Вклад в Уставный капитал

3

Последовательность коммерциализации знания

ЗНАНИЕИнтеллектуальное

имущество ОИС

Договор купли - продажи

Лицензионный договор

Формы коммерциализации:

•Заказ на НИОКР

•Продажа лицензий

•Вклад в Уставный капитал

1

2

3

4

ФЗ - N 217 от 02.08.2009 года

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»

Технологический обмен

Основная часть экономического обмена представляет собой обмен технологиями либо в “чистом виде” — в виде знаний, опыта и научно-технической информации, либо “овеществленной” в материалах, машинах и оборудовании.

Цель технологического обмена - повышение технического и технологического уровня производства и получение прибыли.

Оборудование и материалы становятся товаром, сопутствующим поставкам знаний и услуг

Формы передачи технологий - 1

1. Продажа по лицензионному соглашению разрешения на использование объекта лицензии, включая передачу знаний, технического опыта, секретов производства и т. д., необходимых для практического освоения предмета лицензии.

2. Предоставлении “ноу-хау” и технического опыта по договору на передачу “ноу-хау. Отсутствие патента определило специфику договоров с пунктом сохранении конфиденциальности передаваемой информации и о возмещении убытков в случае его нарушения;

3. Предоставлении технологических знаний, необходимых для приобретения, монтажа и использования машин и оборудования, полуфабрикатов и материалов, полученных или каким-либо другим путем – договоры купли-продажи, аренды, лизинга;

Формы передачи технологий - 24. Промышленное и техническое сотрудничестве в части, касающейся

технического содержания машин, оборудования, полуфабрикатов и материалов

договоры о научно-техническом сотрудничестве.

5. Оказании инжиниринговых услуг, к которым относятся:• подготовка технико-экономических обоснований, проектов;

консультации; • строительный, инвесторский и технический надзор; • кратко- и долгосрочные консультационные услуги; • проектирование новой технологии; • техническое содействие при проведении специализированных работ; • проведение испытаний и проверки оборудования и машин и переработка

сырья заказчика с использованием оригинальной технологии договоры оказания соответствующих услуг;

Формы передачи технологий - 3

6. Передача технологии в рамках научно-технической и производственной кооперации, когда объединяются научно-технические потенциалы каждой из сторон и происходит обмен технологией в течение длительного времени

договоры научно-технической и промышленной кооперации;

7. Передаче технологии в рамках инвестиционного сотрудничества, в процессе которого происходят не только коммерческая реализация материализованной технологии в виде машин, оборудования, технологических линий и т. д., поставляемых на строящиеся объекты, но и передача технологии в “чистом виде” через консультации и обучение специалистов, надзор за строительством, через передачу рабочих чертежей

внесение в уставной капитал компаний, по договорам инвестирования.

Цели лицензионной торговли технологиями

Цель продавца (лицензиара) – найти место на новом рынке

Цель покупателя (лицензиата) – усилить свои позиции на рынке

п.1 Ст. 1233 ГК РФПравообладатель может распорядиться принадлежащим

ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации:

1. Путем его отчуждения по договору другому лицу (договор

об отчуждении исключительного права).

2. Путем предоставления другому лицу права использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

п.4. ГК РФ 4 часть ст.1233

Условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны

Обязательная регистрация в Роспатенте

Лицензионные договоры и договоры об уступке патента полежат регистрации в Роспатенте в соответствии со ст. 1369 ГК РФ и без такой регистрации считаются недействительными.

Роспатент регистрирует также:• изменения, касающиеся существенных условий договора; • досрочное расторжение договора, заключенного с

указанием срока его действия, а также расторжение договора, заключенного без указания срока его действия.

Основные причины,по которым следует заниматься лицензионной торговлей технологиями

(результаты опроса)

Доход от роялти 61%Развитие делового преимущества 54%Максимизация производственной прибыли 44%Повышение технической квалификации 32%Оборонительное средство 20%Сдерживание конкурентов 13%

Соответствие между описанием возможностей самой технологии и квалификацией авторов

1. Знакомство владельца технологии нормами бизнеса.

2. Состояние разработки и требования к капиталовложениям.

3. Проблемы интеллектуальной собственности.4. Контроль качества, стандарты и время доставки.5. Экономический анализ6. Помощь в организации демонстрации, в

получении ответов на технические вопросы и изготовлении опытных образцов.

ПОИСК ПОКУПАТЕЛЯ ЗНАНИЙ

Рейтинг путей к успеху:

1) Личные контакты

2) Специализированные выставки

3) Технологические брокеры

4) Реклама

5) Базы данных

Электронная биржа интеллектуальной собственности www.eipuser.ru

Проверка состоятельности возможного партнера

• Взаимные риски• Документы публичной отчетности• Запрос в компетентные органы• Независимая информация о реальном

обладании рынком (сеть продаж, перечень патентов и пр.)

• Предоставление плана использования лицензии

Риски при торговле лицензиямиРиски продавца (лицензиара): • использование предмета лицензии вне

выданного разрешения • неисполнение обязательств по платежам

Риски покупателя (лицензиата):• недополучение всех обещанных технологических

знаний • недостижение заявленных параметров при

сохранении обязательств по платежам

Проведение переговоров по принципу “выигрыш - выигрыш”

Первая стадия – каждая сторона определяет свои цели и условия сделки

Вторая стадия – уточнение целей и условий сделки второй стороны

Третья стадия – вычисление каждой стороной предложения, которое в рамках взаимного выигрыша создает лучшее для себя

Предлицензионные соглашения

• Договор о конфиденциальности• Протокол о намерениях• Опционный договор• Standstill agreement

Опционный договор

Продавец (лицензиар)• передача на 1-2 года техдокументации с

раскрытием ноу-хау и правом проверить технологию у себя

• гарантия приостановления переговоров с другими

Покупатель (лицензиат)• гарантия конфиденциальности ноу-хау• оплата как часть цены возможной лицензии

Особенности лицензионного договора

1. Преамбула – намерения сторон2. Определение терминов3. Срок действия и территория4. Исключительность / Неисключительность5. Права на использование6. Минимальные объемы реализации продукции7. Платежи8. Доработка технологии9. Правовая охрана и защита технологии

Методические подходы к оценке интеллектуальных ресурсов

на различных стадиях жизненного цикла продукта

Затратный подход, основан на расчете затрат, необходимых для полного воспроизведения объекта интеллектуальной собственности и доведением объекта до стадии, пригодной для использования

Доходный подход, основан на знании о рыночных перспективах товара, в котором используется оцениваемый объект;

Рыночный (сравнительный) подход, основан на знании рыночной

информации о сделках с аналогичной интеллектуальной собственностью, включая простые методы для «быстрой» первоначальной оценки:

• Метод 25% от валовой прибыли• Метод 5% от продаж• Метод возврата на инвестиции в исследования и разработки• Метод возвратных средства от продаж.

Расчетная стоимость лицензии, определенная на базе роялти

Cр = ∑ Vt Zt Rt,

tгде Vt - ожидаемый объем продукции в t-ом году;

Zt - цена единицы продукции в t-ом году;

Rt - размер роялти в t-ом году;

Т - срок действия лицензионного соглашения;t - год действия лицензионного соглашения.

R = Р/Z × (20-30)%, где Р - дополнительно ожидаемая прибыль покупателя на единицу продукции;Z - продажная цена единицы лицензионной продукции.

Договора, сопутствующие передаче технологии

• Соглашение об обмене специалистами• Дистрибьюторский договор• Контракт на продажу/поставку.• Соглашение о создании совместного

предприятия• Соглашение Акционеров

Лицензии при коммерциализации знаний

1. Выполнение заказа на НИОКР с дополнительной оплатой лицензии за передаваемую или используемую базовую интеллектуальную собственность

2. Продажа лицензии на выполненную разработку с дополнительной оплатой следующих работ:

разработка проектов, обучение, поставка комплектующих, авторский надзор

3. Вложение в уставный капитал по договору уступки

Стратегия коммерциализации НИИ и университета

1) Создание идеи товара

2) Поиск возможного покупателя

3) Доработка идеи товара для конкретного покупателя за собственные средства

Кейс

«Выбор основных параметров соглашения о передаче технологии при проведении переговоров профессора университета с немецкой компанией, потенциальным покупателем/продавцом лицензии»

Анализ конкретной ситуации

Лаборатория университета разработала способ устранения загрязняющих веществ из воды с помощью нового полимерного абсорбента.

Направив заявку на изобретение в Роспатент, профессор совместно со студентами создал малую фирму и выиграл небольшой грант Минобрнауки России для доработки технологии и создания прототипа как опытно-промышленной установки.

Однако этих средств не хватило, и получить дальнейшее финансирования от предприятий, заинтересованных в новой технологии очистки, было невозможно, пока работоспособность не будет доказана в промышленных условиях.

На одной из выставок ученый познакомился с представителем немецкой компании, который убедился в работоспособности новой технологии, её дешевизне по сравнению с существующими и возможности применения в ряде производственных процессов и предложил руководителю лаборатории начать переговоры о лицензионном договоре.

Кейс «Очистка промстоков»

Cпециалисты оценили возможны объём продаж немецкой компании и затрат.

У немецкой компании имелся опыт продаж только в Европе, но желание выйти на рынок США было связано с широкими возможностями для технологии на этом рынке.

В дополнение к затратам на создание прототипа необходимо заплатить примерно 30 000 долларов на защиту патента в Европе и, по крайней мере, ещё столько же за американский патент.

К-во продаж

1-йгод

2-йгод

3-й год

4-й год

5-й год

Европа 1 3 8 10 10

США 0 1 5 15 15

Производственные затраты в Германии на одну промышленную установку – $ 70 K

Расходы на маркетинг, монтаж, обучение и гарантии на единицу продукции - $ 80 K

Примерная цена на единицу продукции $ 200 K Затраты на организацию маркетинга и распределения в CША - $ 250 K

Вопросы для обсуждения

1. Когда лицензиат может получить первые платежи-роялти? Как планы получения платежей связаны со сроками изготовления прототипа?

2. Когда можно запатентовать разработку и кто будет собственником патента?

3. На какой срок целесообразно заключать лицензионный договор с точки зрения каждой из сторон и почему? Это будет исключительная лицензия или нет?

Вопросы для обсуждения

4. В чем заключаются риски каждой из сторон при заключении лицензии и возможные убытки в неблагоприятном исходе?

5. Что может склонить лицензиата согласиться с более ранней выплатой роялти?

6. На какую часть прибыли может рассчитывать лицензиар?

7. В чем еще кроме платежей–роялти может быть экономический интерес лицензиара?

32

Приглашаем к сотрудничеству!

Зинов Владимир Глебович

м.т. 8-909-680-20-22

zinov@ranepa.ru