derecho de la comunicaciÓn en internet maría pilar cousido gonzález © curso académico 2009-2010

DERECHO DE LA COMUNICACIÓN EN

INTERNET

María Pilar Cousido González ©

Curso académico 2009-2010

Signos distintivos online

• Fuentes:– Oficina española patentes y marcas: BOPI– Tribunal de Luxemburgo: sobre marcas (tarea)– O.M.P.I. : sobre dominios (tarea) y librería virtual (BD

normativa internacional, Arreglo Niza)– Noticias.juridicas.com: código penal– Derecom.com: casos prácticos sobre marcas– Casos “Procter & Gamble”


• Propiedad industrial.– Signos distintivos:

• Marcas• Nombres comerciales• Rótulos establecimiento• Dominios

– Patentes

• Titularidad/propiedad intelectual:– Autoría (compatibilidad con prop. Industrial y con mera

propiedad de soporte; LA PROPIEDAD DEL SOPORTE NO DA DERECHO A EXPLOTAR LA OBRA. V.gr. Un hotel en el que hay una obra de arte)

– Derechos afines– Derecho sui generis


• Factores de actualización del régimen de los signos distintivos:– Prácticas legales del entorno– Exigencias de la Sociedad de la Información:

demanda de agilidad y eficiencia empresarial, pero mantenimiento de “seguridad jurídica”

– Facilitar acceso a la propiedad industrial– Cobertura correcta de necesidades de

usuarios del sistema de registro


• Novedades (1).– Concepto de marca nuevo– Reformulación causas denegación/nulidad del registro– Agotamiento del derecho de marca (extensión a U.E.)– Incorporación de la prescripción por tolerancia– Reforzamiento obligación de uso de la marca/sanciones por

incumplimiento– Obligación de regular la transformación de marca comunitaria

en marca nacional– Posibilidad fundar la solicitud de marca internacional en la mera

solicitud de la marca– Examen nacional de solicitud internacional– Transformación de marca comunitaria en marca nacional

Signos distintivos online.Novedades (2)– Influencia T. s/Derecho de Marcas, OMPI: unifica procedimientos solicitud de

marca, simplifica y abarata registro mundial de marcas• Implantación marca multiclase• Tasas por “clase”• Supresión deber declaración de uso de marca• Admisión división solicitud/registro marca• No exigencia de titulación pública para inscribir el cambio de titularidad de

marca (carácter optativo)• Desaparición tasas quinquenales

– Incorporación directrices Acuerdo s/Derechos Prop. Intelectual en Comercio –WTC-:

• Legitimar a nacionales de Miembros de OMT para solicitar marca en España.

• Nuevo concepto: “causas justificativas de falta de uso de marca”• Protección reforzada “marcas notorias registradas”• Nueva prohibición absoluta de registro: falsas indicaciones geográficas de

vinos y bebidas alcohólicas –incluso si no inducen a error-.

Signos distintivos online• Novedades (3):

– RÓTULOS ESTABLECIMIENTO• Supresión del carácter registral de RÓTULOS

ESTABLECIMIENTO (protección vía COMPETENCIA DESLEAL)

– NOMBRE COMERCIAL: • derecho usuario anterior de N.C. no registrado a reclamar

judicialmente la anulación de un signo distintivo registrado para productos/servicios/actividades similares al propio

• Idéntica protección a extranjeros (ligados a Convenio París Propiedad Industrial, 1883) y a extranjeros ligados al principio de reciprocidad.

• Libre cesión N.C.• Aplicación al registro de N.C. de la Clasificación Int.

Productos y Servicios

Signos distintivos online• Novedades (4)

– MARCAS– Fortalecimiento de posición exclusiva del titular de la marca:

» El “ius prohibendi” se extiende a medios de identificación del producto/servicio, cuando éstos puedan ser usados para realizar actos prohibidos (v.gr. se autoriza uso de “Rayo Mcqueen” para toallas que producen terceros, salvo que las toallas reciban uso ilegal)

» El “ius prohibendi” se extiende a uso marca en redes telemáticas (dominios)» Instauración responsabilidad objetiva del usurpador de marca (al margen de culpa o

negligencia) (como en el caso de los dominios, vid. Casos WIPO)– Titular puede oponerse a que su marca sea reproducida en diccionarios, si perjudica su

carácter distintivo (hoover TM, “xeroxing”, “googling”, v.gr.)– Contenido del derecho de marcas notorias registradas: mayor– Acciones judiciales del titular de marca: reclamar la destrucción de bienes ilícitamente

marcados– Sistematización de nulidad/caducidad– Principio general: marcas caducadas, no efectivas desde que se produjo hecho/omisión que

provoca caducidad (viable RETROACTIVIDAD)– Caducidad por falta renovación: garantías que benefician a quienes han ejercido acción

reivindicatoria o sean titulares inscritos de un embargo o de un derecho de hipoteca sobre marca

– Reordenación normas sobre marcas colectivas/marcas de garantía, diferenciándolas más– Indemnizable, daño infligido a prestigio de marca

Signos distintivos online• Novedades (5)

• Reforzamiento protección marcas notorias, primera definición legal de “marca notoria”:– Cuando “marca notoria”/”nombre comercial” está registrada/o, protección por encima del

principio de especialidad –este principio alude al vínculo con la clase para la que se pide la marca- (aunque no esté registrada para una marca, se la protege)

– Cuando “marca notoria” no está registrada, su titular puede ejercitar acción nulidad/oponerse a registro en vía administrativa

• Sometimiento a arbitraje de actos administrativos de fin de procedimiento (la decisión del director de la OEPM pone fin a vía administrativa y abre vía contencioso-adva)

• Notificación/consulta pública de expedientes, adaptadas a Sociedad Información (e-mail, vías telemáticas, uso medios electrónicos para presentar solicitudes, etc.)

• Restitutio in integrum: evitar pérdida derecho por inobservancia de un plazo, si se prueba la diligencia• Suspensión concesión:

– Si la oposición se basa en mera solicitud de registro– Acción reivindicatoria/nulidad/caducidad contra marca oponente– Solicitud división– Petición conjunta de todos interesados

• Procedimiento de registro:– Examen de oficio (O.E.P.M., inclusión en prohibiciones absolutas/relativas) + publicación en

B.O.P.I. – Trámite oposiciones


Principios clásicos• Publicidad• Oponibilidad• Prioridad• Tracto sucesivo (no se interrumpe)

Principios nuevos:• Nacimiento marca: automatismo formal por

carácter constitutivo de registro + mala fe = nulidad absoluta


• Protección de signos distintivos vía inscripción en Registro de Marcas (O.E.P.M.):– Concesión de marca– Concesión de nombre comercial (el de la

sociedad)


• Legitimación:– Personas, nacionales y extranjeras con

residencia habitual/establecimiento comercial efectivo en España

– Nacionales de países firmantes del Convenio de París (Prop. Ind. 1883)

– Nacionales de países firmantes de la O.M.C.– Personas extranjeras cuyos Gobiernos

respeten el principio de reciprocidad para la protección de signos distintivos

Signos distintivos online» DEFINICIONES (1)

• Definición “prioridad”: – los 12 meses posteriores a la presentación de una marca en un país, durante los cuales, en algunos países

se tiene prioridad para efectuar el depósito de la marca.• Definición “marca anterior”:

– Las marcas españolas, comunitarias o internacionales –con efectos en España- registradas cuya solicitud de inscripción tenga fecha presentación/prioridad anterior. Las meras solicitudes, cuando sea efectivo el registro.

– Las marcas comunitarias registradas que reclamen antigüedad para una marca internacional o española –incluso, extinguida o a la que se ha renunciado-.

– Las marcas no registradas que cuando se presentan a inscripción ya son “notoriamente conocidas” en España

• Definición “marca”:– Signo representable gráficamente que permite distinguir los productos de una empresa de los de la

competencia– Ejemplos legales:

• Palabras• Combinaciones de palabras• Nombres de personas• Imágenes• Dibujos• Combinaciones de letras y cifras• Cifras• Formas tridimensionales (envoltorios, envases, forma de presentar producto)• Signos sonoros


• DEFINICIONES (2):• Definición de “nombre comercial anterior”:

– Los n.c. registrados en España cuya solicitud de registro tenga fecha de presentación anterior

– Las meras solicitudes, cuando resulten finalmente registradas• Definición de “nombre comercial”:

– Todo signo representable que identifique a una empresa en el mercado y que la distinga de las demás con actividades similares.

• Definición “marca notoria”: – La que por su volumen ventas, duración, intensidad, alcance

geográfico de uso, prestigio… sea GENERALMENTE conocida por el sector de público al que se destinan los productos. SI LA MARCA ES CONOCIDA POR EL PÚBLICO, EN GENERAL, LA PROTECCIÓN ABARCARÁ TODOS LOS PRODUCTOS.

Signos distintivos online• Prohibiciones de inscripción de signos como MARCAS

– Absolutas: NO SE PUEDEN INSCRIBIR (las exigencias relativas al carácter distintivo, a indicaciones de atributos genéricos, a nombres comunes utilizados habitualmente para designar productos no se aplican si el USO les ha dado ya un carácter distintivo. La combinación de estos 3 elementos podría tener carácter distintivo)

• Signos no representables gráficamente• Signos gráficos que no permitan distinguir unos productos de otros• Designaciones de especie, calidad, cantidad, destino, valor, origen, época de obtención• Signos habituales en lenguaje común para designar productos ( EN SENTIDO CONTRARIO,

“merengue”, AL QUE EL USO HA DADO UN SIGNIFICADO DEPORTIVO), • Formas de naturaleza, exclusivamente• Los engañosos (calidad, origen)• Los contrarios a ley, orden público, buenas costumbres• Las indicaciones de origen en bebidas alcohólicas que no se ajusten a la realidad, incluso si se

acompañan de expresiones como “tipo” o “clase”• Reproducciones/Imitaciones de emblemas españoles, autonómicos, municipales… salvo con

autorización

– Relativas: • Signos idénticos a marcas anteriores• Signos que se confundan o resulten asociados a marcas anteriores


• Prohibiciones específicas:– No se puede inscribir una marca/n.c. idéntico a otro

anterior cuando al ser notorio en España, incluso en otro sector de la economía, pueda generar conexiones, implicar aprovechamiento indebido, menoscabar el carácter distintivo o la notoriedad.

– Sin autorización, no podrá inscribirse el nombre o la imagen de un tercero, el seudónimo o signo que identifique a una persona frente al público, los signos que transformen creaciones protegidas por derechos de autor, rótulos establecimiento o dominios

– Los REPRESENTANTES de titulares de marcas NO pueden registrar las marcas de éstos sin su consentimiento (marco OMC y OMPI-C. París)

Signos distintivos online• CONTENIDO DERECHO DE MARCA (incluso para la m. notoria no

registrada) (1):– Derecho exclusivo del titular de utilizarla en el tráfico económico.– Derecho del titular de fijar prohibiciones a terceros:

• Prohibición de poner el signo en el producto o embalaje– Prohibición de ofrecer los productos marcados– Prohibición de almacenar los productos marcados para ofrecerlos– Prohibición de importar/exportar productos marcados– Prohibición de usar el signo en documentos, publicidad, redes de comunicación

telemática, como nombre de dominio– Prohibición de marcar envoltorios, etiquetas con el signo y prohibición de fabricar

dichos envoltorios o etiquetas marcados– Prohibición de suprimir la marca de los productos del titular de la marca– PROHIBICIONES RELATIVAS AL OBJETO:

» Signos idénticos para servicios idénticos al propio» Signos que generen riesgos de confusión o de asociación con el propio» Signos idénticos para productos distintos, pero que generen riesgos de

conexión y de obtención de ventajas desleales

Signos distintivos onlineCONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA (2):

Obligaciones PARA TERCEROS:Obligación de incluir en los diccionarios en los que se inserte una marca como si fuera un nombre común (“hoover”, “turmix”, “xerox”, “google”) la indicación de MARCA REGISTRADA.

Obligaciones PARA EL TITULAR DE LA MARCA:

– Obligación de aceptar que quien tenga derecho de uso de la marca (por cesión) pueda utilizarla en el E.E.E. al comercializar allí sus productos (agotamiento).

– Obligación de aceptar que terceros usen el nombre y la dirección de un titular de marca, indicaciones genéricas y la marca, cuando se trata de prácticas leales (como oferta de recambios para vehículos de marca “x” o “y”)

– Obligación de usar la marca (al cabo de 5 años de inutilización, a partir de la publicación de la concesión, se pierde). Usos factibles: marca ligeramente cambiada, uso exclusivo de exportación, uso por tercero con consentimiento). Causas justificativas del no uso: restricciones a la exportación, etc. NECESIDAD DE PROBAR EL USO EFECTIVO Y LAS CAUSAS JUSTIFICATIVAS DEL NO USO, EN SU CASO, SI LO PIDE EL DEMANDADO


• Principios generales.– La marca, vida propia, respecto a la empresa;

transmisión, garantías, licencias, embargos, hipoteca mobiliaria (comunicación telemática entre el Registro de la OEPT y Registro de Bienes Muebles).

• En general, la transmisión de empresa supone transmisión de marca

• En general, la licencia de uso no es exclusiva• Los cambios en la titularidad de la marca deberán ir

motivados y documentados – Marca compartida pro indiviso:

• Normas aplicables: acuerdos, ley marcas, Derecho civil • Derechos preferentes comuneros: tanteo (antes) y retracto

(después)


• Clases de marcas:– Marca colectiva: distingue productos de una asociación titular de

la marca de productos de otras empresas (ej. Indicaciones de procedencia geográfica: vega sicilia, café de colombia de juan valdés, rioja ) Los no asociados pueden usar las marcas de origen. (marca calidad)

– Marca de garantía: signos utilizables por empresas bajo control y autorización del titular, para certificar que los productos a los que se aplica cumplen requisitos comunes (calidad, origen geográfico, etc…). El fabricante de los productos para los que se registra no puede solicitar una marca de garantía. (Pueden indicar procedencia geográfica: alimento de madrid) (aenor)

– Marcas internacionales: un solo procedimiento para validar una marca en 80 países. Una única tasa.

– Marca comunitaria

Signos distintivos online• Procedimiento de registro de signos distintivos:

– Presentación de solicitud ante OEPM: reproducción y clases, instancia, datos personales y tasas

– Anotación de día, hora y minuto de presentación en OEPM. (última hora y minuto día, si no se consignan)

– Examen de forma– Examen de fondo:de oficio, búsqueda de signos anteriores (Administración no

responsable de deficiente búsqueda)– Suspensión– Retirada, limitación, modificación, división solicitud– Publicación en BOPI– Oposición de personas (alegaciones solicitante, contestación y resolución

motivada)– Registro, anuncio de registro en BOPI y expedición título de registro– Contra decisión, vía administrativa o arbitraje (asociación, confusión, signos

notorios, derechos de imagen)– Notificaciones: buzón en OEPM, telefax, correo electrónico, etc.. Imprescindible:

una dirección en España


• Duración marca: 10 años

Signos distintivos online• Mecanismos de protección:

– Protección provisional: a partir de la publicación de la solicitud de marca frente a usos ilegales, ejecutable tras la fecha de publicación de la concesión.

– Acciones: • Civiles (prescriben a los 5 años desde que pudieron ejercitarse)

– Cese violaciones– Indemnización daños y perjuicios (mínima, 1% cifra negocio, debe mediar

advertencia fehaciente del titular de la marca, debe ser caso de negligencia o culpa, la marca debe ser notoria): pérdidas sufridas, ganancias no obtenidas (beneficios del titular de no haber habido violación, beneficios del infractor, precio de la concesión de una licencia), perjuicio al prestigio, notoriedad marca, número de licencias concedidas y clases

– Adopción medidas cautelares que detengan daños (retirar del tráfico productos, envoltorios, publicidad, etiquetas)

– Destrucción productos marcados ilícitamente– Publicación sentencia

• Penales


• Cambio titularidad como consecuencia de sentencia en acción reivindicatoria: extinción de licencias y derechos de terceros sobre la marca al inscribirse nuevo titular.

• Acción reivindicatoria (antes de la inscripción en registro/en los 5 años siguientes a la publicación de la inscripción/en los 5 años siguientes a partir del comienzo de uso de la marca):– Defiende su marca frente:

• A quien solicita la inscripción en el registro con fraude• A quien solicita la inscripción violando una obligación

legal/contractual

Signos distintivos online• Renuncia

– No cabe si soporta derechos reales• Nulidad marca

– En caso de incurrir en prohibiciones absolutas (imprescriptible)– Mala fe (a probar cuando se haya tolerado el uso de la marca posterior registrada durante 5 años)– Falta de legitimidad– SIGNIFICADO: nunca ha existido. Los contratos previos y las resoluciones ya ejecutadas sobre la marca

no se verán afectadas.

• Caducidad marca– SIGNIFICADO: coyuntural. Las marcas dejan de producir efectos desde el momento en que se produce la

declaración de caducidad.– Si no se ha renovado– Si se ha renunciado a ella– Si no se ha usado legalmente– Cuando ha pasado a designar un producto (por inactividad del titular): hoover, bic, turmix…– Si induce a error sobre el origen del producto – Por falta de legitimidad – Por falta de uso

(restitutio, acción reivindicatoria, vid. diapositivas anteriores)


• Signos que pueden ser n.c.: – Razones sociales– Denominaciones de fantasía– Referencias al objeto de actividad– Anagramas (abreviación de n.c.)– Logotipos (configuración estética de n.c.)

• Prohibiciones de inscripción de signos como NOMBRES COMERCIALES:– Los idénticos a n. c. anteriores para actividades idénticas– Los semejantes a n. c. anteriores para actividades semejantes

que generen “riesgo de asociación”


• CONTENIDO DERECHO DE NOMBRE COMERCIAL:– Usarlo en el tráfico mercantil en exclusiva– Derecho a prohibir el uso de n.c. no

registrados posteriores al propio registrado, si se prueba el uso y hay riesgo de confusión para actividades idénticas

derecho de la comunicaciÓn en internet maría pilar cousido gonzález © curso académico 2009-2010

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