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US Patentreform

Dr. Heribert MünstererGreenblum & Bernstein, P.L.C.

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ÜBERBLICK ÜBER PRÄSENTATION

• Übergang zum Erstanmelderprinzip (FITF)• Überprüfung nach Patenterteilung• Überprüfung im zweiseitigen Verfahren• Einwendungen Dritter• Ergänzende Prüfung • Vorbenutzungsrechte• Anmeldung durch Nicht-Erfinder• Gebühren• Verschiedenes

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Übergang zum Erstanmelderprinzip

Stand der Technik neu definiert:Alles was vor dem effektiven Anmeldetag (irgendwo auf der Welt) :• patentiert, • in einer gedruckten Veröffentlichung beschrieben, • öffentlich benutzt, • zum Kauf angeboten oder• der Öffentlichkeit anderweitig zugänglich

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Effektiver Anmeldetag: tatsächlicher US-Anmeldetag, PCT-AnmeldetagPrioritätstag

• Es wird nicht mehr auf US-Anmeldetag abgestellt; Prioritätstag gewinnt stark an Bedeutung;

• Provisional application dann nur noch in Ausnahmefällen sinnvoll (wenn überhaupt)

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Ausnahme: NeuheitsschonfristAusgenommen vom Stand der Technik sind:

• Offenbarungen durch (a) einen/die Erfinder oder (b) Person, die direkt oder indirekt durch Erfinder

von der Erfindung Kenntnis erlangt hat, und• Offenbarungen durch irgendeine Person (z.B.

unabhängigen Erfinder) nach öffentlicher Offenbarung durch (a) oder (b)nicht mehr als ein Jahr vor effektivem Anmeldetag

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→ Neuheitsschonfrist wird im Wesentlichen beschränkt auf Offenbarungen, die

• nicht mehr als 1 Jahr vor dem effektiven Anmeldetag erfolgen und

• auf den/die Erfinder zurückgehen oder zumindest erst nach einer ersten (und öffentlichen) Offenbarung durch den/die Erfinder erfolgen

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Entgegen stehende ältere US-Anmeldungen undPatente (auch wenn am effektiven Anmeldetag noch nicht veröffentlicht):

Alle Anmeldungen/Patente mit früherem effektiven Anmeldetag (z.B. früherem Prioritätstag)

• falls (irgendwann) veröffentlicht oder fingiert veröffentlicht (auch WO-Veröffentlichung zählt, wenn USA benannt; Nationalisierung nicht erforderlich)

• mit anderem Erfinder/anderen Erfindern (auch nicht-identische Erfindergemeinschaft ist anderer Erfinder)

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Ausnahmen:1) Kenntnis von Anmeldungsgegenstand wurde direkt oder

indirekt von Erfinder(n) erlangt2) Anmeldungsgegenstand wurde bereits vor effektivem

Anmeldetag der älteren Anmeldung öffentlich durch Erfinder oder Person, die vom Anmeldungsgegenstand direkt oder indirekt durch Erfinder Kenntnis erlangt hat, öffentlich offenbart

3) Anmeldungsgegenstand bzw. beanspruchte Erfindung waren nicht später als am effektiven Anmeldetag der jüngeren Anmeldung Gegenstand einer Übertragung oder Verpflichtung zur Übertragung an denselben Berechtigten

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• 3) verhindert beispielsweise, dass eine Anmeldung auf eine Erfindung, die einem Arbeitgeber zusteht, zum älteren Recht für eine jüngere Anmeldung desselben Arbeitgebers wird

• Als derselbe Berechtigte gelten auch die Partner eines gemeinschaftlichen Forschungsprojekts, vorausgesetzt, (i) ein entsprechender Vertrag lag bereits am effektiven Anmeldetag vor, (ii) die Erfindung erfolgte im Rahmen der Durchführung des Projekts, und (iii) die Partner des Forschungsprojekts sind in der Anmeldung angegeben

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WICHTIGER UNTERSCHIED ZU DEUTSCHEM UND EUROPÄISCHEM RECHT:

(Nicht ausgeschlossene) ältere Anmeldungen gelten uneingeschränkt als Stand der Technik. → Sind nicht nur für Neuheit, sondern auch für Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant (auch wenn am effektiven Anmeldetag der jüngeren Anmeldung noch nicht veröffentlicht)

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• Neue Vorschriften anzuwenden auf alle Anmeldungen mit effektivem Anmeldetag nach Ablauf von 18 Monaten ab Inkrafttreten des neuen Gesetzes

→ Bisherige Regelungen werden noch viele Jahre auf Altanmeldungen anzuwenden sein

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Überprüfung nach Patenterteilung

Post-grant review (PGR)• ähnelt (etwas) europäischem Einspruchsverfahren• Muss innerhalb von 9 Monaten ab Erteilung von Drittem

beantragt werden (oder ab Erteilung von Reissue Patent)• Nicht zulässig, wenn Antragsteller bereits

Feststellungsklage wegen mangelnder Patentfähigkeit eingereicht hat

• Erste Instanz ist Beschwerdekammer • Beschwerdeinstanz ist Court of Appeals for the Federal

Circuit

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• Kann prinzipiell auf alle Gründe gestützt werden, die der Patentfähigkeit mindestens eines Anspruchs entgegenstehen (Neuheit, erfinderische Tätigkeit, mangelnde Offenbarung, unzureichende Stütze durch Beschreibung, Klarheit der Ansprüche, unzulässige Erweiterung, usw.). Ausnahme: Best Mode

• Prinzipiell alle Beweismittel zulässig• Antrag muss detailiert begründet werden

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Antrag wird nicht automatisch gewährt, sondern nur wenn Patentamt entscheidet , dass

• eine überwiegende Wahrscheinlichkeit gegen die Patentfähigkeit mindestens eines Anspruchs spricht; oder

• eine noch nicht entschiedene Rechtsfrage, die auch für andere Patente oder Patent-anmeldungen relevant ist, aufgeworfen wird.

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• Entscheidung des Patentamts über Gewährung des Antrags auf Einleitung des PGR-Verfahrens innerhalb von 3 Monaten ab Antrag oder ab Eingang einer (fakultativen) vorläufigen Stellungnahme des Patent-inhabers zum Antrag

• Nicht beschwerdefähige Entscheidung.

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• Wird Verfahren eingeleitet, hat Patentinhaber ohne Zustimmung des Antragsstellers und/oder ohne Vorliegen guter Gründe nur eine einzige Möglichkeit, die Ansprüche zu ändern und zur Patentfähigkeit jedes angegriffenen bzw. neu vorgelegten Anspruchs Stellung zu nehmen (jeder Anspruch wird separat geprüft)

• Antragsteller kann (mindestens) einmal antworten• Beide Parteien haben Recht auf mündliche

Verhandlung

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• Patentamt kann mehrere PGR-Verfahren sowie andere das Patent betreffende und vor dem Patentamt anhängige Verfahren zusammenlegen;

• Beweiserhebung (“discovery”) ist begrenzt möglich (z.B. soweit sie sich auf entscheidungserhebliche Tatsachenbehauptungen der Parteien bezieht)

• Erstinstanzliches Verfahren muss innerhalb von einem Jahr (bei Vorliegen guter Gründe innerhalb von 18 Monaten) abgeschlossen werden (Ausnahme: Zusammenlegung mehrerer Verfahren)

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• Antragsgebühr noch nicht bekannt ($$$ ?)• Vorschrift anwendbar nach Ablauf von einem Jahr ab

Inkrafttreten des neuen Gesetzes auf alle nach neuem Recht erteilten Patente

• Patentinhaber und Antragsteller können gemeinsam Beendigung des Verfahrens beantragen; ist kein weiterer Antragsteller am Verfahren beteiligt kann Patentamt:

das Verfahren abschliessen oder eine rechtskräftige Entscheidung erlassen

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Nachteil für Antragsteller: Estoppel

Der Antragsteller ist daran gehindert, die Patentfähigkeit eines in einem mit einer rechtskräftigen Entscheidung abgeschlossenen PGR-Verfahren nicht zu Fall gebrachten Anspruchs aus Gründen, die er bereits im PGR-Verfahren vorgebracht hat oder vernünftigerweise hätte vorbringen können, in irgendeinem anderen Verfahren vor

(i) Patentamt, (ii) einem (Verletzungs)gericht oder (iii) der International Trade Commission (noch einmal) anzugreifen. (evtl. Anreiz für Antragsteller, Beendigung des Verfahrens zuzustimmen, wenn negativer Ausgang wahrscheinlich)

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Überprüfung nach PatenterteilungVorteile für Antragsteller : Beweislast für die Glaubhaftmachung mangelnder Patentfähigkeit ist im PGR-Verfahren niedriger als vor Gericht: nur preponderance of evidence, statt clear and convincing evidence vor Gericht

und technisch komplizierte Sachverhalte sind (technisch vorgebildeten) Richtern am Patentamt in der Regel leichter zu vermitteln als Geschorenen (Laien)

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Überprüfung im zweiseitigen Verfahren

Inter partes review (IPR)• Ersetzt bisherige inter partes reexamination

(ex parte reexamination bleibt erhalten)• ähnelt stark PGR• Kann erst eingeleitet werden, wenn Frist zur

Beantragung von PGR abgelaufen ist bzw. PGR-Verfahren abgeschlossen ist (danach keine zeitliche Beschränkung)

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Wichtige Unterschiede im Vergleich zu PGR:• Hürde für Einleitung des Verfahrens ist nicht überwiegen

der Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Anspruch nicht patentfähig ist, sondern (höhere) Anforderung des Vorliegens einer vernünftigen Wahrscheinlichkeit (reasonable likelyhood), dass der Antragsteller hinsichtlich mindestens eines angegriffenen Anspruchs erfolgreich sein wird (vermutlich auch höher als die Anforderung in inter partes reexamination, d.h., Vorbringen einer wesentlichen neuen Frage hinsichtlich der Patentfähigkeit)

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• Es kann nur mangelnde Neuheit und/oder mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend gemacht werden

• Kann nur auf gedruckte Veröffentlichungen und Patente/Patentanmeldungen gestützt werden

• Kann nicht mehr beantragt werden, wenn dem Antragsteller oder der tatsächlichen Gegenpartei (real party in interest) eine Verletzungsklage vor mehr als einem Jahr zugestellt wurde

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• Discovery beschränkt auf die Vernehmung von Zeugen, die Erklärungen abgegeben haben, und “alles, was ausserdem im Interesse der Rechtsfindung erforderlich ist”

• Anwendbar 1 Jahr nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes auf alle bereits erteilten und neu erteilten Patente (PGR nur für nach neuem (FITF) Recht erteilte Patente).

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Einwendungen Dritter

Preissuance Submission by Third PartiesDritte können dem Patentamt

• Patente, veröffentlichte Patentanmeldungen oder andere gedruckte Veröffentlichungen,

• die für die Beurteilung der Patentfähigkeit einer zu prüfenden Anmeldung relevant sein könnten,

• schriftlich und zusammen mit einer ausführlichen Begründung mitteilen.

• Muss vom Patentamt berücksichtigt werden.

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Frist:Innerhalb von 6 Monaten

• ab Veröffentlichung der Anmeldung oder • ab Absendedatum des ersten Prüfungsbescheids, in dem

mindestens ein Anspruch zurückgewiesen wird (falls später als Veröffentlichung, was die Regel sein wird)

• aber auf jeden Fall vor Absendung des Erteilungs-beschlusses (Notice of Allowance)

• Anwendbar 1 Jahr nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes auf alle anhängigen Anmeldungen

• Gebühr (falls überhaupt) noch unbekannt

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Citation of prior art and written statementsFür bereits erteilte Patente:

• Jedermann kann dem Patentamt jederzeit mit schriftlicher Begründung Patente und gedruckte Veröffentlichungen vorlegen, die von Relevanz für die Patentfähigkeit sein könnten;

• Wird (lediglich) zum Bestandteil der Akte

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• Es können auch jederzeit schriftliche Stellungnahmen des Patentinhabers hinsichtlich des Schutzumfangs der Ansprüche aus Gerichtsverfahren zur Akte eingereicht werden

• Stellungnahmen können (lediglich) zur Auslegung der Ansprüche in PGR-, IPR- und ex parte reexamination-Verfahren herangezogen werden

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Ergänzende Prüfung

Supplemental Examination• Kann nach Erteilung (nur) vom Patentinhaber

beantragt werden und dient zur “Säuberung” des Patents von potentiell gefährlichen Mängeln (z.B. inequitable conduct)

• Antrag: Berücksichtigung, erneute Berücksichtigung oder Korrektur von bereits berücksichtiger relevanter Information (z.B. neuer Stand der Technik, Klarstellung von evtl. missverständlichen Behauptungen während des Prüfungsverfahrens, usw.)

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• Antrag ist vom Patentamt innerhalb von 3 Monaten zu bescheiden und wird nur stattgegeben, wenn wesentliche neue Frage hinsichtlich der Patentfähigkeit aufgeworfen wurde

• Wenn das (erneute Prüfungs-) Verfahren einmal eingeleitet ist, kann Patentinhaber keine Stellungnahmen mehr abgeben und keine geänderten Ansprüche mehr vorlegen (→ muss alles bereits im Antrag enthalten sein)

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• Behebung des Mangels des Erteilungsverfahrens ist ohne Bedeutung, wenn der Mangel bereits vor Antragstellung von dritter Seite in einem Gerichtsverfahren oder in einem “Paragraph IV-Brief” (bei Arzneimittel-Patenten) geltend gemacht wurde

• Wirksam 1 Jahr nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes und dann auf alle Patente anwendbar

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Vorbenutzungsrechte

• In USA bisher nur für Patente auf Geschäftsverfahren bekannt; Ersterfinderprinzip machte Vorbenutzungsrechte verzichtbar

• Voraussetzung: gutgläubige und kommerzielle oder vergleichbare Benutzung der patentierten Erfindung mindestens ein Jahr vor dem effektivem Anmeldetag bzw. dem für die Neuheitsschonfrist anwendbaren Zeitpunkt

• Veranstaltungen zur Aufnahme der Benutzung reichen nicht

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Vorbenutzungsrechte

• bei zulassungspflichtigen Produkten (z.B. Arzneimitteln) wird Beginn des Zulassungsverfahrens als Beginn der kommerziellen Benutzung fingiert

• Kommerzielle Benutzung wird fingiert bei gemeinnützigen (non-profit) Einrichtungen (Krankenhäuser, Universitäten, usw.)

• Handlungen (z.B. Verkäufe) durch rechtmässige Vorbenutzung erschöpfen grundsätzlich die Rechte des Patentinhabers

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Vorbenutzungsrechte

Beschränkungen• Vorbenutzungsrecht kann nicht allein (z.B. ohne

Geschäftsbetrieb) übertragen oder lizensiert werden

• Auf Orte beschränkt, an denen Vorbenutzung tatsächlich stattgefunden hat

• Nicht anwendbar, wenn Kenntnis der Erfindung von den Erfindern oder mit diesen verbundene Personen erlangt wurde

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Vorbenutzungsrechte

• Beschränkt auf tatsächlich vorbenutzten Gegenstand

• Nicht anwendbar, wenn Benutzung zwischenzeitlich aufgegeben wurde

• Vorschrift anwendbar auf alle nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes erteilte Patente

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Anmeldung durch Nicht-ErfinderDerivation proceedings (Ableitungs-Verfahren)

• Voraussetzung: Existenz einer älteren Anmeldung, die eingereicht wurde von jemandem, der Erfindung nicht selbst gemacht hat, sondern nur durch tatsächlichen Erfinder davon Kenntnis erlangt hat (abgeleitete Erfindung)

• Antrag des tatsächlichen Erfinders (und Anmelders der späteren Anmeldung) muss detailiert begründet und mit Beweisen versehen sein. Falls erfolgreich, werden die betreffenden Ansprüche in der älteren Anmeldung zurückgewiesen (oder falls bereits Patent erteilt, gestrichen). Es kann gegebenenfalls (in appropiate circumstances) auch eine Berichtigung des Erfinders in der älteren Anmeldung erfolgen

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Anmeldung durch Nicht-Erfinder

• Zuständig ist die Beschwerdekammer des Patentamts

• Antrag nur zulässig innerhalb eines Jahres ab Veröffentlichung mindestens eines Anspruchs, der auf (im Wesentlichen) die abgeleitete Erfindung gerichtet ist

• Patentamt kann Einleitung des Verfahrens aufschieben (i) bis zu 3 Monate nach Patenterteilung oder (ii) bis zum Abschluss von PGR-, IPR- oder ex parte reexamination-Verfahren

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Anmeldung durch Nicht-Erfinder

Ferner: Derived Patents• Inhaber eines Patents kann Inhaber eines

abgeleiteten Patents mit früherem effektiven Anmeldetag (gerichtlich) verklagen.

• Klage nur zulässig, wenn vor Ablauf von 1 Jahr ab Erteilung des älteren Patents eingereicht.

• Anwendbar 18 Monate nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes (nur) auf nach neuem Recht eingereichte Anmeldungen und darauf erteilte Patente

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Gebühren• 10 Tage nach Inkrafttreten des Gesetzes werden die

meisten Gebühren des Patentamts um 15 % angehoben;• Weitere Gebührenerhöhungen, nachdem das Patentamt

abgeschätzt hat, wie hoch kostendeckende Gebühren sein müssen

• 60 Tage nach Inkrafttreten des Gesetzes $400/$200 Zuschlag für nicht-elektronisches Einreichen von Anmeldungen

• Zusätzlich zu small entity wird microentity geschaffen (75 % statt 50 % Ermässigung); abhängig von Einkommen und Zahl der bereits eingereichten Anmeldungen

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Gebühren

Prioritized examination fee: $4800/$2400 zusätzlich zu regulären Gebühren (Anmeldung mit nicht mehr als 30 Ansprüchen und nicht mehr als 4 unabhängigen Ansprüchen)

Abschliessende Entscheidung des Prüfers über Patentfähigkeit innerhalb von 12 Monaten

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Verschiedenes

• Anmeldung kann auch von Person, auf die der Erfinder übertragen hat oder übertragen muss (z.B. Arbeitgeber), eingereicht werden;

• Person, auf die Erfinder übertragen muss, kann die erforderlichen Erklärungen (Declaration) für den Erfinder abgeben, wenn der Erfinder verstorben, unfähig, nicht auffindbar oder nicht willig ist (anwendbar 1 Jahr nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes)

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Verschiedenes

• Angabe der “best mode” ist nach wie vor Patentierungsvoraussetzung, aber im PGR- (und IPR-) Verfahren und im Verletzungsstreit wird diesbezüglicher Mangel des Patents nicht mehr berücksichtigt (d.h., keine Grund, Rechts-beständigkeit oder Durchsetzbarkeit des Patents zu verneinen)

• Anwendbar ab Inkrafttreten des neuen Gesetzes auf alle danach neu eingereichten Klagen bzw. beantragten Verfahren

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Verschiedenes

• Markieren mit Patent jetzt auch durch Anbringen von “patent” oder “pat.” ohne Patentnummer aber zusammen mit entsprechender Internetadresse möglich

• verhindert, dass Artikel aus dem Verkehr gezogen werden muss, nachdem darauf angegebenes Patent abgelaufen ist

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Verschiedenes

• Hat der angebliche Verletzer kein Verletzungsgutachten von einem Anwalt eingeholt, kann dies nicht als Beweis dafür angesehen werden, dass das Patent bewusst verletzt wurde (willful infringement)

• Festschreibung der geltenden Rechtsprechung

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Verschiedenes

• Ansprüche, die auf einen menschlichen Organismus gerichtet sind oder diesen einschliessen, sind nicht patentierbar

• nur auf nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes erteilte Patente anwendbar

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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

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