i marchi d’impresa e gli altri segni distintivi

2 ottobre 2006 AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI

1

I Marchi d’Impresa e gli altri segni distintivi


2

Premessa: Lo scenario internazionale

Riduzione del quoziente di originalità (o capacità Riduzione del quoziente di originalità (o capacità distintiva) richiesto per l’ottenimento internazionale di distintiva) richiesto per l’ottenimento internazionale di marchi, brevetti e modelli (design)marchi, brevetti e modelli (design)

Tendenza al mutamento della funzione tipica delle Tendenza al mutamento della funzione tipica delle registrazioni (in particolare di marchi e design) registrazioni (in particolare di marchi e design)

Costante incremento delle registrazioni internazionaliCostante incremento delle registrazioni internazionali Maggiore stabilità delle registrazioniMaggiore stabilità delle registrazioni Rafforzamento internazionale della tutela dei diritti di Rafforzamento internazionale della tutela dei diritti di

proprietà industrialeproprietà industriale


3

Marchio

Parola, figura, segno (bi o tridimensionale) Parola, figura, segno (bi o tridimensionale) destinato a contraddistinguere i prodotti destinato a contraddistinguere i prodotti

e/o servizi di un’impresa da quelli e/o servizi di un’impresa da quelli proposti od offerti da altre imprese proposti od offerti da altre imprese

concorrenticoncorrenti


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Fondamentali requisiti di registrabilità del marchio

NOVITA’ (RELATIVA)NOVITA’ (RELATIVA) CAPACITA’ DISTINTIVA CAPACITA’ DISTINTIVA

(ORIGINALITA’)(ORIGINALITA’) POSSIBILITA’ DI RAPPRESENTAZIONE POSSIBILITA’ DI RAPPRESENTAZIONE

GRAFICAGRAFICA LICEITA’LICEITA’


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Marchi Requisito della novità

E’ registrabile il marchio non anticipato da E’ registrabile il marchio non anticipato da segni (marchi, ditte, denominazioni) identici segni (marchi, ditte, denominazioni) identici o simili (registrati in data anteriore o o simili (registrati in data anteriore o notoriamente usati) per contraddistinguere notoriamente usati) per contraddistinguere prodotti uguali o affiniprodotti uguali o affini


6

Il requisito della novità

C.d. convalida del marchio nullo per C.d. convalida del marchio nullo per mancanza di novità in caso di mancata mancanza di novità in caso di mancata reazione del titolare del marchio anteriore reazione del titolare del marchio anteriore entro 5 anni dalla registrazioneentro 5 anni dalla registrazione

Legittimazione all’azione di nullità del solo Legittimazione all’azione di nullità del solo titolare di diritti di proprietà industriale o titolare di diritti di proprietà industriale o intellettuale (marchio, diritto d’autore, ecc.)intellettuale (marchio, diritto d’autore, ecc.)


7

REQUISITO DELLA NOVITA’

La novità non viene meno se il marchio è La novità non viene meno se il marchio è preceduto da un marchio anteriore scaduto preceduto da un marchio anteriore scaduto da oltre due anni o se il marchio anteriore è da oltre due anni o se il marchio anteriore è decaduto perché non usato per oltre un decaduto perché non usato per oltre un quinquennioquinquennio


8

La capacità distintiva (originalità) Divieto di registrare marchi costituiti Divieto di registrare marchi costituiti

esclusivamenteesclusivamente da parole o figure descrittive delle da parole o figure descrittive delle caratteristiche o qualità dei prodotti contraddistinti caratteristiche o qualità dei prodotti contraddistinti

Divieto di registrare marchi costituiti Divieto di registrare marchi costituiti esclusivamenteesclusivamente da forme necessarie o tecnico-utili da forme necessarie o tecnico-utili o “che danno valore sostanziale ai prodotti o “che danno valore sostanziale ai prodotti (design)(design)

Convalida per “secondary meaning”Convalida per “secondary meaning”


9

LA POSSIBILITA’ DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E’ REGISTRABILE OGNI SEGNO E’ REGISTRABILE OGNI SEGNO

NUOVO SUSCETTIBILE DI ESSERE NUOVO SUSCETTIBILE DI ESSERE RAPPRESENTATO GRAFICAMENTE, RAPPRESENTATO GRAFICAMENTE, ad es. parole, compresi i nomi di persone, ad es. parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, colori o disegni, lettere, cifre, suoni, colori o combinazioni di colori, forma del prodotto combinazioni di colori, forma del prodotto o della confezione di esso, …o della confezione di esso, …


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LA LICEITA’

Non possono essere registrati come marchio le Non possono essere registrati come marchio le parole, figure e i segni parole, figure e i segni

Contrari alla legge, ordine pubblico o al buon Contrari alla legge, ordine pubblico o al buon costumecostume

Idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza, Idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza, natura o qualità dei prodottinatura o qualità dei prodotti

Il cui uso costituirebbe violazione di un altrui Il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di proprietà industriale o intellettualediritto di proprietà industriale o intellettuale


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Decadenza del marchio

Per mancato uso entro 5 anni dalla Per mancato uso entro 5 anni dalla registrazione (o per successivi periodi di registrazione (o per successivi periodi di non uso quinquennale)non uso quinquennale)

Per c.d. volgarizzazionePer c.d. volgarizzazione Per decettività o illiceità sopravvenute Per decettività o illiceità sopravvenute


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Marchio Ambiti territoriali di tutela

Marchio italiano Marchio italiano ITALIA ITALIA Marchio comunitario Marchio comunitario Paesi U.E.Paesi U.E. C.D. “Marchio internazionale” C.D. “Marchio internazionale” Paesi Paesi

aderenti alle Convenzioni sul Marchio aderenti alle Convenzioni sul Marchio Internazionale (Accordo di Madrid e Internazionale (Accordo di Madrid e Protocollo)Protocollo)


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Marchio comunitario

Marchio unico per tutti i paesi dell’Unione Marchio unico per tutti i paesi dell’Unione EuropeaEuropea

Può essere ceduto o dichiarato nuovo solo Può essere ceduto o dichiarato nuovo solo per tutti i paesi dell’Unioneper tutti i paesi dell’Unione

Può essere concesso in licenza per parte dei Può essere concesso in licenza per parte dei paesi dell’Unione o dei prodotti per i quali è paesi dell’Unione o dei prodotti per i quali è registratoregistrato


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Marchio Internazionale

Registrazione unificata e centralizzata Registrazione unificata e centralizzata presso un unico ente sovranazionale per presso un unico ente sovranazionale per tutti i paesi indicati dal richiedentetutti i paesi indicati dal richiedente

In tutti i paesi indicati nella registrazione In tutti i paesi indicati nella registrazione internazionale il marchio è disciplinato internazionale il marchio è disciplinato dalla legge nazionaledalla legge nazionale


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Interazione fra le diverse possibilità di registrazione internazionaleE’ possibileE’ possibile Chiedere la registrazione di un marchio Chiedere la registrazione di un marchio

internazionale sulla base di un marchio internazionale sulla base di un marchio comunitariocomunitario

Designare l’intera U.E. (marchio Designare l’intera U.E. (marchio comunitario) all’atto della richiesta di comunitario) all’atto della richiesta di registrazione di un marchio internazionaleregistrazione di un marchio internazionale


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OGGETTO: BUSTINE FILTRITITOLARE: Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

DATA DEPOSITO: 16/10/2003


17

OGGETTO: CONTATTORE

TITOLARE: ABB Stotz-Kontakt GmbH DATA DEPOSITO: 29/04/2002


18

OGGETTO: GENERATORE DI CORRENTE

TITOLARE: Honda Motor Co., Ltd. DATA DEPOSITO: 03/12/2003


19

OGGETTO: MOTORE

TITOLARE: Honda Motor Co., Ltd. DATA DEPOSITO: 17/09/2003


20

OGGETTO: PRESA DI CORRENTE

TITOLARE: Neutrik Aktiengesellschaft DATA DEPOSITO: 20/09/2001


21

OGGETTO: GIUNTO TITOLARE: National Coupling Company Inc



22

OGGETTO: CALANDRA VEICOLO TITOLARE: DaimlerChrysler Corporation



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Cessioni e licenze di marchi (e altri segni distintivi)

Trasferimento della proprietà o del diritto Trasferimento della proprietà o del diritto d’uso di marchi, denominazioni e altri segni d’uso di marchi, denominazioni e altri segni distintivi dietro distintivi dietro pagamentopagamento di un di un determinato determinato prezzoprezzo o di un o di un canonecanone (royalty) (royalty)

Ambito territorialeAmbito territoriale Ambito temporaleAmbito temporale


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VERIFICHE PRELIMINARI

Esistenza ed estensione territoriale del Esistenza ed estensione territoriale del marchio ceduto o concesso in licenzamarchio ceduto o concesso in licenza

Effettiva validità ed ambito protettivo del Effettiva validità ed ambito protettivo del marchio (ricerche di anteriorità)marchio (ricerche di anteriorità)


25

PATOLOGIE CONTRATTUALI Rifiuto di concessione o annullamento del Rifiuto di concessione o annullamento del

marchiomarchio Azioni di terzi per contraffazione di marchi, Azioni di terzi per contraffazione di marchi,

denominazioni o altri segni di terzidenominazioni o altri segni di terzi Contraffazione del marchio oggetto della Contraffazione del marchio oggetto della

licenzalicenza


26

Il cedente o licenziante è responsabile verso il cessionario / licenziatario (in mancanza di espressa esclusione) per: Rifiuto di concessione o annullamento del marchioRifiuto di concessione o annullamento del marchio Contraffazione di marchi o segni distintivi altrui Contraffazione di marchi o segni distintivi altrui

attraverso l’uso del segno ceduto o concesso in attraverso l’uso del segno ceduto o concesso in licenzalicenza

Pretese di terzi sul marchio (rivendica)Pretese di terzi sul marchio (rivendica) Mantenimento in vigore amministrativo del Mantenimento in vigore amministrativo del

marchiomarchio


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Il cedente o licenziante non è responsabile verso il cessionario o licenziatario: Per contraffazioni del marchio ceduto o Per contraffazioni del marchio ceduto o

licenziato da parte di terzilicenziato da parte di terzi (il cedente o licenziante (il cedente o licenziante non ènon è obbligato – in obbligato – in

mancanza di specifico impegno – ad agire mancanza di specifico impegno – ad agire contro i contraffattori)contro i contraffattori)


28

Il licenziatario è responsabile nei confronti del licenziante

Per le conseguenze derivanti dall’uso Per le conseguenze derivanti dall’uso decettivo del marchio (decadenza)decettivo del marchio (decadenza)

Per le conseguenze derivanti dal Per le conseguenze derivanti dal nonnon uso uso del marchio nei territori concessi in licenza del marchio nei territori concessi in licenza (decadenza)(decadenza)


29

CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA

Restrizioni territorialiRestrizioni territoriali Restrizioni di prezzo Restrizioni di prezzo Restrizioni merceologiche o distributive Restrizioni merceologiche o distributive

(distribuzione selettiva)(distribuzione selettiva)


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CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA (REGOLE COMUNITARIE)Sono Sono vietatevietate (e determinano la (e determinano la nullitànullità del del contratto) le clausole che comportanocontratto) le clausole che comportano Restrizioni sulla determinazione dei prezzi Restrizioni sulla determinazione dei prezzi Obblighi di rifiutare richieste di prodotti Obblighi di rifiutare richieste di prodotti

marchiati all’interno del territorio in licenza marchiati all’interno del territorio in licenza destinati al commercio all’esterno destinati al commercio all’esterno (importazioni parallele)(importazioni parallele)


31

Clausole restrittive della concorrenza (regole comunitarie)

Sono Sono vietatevietate (e determinano la nullità del (e determinano la nullità del contratto) le clausole che comportano contratto) le clausole che comportano Restrizioni di clientelaRestrizioni di clientela Restrizioni sui quantitativi da produrre o Restrizioni sui quantitativi da produrre o

venderevendere


32

CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA (REGOLE

INTERNAZIONALI – GLI ACCORDI “TRIPs”)Sono generalmente vietate le clausoleSono generalmente vietate le clausole Che obbligano il licenziatario a non contestare la Che obbligano il licenziatario a non contestare la

validità dei diritti di proprietà intellettuale ricevuti validità dei diritti di proprietà intellettuale ricevuti in licenzain licenza

Che impongono restrizioni sulle vendite, sui Che impongono restrizioni sulle vendite, sui prezzi e sugli sbocchi commercialiprezzi e sugli sbocchi commerciali

Che impongono al licenziatario l’acquisizione di Che impongono al licenziatario l’acquisizione di licenze globali (che il licenziatario non licenze globali (che il licenziatario non richiederebbe)richiederebbe)


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LA LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO – E LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Norme nazionali inderogabili e libera scelta Norme nazionali inderogabili e libera scelta

delle partidelle parti La scelta dell’autorità giudiziaria nazionale: La scelta dell’autorità giudiziaria nazionale:

criteri orientativicriteri orientativi L’arbitrato internazionale: vantaggi e L’arbitrato internazionale: vantaggi e

svantaggisvantaggi


34

IL TRATTAMENTO FISCALE INTERNAZIONALE DELLE ROYALTIES

La tassazione alla fonte (withholding tax)La tassazione alla fonte (withholding tax) I trattati internazionali contro le doppie I trattati internazionali contro le doppie

imposizioni fiscali imposizioni fiscali


35

IL CONTROLLO DI MERITO SUI CONTRATTI DA PARTE DELLE

AMMINISTRAZIONI NAZIONALI

Approvazione delle clausole restrittive della Approvazione delle clausole restrittive della concorrenza concorrenza

Approvazione del trasferimento di royalties Approvazione del trasferimento di royalties all’esteroall’estero

La funzione della trascrizione sui rapporti La funzione della trascrizione sui rapporti fra le parti e con i terzifra le parti e con i terzi


36

CONTRAFFAZIONE

E’ la violazione del marchio altrui che si E’ la violazione del marchio altrui che si verifica con l’adozione, per verifica con l’adozione, per contraddistinguere prodotti o servizi dello contraddistinguere prodotti o servizi dello stesso genere o di genere affine (o se il stesso genere o di genere affine (o se il marchio gode di rinomanza anche di genere marchio gode di rinomanza anche di genere non affine) di un marchio uguale o simile non affine) di un marchio uguale o simile (confondibile)(confondibile)


37

ESAURIMENTO DEL DIRITTO

Il titolare del marchio, dopo aver apposto il Il titolare del marchio, dopo aver apposto il segno sul prodotto ed averlo immesso sul segno sul prodotto ed averlo immesso sul mercato non può opporsi all’ulteriore mercato non può opporsi all’ulteriore circolazione del prodotto recante il marchio.circolazione del prodotto recante il marchio.

Vale per prodotti immessi in commercio Vale per prodotti immessi in commercio nell’UE mentre non vige l’esaurimento nell’UE mentre non vige l’esaurimento extracomunitario del marchioextracomunitario del marchio


38

Azione di CONTRAFFAZIONE Legittimato a proporla è titolare del marchio e il Legittimato a proporla è titolare del marchio e il

licenziatario esclusivo.licenziatario esclusivo. Il licenziatario non esclusivo (a meno che il Il licenziatario non esclusivo (a meno che il

contratto non preveda diversamente) può solo contratto non preveda diversamente) può solo intervenire in giudizio (come il rivenditore o il intervenire in giudizio (come il rivenditore o il distributore) per i danni subiti.distributore) per i danni subiti.

L’azione si propone contro gli autori del L’azione si propone contro gli autori del comportamenti che costituiscono contraffazionecomportamenti che costituiscono contraffazione


39

NORME PENALI Art.473 c.p.: chiunque contraffà o altera marchi o segni Art.473 c.p.: chiunque contraffà o altera marchi o segni

distintivi nazionali o esteri oppure senza essere concorso distintivi nazionali o esteri oppure senza essere concorso nella contraffazione fa uso di tali marchio o segni nella contraffazione fa uso di tali marchio o segni contraffatti è punito con la reclusione fino a 3 anni e la contraffatti è punito con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino ad € 2.065. Procedibile d’ufficiomulta fino ad € 2.065. Procedibile d’ufficio

Art.474 c.p. Chiunque, fuori dai casi di concorso nel Art.474 c.p. Chiunque, fuori dai casi di concorso nel delitto di cui all’art.473 introduca nello Stato per farne delitto di cui all’art.473 introduca nello Stato per farne commercio o detiene per vendere prodotti con segni commercio o detiene per vendere prodotti con segni contraffatti è punito con la reclusione fino a 2 anni e la contraffatti è punito con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino ad € 2.065. Procedibile d’ufficiomulta fino ad € 2.065. Procedibile d’ufficio


40

NORME PENALI Art.475 c.p.: pena accessoria della pubblicazione della Art.475 c.p.: pena accessoria della pubblicazione della

sentenzasentenza Art.517 c.p.: Chiunque pone in vendita o mette altrimenti Art.517 c.p.: Chiunque pone in vendita o mette altrimenti

in circolazione prodotti con marchi o segni atti ad indurre in circolazione prodotti con marchi o segni atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza, qualità in inganno il compratore sull’origine, provenienza, qualità del prodotto è punito, se il fatto non è previsto come reato del prodotto è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno anno oo con la multa fino ad € 1.032. Procedibile d’ufficio con la multa fino ad € 1.032. Procedibile d’ufficio


41

NORME PENALI Art.127 CPIArt.127 CPI

Salva l’applicazione delle norme penali chiunque fabbrica, vende, Salva l’applicazione delle norme penali chiunque fabbrica, vende, espone utilizza industrialmente, introduce nello Stato oggetti in espone utilizza industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di P.I. è punito a querela di parte con la multa violazione di un titolo di P.I. è punito a querela di parte con la multa fino ad € 1.032.fino ad € 1.032.

Chiunque appone indicazione mendace “marchio registrato” è punito Chiunque appone indicazione mendace “marchio registrato” è punito sanzione amministrativa da € 51,65 a 516,46.sanzione amministrativa da € 51,65 a 516,46.

Salvo che il fatto costituisca reato è punito con la sanzione Salvo che il fatto costituisca reato è punito con la sanzione amministrativa fino ad € 2.065,83 anche quando non vi sia danno a amministrativa fino ad € 2.065,83 anche quando non vi sia danno a terzi, chiunque faccia uso di un marchio registrato dopo che la relativa terzi, chiunque faccia uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla quando la causa di nullità registrazione è stata dichiarata nulla quando la causa di nullità comporta illiceità dell’uso del marchio, oppure sopprima il marchio comporta illiceità dell’uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodottidel produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti


42

I procedimenti giudiziari per contraffazione

Cambiamenti processuali in tema di diritto Cambiamenti processuali in tema di diritto industrialeindustriale

- Le Sezioni Specializzate (12.7.2003)- Le Sezioni Specializzate (12.7.2003) - Il Codice della Proprietà Industriale (4.3.2005)- Il Codice della Proprietà Industriale (4.3.2005) - Il rito societario (19.9.2005) - Il rito societario (19.9.2005) Disegno di legge Disegno di legge

del 22.9.06 prevede ritorno al rito ordinariodel 22.9.06 prevede ritorno al rito ordinario - l’attuazione della direttiva “enforcement” - l’attuazione della direttiva “enforcement”

(22.4.2006)(22.4.2006)


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Le Sezioni Specializzate

- 12 Tribunali (anziché 166, più - 12 Tribunali (anziché 166, più le sezioni staccate e le preture), le sezioni staccate e le preture), quindi:quindi:

- specializzazione dei giudici- specializzazione dei giudici- uniformità degli orientamenti- uniformità degli orientamenti


44

Codice della Proprietà Industriale

Allargamento della categoria dei titoli di Allargamento della categoria dei titoli di proprietà industriale (marchi di fatto, proprietà industriale (marchi di fatto, informazioni segrete, indicazioni informazioni segrete, indicazioni geografiche, domain names)geografiche, domain names)

Uniformità di tutela per tutti i titoliUniformità di tutela per tutti i titoli Tutela più incisivaTutela più incisiva


45

Il processo industrialistico Rito societario:Rito societario: -fase predibattimentale (scambio memorie fra -fase predibattimentale (scambio memorie fra

difensori) assenza del giudice - difensori) assenza del giudice - pretrialpretrial -fase dibattimentale (fase istruttoria - sentenza) -fase dibattimentale (fase istruttoria - sentenza)

presenza del giudice - presenza del giudice - trialtrial Art.10 Disegno di legge sull’innovazione Art.10 Disegno di legge sull’innovazione

industriale del 22.9.06 stabilisce che il governo è industriale del 22.9.06 stabilisce che il governo è delegato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della delegato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge a modificare il CPI determinando il ritorno al legge a modificare il CPI determinando il ritorno al rito ordinario, fatti salvi i procedimenti iniziati con rito ordinario, fatti salvi i procedimenti iniziati con il rito societarioil rito societario


46

Decreto sull’enforcement Ha introdotto ulteriori misure provvisorie (oltre a Ha introdotto ulteriori misure provvisorie (oltre a

sequestro e inibitoria):sequestro e inibitoria): - accesso alla documentazione bancaria, finanziaria e - accesso alla documentazione bancaria, finanziaria e

commerciale del presunto contraffattore (per contraffazione commerciale del presunto contraffattore (per contraffazione commessa con atti di pirateria)commessa con atti di pirateria)

- sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del - sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del presunto contraffattorepresunto contraffattore

- interrogatorio non solo dell’autore delle violazione ma - interrogatorio non solo dell’autore delle violazione ma anche di rivenditori e intermediarianche di rivenditori e intermediari

- blocco dei c/c bancari e di altri averi del presunto - blocco dei c/c bancari e di altri averi del presunto contraffattorecontraffattore

- risarcimento del danno morale- risarcimento del danno morale


47

La responsabilità per contraffazione di marchio dei rivenditori e degli

intermediari Il rivenditore può essere citato in giudizio Il rivenditore può essere citato in giudizio

per contraffazione. Chiamerà in causa il per contraffazione. Chiamerà in causa il produttore per essere manlevato.produttore per essere manlevato.

Con il recepimento della direttiva Con il recepimento della direttiva sull’enforcement sono state inasprite le sull’enforcement sono state inasprite le misure nei confronti dei rivenditori e degli misure nei confronti dei rivenditori e degli intermediari intermediari


48

Responsabilità dei rivenditori e degli intermediari

Il giudice, in via cautelare, può ordinare su richiesta del Il giudice, in via cautelare, può ordinare su richiesta del titolare del diritto leso, l’acquisizione di tutte le titolare del diritto leso, l’acquisizione di tutte le informazioni informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione sull’origine e sulle reti di distribuzione delle delle merci non solo presso il contraffattore ma anche presso merci non solo presso il contraffattore ma anche presso ogni altra persona che:ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso su scala commerciale delle a) sia stata trovata in possesso su scala commerciale delle merci contraffatte;merci contraffatte;

b) sia stata sorpresa ad utilizzare o fornire servizi che b) sia stata sorpresa ad utilizzare o fornire servizi che consentono la violazione del diritto leso;consentono la violazione del diritto leso;

c) sia stata indicata dai soggetti sub a) e b) come c) sia stata indicata dai soggetti sub a) e b) come implicata nella contraffazioneimplicata nella contraffazione


49

INFORMAZIONI Le informazioni che vengono fornite tramite Le informazioni che vengono fornite tramite

interrogatorio interrogatorio comprendono comprendono il nome e indirizzo il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori e di dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori e di altri precedenti detentori dei prodotti o servizialtri precedenti detentori dei prodotti o servizi contraffatti nonché contraffatti nonché le relative quantità e prezzole relative quantità e prezzo

L’interrogatorio è sanzionato dall’art.372 c.p.c. L’interrogatorio è sanzionato dall’art.372 c.p.c. (chi afferma il falso o nega il vero è punito con la (chi afferma il falso o nega il vero è punito con la reclusione da 1 a 3 anni)reclusione da 1 a 3 anni)


50

INIBITORIA E ORDINE DI RITIRO

In via cautelare possono essere chieste In via cautelare possono essere chieste anche nei confronti degli intermediari e dei anche nei confronti degli intermediari e dei rivenditori che non siano parte del giudiziorivenditori che non siano parte del giudizio

In via definitiva solo nei confronti degli In via definitiva solo nei confronti degli intermediari parte del giudizio, mentre nei intermediari parte del giudizio, mentre nei confronti dei rivenditori anche se non siano confronti dei rivenditori anche se non siano parte del giudizio parte del giudizio


51

TUTELA CAUTELARE dei NOMI A DOMINIO

Il giudice può disporre, in via cautelare, Il giudice può disporre, in via cautelare, oltre all’inibitoria all’uso del nome a oltre all’inibitoria all’uso del nome a dominio aziendale illegittimamente dominio aziendale illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se opportuno, provvisorio, subordinandolo, se opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.del beneficiario del provvedimento.


52

ATTI DI PIRATERIA

Costituiscono atti di pirateria (art.144 Costituiscono atti di pirateria (art.144 CPI):CPI):

““le contraffazioni e le usurpazioni di le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriali altrui diritti di proprietà industriali realizzate dolosamente in modo realizzate dolosamente in modo sistematicosistematico


53

Procedimenti cautelari

Il procedimento Il procedimento ante causamante causam: : stabilizzazione della decisione (art.23 stabilizzazione della decisione (art.23 D.Lgs.5/2003) D.Lgs.5/2003) solo per l’inibitoriasolo per l’inibitoria

Il procedimento in corso di causa: Il procedimento in corso di causa: giudizio giudizio abbreviato abbreviato (art.24 D.Lgs.5/2003)(art.24 D.Lgs.5/2003)


54

La difesa ATTIVA nella cause di contraffazione

Rimedi esperibili con una causa ordinariaRimedi esperibili con una causa ordinaria:: - inibitoria alla produzione e al commercio- inibitoria alla produzione e al commercio - ritiro definitivo dal commercio e distruzione dei - ritiro definitivo dal commercio e distruzione dei

prodottiprodotti - ritiro provvisorio dal commercio se i prodotti sono - ritiro provvisorio dal commercio se i prodotti sono

suscettibile di uso legittimo se modificatisuscettibile di uso legittimo se modificati - assegnazione in proprietà- assegnazione in proprietà - condanna al risarcimento del danno- condanna al risarcimento del danno - pubblicazione della sentenza- pubblicazione della sentenza - condanna in futuro- condanna in futuro


55

Rimedi esperibili in via cautelare d’urgenza

- Descrizione - Descrizione (precostituisce prova della (precostituisce prova della contraffazione, poco usata in materia di marchi)contraffazione, poco usata in materia di marchi)

- Sequestro - Sequestro (evita la circolazione del prodotto)(evita la circolazione del prodotto) - Inibitoria (sia con riferimento alle - Inibitoria (sia con riferimento alle

violazioni in atto sia con riferimento a violazioni in atto sia con riferimento a qualsiasi violazione imminente)qualsiasi violazione imminente)

- Pubblicazione sulla stampa- Pubblicazione sulla stampa - Penale per inadempimento- Penale per inadempimento


56

ORDINE DI ESIBIZIONE La parte che fornisca La parte che fornisca seri indiziseri indizi della fondatezza della fondatezza

delle proprie domande ed abbia individuato delle proprie domande ed abbia individuato documenti detenuti dalla controparte a conferma documenti detenuti dalla controparte a conferma di tali indizi può chiedere che il Giudice ne ordini di tali indizi può chiedere che il Giudice ne ordini l’esibizione o che richieda informazioni alla l’esibizione o che richieda informazioni alla controparte (controparte (discovery)discovery)

Dal rifiuto di ottemperare il Giudice può trarre Dal rifiuto di ottemperare il Giudice può trarre argomenti di provaargomenti di prova


57

PUBBLICAZIONE dell’ORDINANZA CAUTELARE

Anche al termine della fase Anche al termine della fase cautelare d’urgenza è possibile cautelare d’urgenza è possibile ottenere la pubblicazione ottenere la pubblicazione dell’ordinanza su quotidiani e dell’ordinanza su quotidiani e rivisteriviste


58

Tutela del segreto e della riservatezza

Possibilità di ottenere in corso Possibilità di ottenere in corso di causa misure a tutela dei di causa misure a tutela dei propri segretipropri segreti


59

La condotta processuale della parte

““Il giudice desume argomenti di prova Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini” ordini” (art.124, 4° comma CPI)(art.124, 4° comma CPI)


60

Efficacia erga omnes delle decisioni

L’efficacia nei confronti di tutti delle L’efficacia nei confronti di tutti delle sentenze definitive che dichiarano la sentenze definitive che dichiarano la nullità di un titolo di proprietà nullità di un titolo di proprietà industriale consente al contraffattore di industriale consente al contraffattore di trarre beneficio dall’esito di cause di trarre beneficio dall’esito di cause di cui è estraneocui è estraneo


61

Risarcimento del danno 11. . Il pregiudizio subito dal titolare è valutato tenendo Il pregiudizio subito dal titolare è valutato tenendo

conto:conto: a) del mancato guadagno del soggetto lesoa) del mancato guadagno del soggetto leso b) degli utili realizzati dal contraffattoreb) degli utili realizzati dal contraffattore c) del danno morale arrecato al soggetto lesoc) del danno morale arrecato al soggetto leso 2. 2. In caso di liquidazione non analitica del danno dovrà In caso di liquidazione non analitica del danno dovrà

essere effettuata in un importo non inferiore ai compensi essere effettuata in un importo non inferiore ai compensi che il contraffattore avrebbe dovuto pagare per una licenzache il contraffattore avrebbe dovuto pagare per una licenza

3. 3. In ogniIn ogni caso il titolare può chiederecaso il titolare può chiedere la restituzione degli la restituzione degli utili, in alternativa la mancato guadagno o nella misura in utili, in alternativa la mancato guadagno o nella misura in cui eccedono tale risarcimentocui eccedono tale risarcimento


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SEQUESTRO CONSERVATIVO

Il soggetto leso che faccia valere circostanze Il soggetto leso che faccia valere circostanze idonee a pregiudicare il soddisfacimento del idonee a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, può ottenere il sequestro di risarcimento del danno, può ottenere il sequestro di beni mobili e immobili del beni mobili e immobili del pretesopreteso autore della autore della violazione sino alla concorrenza del presumibile violazione sino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tal fine il giudice può ammontare del danno. A tal fine il giudice può autorizzare la comunicazione della autorizzare la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso alle commerciale oppure autorizzare l’accesso alle pertinenti informazionipertinenti informazioni

i marchi d’impresa e gli altri segni distintivi

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