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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
DEPARTAMENTO DE DIREITO
CURSO DE DIREITO
JULIANA OLIVEIRA ROCHA
ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INTELECTUAL: A possibilidade ou não
de nulidade de uma marca pelo procedimento arbitral no Brasil.
Florianópolis/SC
2021
Juliana Oliveira Rocha
ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INTELECTUAL: A possibilidade ou não
de nulidade de uma marca pelo procedimento arbitral no Brasil.
Trabalho Conclusão do Curso de Graduação
em Direito do Centro de Ciências Jurídicas da
Universidade Federal de Santa Catarina como
requisito para a obtenção do título de Bacharel
em Direito.
Professor Orientador Dr. Orlando Celso da
Silva Neto
Florianópolis/SC
2021
Juliana Oliveira Rocha
A ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INTELECTUAL: a possibilidade ou não de
nulidade de uma marca pelo procedimento arbitral
Este Trabalho Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do Título de
“Bacharel” e aprovado em sua forma final pelo Curso Direito
Florianópolis, 13 de maio de 2021.
________________________
Prof. Luiz Henrique Urquhart Cademartori, Dr.
Coordenador do Curso
Banca Examinadora:
________________________
Prof.(a) Orlando Celso da Silva Neto, Dr.(a)
Orientador(a)
Instituição Universidade Federal de Santa Catarina
________________________
Bráulio Cavalcanti Ferreira
Avaliador(a)
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina
________________________
Tobias Pereira Klen
Avaliador(a)
Instituição Universidade Federal de Santa Catarina
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO
TERMO DE APROVAÇÃO O presente Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado “ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INTELECTUAL: A possibilidade ou não de nulidade de uma marca pelo procedimento arbitral no Brasil”, elaborado pelo(a) acadêmico(a) “Juliana Oliveira Rocha”, defendido em 13/05/2021 e aprovado pela Banca Examinadora composta pelos membros abaixo assinados, obteve aprovação com nota __9,5___(nove vírgula cinco), cumprindo o requisito legal previsto no art. 10 da Resolução nº 09/2004/CES/CNE, regulamentado pela Universidade Federal de Santa Catarina, através da Resolução nº 01/CCGD/CCJ/2014.
Florianópolis, 13 de Novembro de 2021.
________________________________________________Prof. Dr. Orlando Celso da Silva Neto
Professor Orientador
________________________________________________Bráulio Cavalcanti Ferreira
Membro de Banca
________________________________________________Tobias Pereira Klen
Membro de Banca
Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Ciências Jurídicas
COORDENADORIA DO CURSO DE DIREITO
TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO INEDITISMO DO TCC E
ORIENTAÇÃO IDEOLÓGICA
Aluno(a): Juliana Oliveira Rocha
RG: 499299899
CPF: 44944106831
Matrícula: 16105200
Título do TCC: ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INTELECTUAL: A
possibilidade ou não de nulidade de uma marca pelo procedimento arbitral no
Brasil.
Orientador(a): Prof. Dr. Orlando Celso da Silva Neto
Eu, Juliana Oliveira Rocha, acima qualificado(a); venho, pelo presente termo,
assumir integral responsabilidade pela originalidade e conteúdo ideológico
apresentado no TCC de minha autoria, acima referido
Florianópolis, 20 de maio de 2021.
________________________________________________
JULIANA OLIVEIRA ROCHA
Este trabalho é dedicado à minha família, aos meus colegas de
classe e aos meus queridos amigos.
AGRADECIMENTOS
Mais de cinco anos se passaram desde o início da graduação e hoje posso dizer que
eles abrigaram os momentos mais incríveis e desafiadores da minha vida.
Muito além do encerramento de um ciclo, este momento representa a concretização
de um sonho de uma menina que sonhou em cursar direito, decidiu sair de sua cidade natal e
se aventurou em Florianópolis/SC.
Chego ao final de um ciclo, tendo a oportunidade de expressar minha gratidão às
pessoas que acreditaram em mim e me ajudaram a conseguir chegar até aqui. Assim, mesmo
correndo o risco de esquecer de mencionar alguém, valho-me do marco que representa este
último ato enquanto graduanda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina para
registrar minha gratidão a algumas pessoas que fizeram parte desta trajetória.
Primeiramente, como não poderia deixar de ser, agradeço e dedico a conquista que
representa a graduação à minha mãe, Elaine Oliveira Rocha e aos meus avós, Neuza Maria de
Araujo Oliveira e Miguel de Araujo Oliveira. Jamais conseguirei retribuir tudo o que vocês já
fizeram e fazem por mim. Cada palavra e gesto de incentivo foram fundamentais para me
manter forte e me auxiliar nessa jornada, que foi desafiadora.
Em seus nomes agradeço também aos demais familiares, com destaque especial aos
meus tios: Vitor de Araujo Oliveira e Cintia de Araujo Oliveira e ao meu grande amigo
Valmir Souza Cruz, os quais sempre estiveram ao lado.
Aos amigos de longa data, Pierre Almeida, Maria Eduarda Araujo, Naira Policarpo e
Allana Natasha pelas conversas, desabafos, gargalhadas e por sempre me apoiarem nos
momentos difíceis, ainda que à distância. Muito me alegra perceber que mesmo após todos
esses anos e todas as cidades pelas quais passamos seguimos possuindo um enorme carinho
uns pelos outros.
Já em se tratando da Universidade, agradeço aos colegas da gestão “Nova Estação”
do Centro Acadêmico XI de Fevereiro, em especial, ao Murillo Preve, Juliana Blanco, Mário
Feller Guedes, Vanessa Brand, Hamilton Zardo Neto, Andrey Lyncon, Daniel Boeing e
outros. Foi um desafio prazeroso participar do movimento estudantil com pessoas incríveis
como eles.
Agradeço também aos novos amigos que simplesmente surgiram nos últimos cinco
anos e se fizeram muito especiais pelas mais variadas razões: Izabelly Friedrich, Ana
Caroline, Henrique Carlesso, Henrique Cardoso de Sá, Liége Bueno, Jaqueline Cardoso,
Raquel Tóppor, Sarah Tóppor, Letycia Lucas, Natália Ferreira e outros.
Por fim, mas não menos importante, agradeço ao meu orientador, Prof. Orlando,
profissional exemplar no qual me espelho. Igualmente, agradeço aos demais membros da
banca, Bráulio Cavalcanti e Tobias Klen, pelo aceite do convite em avaliar este trabalho e por
suas valorosas contribuições à pesquisa.
RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade discutir a possibilidade ou impossibilidade de
declaração de nulidade de uma marca em um processo arbitral, através da pesquisa
bibliográfica por meio da análise de obras relacionadas sobre o tema e da legislação brasileira
em comparação com normativas dispostas na Espanha e Itália. Desse modo, o objetivo
principal é analisar o ordenamento jurídico do Brasil e verificar a possibilidade de arbitragem
envolvendo a nulidade de uma marca. Inicialmente, realiza-se uma análise do instituto da
propriedade intelectual, focando sobre o direito de marca e expondo como ocorre a nulidade
de uma marca no Brasil. Em um segundo momento, analisa-se o instituto da arbitragem,
expondo sobre as peculiaridades que envolvem a arbitrabilidade objetiva e subjetiva. Em
seguida, o objeto de análise torna-se a questão da arbitragem em propriedade industrial,
expondo inclusive aplicação desse meio de resolução de conflitos em outros países e as
vantagens desse instituto. Aborda-se, ainda, sobre o papel do INPI nas ações de nulidade e
sobre uma possível atuação do INPI em casos de arbitragem envolvendo a nulidade de marca.
Posteriormente, se trata do ponto cerne do presente trabalho que é a possibilidade ou não de se
declarar a nulidade de uma marca em sede de arbitragem e, a fim de chegar a uma conclusão
apropriada, se expõe diversos entendimentos doutrinários, expondo os argumentos favoráveis
e não favoráveis a cerca da possibilidade de nulidade de uma marca, considerando,
principalmente, a ordem pública, o efeito da sentença e a competência dos árbitros. Por fim,
são feitas considerações sobre possíveis alterações no ordenamento jurídico sobre o tema.
Palavras-chave: Propriedade intelectual; Propriedade industrial; Direito de marca;
Arbitragem; Nulidade.
ABSTRACT
The work focus on to discuss the possibility or impossibility of declaring a trademark nullity
in an arbitration process, through bibliographic research through the analysis of related works
on the subject and Brazilian legislation in comparison with regulations in Spain and Italy.
Thus, the main objective is to analyze the legal system of Brazil and verify the possibility of
arbitration involving the nullity of a trademark. Initially, an analysis of the institute of
intellectual property is carried out, focusing on the trademark law and exposing how the
nullity of a brand occurs in Brazil. In a second step, the institute of arbitration is analyzed,
exposing the peculiarities that involve objective and subjective arbitrability. Then, the object
of analysis becomes the question of arbitration in industrial property, including the application
of this means of conflict resolution in other countries and the advantages of this institute. It
also addresses the role of INPI in nullity actions and a possible action by INPI in arbitration
cases involving brand nullity. Subsequently, it is the main point of the present work, which is
the possibility or not of declaring the nullity of a trademark in the context of arbitration and,
in order to reach an appropriate conclusion, several doctrinal understandings are exposed,
exposing the favorable and not favorable to the possibility of nullity of a trademark,
considering, mainly, the public order, the effect of the sentence and the competence of the
arbitrators. Finally, considerations are made about possible changes in the legal system on the
subject.
Keywords: Intellectual property. Industrial property. Trademark law. Arbitration. Nullity.
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
CAM/CCBM Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá
CVM Comissão de Valores Mobiliários
CUB Convenção da União de Berna
CUP Convenção da União de Paris
INPI Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
LPI Lei de Propriedade Intelectual
OEA Organização dos Estados Americanos
OEMP Oficinal Espanhola de Marcas e Patentes
OMPI Organização Mundial da Propriedade Intelectual
ONU Organização das Nações Unidas
PI Propriedade Intelectual
TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UNCITRAL United Nacional Comissiono on International Trade Law
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 15
2 O DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL ....................................... 19
2.1 CONCEITUAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA ........................... 19
2.2 ESPÉCIES DE DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL ....................... 21
2.2.1 Direito de autor .................................................................................................... 21
2.2.2 Direitos de Propriedade Intelectual sui generis ................................................ 22
2.2.3 Direito de Propriedade Industrial ...................................................................... 24
2.3 DIREITO DE MARCA ......................................................................................... 25
2.3.1 Conceito, função social e natureza jurídica do direito de marca .................... 26
2.3.2 Requisitos para registrar uma marca no Brasil ............................................... 29
2.3.3 Declaração de nulidade de uma marca no Brasil ............................................. 37
3 A ARBITRAGEM ............................................................................................... 38
3.1 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA ARBITRAGEM ............................ 38
3.1.1 Arbitrabilidade subjetiva .................................................................................... 42
3.1.2 Arbitrabilidade objetiva ...................................................................................... 42
3.2 POSSIBILIDADE DE ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL ... 44
3.2.1 Vantagens da arbitragem na propriedade intelectual ...................................... 45
4 O PAPEL DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL NA NULIDADE DE UMA MARCA .......................................................... 46
4.1 O PAPEL DO INPI ................................................................................................ 46
4.2 NATUREZA JURÍDICA DA INTERVENÇÃO DO INPI ................................... 47
4.2.1 Regime jurídico aplicável a atuação do INPI .................................................... 50
4.3 DISCUSSÃO DO INPI ACERCA DA ARBITRAGEM ...................................... 55
5 DELIMITAÇÃO SOBRE A ARBITRABILIDADE NO DIREITO
MARCÁRIO ........................................................................................................................... 55
5.1 ARBITRABILIDADE NO DIREITO DE MARCA ............................................. 56
5.1.1 Violação da ordem pública ................................................................................. 57
5.1.2 Eficácia da sentença arbitral .............................................................................. 59
5.1.3 Direito outorgado pelo Estado ............................................................................ 61
5.2 ANÁLISE DE ORDENAMENTOS ESTRANGEIROS ....................................... 62
5.3 CONSIDERAÇÕES .............................................................................................. 64
6 CONCLUSÃO ...................................................................................................... 66
REFERÊNCIAS ................................................................................................... 68
15
1 INTRODUÇÃO
Com uma sociedade extremamente industrializada e constantemente dependente de
suas invenções, a proteção inventiva tornou-se essencial para garantir ao criador seus devidos
direitos através de uma segurança jurídica e, consequentemente, o crescimento econômico de
um país.
Diante da necessidade de criar mecanismos jurídicos de proteção ao investimento
colocado na criação dessas produções, os direitos de propriedade intelectual passaram a ser
objeto de proteção. A primeira legislação de propriedade intelectual conhecida foi
promulgada em Veneza (Itália), em 1474, com a finalidade de instigar o desenvolvimento
tecnológico pela concessão de proteção sobre uma invenção, podendo ser considerada a
primeira lei sobre patentes1.
Com o passar dos anos e o consequente avanço tecnológico, foram editadas as
primeiras leis sobre propriedade intelectual em outros países, como na França (em 1781) e no
Reino dos Países Baixos (em 1806). Contudo, o desenvolvimento foi tão grande que não
bastavam às regras locais, necessitando de uma proteção internacional, inclusive na Europa,
em que o fluxo do comércio era intenso2.
Diante dessa necessidade foram realizadas a Convenção da União de Paris (CUP),
em 1883, para proteção da propriedade industrial e a Convenção da União de Berna (CUB),
em 1886, para proteção de obras literárias e artísticas, buscando desenvolver diretrizes gerais
e internacionais sobre esses direitos3.
Anos após as primeiras convenções, foi criada, em 1967, pela Organização das
Nações Unidas (ONU), uma agência especializada para criação de normas gerais sobre a
propriedade industrial, conhecida como OMPI – a Organização Mundial da Propriedade
Intelectual, a qual tem sede em Genebra, na Suíça4.
No Brasil, a matéria sobre propriedade intelectual começou a ser regulamentada a
partir de 1809. Atualmente, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, protege os direitos de
propriedade industrial, incluindo na propriedade privilégios as patentes e os modelos de
1 SOARES, Gysele Amanajás. A construção histórica do sistema de propriedade intelectual. Revista Jus
Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 20, n. 4395, 14 jul. 2015. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos/34018. Acesso em: 20 jan. 2021. 2 SILVA, José Everton; SILVA, Marcos Vinicius. A Propriedade Intelectual como evolução histórica do
instituto da propriedade imaterial. Disponível
em:<http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=53c16d65d012198a>. Acesso em: 20 de jan. 2021. p.13-14 3 Ibidem
4 Ibidem
16
utilidade, marcas, desenho industrial, indicações geográficas e a repressão da competição
injusta5.
Foi criado, em 1971, com a Lei n. 5.648, de 1971, o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), o qual é uma autarquia federal responsável pelo
aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de
direitos de propriedade intelectual para a indústria6.
Desse modo, evidencia-se que o INPI é o órgão responsável pela concessão de
patente e o registro de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de
computador e topografias de circuitos, além de realizar a averbações e contrato de franquias
de outras modalidades de transferência de tecnologia7.
A competência do INPI não se restringe apenas ao registro ou à concessão, mas este
detém a competência de evidenciar e analisar se o pedido preenche os requisitos da Lei de
Propriedade Industrial e se encontra ausente qualquer proibição legal.
Ocorre que a situação do INPI preocupa desde antes final de 2015, visto que possui
uma grande quantidade de processos administrativos de nulidade de registros de marcas,
instituídos até 2009, com análise pendente. Nesse sentido, vislumbra-se uma crise do Poder
Judiciário com a alta quantidade de demandas e uma crise na Administração, pelo elevado
contencioso enfrentado pelo INPI. Deve-se levar em consideração mecanismos alternativos
para soluções de conflitos envolvendo a propriedade intelectual, especialmente o direito a
marca8.
A marca, segundo a legislação brasileira, é um sinal distintivo que identifica
produtos e serviços, ou seja, a marca reflete uma série de informações sobre produtos e
serviços, e permite ao público identificá-los no mercado consumidor9.
Nesse cenário, destaca-se o instituto da Arbitragem, a qual é uma forma de resolução
de conflitos que vem crescendo consideravelmente no Brasil, como uma importante via
alternativa ao Poder Judiciário.
5 COPETTI, Michele. El Arbitraje em el Procedimiento Administrativo del Registro de Marca em Brasil.
Valencia, 2005. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/71051346.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2021.
p.13. 6 BRASIL. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm>. Acesso em: 20
jan. 2021. 7 INPI. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/orgaos/instituto-nacional-da-propriedade-industrial>. Acesso
em: 20 jan. 2021. 8 COPETTI, Michele. El Arbitraje em el Procedimiento Administrativo del Registro de Marca em Brasil.
Valencia, 2005. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/71051346.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2021.
p.15. 9 Ibidem, p.14
17
A publicação da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996) foi à
primeira estrutura na evolução da arbitragem como método de resolução de disputas no
Brasil10
. A arbitragem é uma alternativa de solução de conflitos, jurisdicional, por meio da
qual as partes elegem árbitros de sua confiança para colocar fim aos seus litígios, através de
uma sentença arbitral11
.
Conhecendo o fenômeno da arbitragem e suas vantagens, como a flexibilidade,
sigilo, celeridade e possibilidade de escolha de quem decidirá a demanda, esta possui
características oferecidas pela arbitragem que servem em bastante ao instituto da propriedade
intelectual12
.
No mais, será analisado, em comparação, a aplicação da arbitragem no procedimento
de registro de marcas na Espanha (Lei nº 17, de 7 de dezembro de 2001) e na Itália, as quais
preveem expressamente a possibilidade de arbitragem.
Além disso, evidencia-se que o fato de o Poder Judiciário não ser tão flexível, ser
dotado do princípio da publicidade, ser reconhecidamente moroso e de contar com poucos
juízes especializados em propriedade intelectual compromete bastante essa área do direito13
.
Desta forma, se adianta que o presente trabalho tem a intenção de abordar a
possibilidade da arbitragem, a qual é um meio alternativo de resolução de conflito, na
propriedade intelectual, especificamente, na declaração de nulidade de uma marca.
Logo, possui como objetivo a análise do ordenamento jurídico brasileiro, com o
intuito de verificar a possibilidade de arbitragem envolvendo a nulidade de uma marca.
Assim, como a necessidade de se realizar uma revisão bibliográfica apresentando as nuances
que envolvem tanto a propriedade intelectual, principalmente o direito de marca, como a
arbitragem e suas peculiaridades que permeiam este método extrajudicial de resolução de
conflitos (arbitrabilidade objetiva e subjetiva), sobretudo para entender quais são os limites
impostos pelo ordenamento jurídico relativo aos direitos de propriedade intelectual.
No mais, ainda, realiza-se observações com legislações da Espanha e Itália de modo
a comparar a arbitrabilidade da nulidade de marcas nesses países e no sistema jurídico
brasileiro.
10
BRASIL. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm>. Acesso em: 5 out. 2019. 11
MAGALHÃES, Henrique Oliveira de. A (Im)Possibilidade de declaração de nulidade de patente em
arbitragem no Brasil. Salvador, 2019. Disponível em: <
http://portal.faculdadebaianadedireito.com.br/portal/monografias/Henrique%20Oliveira%20de%20Magalh%C3
%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p.34. 12
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p.47. 13
Ibdem, p. 13-15.
18
Portanto, este trabalho se justifica do ponto de vista metodológico, devido à
necessidade de estudar alguns conceitos e aspectos da arbitragem e das marcas e sua
regulamentação legal. Somente através do entendimento da lei material que pode ser
explicada até onde a arbitrabilidade pode ir em relação ao direito de marcas e em que medida
as arbitragens podem ser aplicadas como ferramenta de desenvolvimento, bastante conhecida
na área comercial.
Assim, a metodologia utilizada foi a elaboração de pesquisa bibliográfica e
hermenêutica, por meio de análise de obras relacionadas e entendimentos prévios sobre o
tema, como também das legislações brasileiras que abordam a temática em comparação com a
normativa disposta na Espanha e Itália.
O primeiro capítulo dedica-se a abordar, em questões gerais, sobre a propriedade
intelectual, bem como sobre as suas espécies: direito autoral, direito da propriedade industrial
e direito da propriedade industrial sui generis. No mais, explora-se, com maior ênfase, o
direito de marca, conceituando e abordando a natureza deste direito, expondo como ocorre o
registro e a nulidade de marca.
O segundo capítulo enfoca na questão da arbitragem, conceituando esse meio de
resolução de conflito, bem como adentrando na questão da arbitrabilidade objetiva e subjetiva
de litígios, nos termos da legislação brasileira. Além disso, aborda de forma ampla sobre a
possibilidade da arbitragem em matéria de propriedade industrial e as vantagens desse
instituto.
O terceiro capítulo faz uma análise sobre o papel do INPI e sobre qual é a natureza
da intervenção deste órgão em questões que envolvam a nulidade de direito de marca. Expõe,
ainda, a possibilidade de um modo de atuação do Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual no procedimento arbitral.
O quarto capítulo enfoca sobre a possibilidade da arbitragem no direito marcário,
expondo às discordâncias existentes sobre o tema, especificamente em relação às
controvérsias presentes acerca da ordem pública, do fato de que a propriedade industrial é um
direito outorgado pelo Estado e com relação à eficácia da sentença arbitral. Além disso, faz-se
uma comparação com a legislação da Espanha e da Itália, as quais possuem disposições
especificas sobre a arbitragem em propriedade industrial.
Traz, ao fim, uma análise sobre a possibilidade de se permitir a arbitragem com a
implementação de algumas alterações na lei, apresentando algumas considerações com base
na comparação da lei espanhola e italiana.
19
2 O DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
O capítulo inaugural do estudo aqui proposto pretende analisar sobre o direito da
propriedade intelectual, buscando expor sobre a conceituação e seus aspectos históricos, bem
como sobre as diferentes espécies.
Já o segundo item aborda o direito marcário, expondo sua definição e função social.
Discorre, ainda, sobre a sua natureza jurídica e o processo de registro e nulidade de uma
marca no Brasil.
2.1 CONCEITUAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
A propriedade intelectual (PI) é a área do direito que possui como objeto a proteção
às produções do intelecto no âmbito industrial, científico, musical e literário, ou seja, garante
recompensas aos inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto – seja bens
imateriais ou não, incorpóreos ou não –, entre eles, o direito de exclusividade, por um prazo
determinado14
.
O jurista Edmond Picard propôs, em 1954, a ideia do conceito intitulado de “direitos
intelectuais” (droits intelectualles), realçando a origem deste direito e destacando que estes
constituem um direito de natureza especial15
.
O conceito de direito de propriedade intelectual foi definido pela Convenção da
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), assinada em 1967, em Estocolmo,
Suécia. Essa englobou definições já trazidas em outras convenções, como a Convenção de
Paris (1919) e a Convenção de Berna (1886)16
.
A partir da assinatura do mencionado documento constituiu-se a Organização
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a qual é um órgão autônomo dentro do sistema
das Nações Unidas17
.
14
VANIN, Carlos Eduardo. Propriedade Intelectual: conceito, evolução histórica e normativa, e sua
importância. JusBrasil. Disponível em: <https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/407435408/propriedade-
intelectual-conceito-evolucao-historica-e-normativa-e-sua-importancia>. Acesso em: 20 de mar. 2021. 15
QUEIROZ. Raul Loureiro. Arbitragem internacional na solução de controvérsias em Propriedade
Intelectual. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Disponível em: <
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13869/000657456.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso
em: 20 de mar. 2021. p.21. 16
BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. Tomo 1,
p. 7. 17
OMPI – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. WIPO Handbook: Policy,
Law and Use. WIPO Publication n° 489 (E). Second Edition, 2004, p. 3.
20
Nesse sentido, o art. 2º, inciso VIII da Convenção da OMPI define a propriedade
intelectual como:
Direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos
artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às
emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana,
às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais,
comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais,
à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à
atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico18
.
Vislumbra-se, assim, que o objeto da propriedade intelectual é garantir aos criadores
ou responsáveis de uma ideia ou invenção a atribuição de direitos de exclusividade sobre a
criação intelectual em si.
Segundo Carlos Alberto Bittar, os direitos da propriedade intelectual incidem na
relação entre o criador ou responsável e o bem imaterial19
, garantindo exclusividade, para os
criadores, para a utilização econômica das suas invenções, criações ou ideias20
, que se
manifestam das mais diversas formas, sejam elas estéticas, utilitárias, sensíveis ou para
transmissão de conhecimento.
Diante do desenvolvimento de uma sociedade que constantemente busca aprimorar
os seus conhecimentos na área da tecnologia e com um mercado cada vez mais competitivo,
com a devida segurança jurídica, inventores, empresários e artistas são encorajados a criar
novos bens significativos de natureza imaterial e, consequentemente, impulsionam o
crescimento econômico, visto que a propriedade intelectual conecta o conhecimento com a
atividade empresarial21
.
Desse modo, bens incorpóreos, principalmente como as marcas e as patentes, as
quais englobam os ativos não circulantes intangíveis das sociedades, merecem o devido
amparo jurídico, já que são essenciais para o incremento patrimonial destas e para o mercado
empresarial como um todo22
.
18
Ibidem. 19
BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 2. 20
BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos intelectuais na Constituição. Revista de informação legislativa: v. 24,
n.96, Brasília/BR, out/dez 1987, p. 323-326. 21
LASTRES, Helena Maria Martins.; FERRAZ, João Carlos. Economia da informação, do conhecimento e do
aprendizado. In: LASTRES, Helena Maria Martins; ALBAGLI, Sarita. Informação e globalização na era do
conhecimento. Rio de Janeiro: Campus, 1999, p. 29. 22
MAGALHÃES, Henrique Oliveira de. A (Im)Possibilidade de declaração de nulidade de patente em
arbitragem no Brasil. Salvador, 2019. Disponível em: <
http://portal.faculdadebaianadedireito.com.br/portal/monografias/Henrique%20Oliveira%20de%20Magalh%C3
%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p.19-20.
21
2.2 ESPÉCIES DE DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
O direito de propriedade intelectual pode ser classificado, basicamente, em três
categorias: o direito autoral, a propriedade industrial e os direitos sui generis. O direito autoral
abrange os direitos autorais e conexos. Por outro lado, a propriedade industrial engloba as
marcas, patentes e desenhos industriais e, por fim, os direitos sui generis englobam a proteção
de cultivares, topografias de circuitos integrados, indicações geográficas, dentre outros23
.
2.2.1 Direito de autor
No Brasil, o direito do autor é reconhecido pela Constituição Federal, a qual prevê
em seu art. 5º, inciso XXVII, que “aos autores pertencem o direito exclusivo de utilização,
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei
fixar”24
.
Inobstante, a Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, também conhecida como Lei
de Direitos Autorais regula as relações provenientes da exploração econômica e artística
desses direitos25
.
O art. 7º da Lei de Direitos Autorais lista as principais categorias que são passíveis
de proteção, englobando, assim, textos literários, artísticos ou científicos, obras de artes,
composições musicais com ou sem letras, fotografias, desde que sejam criações artísticas e
outros. Cumpre destacar, inclusive, que os programas de computadores são também
protegidos pelo direito do autor, contudo, no Brasil, possuem legislação própria – Lei n.
9.609, de 199826
.
23
Ibidem, p. 14. 24
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 15
abr. 2021. 25
BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos
autorais e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso
em: 23 de mar. 2021. 26
MARCIAL, Fernanda Magalhães. Os Direitos Autorais, sua proteção, a liberdade na internet e o combate
à pirataria. Âmbito Jurídico. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-75/os-direitos-
autorais-sua-protecao-a-liberalidade-na-internet-e-o-combate-a-pirataria/>. Acesso em: 20 de mar. 2021.
22
A legislação brasileira adotou a teoria dualista sobre a natureza jurídica dos direitos
autorais, reconhecendo que são direitos subjetivos e patrimoniais, possuindo alguns o caráter
pessoal e outros o econômico27
.
Assim, o caráter pessoal ou moral está relacionado aos direitos da personalidade, os
quais vinculam a obra ao autor, sendo estes irrenunciáveis e inalienáveis, vez que a criação é
vista como uma extensão da própria personalidade do criador28
.
Os direitos do autor de caráter moral, no Brasil, estão previstos no art. 24 da Lei de
Direitos Autorais, compreendendo o direito do autor: (I) de reivindicar, a qualquer tempo, a
autoria da obra; (II) de conservar a obra inédita; (III) de assegurar a integridade da obra,
opondo-se a modificações; (IV) a modificar a obras, entre outros29
.
Por outro lado, a natureza patrimonial está ligada à materialidade, permitindo a
transferência para terceiros, de forma temporária ou definitiva, através da celebração de
acordos/contratos ou por determinação legal, ou seja, garante ao autor a exploração
econômica da sua criação30
.
Nesse sentido, o art. 5º, inciso XXVII da Constituição Federal e o art. 28 da Lei
9.610, de 1998 garantem ao autor o direito de explorar economicamente a sua obra, através da
publicação ou reprodução, bem como o “direito exclusivo de utilizar, fruir ou dispor da obra
literária, artística ou científica”31
. E, diferente dos direitos da propriedade industrial em que se
necessita o registro para garantir seus direitos, no direito autoral o registro é facultativo,
meramente declaratório32
.
2.2.2 Direitos de Propriedade Intelectual sui generis
27
VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo. Propriedade Intelectual: direitos morais e patrimoniais do autos.
Jusbrasil. Disponível em: <https://claudiamaraviegas.jusbrasil.com.br/artigos/760054169/propriedade-
intelectual-direitos-morais-e-patrimoniais-do-autor>. Acesso em: 23 de mar. 2021. 28
Ibidem. 29
BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos
autorais e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>.
Acesso em: 20 mar. 2021. 30
https://claudiamaraviegas.jusbrasil.com.br/artigos/760054169/propriedade-intelectual-direitos-morais-e-
patrimoniais-do-autor 31
BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos
autorais e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>.
Acesso em: 20 mar. 2021. 32
MAGALHÃES, Henrique Oliveira de. A (Im)Possibilidade de declaração de nulidade de patente em
arbitragem no Brasil. Salvador, 2019. Disponível em:
<http://portal.faculdadebaianadedireito.com.br/portal/monografias/Henrique%20Oliveira%20de%20Magalh%C3
%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p.20.
23
Com o desenvolvimento econômico e social, surgiu uma nova categoria de
propriedade intelectual – os direitos de propriedade intelectual sui generis. Esses englobam
produtos ou serviços que não se enquadram nem no direito do autor e nem em direito de
propriedade industrial, como os softwares, a topografia dos circuitos integrados e os
cultivares33
.
Com relação aos softwares, cumpre destacar que, apesar destes serem mencionados
na Lei do Direito Autoral, há, no Brasil, legislação específica, a Lei n. 9.609, de 19 de
fevereiro de 1998, que regula sobre a proteção de programas de computador, bem como a
comercialização destes no território nacional, definindo, inclusive, o software como uma obra
técnica e não literária (artigo 1º)34
.
A topografia dos circuitos apresenta característica sui generis por possuírem
características similares com as patentes e com o direito autoral, visto que ela refere-se a um
circuito eletrônico em miniatura formado por diversos dispositivos semicondutores
(microchips). Sua topografia permite justamente que os resultados técnicos sejam obtidos por
meio da análise do desempenho deste35
.
Da mesma forma, ressalta-se que os cultivares também se classificam como sui
generis por apresentarem peculiaridades tanto da propriedade industrial como do direito
autoral, estando relacionados ao desenvolvimento de espécies de vegetais criadas por
cruzamentos genéticos36
. Ademais, os cultivares possui ordenamento específico no Brasil, a
Lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997, que regulamenta sobre a proteção de cultivares e a
característica híbrida destes37
.
33
MAGALHÃES, Henrique Oliveira de. A (Im)Possibilidade de declaração de nulidade de patente em
arbitragem no Brasil. Salvador, 2019. Disponível em:
<http://portal.faculdadebaianadedireito.com.br/portal/monografias/Henrique%20Oliveira%20de%20Magalh%C3
%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p.23-25. 34
BRASIL. Lei nº 9.609 , de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de
programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm>. Acesso em: 04 mar. 2021. 35
MAGALHÃES, Henrique Oliveira de. A (Im)Possibilidade de declaração de nulidade de patente em
arbitragem no Brasil. Salvador, 2019. Disponível em:
<http://portal.faculdadebaianadedireito.com.br/portal/monografias/Henrique%20Oliveira%20de%20Magalh%C3
%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p.23-25. 36
Ibidem. 37
BRASIL. Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm>. Acesso em: 04 mar.
2021.
24
Logo, destaca-se que a evolução econômica, social, e, consequentemente, o
desenvolvimento tecnológico promovem a criação de novas categorias de direitos de
propriedade industrial38
.
2.2.3 Direito de Propriedade Industrial
Os direitos de propriedade industrial são as “patentes de invenção, os modelos de
utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as
indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da
concorrência desleal”, nos termos dos artigos 1º e 2º da Convenção da União de Paris
(CUP)39
.
No Brasil, a base constitucional dos direitos de propriedade industrial se encontra no
artigo 5º, inciso XXIX, da Carta Magna:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País40
;
Diante das disposições acima, salienta-se que a Constituição estabelece três
requisitos básicos para assegurar aos inventores a proteção, quais sejam, o interesse social, o
desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento econômico dos países.
No mesmo sentido, o artigo 2º da Lei de Propriedade Industrial (LPI) define que:
Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se
mediante:
I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
38
MAGALHÃES, Henrique Oliveira de. A (Im)Possibilidade de declaração de nulidade de patente em
arbitragem no Brasil. Salvador, 2019. Disponível em:
<http://portal.faculdadebaianadedireito.com.br/portal/monografias/Henrique%20Oliveira%20de%20Magalh%C3
%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p.23-25. 39
BRASIL. Decreto nº. 875, de 19 de julho de 1993. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da
Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635>.htm. Acesso em: 20 mar. 2021. 40
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 15
abr. 2021.
25
II - concessão de registro de desenho industrial;
III - concessão de registro de marca;
IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
V - repressão à concorrência desleal41
.
Assim, como bem aponta Carlos Leduar Lopes, evidencia-se que a legislação
infraconstitucional brasileira, que dispõe sobre a propriedade industrial, aborda com maior
minuciosidade os atos que podem ferir a concorrência, uma vez que a LPI prevê, em seu art.
2º, inciso V, que a proteção aos direitos relativos à propriedade industrial realizar-se-á,
também, pelo combate à concorrência desleal42
.
No Brasil, com o advento da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, foi criado o
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), o qual é uma autarquia federal que tem
por objetivo executar as normas que regulam a propriedade industrial, aperfeiçoando e
gerindo-as, de modo a garantir esses direitos, nos termos do artigo 2º da mencionada
legislação:
“Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas
que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica,
jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura,
ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre
propriedade industrial”43
.
Nesse sentido, destaca-se que a razão de ser do Instituto caracteriza-se pela sua
atribuição de ser responsável pelo deferimento e indeferimento de registro e concessão de
ativos da propriedade industrial no território nacional. Assim, o INPI é responsável por
realizar o registro de marcas, indicações geográficas, desenhos industriais programas de
computadores e topografias de circuitos integrados, bem como por conceder de patentes e por
averbar contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia44
.
2.3 DIREITO DE MARCA
41
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 19 de mar. 2021. 42
LOPES, Carlos Leduar. Concorrência desleal: aspectos civis. São Paulo: Revista de Direito Privado, n. 11,
2002, p. 25 – 67. 43
BRASIL. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm>. Acesso em: 20
mar. 2021. 44
INPI. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Apresentação. Disponível em:
<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/identidade-institucional>. Acesso em: 20 de mar. 2021.
26
Apresentadas as questões gerais acerca do direito de propriedade intelectual, faz-se
necessário expor o conceito e a natureza do direito de marcas previsto na Constituição Federal
de 1988 e na legislação infraconstitucional, visto o objeto de estudo do presente trabalho.
2.3.1 Conceito, função social e natureza jurídica do direito de marca
No Brasil, o primeiro disposto legal brasileiro a conter previsões sobre a proteção das
marcas surgiu em 1875, com o Decreto n. 2.682, de 23 de outubro45
.
Atualmente, em consonância com a Lei n. 9.279, de 1996 (LPI), a Constituição
Federal, de 1988, também assegura a proteção à propriedade das marcas, aos nomes
empresariais e aos signos distintivos, conforme previsto no art. 5º, inciso XXIX.
As marcas são definidas na Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 122, como
sendo “os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições
legais”46
.
Para o doutrinador Gama Cerqueira, marca é “todo sinal distintivo aposto
facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e
diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”47
.
Caracterizada por ser um sinal distintivo da atividade empresarial, a marca é
utilizada, pelos empresários, como uma forma de identificação, ou seja, um sinal gráfico que
garante o reconhecimento da origem ou a proveniência de determinado produto ou serviço.
Representa uma forma de identificação do empresário, que a utiliza para adquirir e conservar
sua clientela48
.
A LPI classifica, em seu artigo 123, as marcas, em relação ao seu uso, como: marca
de produto ou de serviços – usa-se para diferenciar produto ou serviço, de origem
diversificada, de outro idêntico, semelhante ou afim –; marca de certificação – emprega-se
para comprovar a conformidade de um produto ou serviço com normas e técnicas específicas,
em relação à qualidade, espécie, metodologia aplicada e material usado –; e marca coletiva –
45
BRASIL. Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875. Disponível em:
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-
publicacaooriginal-65288-pl.html>. Acesso em: 15 de fev, 2021. 46
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 05 mar. 2021. 47
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2 ed. Vol. II. Rio de Janeiro: Revista do
Tribuanis, 1982. p. 365-366. 48
CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de direito comercial brasileiro. 2. ed. Vol. V, Livro
III, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934. p. 215.
27
aplica-se para legitimar a identificação de produtos ou servidos provindo de uma determinada
sociedade/grupo49
.
As marcas, com relação à apresentação, podem ser registradas no Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI) de modo nominativo, figurativo, misto ou tridimensional. A
marca nominativa é aquela composta apenas por palavras, ou seja, por elementos nominativos
que abrangem neologismo e combinações variadas de letras ou algarismos. Já a figurativa
constitui-se somente por um logotipo, desenho, símbolo ou figura50
.
Reconhecida por englobar os elementos da nominativa e da figurativa, a marca mista
é formada pelos dois elementos, palavras e figuras/desenhos ou, ainda, pode ser evidenciada a
partir da grafia estilizada do elemento nominativo. Por fim, o ordenamento reconhece, ainda,
a possibilidade de marcas tridimensionais garantindo proteção para layouts de embalagens ou
produtos que possuem capacidade distintiva, mas que não tenham efeito técnico51
.
O INPI, atendendo as especificações da legislação brasileira, admite somente o
registro de marcas que possam ser visualizadas – “sinais distintivos visualmente perceptíveis”
(artigo 122 da LPI)52
.
Contudo, a legislação da Espanha (artigo 4.1 da Lei n. 17, de 7 de dezembro de
2001), permite, ainda, o registro de marcas olfativas e sonoras, visto que são suscetíveis de
registro qualquer signo que possua representação gráfica capaz de distinguir produtos e
serviços no mercado53
.
A marca tem como principal característica o poder de diferenciação no que diz
respeito ao seu caráter distintivo. Isso lhe garante proteção pela legislação ao passo que
preserva o direito do titular de utilizar restritivamente aquele sinal distintivo e busca evitar a
ocorrência de danos por apropriação indevida de um símbolo próprio54
.
49
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 05 mar. 2021. 50
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/91938/251605.pdf?sequence=1&isAllowed=y 51
COPETTI. Michele. Direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade.
Florianópolis, Santa Catarina, 2008. Disponível em: <
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/91938/251605.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso
em: 20 de mar. 2021. p. 34-36. 52
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021. 53
ESPANHAL. Lei nº 17, de 7 de dezembro de 2001. Disponível em:
<https://www.boe.es/eli/es/l/2001/12/07/17/dof/spa/pdf>. Acesso em: 10 de mar. 2021. 54
COPETTI. Michele. Direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade.
Florianópolis, Santa Catarina, 2008. Disponível em: <
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/91938/251605.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso
em: 20 de mar. 2021. p. 80.
28
No Brasil faz-se necessário o preenchimento dos requisitos de novidade,
distintividade e licitude para que o sinal seja registrado como marca, visto que, nos termos do
artigo 122, da LPI, “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”55
.
Conforme ensina a doutrinadora Michele Copetti, as marcas podem ser analisadas
tanto pelo direito da propriedade quanto do direito de danos, já que, do ponto de vista técnico,
a marca possui a função de evitar a concorrência desleal56
.
No mesmo sentido, Carvalho Mendonça afirma que as marcas “assumem a valiosa
função econômica, garantindo o trabalho e o esforço humano, no que representa o fator do
mercado, convertendo em um elemento de êxito e seguridade das transações”57
.
Logo, a lei não protege apenas o sinal em si, mas principalmente a criação que foi
fruto do desenvolvimento humano, o empresário e, consequentemente, os produtos e serviços
ofertados por este. A proteção à marca em um ambiente conectado e em um mercado
competitivo constitui-se como instrumento essencial para que exista a livre concorrência,
garantindo o adequado funcionamento do mercado58
.
Dessa maneira, conforme classifica Michele Copetti, as funções econômicas das
marcas podem ser resumidas em dois aspectos: minimizar o trabalho do empresário em buscar
consumidores e incentivar que o proprietário deste sinal distintivo, para garantir prestígio,
mantenha a qualidade de seus produtos ou serviços. As duas funções econômicas estão
relacionadas e conectadas com a garantia legal que o titular possui de poder utilizar, explorar
ou autorizar a exploração de sua marca com exclusividade, tendo em vista que se qualquer um
pudesse usufruí-la, esta perderia suas funções e os titulares desistiram de investir, atualizar e
promover a marca59
.
O estudo da natureza jurídica da proteção à marca levou ao desenvolvimento de
inúmeras teorias, dentre elas cita-se o entendimento defendido por Luigi Di Franco de que a
55
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021. 56
COPETTI. Michele. Direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade.
Florianópolis, Santa Catarina, 2008. Disponível em: <
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/91938/251605.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso
em: 20 de mar. 2021. p. 82 57
CARVALHO DE MENDONÇA. José Xavier. Tratado de direito comercial brasileiro. 2. Ed. Vol. V, Livro
III. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,1934. p. 216. 58
COPETTI. Michele. Direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade.
Florianópolis, Santa Catarina, 2008. Disponível em: <
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/91938/251605.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso
em: 20 de mar. 2021. p. 83. 59
Ibidem.
29
marca seria um direito de personalidade, insuscetível de alienação a terceiros60
. Contudo, este
entendimento já foi superado, pois conforme disposto na própria legislação brasileira, a marca
pode ser cedida a terceiros e, consequentemente, se desprende da pessoa do titular61
.
Assim, cumpre destacar a teoria de que a natureza jurídica da proteção à marca é um
direito de propriedade sui generis, conforme defende José Roberto d'Affonseca Gusmão, pois
à marca aplica-se a teoria da propriedade com exceções. A propriedade, no direito marcário,
não deve ser vista como um meio material, mas como um bem intangível decorrente da
própria atividade intelectual do titular62
.
Além disso, a marca ainda possui natureza jurídica patrimonial, de direito real, pois,
como exposto, possuía a função de identificar determinado produto ou serviços e o registro
garante ao titular proteção à concorrência desleal, podendo, inclusive, reivindicá-la de quem
utiliza indevidamente seu sinal distintivo63
.
Nesse sentido, afirma Nathalia Mazzonetto que o direito de marca é de natureza
híbrida, com parcela de direito privado e com parcela de direito público64
.
O registro de uma marca no Brasil transforma o bem intelectual de caráter pública,
ou seja, um bem disponível de apropriação em um bem exclusivo do titular, garantindo a ele a
exclusividade de exploração e benefícios econômicos, evidenciando, assim, sua classificação
como direito de propriedade sui generis65
.
2.3.2 Requisitos para registrar uma marca no Brasil
Para registrar uma marca faz-se imprescindível respeitar os requisitos subjetivos –
legitimidade para requerer o depósito de marca – e objetivos – não enquadrar-se nas
proibições relativas e absolutas previstas na lei.
60
DI FRANCO, Luigi. Trattato della proprietà industriale, Imprenta: Milano, societa Editrice Libraria, 1933.
p. 19. 61
SCHMIDT, Lélio Denicoli. Registro da marca. Enciclopédia Jurídica da PUS/SP. Tomo Direito Comercial,
Edição 1, julho de 2018. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/225/edicao-1/registro-da-
marca>. Acesso em: 25 de mar. 2021. 62
GUSMÃO, JOSÉ ROBERTO D’AFFONSECA. L'Acquisition Du Droit Sur La Marque Au Brésil.
Malheiros, São Paulo, 1998. p. 34-47. 63
Ibidem. 64
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 173. 65
COPETTI, Michele. El Arbitraje em el Procedimiento Administrativo del Registro de Marca em Brasil.
Valencia, 2005. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/71051346.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2021. p.
86-91.
30
Como previsto no artigo 128, caput da LPI, possui legitimidade para requerer o
registro de marca às pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, de direito público
ou de direito privado. As pessoas de direito privado só podem requerer o registro quando estas
exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou
indiretamente, a atividade compatível com a destinação do registro (artigo 128, parágrafo 1º
da LPI)66
.
Destaca-se que a atribuição do direito de propriedade e uso exclusivo de uma marca
no Brasil ocorre apenas com o registro pelo INPI e não pelo uso.
Já os requisitos objetivos englobam os sinais que são ou não susceptíveis de
registros. Assim, o artigo 124 da LPI elenca um rol, não exaustivo, de sinais que não são
registráveis como marca, seja por ausência de distintividade, ofensa à moral e outras razões:
Art. 124. Não são registráveis como marca:
I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais,
públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva
designação, figura ou imitação;
II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente
forma distintiva;
III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons
costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de
consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e
veneração;
IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o
registro pela própria entidade ou órgão público;
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou
associação com estes sinais distintivos;
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele
empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço,
quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de
prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo
peculiar e distintivo;
IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que
possa falsamente induzir indicação geográfica;
X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza,
qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;
XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de
padrão de qualquer gênero ou natureza;
XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva
ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;
XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social,
político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a
imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade
competente ou entidade promotora do evento;
66
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021.
31
XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;
XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de
terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou
coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação,
salvo com consentimento do autor ou titular;
XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com
o produto ou serviço a distinguir;
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo
quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma
distintiva;
XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou,
ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;
XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente
evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja
sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil
mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se
destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de
causar confusão ou associação com aquela marca alheia67
.
Em que pese à legislação brasileira não classifique as proibições que justificam a
recusa do registro de marca entre absolutas e relativas, diferente da Lei espanhola, há
doutrinadores que as distinguem68
.
No presente estudo, destaca-se o entendimento de Michele Copetti que agrupa as
proibições absolutas em seis grupos: 1) sinais não susceptíveis de representação gráfica; 2)
sinais que carecem de sinal distintivo, ou seja, são meramente descritivos e técnicos; 3) forma
imposta pela natureza do produto ou por aquele que não pode ser dissociada do efeito técnico;
4) contrários à lei, a ordem pública ou aos bons costumes; 5) sinais que induzem o público a
interpretar mal sobre a natureza, a qualidade ou a procedência geográfica de produtos ou
serviços e 6) sinais de cunho oficial69
.
As proibições mencionadas como absolutas evitam o registro e, por conseguinte, a
exclusividade sobre alguma coisa que toda a comunidade tem direito de usufruí-la, por serem
necessárias e de uso comum. Logo, evidencia-se que os motivos de nulidade de uma marca é
67
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021. 68
COPETTI, Michele. El Arbitraje em el Procedimiento Administrativo del Registro de Marca em Brasil.
Valencia, 2005. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/71051346.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2021. p.
100-121. 69
Ibidem.
32
consequência das proibições absolutas, que é um vício substancial e intrínseco ao sinal
distintivo70
.
Nesse sentido, destaca a doutrinadora que há um interesse público da coletividade de
utilizar o mesmo sinal, no que diz respeito às proibições absolutas. Cabe ao Estado evitar a
exclusividade e garantir que o consumidor não seja induzido ao erro na ocorrência de sinais
iguais para o mesmo serviço ou produto. Ressalta-se que a outorga de propriedade a uma
marca que desrespeite as proibições absolutas representa a apropriação de um bem que
pertence ao domínio público71
.
Com relação às proibições relativas que restringem os sinais, Michele Coppetti as
divide em três categorias: 1) direitos da personalidade, direitos intelectuais e direitos
industriais de terceiros; 2) marcas anteriores de terceiros; e 3) proteção de nomes comerciais
de terceiros72
.
Trata-se de relativas às proibições de direitos da personalidade, de direitos
intelectuais e de direitos industriais de terceiros por permitirem o registro com a permissão do
titular e quando não sejam passíveis de induzirem os consumidores ao erro, tanto por
associação como por confusão73
.
A finalidade dessas proibições é impossibilitar que terceiros se aproveitem,
indevidamente, de títulos protegidos pelo direito autoral ou outro direito industrial e nomes
civis. Assim, proíbe-se, por exemplo, o registro de nomes civis ou de títulos garantidos pelo
direito autoral, dificultando que se utilizem a boa reputação de nomes próprios para obter
vantagem ou ainda evitar o aproveitamento indevido de obra protegida74
.
As marcas anteriores de terceiros são relativas e geram grandes divergências
administrativamente no INPI, com a apresentação de oposições e nulidades. Assim, não é
passível de registro marcas que reproduzam ou imitem, no todo ou em parte, um sinal
distintivo antecedente (artigo124, inciso XIX da LPI)75
.
70
COPETTI, Michele. El Arbitraje em el Procedimiento Administrativo del Registro de Marca em Brasil.
Valencia, 2005. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/71051346.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2021. p.
100-121. 71
Ibidem. 72
Ibidem. 73
Ibidem. 74
Ibidem. 75
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021.
33
A reprodução total, conforme ensina Gama Cerqueira, é a “cópia servil, idêntica, sem
disfarces”76
, ou seja, reproduzir é copiar literalmente um sinal distintivo já registrado. Há
ainda a possibilidade de reprodução com acréscimo ou a reprodução parcial, conforme elucida
o doutrinador:
No caso de marcas compostas de vários elementos, a questão pode oferecer maior
dificuldade, quando apenas uma parte da marca é reproduzida. Tratando-se da parte
essencial ou característica da marca, isso é suficiente para impedir o registro, pois a
lei proíbe expressamente tanto a reprodução total como a reprodução parcial.(...)
Não importa que à parte característica reproduzida se acrescentem outros elementos,
que tornem a marca diferente da anterior; prevalece a reprodução parcial como
impedimento do registro, não se devendo cogitar da semelhança do conjunto. Mas se
a reprodução for de elementos secundários ou acessórios da marca, sobretudo de
elementos de uso comum, a hipótese deve ser apreciada como imitação e não como
reprodução77
.
Desse modo, na reprodução veda-se a cópia de parte essencial de um sinal já
registrado ou ainda que se adicione ou remova-se parte desta, mas mantenha o signo
essencial, configurando, inclusive, crime contra o registro de marca.
A imitação configura-se pela reprodução/cópia disfarça da marca. O doutrinador José
Carlos Tinoco Soares ensina:
A imitação vedada não é só a integral ou completa que perfeitamente se assemelha
ao original, mais ainda que, mediante acrescentamentos, omissões ou alterações
apresente diferenças que não se destaquem claramente, escapando à atenção
ordinária e comum78
.
Evidencia-se, assim, que o conceito de imitação refere-se à utilização de signo
semelhante, em que não se reproduz a marca em si, mas o estilo, a ideia ou o modelo que um
sinal anteriormente registrado transmite, de modo disfarçado e de má-fé, abrangendo, por
conseguinte, a aproximação fonética, gráfica e/ou ideológica.
O próprio INPI em suas diretrizes de análise de marcas dispõe que constitui imitação:
“a semelhança gráfica, fonética, visual e/ou ideológica em relação a uma marca anterior de
terceiro, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (...)”79
.
76
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Intelectual. São Paulo: Ed. Revista Forense, 1956.
T. XVII p. 243. 77
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Intelectual. São Paulo: Ed. Revista Forense, 1956.
T. XVII p. 59. 78
SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial. Volume II. Editora Resenha Tributária,
São Paulo, 1988. 79
INPI. Manual de Marcas. Diretrizes de Análise de Marcas. 3ª edição, out. 2019. Disponível em:
<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 25 de mar. 2021.
34
No tocante a confusão e associação – questão crucial no direito de concorrência e do
direito de marcas –, a legislação brasileira apresenta interpretação mais extensiva, visto que é
proibido o registro de sinal distintivo que possa induzir a erro os consumidores não apenas
com referência as marcas nacionais, mas também as estrangeiras, enquanto que na Espanha o
risco é verificado a parte da possibilidade de associação com a marca anterior80
.
Por esta razão que o próprio mestre Gama Cerqueira assevera finalmente que:
(...) a possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto
deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas
diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e
as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua
natureza e o meio em que o seu consumo é habitual81
.
Ao analisar a possibilidade de confusão entre as marcas faz-se imprescindível
considerar o risco do consumidor comum – aquele que possui um nível de conhecimento e
capacidade percepção – de um determinado produto ou serviço, sendo proibido o registro de
marcas que gerem confusão no mercado, enganem o consumidor ou gerem dúvidas na
identificação de produtos e serviços82
.
As concepções de confusão e de associação estão diretamente conectadas ao
fenômeno da identidade ou semelhança da marca, não sendo permitida a reprodução ou cópia
de marcas de terceiros para identificação de produtos idênticos, semelhantes ou relacionados.
A identidade completa dos sinais distintivos em relação aos mesmos produtos ou
serviços confere ao titular da marca anterior absoluto proibição, não sendo este obrigado
demonstrar o risco, em conformidade com a redação do artigo 16º.1 do TRIPS (Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, em português Acordo sobre Aspectos
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) que prevê “(...) no caso de
utilização de sinal idêntico para bens e serviços idênticos, presume-se a possibilidade de
confusão(...)"83
.
80
COPETTI, Michele. El Arbitraje em el Procedimiento Administrativo del Registro de Marca em Brasil.
Valencia, 2005. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/71051346.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2021. p.
100-121. 81
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Intelectual. São Paulo: Ed. Revista Forense, 1956.
T. XVII p. 67-68. 82
COPETTI, Michele. El Arbitraje em el Procedimiento Administrativo del Registro de Marca em Brasil.
Valencia, 2005. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/71051346.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2021. p.
100-121. 83
BRASIL. Decreto-Lei nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a ato final que incorpora os resultados
da rodado do Uruguai de Negociações Comerciais Multilateriais do GATT. Disponível em: <
https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 26 de mar. 2021.
35
A proibição absoluta é utilizada em situações de clara identidade de sinais distintivos
e produtos ou serviços. Contudo, nos casos de afinidade, faz-se necessário analisar outros
critérios como a valorização e a finalidade das marcas e dos produtos ou serviços que estas
representam, verificando a existência de identidade e semelhança entre estes a partir de
características visuais, fonéticas e conceituais das marcas84
.
A doutrinadora Michele Copetti entende, ainda, que, desde que o titular da marca
anterior outorgue consentimento, sinais idênticos ou semelhantes a ponto de criar confusão
com marcas registradas, ou que tenham sido anteriormente objeto de um pedido de registro,
podem ser aceitos para registro e essa possibilidade pode ou não estar prevista na lei do país85
.
Observando a legislação brasileira (Lei n. 9.279, de 1996) evidencia-se a ausência de
disposição normativa sobre essa possibilidade, sendo proibido apenas “(...) reprodução ou
imitação, no todo ou em parte da marca ou previamente registrada pela para bens ou serviços
idênticos ou semelhantes, o que pode induzir em erro ou confundir o consumidor ou inclui a
probabilidade de associação com a marca”86
.
Entretanto, legislações de outros países possuem disposição específica sobre essa
possibilidade. Em Portugal, por exemplo, é permitido o registo de marca susceptível de
confusão, desde que seja com o consentimento do anterior titular87
.
Na Espanha o registro só é autorizado se houver a celebração de um acordo entre as
partes, definindo a adoção de providências que evitem o risco de confusão, como por
exemplo, a obrigação de utilizar a marca apenas para certos produtos ou serviços, consentindo
na existência simultânea de marcas idênticas ou semelhantes, pertencentes a diferentes
proprietários, mas destinadas a ramos comerciais distintos. Cumpre destacar que na Espanha,
a OEMP (Oficinal Espanhola de Marcas e Patentes) não analisa as proibições relativas e estas
inclusive podem ser submetidas ao procedimento arbitral88
.
A terceira classificação relacionada à proibição relativa visa impedir a ocorrência de
confusão e associação entre nomes de marcas com nomes de empresas ou títulos de
84
COPETTI, Michele. El Arbitraje em el Procedimiento Administrativo del Registro de Marca em Brasil.
Valencia, 2005. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/71051346.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2021. p.
100-121. 85
Ibidem. 86
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021. 87
COPETTI, Michele. El Arbitraje em el Procedimiento Administrativo del Registro de Marca em Brasil.
Valencia, 2005. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/71051346.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2021. p.
100-121. 88
Ibidem.
36
estabelecimentos. Assim, após a concessão do certificado de marca, o registro de nomes
comerciais é proibido quando houver similitude de atividade89
.
É importante destacar que a Convenção da União de Paris prevê, em seu artigo 8º,
que a proteção ao nome comercial independe do depósito, mesmo fazendo parte ou não da
marca90
. Assim, apesar de a legislação brasileira não dispor sobre o depósito e registro de
nomes empresariais, o artigo 124 da LPI veda a existência de confusão entre nomes
comerciais e uma marca comercial91
.
Ressalta-se que a Espanha prevê, nos termos do artigo 28 da Lei n. 17, de 2001, a
possibilidade de arbitragem nos casos de proibições relativas. Incluem-se os conflitos gerados
a partir da identidade ou semelhança com marcas anteriores ou ainda com nome comercial
anterior em relação às atividades que designam os produtos ou serviços para os quais a marca
é solicitada92
.
O registro de marca, no território nacional, deverá ser requerido no INPI, o qual irá
realizar a análise e verificar se a marca preenche os requisitos da lei. Preenchido os requisitos
e ausente qualquer proibição legal, o Instituto irá deferir o pedido de depósito e expedir o
certificado de registro de marca, garantindo a propriedade sobre esta.
Ao titular é concedido o direito de zelar pela integridade e reputação da marca (artigo
130, inciso III), licenciar o uso (artigo 130, inciso II), ceder o registro ou o depósito (artigo
130, inciso I), bem como utilizar a marca para promover seus produtos ou serviços, em
papéis, propagandas e outros documentos referentes à sua atividade (artigo 131)93
.
No mais, compete ao titular coibir o uso indevido de sua marca (a contrafação),
através de medidas liminares de inibição, busca ou apreensão, para os casos da marca
registrada (artigos 207 a 210) ou coibir atos de concorrência desleal para os casos de marca
89
Ibidem. 90
BRASIL. Decreto nº 10.033, de 1º de outubro de 2019. Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri
sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento
Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e
a formulação das declarações e notificações que especifica. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10033.htm>. Acesso em: 21 mar. 2021. 91
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021. 92
COPETTI, Michele. El Arbitraje em el Procedimiento Administrativo del Registro de Marca em Brasil.
Valencia, 2005. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/71051346.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2021. p.
100-121. 93
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021.
37
depositada (artigo 195 da LPI) e apresentar oposição à concessão de registros colidentes ou
nulidade de uma marca registrada (artigo 124, inciso XIX e artigo 129 LPI)94
.
A LPI prevê ainda o direito de precedência ao registro quando a pessoa de boa-fé
utiliza, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou
certificar produto ou serviço idênticos, semelhantes ou afins (artigo 129, parágrafo 1º da LPI).
Assim, Denis Barbosa afirma que “o código em vigor atualmente também excetua o sistema
atributivo do artigo 129, parágrafo 1º, artigo que legisla sobre o direito de procedência”95
.
Apenas o registro válido garante a titularidade do pedido e este deverá ser concedido
quando preenchido os requisitos legais e desde que não seja possível causar confusão ou
associação com a marca anterior.
2.3.3 Declaração de nulidade de uma marca no Brasil
O indivíduo ao criar uma marca possui o direito potestativo de se iniciar um pedido
de depósito e registro junto ao INPI, sendo este a autoridade administrativa responsável por
decidir se defere ou não o pedido, gerando ao requerente o exercício do direito de ação
processual administrativa.
Caso o registro seja concedido em desacordo com as disposições da LPI, é possível
declarar a nulidade deste por dois procedimentos: a) processo administrativo de nulidade, nos
termos dos artigos 168 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial; b) ação de nulidade,
disciplinada no artigo 173 a 175 do mesmo diploma legal96
.
O ato administrativo de deferimento de marca sem preenchimento dos requisitos
mesmo nulo, só será plenamente ineficaz quando houver declaração administrativa, através de
processo pelo INPI ou judicial de nulidade.
O processo administrativo de nulidade, nos termos do artigo 173, poderá ser
proposto tanto pelo próprio INPI quanto por iniciativa de qualquer pessoa com legítimo
interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da expedição do certificado de
94
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021. 95
BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Lúmen Juris, Rio de
Janeiro, 2008. p. 389. 96
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021.
38
registro. Instaurado o processo o titular será intimado para se manifestar e posteriormente será
decidido pelo Presidente do INPI, encerrando, assim, a instância administrativa97
.
Caso tenha decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o ingresso do
processo administrativo de nulidade, o INPI ou qualquer pessoa com legítimo interesse poderá
ingressar com ação de nulidade no Poder Judiciário, em até 5 (cinco) anos, contados da data
do deferimento (artigos 173, 174 e 175 da LPI)98
.
Possui legítimo interesse para ingressar com a ação de nulidade aquele que possuir
relação de pertinência com o titular do direito de propriedade intelectual em questão e com o
caso concreto.
Na via judicial, caso o INPI não seja o autor da ação, este deverá intervir no feito.
Assim, tendo em vista que o Instituto é uma autarquia federal e deverá ser autor ou intervir no
feito, o entendimento majoritário afirma que a competência para julgar a ação de nulidade de
marca será a Justiça Federal, tendo em vista que o Instituto possui foro privilegiado, nos
termos do artigo109, inciso I da Carta Magna. Contudo, conforme será exposto abaixo, há
divergência acerca do papel deste Instituto, dependendo da causa de pedir da ação de
nulidade99
.
Após o trânsito em julgado da decisão da ação de nulidade, o INPI deverá, ainda,
publicar uma anotação para terceiros, a fim de dar ciência, em conformidade com o princípio
da publicidade (artigo 175, parágrafo 2º da LPI)100
.
3 A ARBITRAGEM
Uma vez abordado sobre propriedade intelectual e o direito marcário, torna-se
essencial abordar o instituto da arbitragem, expondo sobre a arbitrabilidade subjetiva e
objetiva. No mais, é importante demonstrar a possibilidade da arbitragem em matérias que
envolvam a propriedade intelectual e as vantagens desse instituto.
3.1 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA ARBITRAGEM
97
Ibidem. 98
Ibidem. 99
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 15
abr. 2021. 100
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021.
39
A arbitragem é compreendida como uma via heterocompositiva para a resolução de
determinado conflito, ou seja, os sujeitos envolvidos em uma divergência indicam um terceiro
para resolver a controvérsia, abandonando a utilização de meios autocompositivos para
solucionar a questão101
.
Nesse sentido, cumpre destacar o ensinamento de Francisco José Cahali1 sobre a
arbitragem:
A arbitragem, ao lado da jurisdição estatal, representa uma forma heterocompositiva
de solução de conflitos. As partes capazes, de comum acordo, diante de um litígio,
ou por meio de uma cláusula contratual, estabelecem que um terceiro, ou colegiado,
terá poderes para solucionar a controvérsia, sem a intervenção estatal, sendo que a
decisão terá a mesma eficácia que uma sentença judicial102
.
Conforme disposto no artigo 1º da Convenção Interamericana sobre Arbitragem
Comercial Internacional, firmada pela Organização dos Estados Americanos (OEA), a
arbitragem é um mecanismo extrajudicial de resolução de conflitos. Nela as partes acordam
de submeter às divergências suscetíveis de transação ou de direitos patrimoniais disponíveis
para que sejam resolvidas por árbitros de sua confiança, designados pelas partes ou pelas
instituições de arbitragem103
.
Desse modo, as partes outorgam ao árbitro, um terceiro imparcial, os poderes
necessários para que, por meio de um procedimento privado, seja solucionado o conflito, sem
a intervenção do Estado.
No Brasil, pode ser submetida à arbitragem disputas que produzem relação de
contrato ou transação em que as partes incluíram uma cláusula arbitral. Assim, o artigo 1º da
Lei n. 9.307, de 1996 prevê que “as pessoas capazes de contratar poderá valer-se da
arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”104
.
Nesse sentido, segundo Carlos Alberto Carmona são arbitráveis “as causas que
tratem de matérias a respeito das quais o Estado não crie reserva específica por conta do
resguardo dos interesses fundamentais da coletividade, e desde que as partes possam
101
MAGALHÃES, Henrique Oliveira de. A (Im)Possibilidade de declaração de nulidade de patente em
arbitragem no Brasil. Salvador, 2019. Disponível em: <
http://portal.faculdadebaianadedireito.com.br/portal/monografias/Henrique%20Oliveira%20de%20Magalh%C3
%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p.34. 102
CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. 6. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.119. 103
BRASIL. Lei nº 1.902, de 9 de maio de 1996. Promulga a Convenção Interamericana sobre Arbitragem
Comercial Internacional, de 30 de janeiro de 1975. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1902.htm>. Acesso em: 26 mar. 2021. 104
BRASIL. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm>. Acesso em: 26 mar. 2021.
40
livremente dispor acerca do bem que controvertem”105
. Deve-se aferir a presença da
arbitrabilidade objetiva e da arbitrabilidade subjetiva.
A legislação brasileira prevê que para a instauração de um procedimento arbitral as
partes devem celebrar ou um compromisso arbitral ou uma cláusula compromissória. A
cláusula compromissória corresponde a um acordo, escrito, celebrado pelas partes que
escolhem resolver pela arbitragem conflitos futuros decorrentes de uma relação, em geral,
contratual. Por outro lado, o compromisso arbitral é um pacto pelo qual as partes escolhem
submeter à arbitragem conflitos já existentes106
.
Desse modo, no presente caso em que se estuda a possibilidade de arbitragem no
procedimento de registro ou, posteriormente, a concessão do registro, os conflitos derivam do
procedimento e não de um contrato firmado pelas partes. Isso implicaria, por exemplo, após
surgir uma controvérsia apresentada entre o titular de uma marca e o titular de um direito
anterior, a necessidade das partes celebrarem um compromisso arbitral caso seja a vontade
delas.
O procedimento arbitral encontra sua base na liberdade e na autonomia da vontade,
ou seja, na faculdade das partes em desejarem submeter à questão à arbitragem. Assim, a
autonomia da vontade deve ser manifestada por um agente capaz de legitimar sob pena de
nulidade (arbitrabilidade subjetiva)107
.
No mais, deve-se analisar ainda a presença da arbitrabilidade objetiva, a
possibilidade da matéria ser submetida ao procedimento da arbitragem. Essas matérias variam
de acordo com a legislação de cada país, que tem o poder de decidir, com base em suas
perspectivas econômicas e sociais, quais assuntos podem ou não se tornar matéria de
arbitragem108
.
Nesse sentido, ensina Mariana Masson que:
(...) cada Estado, dependendo da sua política econômica ou social, pode decidir por
meio do processo legislativo, ou de controle via poder judiciário, quais matérias
podem ser resolvidas por arbitragem e quais não podem. Segue, ainda, valendo-se
das lições de Ian Redfern e Martin Hunter, afirmando que os legisladores e as cortes
de cada país devem balancear a importância de reservar às cortes matérias de
105
CARMONA, Carlo Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n. 9.307/96. 3. ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Atlas, 2009. p. 37-39. 106
BRASIL. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm>. Acesso em: 26 mar. 2021. 107
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 95-117. 108
Ibidem.
41
interesse público (tais como direitos humanos ou questões de direito criminal) com o
interesse público de encorajar a arbitragem em matéria comercial109
.
A inarbitrabilidade não será consequência direta caso uma legislação afirme
decididamente sobre certa matéria. Os resultados discordantes da regulação serão arbitráveis
ou não a partir da averiguação do que a legislação prevê quando empregada ao caso concreto.
Cabe salientar que a arbitragem, apesar de ser um instrumento de resolução de conflitos na
área privada, com a ausência da intervenção do Estado, apresenta fonte num elemento
volitivo110
. Esta produz efeitos na esfera pública, uma vez que, em seu resultado, é uma
jurisdição (artigos 18 e 31 da Lei n. 9.307, de 1996)111
.
Essa maneira de resolução de conflito mostra-se uma ferramenta atraente pelos
diversos benefícios que carrega consigo, como a confidencialidade, flexibilidade do
procedimento e autonomia da vontade das partes regendo amplamente a administração da
justiça e a resolução do problema que se apresenta112
.
Vale destacar ainda que, com o advento da Lei n. 13.129, de 2015, positivou-se a
admissibilidade de a Administração Pública direta e indireta utilizar-se da arbitragem para
dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis113
.
A referida lei trouxe mudanças na Lei de Arbitragem, de modo que, além de prever
expressamente a possibilidade de a Administração Pública participar da arbitragem, esta
possibilitou, em seu artigo 22-C, um novo meio de comunicação entre juízes e árbitros com a
carta arbitral para garantir maior eficiência no cumprimento do ato solicitado pelo árbitro,
evidenciando a inexistência de hierarquia entre o juiz togado e o árbitro e o dever de
cooperação entre a jurisdição estatal e a arbitral114
.
109
MASSON, Mariana. A arbitrabilidade objetiva na perspectiva do direito brasileiro em face da
promulgação do Decreto 4.311/02 (Convenção de Nova York). 2005. Dissertação (Mestrado em Direito
Internacional), Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p.33. 110
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 95-117 111
BRASIL. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm>. Acesso em: 26 mar. 2021 112
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 33. 113
BRASIL. Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015. Altera a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, e a Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, para ampliar o âmbito de aplicação da arbitragem e dispor sobre a escolha
dos árbitros quando as partes recorrem a órgão arbitral, a interrupção da prescrição pela instituição da
arbitragem, a concessão de tutelas cautelares e de urgência nos casos de arbitragem, a carta arbitral e a sentença
arbitral, e revoga dispositivos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13129.htm>.Acesso em 26 de mar. 2021. 114
GRION. Renato Stephan. CORDEIRO, Douglas Alexandre. Entra em vigor a lei 13.129/15, que reforma a
Lei de Arbitragem. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/224780/entra-em-vigor-a-lei-13-
129-15--que-reforma-a-lei-de-arbitragem>. Acesso em: 14/05/2021.
42
3.1.1 Arbitrabilidade subjetiva
A arbitrabilidade subjetiva está relacionada à capacidade. Assim, o artigo 1º da Lei
de Arbitragem estabelece que as “pessoas com capacidade de contratar” poderão levar suas
controvérsias para a arbitragem115
.
A lei arbitral brasileira optou por um conceito equivalente ao de capacidade de fato
disciplinado no artigo 4º do Código Civil, o qual dispõe que são incapazes, relativamente, os
maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos, os ébrios habituais e viciados em
tóxicos e aqueles que, transitória ou permanentemente, não podem exprimir suas vontades116
.
Apresentando-se como um propósito crucial para a abertura do processo crucial para
a abertura do processo arbitral, a disponibilidade do direito faz-se essencial tanto aos
incapazes quanto aos que possuem exclusivamente poderes de administração. A ausência da
disponibilidade sobre seus próprios direitos resulta na impossibilidade de iniciar um processo
arbitral. No caso das marcas, destaca-se que o titular desta detém o direito de ceder, licenciar
e dispor117
.
Toma-se crucial destacar que aqueles que possuírem exclusivamente poderes de
administração, mas estiverem resguardados por devida permissão, podem iniciar um
procedimento arbitral sem empecilhos. Diferentemente dos que não estejam munidos de
autorização para firmar a cláusula ou compromisso arbitral, este instrumentos far-se-á nulo.
Nota-se também que os entes despersonalizados também são plenamente capazes
para firmarem compromisso ou cláusula arbitral, desde que autorizados118
.
3.1.2 Arbitrabilidade objetiva
A arbitrabilidade objetiva, como exposto acima, obriga verificar se a matéria pode
ser submetida à arbitragem. No caso da legislação brasileira, se o objeto da lide corresponde a
um direito patrimonial e disponível. Compreende-se como disponível um direito que pode ou
115
BRASIL. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm>. Acesso em: 26 mar. 2021 116
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 26 de mar. 2021. 117
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021. 118
MAGALHÃES, Henrique Oliveira de. A (Im)Possibilidade de declaração de nulidade de patente em
arbitragem no Brasil. Salvador, 2019. Disponível em: <
http://portal.faculdadebaianadedireito.com.br/portal/monografias/Henrique%20Oliveira%20de%20Magalh%C3
%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p.34.
43
não ser exercido livremente pelo seu titular, inexistindo norma congente que imponha
cumprimento de preceito, sob pena de nulidade ou anulabilidade do ato praticado com sua
violação119
.
São arbitráveis as controvérsias a cujo respeito os litigantes podem transigir, causas
que cuidem de matérias a respeito dos quais o Estado não crie reserva específica por conta do
resguardo de direitos fundamentais da coletividade e desde que as partes possam livremente
dispor acerca do bem sobre o qual controvertem, conforme expõe a doutrina pátria120
.
Como aponta Damião Gonçalves, a arbitragem não tem vocação para decidir todo o
tipo de litígio, pois sempre haverá núcleo de questões que permanecerão sob a competência
dos tribunais, sem prejuízo do fato de que não é necessariamente o fórum mais adequado para
resolução de todo e qualquer tipo de conflito, tampouco de toda e qualquer matéria121
.
Damião afirma, ainda, que as áreas excluídas da arbitragem estão cada vez mais
restritas, visto que as matérias realmente inarbitráveis pouco incidem sobre o comércio
internacional122
.
A legislação pode impor ressalvar à jurisdição privada porque o Estado reserva para
si o poder de impedir que determinados tipos de litígios sejam resolvidos fora de sua
jurisdição.
A Lei Modelo da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial
Internacional (UNCITRAL) foi liberal ao tratar do tema, dispondo que esta não iria afetar
qualquer outra lei, em virtude das quais certas disputas não possam ser submetidas à
arbitragem ou apenas o possam ser por aplicação de disposições diferentes das da presente lei
(artigo 1º, 5)123
.
Assim, são pontuais as legislações nacionais que regulam arbitragem, que trazem
dispositivos expressos sobre as matérias que não são passíveis de submissão à arbitragem.
Nesse sentido, cumpre destacar a existência de estudiosos, como Eduardo Damião
Gonçalves, que defendem que a tentativa de estabelecer listas de questões inarbitráveis pode
119
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 95-117. 120
Ibidem. 121
GONÇALVES, Eduardo Damião. Arbitrabilidade objetiva. 2008. Tese (Doutorado em Direito
Internacional), Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p.191. 122
GONÇALVES, Eduardo Damião. Arbitrabilidade objetiva. 2008. Tese (Doutorado em Direito
Internacional), Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p.191. 123
LEI modelo da UNCITRAL sobre a arbitragem comercial internacional. 1895. Disponível em:
<https://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2018/04/model-law-portugues.pdf>. Acesso em 20 de mar. 2021.
44
ser incompleta ou ainda excessiva, visto que a arbitrabilidade de matérias sensíveis
possivelmente dependerá, em alguns casos, da análise do caso concreto124
.
Por outro lado, a arbitragem ainda pode ser afastada por vedação decorrente do
direito material aplicável ao objeto do litígio, porém, como pontua Eduardo Damião, “na
maior parte dos casos, as normas imperativas referentes a uma certa matéria não determinam a
arbitrabilidade ou não dos litígios dela decorrente”125
. Diante disso, resulta que a verificação
passa a ser fruto da exegese da norma e da apreciação do caso concreto.
3.2 POSSIBILIDADE DE ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL
A arbitragem é empregada para esclarecer questões complexas e que pelas suas
características como sigilo, flexibilidade, celeridade e a possibilidade das partes escolherem
os árbitros (julgadores), não encontradas no Poder Judiciário, levam ao desejo de optar por
essa via de resolução de conflitos em casos que envolvam a propriedade intelectual. Este fato
revela uma grande afinidade entre a arbitragem e a PI126
.
O Poder Judiciário apresenta alta demanda de controvérsias, o que leva a
morosidade, é inflexível e, geralmente, não concede sigilo às causas. O Conselho Nacional de
Justiça, no ano de 2019, registrou 545 novos casos envolvendo o registro de marcas, patentes
ou invenções na Justiça Federal127
.
Além disso, as partes não possuem autonomia da escolha do juiz, podendo ser
constituídos para resolver os conflitos julgadores que não possuem compreensão
especializada sobre a matéria para decidir o conflito da maneira mais adequada128
.
A doutrina já possui o claro entendimento de que as controvérsias de natureza
patrimonial relacionadas à propriedade intelectual podem ser submetidas à via arbitral, sendo
possível, por exemplo, a arbitragem acerca de contratos de transferência de tecnologia e
124
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 95-117. 125
GONÇALVES, Eduardo Damião. Arbitrabilidade objetiva. 2008. Tese (Doutorado em Direito
Internacional), Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p.191. 126
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 60-64. 127
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números. Disponível em:
<https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neo
dimio03&anonymous=true&sheet=shResumoDespFT>. Acesso em: 14/05/2021. 128
MAGALHÃES, Henrique Oliveira de. A (Im)Possibilidade de declaração de nulidade de patente em
arbitragem no Brasil. Salvador, 2019. Disponível em: <
http://portal.faculdadebaianadedireito.com.br/portal/monografias/Henrique%20Oliveira%20de%20Magalh%C3
%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p. 58-59.
45
reparação por infração de patente129
. Logo, o INPI ou qualquer autoridade da Administração
Pública não possuem competência exclusiva.
Em que pese à possibilidade de arbitragem em propriedade intelectual, há algumas
matérias sensíveis que levantam divergências acerca dessa. O estudo da arbitrabilidade
objetiva levanta divergências sobre a viabilidade da análise de nulidade de uma marca pelo
procedimento arbitral.
3.2.1 Vantagens da arbitragem na propriedade intelectual
Como já exposto, a arbitragem, por suas características, apresenta diversas vantagens
em uma disputa de propriedade intelectual.
Inicialmente, destaca-se que a arbitragem, em comparação ao Poder Judiciário, é um
procedimento menos moroso, uma vez que atualmente o judiciário encontra-se com diversos
litígios. Assim, a celeridade é uma importante vantagem em questões de tecnologia e de
criação, visto que a demora poderá ocasionar graves prejuízos aos titulares de direito de
propriedade intelectual130
.
As partes detêm a possibilidade de escolher a composição do tribunal arbitral. São
beneficiados com a chance de selecionar os árbitros para a função de julgadores com amplo
conhecimento sobre a matéria e que possam influenciar os outros árbitros. Trata-se de um
atrativo a este procedimento na área de propriedade intelectual, pois esta apresenta alta
complexidade131
.
No mesmo sentindo, as partes ainda possuem a possibilidade de escolha das regras
aplicáveis quanto ao procedimento, ao objeto de litígio, aos critérios a serem usados pelos
árbitros para elaboração de cálculos e outros. Essa flexibilidade garante à adaptação do
processo em litígio a vontade das partes, o que é vantajoso quando se trata da natureza híbrida
da propriedade intelectual (por ser de direito privado e particular)132
.
129
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 60-64. 130
130
MAGALHÃES, Henrique Oliveira de. A (Im)Possibilidade de declaração de nulidade de patente em
arbitragem no Brasil. Salvador, 2019. Disponível em: <
http://portal.faculdadebaianadedireito.com.br/portal/monografias/Henrique%20Oliveira%20de%20Magalh%C3
%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p. 58-59. 131
MAGALHÃES, Henrique Oliveira de. A (Im)Possibilidade de declaração de nulidade de patente em
arbitragem no Brasil. Salvador, 2019. Disponível em: <
http://portal.faculdadebaianadedireito.com.br/portal/monografias/Henrique%20Oliveira%20de%20Magalh%C3
%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p. 58-59. 132
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 60-64.
46
O sigilo da arbitragem também possui grande importância na escolha desse
procedimento, uma vez que podem possuir segredos de negócios e informações privilegiadas
que as partes desejam resguardar. Observa-se que no processo judiciário não há como garantir
que haverá sigilo no julgamento de casos relacionados à propriedade intelectual133
.
4 O PAPEL DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA
NULIDADE DE UMA MARCA
Este capítulo busca abordar qual seria o papel do Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual e qual seria a atuação do INPI nas demandas que envolvam a nulidade de direitos,
principalmente de marcas.
4.1 O PAPEL DO INPI
Com o advento da Lei n. 5.648, de 1970, foi criado, como autarquia federal, o
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O INPI tem por finalidade primordial
executar as normas que regulam a propriedade industrial e de opinar acerca do cabimento da
assinatura de tratados, convenções, convênios e acordos sobre a propriedade industrial134
.
O INPI realiza não apenas o registro ou a concessão de direitos de propriedade
industrial, mas também é responsável pelo exame de mérito e técnico. Com relação aos
contratos, o INPI também não exerce apenas uma atividade “cartorial”, mas age inclusive
intervindo na vontade manifestada pelas partes, o que, do ponto de vista da doutrinadora
Nathalia Mazzonetto, extrapola a função estabelecida pela legislação135
.
Diante da atribuição de responsabilidade ao INPI para constituição de marcas, a
legislação optou por prever que as demandas de nulidade de marca poderão ser propostas pelo
INPI e, quando não for, este deverá intervir no feito e que a ação de nulidade será ajuizada na
Justiça Federal136
.
133
MAGALHÃES, Henrique Oliveira de. A (Im)Possibilidade de declaração de nulidade de patente em
arbitragem no Brasil. Salvador, 2019. Disponível em: <
http://portal.faculdadebaianadedireito.com.br/portal/monografias/Henrique%20Oliveira%20de%20Magalh%C3
%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p. 58-59. 134
BRASIL. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm>. Acesso em: 20
jan. 2021. 135
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 203-229. 136
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021
47
Cumpre esclarecer que a necessidade da intervenção pelo INPI no feito em casos de
nulidade de direito marcário ou patentário, em caso o INPI não fosse o Autor da ação, ocorreu
apenas com o advento da Lei n. 9.279, de 1996137
.
Ao legislar sobre a ação de nulidade de patente ou marca, o Código de Processo Civil
de 1939 (Decreto-Lei n. 1.608, de 1939) dispunha, em seu artigo 332, que competia aos
interessados e aos procuradores da República promover a ação de nulidade138
. Os
procuradores ainda poderiam operar como assistentes ou listisconsortes e ainda possuíam a
liberdade de dar seguimento à demanda, caso existisse a imposição do interesse público,
quando houvesse a composição das partes.
No mesmo segmento, o Código da Propriedade Industrial de 1945 atribuiu
legitimidade aos interessados e aos membros do Ministério Público Federal, facultando a
participação desse último na qualidade de assistentes ou litisconsortes (artigo 156 do Decreto-
Lei n. 7.903, de 1945)139
.
Após a criação do INPI, foi promulgado o Código da Propriedade Industrial de 1971
(Lei n. 5.772, de 1971), na qual se estabeleceu a competência desta autarquia federal ou de
qualquer pessoa com legítimo interesse de propor a ação de nulidade. Contudo, ainda não
havia qualquer previsão legislativa acerca da necessidade de intervenção do INPI no caso que
este não fosse o autor da ação140
.
Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência contribuíram para o entendimento de que
é imprescindível a presença do INPI nas ações de nulidade, visto que como este é o órgão
competente pela concessão ou registro, compete a este tomar as providências para anotar e
publicar a decisão e, consequentemente, publicizar à terceiros141
.
Em que pese esta corrente majoritária, é importante destacar que existe controvérsias
acerca da natureza dessa atuação de “intervenção do INPI”.
4.2 NATUREZA JURÍDICA DA INTERVENÇÃO DO INPI
137
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021. 138
BRASIL. Decreto-Lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. Código de Processo Civil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del1608.htm>. Acesso em: 10 de abr. 2021. 139
BRASIL. Decreto-Lei nº 7.903, de 27de agosto de 1945. Código de Propriedade Industrial. Disponível em:
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del7903.htm>. Acesso em: 10 abr. 2021. 140
BRASIL. Lei mº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Institui o Código de Propriedade Industrial e dá outras
providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5772.htm>. Acesso em: 10 abr. 2021. 141
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 203-229.
48
A LPI, diferentemente das legislações anteriores que tratava sobre o tema no Brasil,
prevê expressamente que, quando o INPI não for autor da ação de nulidade de marcas e
patentes (artigos 57 e 175 da LPI), este deverá intervir no feito. Além disso, diante dessa
necessidade da presença do INPI, dispõe que a competência para julgar tais demandas é da
Justiça Federal142
.
Em que pese tais considerações, a doutrina apresenta opiniões dissonantes acerca de
como deve ocorrer essa intervenção e qual a finalidade desta. Esse entendimento é importante
no caso da arbitragem de tais matérias, pois como bem aponta Nathalia Mazzonetto
dependendo do entendimento de como deve ocorrer essas atuação do INPI haverá a
possibilidade de se compreender ser inarbitrável esse conflito143
.
O INPI antes de deferir ou não a concessão de uma patente ou o registro de uma
marca, realiza uma análise de modo a observar se há a observância dos requisitos legais.
Assim, ensina Lélio Denicoli Schmidt:
(...) o registro de marca e a patente de invenção são títulos de domínio outorgados
pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em atenção a pedidos que
lhe são formulados. A lei indica os requisitos de registrabilidade e privilegiabilidade.
Ao INPI incumbe apreciar, à luz de tais parâmetros, a viabilidade ou não dos
pedidos que lhe são submetidos. Obviamente que a validade dos atos do INPI
decorre diretamente de sua sujeição aos preceitos legais, como de ordinário, ocorre
com todo ato administrativo. O ordenamento jurídico, aliás, é expresso ao cominar a
nulidade absoluta aos registros de marca ou patentes de invenção concedidos em
desacordo aos requisitos legais144
.
A lei regulamenta ainda que, havendo a concessão de patente ou registro de marca
em desconformidade com as disposições, há a possibilidade de impugnar tais atos, seja por
um procedimento administrativo, seja pela via judicial. Assim, a parte que se sentir em
prejuízo possui ainda o direito potestativo de invocar a tutela jurisdicional objetivando a
invalidade do ato administrativo145
.
Nesse sentido, observa-se que o deferimento da concessão de uma patente ou do
registro de uma marca constitui um ato administrativo vinculado, que depende de provocação
para sua efetuação.
Celso Antônio Bandeira de Mello conceitua o ato administrativo como:
142
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021. 143
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 203-229. 144
SCHIMIDT, Lélio Denícoli. O INPI nas ações de nulidade de marca ou patente: assistente, litisconsorte
ou fiscal da lei. Revista da ABPI, São Paulo, n. 26, jan/fev. 1997. p.29 145
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 203-229
49
(...) a declaração do Estado (ou de quem lhe faça as vezes – como, por exemplo, um
concessionário de serviço público), no exercício das prerrogativas públicas,
manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a título de lhe
dar cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional146
.
Para Hely Lopes de Meireles Ato Administrativo é “toda manifestação unilateral de
vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato
adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações
aos administrados ou a si própria”147
.
Em assim sendo, nos termos da Lei n. 4.717, de 1965, são elementos do ato
administrativo a competência, o objeto, a forma, o motivo e a finalidade. A ausência de
qualquer um desses requisitos importará em vício deste ato148
.
Assim, diante do sistema atributivo, o ato administrativo do INPI constitui um direito
real ao uso exclusivo, outorgando uma carta-patente ou um registro de marca ao titular e
emanando uma declaração da Administração (manifestação da vontade).
Desse modo, as ações de nulidade de uma marca ou patente podem discutir tanto a
validade do ato administrativo praticado pelo INPI – o procedimento que culminou no ato –,
como também o próprio título, com base nos requisitos legais previstos na lei.
Advém daí a discussão sobre o papel do Instituto e de sua posição processual das
demandas que abordam a nulidade de direitos. O artigo 240 da LPI dispõe que:
Art. 240. O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas
que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica,
jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura,
ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre
propriedade industrial."149
.
Nesse contexto, existem basicamente duas correntes centrais sobre o papel e a
atuação do INPI. A primeira defende ser impossível afastar a completa responsabilidade do
INPI na execução das leis que regulam a PI, cabendo a este, ao zelar pela correta aplicação
146
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 29. ed. rev. e atual. São Paulo:
Malheiros, 2011, p. 389. 147
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 149. 148
BRASIL. Lei º 4.177, de 29 de junho de 1965. Regula a ação popular. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4717.htm>. Acesso em: 25 abr. 2021. 149
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021.
50
das normas, deliberar sobre o provimento ou não do registro de marca ou da concessão de
uma patente. Destaca-se que os atos praticados por este Instituto devem respaldar-se na
obediência ao ordenamento jurídico, intervindo na administração de direito privado150
.
A segunda corrente defende que a atuação do INPI objetiva não apenas trazer um
parecer da autarquia responsável pela concessão do registro ou da patente, mas também o
dever de preservar a lei e o interesse público atuando como “guardião” da predominância do
interesse público sobre o privado151
.
Diante desses pensamentos, Nathalia Mazzonetto afirma que se faz necessário
realizar ponderações entre eles:
Filiamo-nos, sobretudo, aos termos e argumentos gerais invocados na primeira
corrente, com ponderação, defendendo que uma interpretação extensiva dos termos
da lei, tal qual se apresenta na segunda corrente e dos defensores da atuação do INPI
como “guardião” da primazia do interesse público sobre o privado, pode ser bastante
delicada, dado o seu viés subjetivo, e mesmo contra legem, deixando de lado a
premissa e mens legis em matéria de direito da PROPRIEDADE industrial, o que
por si só pressupõe natureza privatística, com reflexos no âmbito público, é claro152
.
Assim, esta aponta que aquele que submete um pedido de registro ou concessão ao
INPI rompe a inércia do Estado e fornece subsídios para que esta Autarquia avalie se o
requerimento cumpre com os requisitos legais. Desse modo, o INPI também executa as
normas que regulam tais direitos e ao mesmo tempo exerce suas funções políticas, sociais,
econômicas, jurídicas e técnicas153
.
Diante disso, discorre a autora que com relação à propriedade industrial, nem o
direito de propriedade é tão privada, nem o interesse que a embasa é tão pública, o que
contribui para a controvérsia acerca da atuação desta Autarquia nos processos de nulidade de
direitos de PI154
.
4.2.1 Regime jurídico aplicável a atuação do INPI
Como já exposto, a LPI não estabelece de forma precisa como deve ocorrer à
participação do INPI nas ações de nulidade de direito, limitando-se a dispor que, caso o
Instituto não seja autor, deverá intervir no feito.
150
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 203-229. 151
Ibidem. 152
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 203-229 153
Ibidem. 154
Ibidem.
51
Diante disso, existe uma enorme divergência se com a intervenção desta sua posição
processual ocorrerá como litisconsórcio, assistente ou, ainda, a posição aqui adotada de
amicus curiae.
Em que pese tais divergências, destaca-se o entendimento defendido pelo doutrinador
Cassio Scarpinella Bueno, o qual afirma que o INPI poderá participar de duas formas, como
parte-litisconsorte passivo necessário ou como amicus curiae, dependendo da causa de pedir
da ação de nulidade155
.
Assim, para ele, se a causa de pedir for consubstanciada em um vício no processo de
registro que desvirtua o ato final (deferimento do registro ou da concessão), o INPI deverá
intervir no feito como parte passiva em litisconsórcio passivo com aquele que deteve
vantagens com o erro cometido pelo Instituto no processo de registro ou concessão156
.
O segundo caso é quando a causa de pedir da nulidade não estiver relacionada a vício
no processo administrativo de registro ou concessão cometido pelo INPI. Cita-se, como
exemplo, pelo doutrinador, casos em que o INPI tenha sido vítima em que o solicitante do
registro de uma marca ou da concessão de uma patente apresentou documentos falsificados no
requerimento ou quando o INPI registra marca em nome de particular usurpado de outro, sem
que houvesse condições de verificar o registro anterior157
.
Nesses casos, para o doutrinador Cassio Scarpinella Bueno, o ato questionado não
diz respeito ao Instituto. Logo, este não poderia ser parte do processo, atuando como
litisconsorte. Assim, para o referido doutrinador, a previsão da intervenção do INPI, quando
não for autor, não leva a interpretação da possibilidade do Instituto atuar na forma de
assistência, em decorrência da falta de interesse jurídico deste ente, do direito que está sendo
questionado pelo autor158
. Para a Autarquia importa apenas que sejam atendidos os direitos de
propriedade industrial.
Aliás, nesses casos em que o INPI não é autor, ele atua de forma neutra,
apresentando cópias do processo administrativo e seu parecer. Nesse sentido, sustenta o autor
que o papel do Instituto, do ponto de vista processual, não é o de sujeito obrigatório do
processo, pois não se traduz na defesa de seu ato e nem na higidez do ato por ele praticado
155
BUENO, Cassio Scarpinella Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3 ed. ver.
e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 284-310 156
Ibidem. 157
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 203-229. 158
BUENO, Cassio Scarpinella Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3 ed. ver.
e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 284-310,
52
para a constituição do direito, mas no desejo de que a lei seja observada e na preocupação
com uma possível sucumbência159
.
Logo, discorre que a intervenção do INPI, para os fins destacados nos artigos 57 e
175 da Lei de Propriedade Industrial ocorre por meio do instituto chamado amicus curiae,
objetivando a tutela de seus interesses e direitos institucionais, os quais ultrapassam a
pretensão das partes160
.
Fredie Didier Jr. afirma que o amicus curiae “é o terceiro que, espontaneamente, a
pedido da parte ou por provocação do órgão jurisdicional, intervém no processo para fornecer
subsídios que possam aprimorar a qualidade da decisão”161
.
Assim, para Cassio Scarpinella Bueno o INPI deve atuar de modo a tutelar
administrativa, judicialmente ou, ainda, a depender do caso, no contexto de procedimentos
arbitrais os interesses protegidos pelo ordenamento jurídico, mas que não podem ser
compreendidos como um interesse jurídico presente na assistência162
.
Com relação à obrigatoriedade da participação do INPI ou não, Nathalia Mazonetto
afirma que não se pode presumir que a previsão do legislador, ao preceituar sobre a
intervenção deste órgão nas ações de nulidade, seja de que haverá a necessidade da efetiva
participação deste, conforme o atual entendimento majoritário. Nesse sentido, sustenta a
doutrinadora, até como proposta legislativa, a necessidade de que seja alterado esse
entendimento pela não obrigatoriedade de integração do INPI nos feitos que discutam
nulidade, quando este não for autor ou no caso de litisconsórcio necessário163
.
Destaca, ainda, que a alteração legislativa gerará maior segurança jurídica e evitará
discussões processuais, inclusive sobre a atuação de procuradorias, que enfrentam os tribunais
acerca do papel do INPI. Aliás, esta reconhece a necessidade de se ouvir o INPI em matéria
de nulidade, contudo não se deve integrá-lo como sujeito de contraditório a qualquer custo.
Diante disso, sustenta a doutrinadora que o INPI, para exercer seu interesse institucional,
atuará prestando informação ao julgador e oferecendo respaldos técnicos para que este tenha
dados para formar e fundamentar a sua decisão164
.
159
159
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 203-229. 160
Ibidem. 161
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte
Geral e Processo de Conhecimento. 17ª. Ed. Salvador (Bahia): Juspodvm, 2015. V. 1. p. 522. 162
BUENO, Cassio Scarpinella Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3 ed. ver.
e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 284-310. 163
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 203-229. 164
Ibidem.
53
Defende Cassio Scarpinella Bueno que na ausência de orientações claras no âmbito
da propriedade intelectual, é possível realizar uma análise em paralelo com a de outros
setores, como no caso da atuação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na qual o
artigo 31 da Lei n. 6.385, de 1976 prevê que compete a esta “oferecer parecer ou prestar
informações” nos processos165
.
No caso da arbitragem, defende a autora que o INPI poderá atuar como fiscal da lei,
afirmando que:
Em resumo, diante dessa realidade, de um simples vazio e dubiedade resultando do
texto legal não se pode assumir que a atuação do INPI nas ações anulatórias se dê,
necessariamente, na qualidade de parte ou coadjuvante dela. Ali ele, quando
“intervém”, desempenha papel de verdadeiro “instrumento da informação”, de modo
que, não tendo a contribuir, não justifica de qualquer maneira a sua integração, ou
melhor, sua participação na lide. Isso não afasta, contudo, a possibilidade de ser
requisitado, inclusive a depender da natureza do litígio, para que, querendo, se
pronuncie acerca da discussão, mas não se submetendo a todo o tramite na qualidade
de sujeito processual e a justificar o deslocamento da competência para a Justiça
Federal, como hoje se verifica.
Decorre, de plano, a conclusão de que, ausente o INPI - não sendo litisconsorte
necessário -, não se poder cogitar de nulidade da sentença e isso tem particular
pertinência para o processo arbitral. Só se verificaria nulidade, caso sua intervenção
fosse obrigatória, o que, conforme defendemos, não é verdade.
(...)
No contexto da arbitragem, para que se presuma o conhecimento por parte do INPI
de litigio arbitral, deverá ele ser intimado a se pronunciar, sob pena de sequer ter
conhecimento da demanda. A menos que, a pedidos das partes interessadas, lhe
caiba a anotação da sentença arbitral, nos termos parágrafo 2º dos arts. 57 e 175, da
LPI E, neste caso, a nulidade que pode postular, sequer é fundamentada no art. 33,
da Lei de Arbitragem, mas sim em base ao quanto estatuem os arts. 57 e 175, ambos
da LPI, na qualidade de verdadeiro autor, na medida em que, sendo amicus curiae,
não vestirá o chapéu de parte, mas sim de terceiro que traz algo novo ao processo.
Em assim sendo, a nulidade, se aplicável, decorrera não em razão do ter do art. 33,
da Lei de Arbitragem, mas sim por se tratar de terceiro, que mesmo ingressando
como amicus, nessa qualidade permanece e, portanto, não sujeito à imutabilidade da
coisa julgada Isto, assumindo que a sentença arbitral que reconhece a invalidade de
direitos surtirá efeitos erga omnes166
.
Cumpre destacar que a possibilidade do INPI atuar em procedimentos arbitrais como
amicus curiae não apresenta qualquer restrição, inclusive, pelo fato de que a atividade
exercida pelo árbitro é equiparada ao do juiz.
Inclusive, o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-
Canadá (CAM/CCBM) expediu o Enunciado 5, através da Resolução Administrativo n. 03, de
2014, afirmando ser possível a participação de amicus curiae no procedimento arbitral: “É
165
BUENO, Cassio Scarpinella Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3 ed. ver.
e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 284-310 166
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 246.
54
permitida a participação de amiscus curiae no procedimento arbitral, desde que previamente
autorizado pelo Tribunal Arbitral, que deverá considerar, em seu juízo de conveniência a
oportunidade, a relevância e a representatividade do postulante”167
Dito isso, Cássio Scarpinella Bueno defende que:
(...) Assim, se o INPI não intervém ou intervém só para dizer que não há, em um
especifico caso, razão para intervir e atuar a qualquer título – porque não verifica, no
caso concreto, a presunção legislativa de que o caso envolve algum "interesse
federal" –, a Justiça Estadual é que é a competente para processar e julgar a causa.
Assim, caso o INPI não intervenha a qualquer titulo, não há por que dar aplicação
aos arts. 57, 118 e 175 da Lei n. 9.279/96. Menos pela sua interpretação literal – que,
de qualquer sorte, corretamente, conduziria a uma tal solução – e mais,
superiormente, pela não incidência do art. 109, I da Constituição Federal na espécie.
Acreditamos que é a própria Justiça Estadual a competente para apreciar também a
própria manifestação do INPI no sentido de que ele não pretende intervir. Aqui,
acreditamos, em razão do comportamento negativo da autarquia, não vemos como
aplicar a diretriz que apontamos no item 51.1, forte na orientação contida na Súmula
150 do Superior Tribunal de Justiça, de que só a Justiça Federal pode apreciar a
existência ou não do "interesse federal" que dá ensejo à incidência da regra do art.
109, I, da Constituição Federal. Não há nesses casos – ao contrário dos que dão
fundamento àquele entendimento – qualquer causa de deslocamento de competência.
A hipótese, rigorosamente, é a inversa daqueles casos, afastando, por isso mesmo,
aquela diretriz168
.
Esclarece, ainda, que apesar da Súmula 150 do STJ dispor sobre a competência da
Justiça Federal decidir sobre a existência de interesses jurídicos que justifique a presença da
União, suas autarquias e ou empresas públicas, este não justificaria a restrita competência à
Justiça Federal, tendo em vista a própria interpretação do artigo 109, I, da Constituição
Federal169
.
O INPI, ao intervir no feito, não adquirirá a qualidade de parte e, consequentemente,
não há porque se falar em deslocamento da competência e tramitação do processo perante a
Federal, conforme sustenta Nathalia Mazzonetto170
.
Desse modo, consignando que a atuação do INPI ocorrerá como amicus curiae, este
prestará a atividade de participante da relação processual, prestando informações e
esclarecimentos técnicos ao julgador e, consequentemente, auxiliando no embasamento
técnico deste para proferir a decisão171
.
167
CAM/CCBC. Interpretação e aplicação do Regulamento do CAM/CCBC. Disponível em:
<https://ccbc.org.br/cam-ccbc-centro-arbitragem-mediacao/resolucao-de-disputas/resolucoes-administrativas/ra-
09-2014-arbitragens-com-a-adm-publica-brasileira/>. Acesso em : 20 mar. 2021. 168
BUENO, Cassio Scarpinella Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3 ed. ver.
e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 303 169
Ibidem. P. 303-310. 170
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 246-248. 171
Ibidem.
55
Assim, no procedimento arbitral, a participação do INPI, em princípio, dependerá da
manifestação de vontade das partes, pela própria natureza da arbitragem.
Conclui, assim, a doutrinadora que a Justiça Federal não detém competência
exclusiva para manifestar-se em matéria de nulidade de direitos de marcas e patentes, com
exceção nos casos em que o INPI é autor ou é parte necessária do processo por erro na
condução do registro ou concessão (o ataque não for direcionado ao título em si) dos direitos.
Desse modo, destaca que atuação da Autarquia, inclusive em procedimentos arbitrais, poderá
ocorrer tanto como amicus curiae como testemunha técnica172
.
4.3 DISCUSSÃO DO INPI ACERCA DA ARBITRAGEM
Com relação à arbitragem, o INPI chegou a realizar debates sobre o tema em 2013,
diante da criação da Câmara de Arbitragem pela Organização Mundial de Propriedade
Intelectual (OMPI). Entretanto, não firmou qualquer disposição/regulamentação sobre a
questão. O INPI já chegou a afirmar não ser possível procedimentos arbitrais em que a
Autarquia atue como parte173
.
É importante destacar, ainda, que com relação ao regulamento da mediação, o INPI
possui previsão específica sobre a sua atuação no oferecimento de consulta técnica, quando
requisitado o seu parecer174
.
Assim, acredita-se que esta atuação pode ser aplicada, também, em casos de
procedimentos arbitrais, de modo que o INPI atue fornecendo elementos técnicos para melhor
entendimento dos árbitros, ou seja, como exposto acima, exercendo a função de amicus curiae
ou testemunha técnica nas demandas que visem à nulidade de direitos, quando não for autor
da ação.
5 DELIMITAÇÃO SOBRE A ARBITRABILIDADE NO DIREITO MARCÁRIO
O presente capítulo enfoca sobre a possibilidade da arbitragem no direito marcário,
expondo às discordâncias existentes sobre o tema, especificamente em relação às
172
Ibidem. 173
Ibidem. 174
BRASIL. Resolução nº 84, de 11 de abril de 2013. Institui o regulamento de mediação do INPI. Disponível
em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/RES_84_2013.pdf>. Acesso em: 20 de
abril de 2021.
56
controvérsias presentes acerca da ordem pública, do fato de que a propriedade industrial é um
direito outorgado pelo Estado e com relação à eficácia da sentença arbitral.
Além disso, faz-se uma comparação com a legislação da Espanha e da Itália, as quais
possuem disposições especificas sobre a arbitragem em propriedade industrial. Traz, assim,
uma análise sobre a possibilidade de se permitir a arbitragem com a implementação de
algumas alterações na lei.
5.1 ARBITRABILIDADE NO DIREITO DE MARCA
A inarbitrabilidade deve ser analisada a partir da interpretação da lei e da apreciação
ao caso concreto. Assim, no estudo da arbitragem em propriedade intelectual, principalmente
na possibilidade de nulidade de direito de marca, este é o exame que deve ser feito.
Como aponta a doutrinadora Nathalia Mazzonetto, existem diversos critérios que
devem ser analisados para a verificação desse tema, que podem ser compreendidos em: a)
livre disposição dos direitos em cotejo; b) conteúdo patrimonial; c) inexistência de reserva
específica e normas imperativas afastando o procedimento arbitral175
.
A indisponibilidade de um direito é a exceção à autonomia da vontade e pode ser
verificada a partir do momento em que se evidencia a existência de restrições impostas ao
titular que o impedem de ter livre exercício, uma vez que existe um interesse de proteger
outros. Logo, a arbitragem não seria possível nos casos em que a ordem pública excluísse essa
autonomia da vontade176
.
A disponibilidade do direito varia de acordo com a legislação, e nos casos em que a
regra da ordem pública por si só impõe restrições ao exercício dessa faculdade, cabe ao
árbitro, ao julgar o caso concreto, resolver a questão em conformidade com a ordem pública.
No plano do direito de marca, evidenciam-se diversos direitos e obrigações que se
discorrem exclusivamente sobre direitos patrimoniais disponíveis, possibilitando ao titular
ceder, licenciar e dispor dos seus direitos imateriais, conforme previsto nos artigos 130, 134 e
139 da Lei n. 9.279, de 1996177
.
Contudo, o nascimento desses direitos, no Brasil, ocorre pelo viés atributivo do
Estado, sendo o INPI o responsável por analisar os pedidos de depósitos e, verificando o
175
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 111. 176
Ibidem. 177
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021.
57
preenchimento dos requisitos, conceder ao requerente a propriedade sobre a marca. E é
precisamente quando se discorre sobre a nulidade de tais direitos pelo procedimento arbitral
que se evidencia uma enorme polêmica sobre a matéria178
.
A doutrinadora Selma Lemes sustenta ser impossível a avaliação da nulidade de uma
marca no sistema arbitral a partir de três causas. Inicialmente, ela destaca o efeito erga omnes
presente na decisão que declara a invalidade de uma marca. É necessário que a decisão
proferida que invalidar um título de propriedade industrial seja para todos e pública,
sustentando, assim, ser necessária a declaração do Poder Judiciário ou do INPI179
.
Em segundo lugar a doutrinadora afirma que os direitos de propriedade intelectual
devem ser exclusivamente outorgados pelo Estado, assim, como o ordenamento atual prevê
que cabe ao Estado conceder ou não títulos de patentes aos criadores de um invento, não
caberia a um tribunal arbitral discutir sobre a matéria180
.
Por fim, a doutrinadora aponta que a própria existência de um interesse público na
matéria já seria suficiente para concluir pela impossibilidade de submeter ao mesmo à via
arbitral181
.
Apesar das considerações sustentadas pela doutrinadora, é importante destacar a
inexistência de qualquer normativa específica no Brasil que declare a inarbitrabilidade da
nulidade de uma marca pelo procedimento arbitral. Ademais, nota-se a presença de opiniões
distintas de estudiosos sobre o tema, os quais inclusive baseiam-se na doutrina internacional e
em legislações estrangeiras, que contrapõem a conclusão desta.
Desse modo, para discorrer sobre a possibilidade da arbitragem no direito de marca,
examinar-se-á abaixo a existência de um direito público e a existência de incompatibilidade
deste com a arbitragem.
5.1.1 Violação da ordem pública
Há um grande número de estudiosos que defendem a inarbitrabilidade de
controvérsias sobre nulidade de direitos da propriedade intelectual, sob fundamentação de
178
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 122-136. 179
LEMES, Selma M. F. Arbitragem em propriedade intelectual. Disponível em:
<http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri14.pdf>.Acesso em: 20 mar. 2021. 180
Ibidem. 181
Ibidem.
58
violação da ordem pública. Para eles o fato da marca ser concedida e registrada por ato do
Poder Público, que realiza a análise do requerimento, afasta a possibilidade da arbitragem.
O respeito da ordem pública deve ocorrer não apenas no âmbito judiciário, mas
também na arbitragem, independentemente da matéria. As partes ao submeterem uma
controvérsia à arbitragem buscam também o amparo da segurança jurídica182
.
Antes de adentrar especificamente sobre o estudo aqui tratado, faz-se necessário
retomar alguns conceitos que toca no processo. Roque Komatsu, ao abordar sobre a ordem
pública no processo civil, afirma que as normas de ordem pública são aquelas que o
descumprimento ocasiona nulidade absoluta e que todos estão submetidos, não sendo lícito
decidir de modo contrário ao previsto183
.
Aduz ainda que as normas de ordem pública tutelam o interesse público e objetivam
resguardar os interesses da sociedade, em discordância com as de ordem privada. Diante de
tais funções não é autorizado aos indivíduos optar à vontade particular, pois as leis de ordem
pública possuem obrigatoriedade ampla. Essas normas são declaradas pelo legislador, ou seja,
são disciplinadas de acordo com o interesse de cada Estado e são impostas a todos, de maneira
universal e irrestrita184
.
Do exposto pelo doutrinador, pode concluir-se, ainda, que não havendo qualquer
previsão legal que impeça a arbitragem, não há qualquer impedimento para que as questões de
nulidade sejam levadas ao procedimento arbitral. No mais, havendo regras de direito material
e de direito processual específicas, caberá ao arbitro no julgamento do caso concreto respeitar
tais exigências na apreciação do julgamento da validade ou invalidade de um direito de
propriedade intelectual185
.
Com base na legislação brasileira, um exemplo seria o caso da participação do INPI
no procedimento. Logo, ao submeter uma controvérsia ao procedimento arbitral, o árbitro
detém a obrigação de julgar respeitando os parâmetros legislativos, o que ocasiona, neste
particular, uma limitação à ampla autonomia da vontade das partes186
.
Desse modo, como bem aponta Nathalia Mazzonetto, em verdade, não há qualquer
justificativa que impeça a possibilidade de árbitros decidirem a questão, sob o argumento da
ordem, visto que:
182
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 163-172. 183
KOMATSU, Roque. Da invalidade no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. p. 149-152. 184
Ibidem. 185
Ibidem. 186
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 163-172.
59
Pode ele, tanto quanto o juiz togado, prestar a tutela jurisdicional pretendida
com a devida cautela aos temas que esbarram em normas cogentes ou
mesmo de interesse público, possuindo, a depender do caso, até mesmo mais
elementos e capacitação, dada a formação e experiência profissional que
possui, para tratar do tema187
.
Por se tratar de matérias que estão conectadas a políticas públicas e ao interesse do
Estado observa-se, diante do desejo de conservar o poder, certa relutância de conceder a tutela
jurisdicional de tais questões a julgadores privados. Contudo, não mais prevalece este
entendimento, visto que ordenamentos jurídicos como da Itália possuem o entendimento de
que as decisões arbitrais equiparam-se as judiciais e que o árbitro pode julgar direitos
disponíveis como indisponíveis188
.
Como bem aponta Nathalia Mazzonetto, não há razões suficientes que afastem a
possibilidade da arbitragem, visto que os tribunais estatais brasileiros não possuem um
considerável número de julgadores com conhecimento aprofundado sobre a matéria de
propriedade intelectual. Em realidade, não pode se afirmar que o Poder Judiciário é melhor
preparado para julgar controvérsias referentes à nulidade de direitos de propriedade
intelectual, inclusive por se tratar de questões de natureza híbrida189
.
Atualmente, nos países em que a arbitragem encontra-se mais desenvolvida, há uma
predisposição de desagregar a arbitrabilidade de ordem pública. Assim, sobressai, por
exemplo, os tribunais franceses que possuem uma lista bem restrita e residual de questões
inarbitráveis, vez que estes têm acolhido fortemente o princípio da autonomia das convenções
de arbitragem internacional em relação as suas próprias legislações internas190
.
Dessa maneira, não se sustenta a defesa fundada no argumento da ordem pública
para inadmitir a arbitrabilidade de litígios de propriedade intelectual que toquem a questão da
validade de direitos.
5.1.2 Eficácia da sentença arbitral
Além da questão da ordem pública, outro argumento contrário à possibilidade de
arbitragem em direitos de propriedade intelectual diz respeito à limitação de poderes atribuída
aos árbitros.
187
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 163-172. 188
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 163-172. 189
Ibidem. 190
Ibidem.
60
Pela característica privada da jurisdição da arbitragem – aspecto contratual – o
árbitro possui competência para julgar e proferir sentenças sem alcançar terceiros, com efeito
inter partes.
No caso de uma declaração de invalidade de direitos de propriedade intelectual, esta
implicará, indireta ou involuntariamente, em direitos de outros sujeitos que não fazem parte
da lide. Dessa fundamentação advém o argumento de que a arbitrabilidade de interesses de
natureza híbrida, como no caso da propriedade intelectual, esbarra na natureza contratual da
arbitragem. No Brasil, os estudiosos que já se pronunciaram sobre o tema detém um ideia
mais conservadora, no sentido de que a eficácia da sentença arbitral é inter partes191
.
Pela natureza da arbitragem, a decisão proferida possui eficácia inter partes, o que
implica na autonomia das partes de disporem de seus direitos, seja pela cessão, licença ou
renúncia ou, ainda, a “inoperabilidade” a determinados direitos. Essa autonomia permite,
inclusive, que as partes, em decisão arbitral, acordem que determinados direitos não podem
ser opostos com relação ao ativo imaterial litigado. Entretanto, resistirá ainda à validade de
tais direitos perante os demais192
.
Logo, ao ser analisada uma questão marcária pela arbitragem, a decisão pronunciada
poderá mitigar a exclusividade que este direito representa, permitindo, assim, a sua
exploração em relação apenas as partes litigantes193
.
Em que pese tais fundamentos, esta ótica pode ser alterada a partir de um
desenvolvimento de uma política legislativa que conceda ao árbitro o direito de reconhecer e
declarar a invalidade de um direito de PI. Assim, a eficácia erga omnes poderia ser atribuída
às sentenças arbitrais, desde que exista no ordenamento jurídico previsão legal própria, assim
como já ocorre, por exemplo, na Itália194
.
Como bem pontua Nathalia Mazzonetto, a atribuição de tal poderá possibilitar ao
árbitro declarar a nulidade de um direito:
Isto porque, decidindo um árbitro pela nulidade de um determinado direito de
exclusividade – assumindo que não há qualquer óbice a que o faça, observadas
determinadas condições específicas – tal reconhecimento causará reflexos para
todos, autorizando não apenas os players em conflito, mas uma coletividade inteira a
explorar um objeto ou tecnologia que, segundo os rigores da lei, não merecia
qualquer proteção, conferindo ao seu titular exclusividade e vantagens
competitivas149-150
.
191
MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 173-187. 192
Ibidem. 193
Ibidem. 194
Ibidem.
61
Aqui, portanto, os olhos se voltam mais ao objeto da pronúncia jurisdicional e
menos aos sujeitos a que se destina, reconhecendo-se sua inscindibilidade. Isto é,
uma patente não pode existir para um e não para outros. Disto decorre que, em
decorrência da natureza da relação jurídica de direito material, a situação não pode
ser de um modo para um e de outro para terceiros195
.
Ademais, como sustenta Nathalia Mazzonetto, a atribuição da eficácia erga omnes à
arbitragem resolve ainda um problema que se consagrou na prática contenciosa do direito de
propriedade industrial. No Brasil, existe uma bifurcação de jurisdição em relação a esta
matéria, na qual a Justiça Estadual detém competência para resolver litígios de infração,
eventual reparação de danos e, incidentalmente, questões de validade ou invalidade de tais
direitos. Já a Justiça Federal é atribuída à responsabilidade de julgar questões que envolvam a
nulidade desses direitos196
.
Desse modo, evidencia-se que a atribuição de eficácia erga omnes da sentença
arbitral depende da vontade política de atribuir um perfil mais ou menos jurisdicional à
atividade dos árbitros. No mais, a publicidade da decisão perante terceiros poderá ocorrer por
meio da previsão legal de que a sentença arbitral determinará que o INPI realize a referida
anotação no registro da marca197
.
5.1.3 Direito outorgado pelo Estado
Sabe-se que no direito da marca há uma função social ao garantir a propriedade,
reconhecendo o direito dos titulares de possuírem benefícios e garantias de sua criação, bem
como precisando limites dessa proteção, o que demonstra um poder estatal de
regulamentação.
Apesar de haver esse poder do Estado, deve-se ressaltar que a máxima que indica que
o interesse público prevalece ao pessoal não é absoluta e nem deve ser aplicado
imediatamente, sem a análise do caso. Este dever ser aplicado com a observância de
princípios como a razoabilidade e a proporcionalidade, conciliando com os interesses
privados, especialmente, os direitos fundamentais.
195
Ibidem, p. 185-186. 196
Ibidem, p. 187. 197
Ibidem, p. 186-187.
62
O principal argumento sobre a inarbitrabilidade dos litígios reside na questão de que
é um direito constituído pelo Estado e conferido como prerrogativa a um particular, o que
decorreria de um tribunal privado não possuir autoridade para invalidar tais direitos198
.
Nesse sentido, afirmam que a constituição de tais privilégios e do direito de
exclusividade faz parte de uma política estatal, em que há a preocupação com a limitação da
concorrência e confusão do mercado. Logo, a possibilidade de particulares invalidarem ou
modificarem tais direitos ocasionaria prejuízos o sistema da propriedade industrial199
.
Contudo, como bem destaca Nathalia Mazzonetto trata-se de um argumento frágil,
visto que o árbitro possui função jurisdicional e esta é coincidente em sua parcela jurisdictio,
inclusive em termos de resultado final, com aquela exercida pelo juiz estatal. Tanto a sentença
arbitral como a sentença judicial formam títulos executivos judiciais e, conforme disposto no
artigo 26 da Lei de Arbitragem, a sentença arbitral possui os mesmo requisitos da judicial,
devendo, inclusive, ser fundamentada, sob pena de nulidade200
.
Além disso, apesar de haver previsão específica para que demandas que tenham por
objeto nulidade de marca nos quais o INPI seja autor ou necessariamente integre a lide,
tramitem na Justiça Federal, não há qualquer reserva expressa de jurisdição.
Em realidade, observa-se atualmente que os árbitros buscam não afastar a sua
jurisdição quando evidenciam o desejo das partes de submeterem determinada questão a
arbitragem, de modo que cada vez menos discussões sobre a arbitrabilidade são trazidas à
tona nas controvérsias submetidas a este método de resolução de conflito201
.
Destaca-se, ainda, no caso da arbitragem, o princípio da competência-competência,
no qual, segundo Caio Cesar Rocha destaca, o árbitro detém a competência de ser o primeiro
a aferir se detém jurisdição sobre a matéria a ser decidida na arbitragem202
.
5.2 ANÁLISE DE ORDENAMENTOS ESTRANGEIROS
Com relação àqueles que defendem a possibilidade da arbitragem em litígios da
propriedade intelectual, inclusive na questão da invalidade de direitos, observa-se que o
198
Ibidem, p. 111-116. 199
Ibidem. p. 111-116. 200
Ibidem. p. 111-116. 201
Ibidem. p. 111-116. 202
ROCHA, Caio Cesar Vieira. Limites do controle judicial sobre a jurisdição arbitral no Brasil. Tese de
Doutorado em Direito Processual, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2012, p. 53.
63
fundamento predominante decorre do fato de existir legislações que expressamente preveem a
possibilidade de arbitragem em tais litígios.
A legislação italiana admite a arbitrabilidade de controvérsias de propriedade
intelectual, inclusive para decidir acerca da in(validade) de direitos marcários e patentários
(artigos 134, 122 e 123 da CPI Italiano c/c artigos 35 e 36 da Legislação n. 5, de 2003).
Referida possibilidade sobreveio após a alteração legislativa, visto que antigamente era
obrigatória a intervenção do Ministério Público nos casos203
.
Nesse sentido, o entendimento da doutrina italiana é de que a pronúncia do árbitro é
semelhante mutatis mutandis à do juiz togado, possuindo eficácia erga omnes a decisão,
possibilitando, inclusive, que o árbitro julgue questões sobre direitos indisponíveis204
.
Assim, sustenta o doutrinador Giovanni Guglielmetti que o conhecimento (processo
lógico) e a competência dos árbitros não estão restritos apenas ao julgamento de matérias
disponíveis, mas também às indisponíveis, possuindo estes os mesmos poderes que os juízes.
Logo, não há qualquer restrição para que os árbitros decidam sobre matérias indisponíveis e
produzam coisa julgada sobre a questão205
.
Por outro lado, há países como a Espanha que admite a possibilidade de
arbitrabilidade de controvérsias sobre a propriedade intelectual, com algumas ressalvas. A
legislação espanhola (Lei n. 17/2001) realiza uma distinção entre as proibições relativas e
proibições absolutas com relação ao registro de marcas206
.
Diante de tais disposições, o legislador espanhol possibilita a arbitragem para
questões relacionadas às proibições relativas, excluindo a possibilidade da arbitrabilidade em
questões absolutas, e nos casos em que as marcas ou nomes comerciais são idênticos e
referem-se aos mesmos produtos ou serviços (artigo 28 da Lei n. 17/2001)207
.
Assim, incluem-se como arbitráveis as questões que possam afetar o direito de
terceiro ao conceder uma marca em que o interesse de defesa é do legítimo titular. Esta
possibilidade advém do entendimento de que o interesse privado está presente nas proibições
203
Ibidem. p. 136-145. 204
Ibidem. p. 136-145. 205
GUGLIELMETTI, Giovanni. Arbitratio e diritti titolati. In: UBERTAZZI, Luigi Carlo (E,). Annali italiani
del diritto d’ autore, dela cultura e dello spettacolo – AIDA,v. 15,Milano, Giuffrè, 2006. p. 3-10. 206
ESPANHAL. Lei nº 17, de 7 de dezembro de 2001. Disponível em:
<https://www.boe.es/eli/es/l/2001/12/07/17/dof/spa/pdf>. Acesso em: 10 de mar. 2021. 207
Ibidem.
64
relativas, ou seja, existe um proprietário de um bem com efeitos patrimoniais, enquanto que
nas proibições absolutas resguarda-se o interesse público208
.
O fato de as proibições relativas e absolutas se encontrarem dispostas em artigos
distintos facilita a arbitrabilidade de conflitos envolvendo o direito de marca na Espanha,
visto que impede a ocorrência de interpretações divergentes quanto à presença do interesse
público209
.
A legislação espanhola permite a arbitragem em casos de conflito entre uma marca
notória ou um nome comercial conceituado com um novo sinal distintivo que se deseja o
registro. Ademais, também é possibilitada que seja levada a arbitragem, divergências que se
relacionam com outros direitos de propriedade industrial, de personalidade e de propriedade.
Todos esses casos são arbitráveis pelo entendimento de que se trata de um direito privado210
.
5.3 CONSIDERAÇÕES
Como já exposto acima, o Brasil não realiza a distinção entre proibições absolutas e
proibições relativas em relação ao registro de sinais. O que ocorre, na Espanha, por exemplo,
é que as vedações absolutas cria um exclusão, em que não se permite a concessão do registro
por entender que haverá a apropriação de um particular de um sinal distintivo que pertence ao
domínio público, ou seja, existe um interesse público a ser resguardado por aquele Estado.
Logo, para um sinal ser registrado na Espanha, ele deve ser disponível para a
apropriação e não pode incorrer em qualquer vedação absoluta, ou seja, não pode um sinal
idêntico ou semelhante ser registrado quando existir outra marca que utilize tais sinais para
produtos ou serviços idênticos, por exemplo, a fim de evitar o risco de confundir o
consumidor211
.
Desse modo, acredita-se ser possível a arbitragem em matéria de nulidade do direito
de marca, visto que a sentença arbitral equipara-se a sentença judicial e o árbitro detém poder
208
COPETTI, Michele. El Arbitraje em el Procedimiento Administrativo del Registro de Marca em Brasil.
Valencia, 2005. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/71051346.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2021. p.
86-91. 209
Ibidem. 210
ESPANHAL. Lei nº 17, de 7 de dezembro de 2001. Disponível em:
<https://www.boe.es/eli/es/l/2001/12/07/17/dof/spa/pdf>. Acesso em: 10 de mar. 2021. 211
ESPANHAL. Lei nº 17, de 7 de dezembro de 2001. Disponível em:
<https://www.boe.es/eli/es/l/2001/12/07/17/dof/spa/pdf>. Acesso em: 10 de mar. 2021.
65
jurisdicional. Contudo, deve-se consolidar bases e conceitos que estejam ligadas às proibições
de registro, como pontua Michele Copetti212
.
Assim, conforme a doutrinadora defende, acredita-se ser possível a arbitragem de
nulidade de marca com relação às proibições relativas, as quais restringem o registro de
sinais213
.
Nesse sentido, é importante a alteração legislativa para que as proibições relativas e
absolutas se encontrarem dispostas em artigos distintos, facilitando discorrer acerca da
arbitragem em direito de marca e deixando as relativas ao critério dos titulares, caso desejem,
levar o conflito a arbitragem e, consequentemente, priorizando tanto a livre concorrência
como a autonomia da vontade das partes214
.
A aceitação dessa autonomia da vontade das partes é extremamente importante ao
analisarmos a questão da arbitragem, visto que implica no reconhecimento da liberdade das
partes de rejeitar o Poder Judiciário e submeter a controvérsia a este meio de resolução de
conflito. Contudo, também se sabe que haverá certas limitações em relação a arbitragem no
direito da PI, inclusive pelo objetivo de evitar a confusão de consumidores.
212
COPETTI, Michele. El Arbitraje em el Procedimiento Administrativo del Registro de Marca em Brasil.
Valencia, 2005. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/71051346.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2021. p.
86-91. 213
Ibidem. 214
Ibidem.
66
6 CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, observa-se que a questão apresenta divergências,
culminando em diversos debates que transcendem, ao direito da propriedade industrial e à
arbitragem, necessitando de uma análise, inclusive, do direito administrativo.
Em que pese à ausência de disposição legal acerca do tema, o que se pretendeu
abordar com o presente trabalho foi a tentativa de solução do problema, através de uma
análise com outros países.
Desse modo, defende-se, portanto, que inexiste qualquer obstáculo para a resolução
de conflitos de propriedade industrial por meio da arbitragem, incluindo, até mesmo a questão
de nulidade de marca.
Contudo, tendo em vista que se trata de uma matéria que possui natureza híbrida,
mesclando tanto interesses privados como interesses públicos e que podem atingir terceiros,
faz-se imprescindível pensar em instrumentos úteis para estas controvérsias.
Nesse sentido, defende-se a possibilidade da arbitragem com relação à nulidade nas
proibições relativas, com a alteração da Lei de Propriedade Intelectual, a fim de evidenciar,
expressamente, quais são estas restrições.
Assim, admite-se a possibilidade da arbitragem em conflitos entre pedidos de marca
registrada, incluindo disputas geradas por um pedido de marca registrada e um novo depósito
e contra outras proibições relativas (direitos autorais e desenhos industrial); ou, ainda, entre
uma marca notória ou renomada e o novo sinal que se destina a registrar, por exemplo, em
conformidade com o disposto na Lei da Espanha.
Como exposto, acredita-se que a arbitragem privada no Brasil de questões
relacionadas à nulidade da marca poderia ocorrer, quando o INPI não for autor ou precisar ser
réu em caso de vício no procedimento.
Este entendimento consubstancia-se no fato de que a atuação do árbitro equipara-se a
de um juiz togado. Além disso, a eficácia da decisão arbitral poderia ter efeito erga omnes,
atribuindo a competência ao INPI de anotação deste do comando decisório no registro.
Inclusive, o INPI poderia participar da demanda na função de amicus curiae ou ainda
elaborando pareceres, de modo a auxiliar no julgamento dos árbitros.
Assim, evidencia-se ainda que a arbitragem em nulidade de direito de marca
apresenta-se como uma alternativa e uma solução ao à morosidade e à falta de julgadores com
67
profundo conhecimento sobre a área no sistema judiciário brasileiro. Além disso, apresenta-se
como um meio de priorizar a autonomia da vontade das partes.
68
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interrupção da prescrição pela instituição da arbitragem, a concessão de tutelas cautelares e de
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