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Camera di Commercio delle MarcheSede di Ancona

Sala "Parlamentino"

28 novembre 2019

Andrea Scilletta

Disciplina e tuteladei segni distintivi nel mondo online

Intellectual Property

Agenda

❑ I marchi e la loro tutela internazionale

❑ Suggerimenti per la protezione

❑ I domain name

❑ La contraffazione online

2©2019 - Andrea Scilletta

Cos’è un marchio


Segno (p. es.: parola, disegno, colore, suono, immagine, video, multimedia, ologramma, posizione, etc.)

che serve a contraddistinguere prodotti e/o servizi (p/s) – identificazione del settore merceologico (classi di Nizza)l’intestazione di una classe non indica automaticamente tutti i p/s appartenenti alla classe

Il marchio conferisce diritti esclusivi sull’uso del segno (tramite registrazione/uso) - priorità temporale

nei territori per il quale è richiesto/usato - principio di territorialità

Registrazione: 10 anni, rinnovabile

Le funzioni dei marchi nella concorrenza di mercato


• Funzioni giuridicamente protette

Origine imprenditoriale del p/s

Capacità attrattiva del segno

• Funzioni “socio-economiche”

mezzo di comunicazione

(c.d. marchio messaggio)

garanzia della costante qualità dei p/s (reputazione)

asset aziendale

L’ottenimento dei diritti esclusivi in più paesi


Il mondo online travalica i confini degli stati

Opzioni di registrazione internazionale:

a) Percorso nazionale: deposito in ogni paese di interesse;

b) Percorso regionale: deposito in ogni sistema regionale di interesse con effetto in tutti i paesi membri (EUIPO, Gulf Cooperation Council, Benelux, ARIPO, OAPI);

c) Percorso internazionale: deposito tramite il c.d. Sistema di Madrid

Convenzioni internazionali per marchi

• Marchio e design dell’UE (EUIPO: Alicante)

• Registrazione Internazionale (marchi) - Accordo e Protocollo di Madrid (WIPO: Ginevra)

• Marchio Gulf Cooperation Council (Riyadh, Arabia Saudita)

• Marchio del Benelux (L’Aia)

• Marchio OAPI (Yaounde, Cameroun)

• Marchio ARIPO (Belgravia, Zimbabwe)

consentono di centralizzare almeno parte della procedura


Il Sistema di Madrid


Registrazione internazionale tramite procedura gestita dal WIPO (Ginevra)

Accordo di Madrid (1891) e Protocollo di Madrid (1989)Dall’11.10.2016, i nuovi membri non possono accedere solo all’Accordo

Tutela in una pluralità di paesi/regioni designati tra i membri aderenti al Sistema di Madrid

Registrazione internazionale equivale ad un fascio di registrazioni nazionali/regionali:• esaminate presso ogni rispettivo Ufficio competente (per deposito,

esame e rilascio marchi – Ufficio IP) nazionale/regionale secondo leggi e regolamenti locali

• gestite centralmente dal WIPO secondo il Sistema di Madrid

La semplificazione


Procedura centralizzata di deposito e gestione di un fascio di registrazioni

Procedura di deposito: • un’unica domanda di registrazione, equivalente ad un fascio di

domande nazionali/regionali• un’unica lingua, senza necessità di traduzioni in una molteplicità di

lingue • un’unico set di tasse per la protezione in una molteplicità di mercati

Più direttamente controllabile

La protezione può essere successivamente estesa a nuovi mercati con l’evoluzione della strategia commerciale internazionale del titolare


La copertura geografica

* a partire dal 27.12.2019 diventeranno 106 membri (122 paesi) con la Malaysia; 55 membri aderiscono anche all’Accordo

105 membri* (inclusi EUIPO e OAPI) aderenti al Protocollo, che coprono 121 paesi

La procedura di registrazione


Tre fasi:1) registrazione/domanda di registrazione di base e deposito di una

domanda di registrazione internazionale, indicando una o più designazioni nazionali/regionali

2) registrazione internazionale3) esame da parte degli Uffici IP competenti per queste designazioni

nazionali/regionali

Agenda



❑ I domain name



Aspetti critici per gli esami sostanziali


Presenza di diritti anteriori nei paesi/regioni designatiE’ suggeribile condurre preliminarmente ricerche di anteriorità

Indicazioni dei p/s: alcune formulazioni accettabili nell’Ufficio di origine possono non esserlo in uno o più paesi/regioni designati E’ suggeribile depositare limitazioni dei p/s della registrazione internazionale in tali paesi/regioni

Aspetti critici per la copertura geografica nel mondo online


La tutela è opportuna:

nei paesi in cui c’è mercato

nei paesi produttori

nei paesi di contraffazione online, ad esempio:- Cina- Fed. Russa

IP in Cina


Le normative di IP in Cina garantiscono una tutela sempre più conforme agli standard internazionali

La tutela dei diritti di IP (anche di aziende non cinesi) a contrasto della contraffazione (anche di aziende cinesi) è sempre più garantita dalle Corti cinesi competenti per l’IP con costi ridotti e tempi rapidisoprattutto nelle grandi città come Pechino, Shanghai e GuangzhouRisarcimento danni fino a RMB 3M (ca. € 411.500)

Tutela doganale dei diritti di IP

Ma la contraffazione in Cina è sempre più sofisticata

Le aziende non cinesi devono sviluppare una strategia di protezione integrata dei propri diritti di IP

La Nuova Legge Marchi Cinese


Lotta alla malafede: uso e domanda conformi al principio di correttezza e buonafede (sono rifiutate domande da «trademark squatter», p.es. partner contrattuali infedeli)

Rapidità delle procedure: • esame di una domanda entro 9 mesi• esame di un’opposizione entro 12 mesi• esame di invalidazione/cancellazione per impedimenti assoluti entro

9 mesi• esame di un’invalidazione per impedimenti relativi (diritti anteriori)

entro 12 mesiIn casi particolari proroghe da 3 a 6 mesi.

Suggerimenti per la registrazione


La registrazione in caratteri latini non protegge automaticamente il marchio contro l’uso o la registrazione di un marchio identico o simile in caratteri cinesi

La Cina richiede nomi in caratteri cinesi su prodotti: non registrare il nome in caratteri cinesi menzionato sui prodotti apre al rischio di trademark squatting (per traduzione e/o translitterazione)Sistema «first-to-file»: l’uso da parte del titolare legittimo del marchio in caratteri latini viene impedito

Registrazioni nazionali aggiuntive

Ampliare le indicazioni di p/s, proteggendo ogni possibile uso del marchio (oggetti correlati al p/s, materiale pubblicitario, merchandising)

Registrare anche i marchi in «pinyin» (l’alfabeto fonetico cinese ufficiale che usa caratteri latini)

Registrare anche domain names

La scelta del segno da registrare in Cina


Marchi figurativi

Traduzione letterale, quando il marchio ha un significato distintivo (p.es.: Apple Computers, ‘Ping Guo’, 苹果; Palmolive, ‘Zong Lan’, 棕榄)

Translitterazione (grazie al pinyin), quando il marchio ha già una reputazione tra i consumatori cinesi

(p.es.: McDonald’s, ‘Mai Dang Lao’, 麦当劳; Siemens ‘Xi Men Zi’, 西门子)Attenzione: rischio che la translitterazione abbia un significato indesiderato in uno dei 6 principali dialetti cinesi

Combinazione di traduzione letterale e fonetica, con possibile significato positivo nella cultura cinese

(p.es.: Coca-Cola, ‘Ke Kou Ke Le’, 可口可乐 - «assaggia e sii felice»)

Diritti di marchio nella Federazione Russa


Nessun diritto nasce dall’uso di un segno non registrato (protezione di insegne geograficamente limitata)

Solo la registrazione conferisce diritti esclusivi ad un segno

Domande multi-classe ammissibili

Suggerimenti per la registrazione nella Fed. Russa


La registrazione in caratteri latini non protegge automaticamente il segno contro l’uso o la registrazione di un marchio identico o simile in caratteri cirillici e viceversa. Se i marchi non sono esclusivamente figurativi:

Registrazioni nazionali aggiuntive

Ampliare le indicazioni di p/s, proteggendo ogni possibile uso del marchio (oggetti correlati al p/s, materiale pubblicitario, merchandising)

Suggerimenti per il settore agro-alimentare


La protezione delle indicazioni geografiche in Italia ed in UE non è automaticamente riconosciuta al di fuori dell’UE (p.es. in Cina e Fed. Russa)

Registrare come marchi (p.es. in Cina e Fed. Russa):

• Denominazioni di origine protetta (DOP)

• Indicazioni geografiche protette (IGP)

• Specialità Tradizionale Garantite (STG)

• Denominazioni di origine controllata (DOC)

• Denominazioni di origine controllata garantita (DOCG)

• Indicazioni geografiche tipiche (IGT)

• Prodotti agro-alimentari tradizionali

Agenda



❑ I domain name



domain name/nome a dominio/nome di dominio

segno distintivo proprio della rete Internet

che si deve impostare sul browser (programma di navigazione) per accedere ad uno, piuttosto che ad un altro, tra i siti disponibili sulla rete.

il domain name svolge nel mercato telematico funzioni analoghe a quelle esercitate dal marchio d’impresa nel mercato “tradizionale”


Struttura di un domain name

• Natura complessa del domain name

• p.es.: www.ipsextant.eu

• www. / ipsextant / .eu

• “www”: World Wide Web

• “ipsextant”: c.d. Second Level Domain

• “it”: c.d. Top Level Domain (TLD)


Second Level Domain

• qualsivoglia espressione scelta dall’utente (eccezioni)

• Rappresenta il cuore essenziale e l’elemento individualizzante dell’indirizzo DNS


Top Level Domain

• Abbreviazione della denominazione del settore, dell’area geografica o del marchio;

• Generic Top Level Domain gTLD, country code Top Level Domain ccTLD and new gTLD;

• Esempi gTLD: estensioni .com, .net, .org, .biz, .info, etc. (gTLD) • Esempi ccTLD: estensioni .it, .fr, .de, .ue, etc. (ccTLD)• Esempi new gTLD: estensioni .apple, .microsoft, .attorney, .expert


Registrazioni di domain name

• Dal 1999 il controllo e la gestione delle registrazioni dei domain names con estensione gTLD sono svolti dalla ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

• Il controllo e la gestione delle registrazioni dei domain names con estensione ccTLD sono affidati a singole Autorità nazionali (in Italia esiste il Registro del ccTLD.it è gestito dal CNR tramite Registro.it presso l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa; nell’UE esiste il Registro EURid accessibile all’indirizzo eurid.eu)


Agenda



❑ I domain name



La contraffazione online


La sorveglianza su Internet è importante

Soprattutto sulle piattaforme di e-commerce (p.es. Amazon, Alibaba, eBay, Taobao)

Per contraffazioni diffuse, approntare un servizio di monitoraggio da parte di fornitori di servizi privati è conveniente

Tutele stragiudiziali per siti di commercio elettronico

Tutte le piattaforme di e-commerce più importanti (Amazon, Alibaba, eBay, Taobao) hanno divisioni di tutela di diritti di proprietà industriale

Sezioni dedicate accessibili a titolari di IP per avviare procedure di protezione di IP rapide ed efficienti

Sufficiente una registrazione presso le pagine web dedicate di tali siti

Necessaria l’esistenza di titoli di proprietà industriale concessi/registrati

Interagire con tali piattaforme per bloccare le contraffazioni dei propri titoli di IP (p.es. su siti cinesi e russi):• per siti accessibili dall’estero, anche titoli di IP esteri (p.es. non cinesi,

non russi)• per siti accessibili solo dal paese del contraffattore, solo titoli di IP validi

nel paese (p.es. in Cina o nella Fed. Russa)


Cybersquatting

Acapparramento di domain name

Procedure arbitrali per la riassegnazione in caso di domain name:1) domain name identico o tale da indurre confusione rispetto a un

marchio, un segno distintivo aziendale, un nome e cognome; e2) l’intestatario non ha titolo/diritto al domain name; e3) il domain name è stato registrato ed è utilizzato in malafede.

Centri di arbitrato: • WIPO Arbitration and Mediation Center (per i gTLD e per .eu)• Czech Arbitration Court (per .eu)• Camera arbitrale di Milano (per .it)

Procedure legali


ANDREA SCILLETTA

00187 ROMA – VIA ANTONIO SALANDRA, 18TEL. + 39 06 4227 2334

20124 MILANO – VIA ROBERTO LEPETIT, 8/10TEL. + 39 02 0069 6507

[email protected]

Intellectual Property


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