RESUMÉ:

AN 2015 00011 – VR 2004 04023 MEDIS <w> - Administrativ ophævelse – Manglende brug

Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2004 4023 MEDIS <w>

med henvisning til manglende opfyldelse af brugspligten. Patent- og Varemærkestyrelsen tog

begæringen til følge og ophævede registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for

Patenter og Varemærker, som omgjorde styrelsens afgørelse og opretholdt registreringen for varerne

”Farmaceutiske præparater til mennesker” i klasse 5.

KENDELSE:

År 2016, den 30. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Ulla Wennermark og Eva K. Borgen)

følgende kendelse i sagen AN 2015 00011

Klage fra

Actavis Group PTC

v/Lett Advokatpartnerselskab

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 24. februar 2015 vedr. VR

2004 04023 MEDIS <w>

Begæret af:

Médis Companhia De Seguros De Saúde, S.A., Portugal

v/Zacco Denmark A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Af de grunde, som er anført i Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse af 9. november 2015, omgøres

styrelsens afgørelse, og registreringen VR 2004 04023 MEDIS <w> opretholdes for varerne

”Farmaceutiske præparater til mennesker” i klasse 5. Ankenævnet for Patenter og Varemærker finder

ved en samlet bedømmelse af dokumentationen og af sagens omstændigheder, herunder navnlig de

2/13

former for brug, der i den pågældende branche må anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse

af markedsandele for disse varer, at klager har gjort reel brug af varemærket.

Ankenævnet finder ikke, at klager har dokumenteret brug i klasse 10. Klager har da heller ikke

argumenteret herfor. Klager har tilkendegivet, at man er indstillet på at acceptere, at klasse 10 slettes.

Ankenævnet er enig i styrelsens udtalelse af 9. november 2015 i relation til tjenesteydelserne i klasse

44. Klager har i denne forbindelse henvist til bilag 2, 3 og 7. Denne dokumentation er ikke

tilstrækkelig til at dokumentere reel brug. Ankenævnet henviser i denne forbindelse til, at det ikke er

muligt at se en datering af bilag 2, og at bilag 3 er dateret efter den relevante periode for

dokumentation af brug.

Den information i bilag 7, som klager henviser til, det vil sige at "Actavis udvikler generiske

lægemidler til kunder i mere end 100 lande udenfor USA gennem MEDIS tredjepartsforretning" kan

svagt skimtes under en streg i ankenævnets elektroniske kopi. En uheldig markering - formentlig med

henblik på at fremhæve MEDIS - har således resulteret i, at styrelsen ikke har set MEDIS i bilag 7.

Uanset dette kan klager ikke anses at have dokumenteret, at MEDIS markedsfører tjenesteydelser i

Danmark. For det første oplyses det ikke klart i bilag 7 om, og i givet fald i hvilken omfang, salg af

udviklingstjenesteydelser sker under varemærket MEDIS netop i Danmark. Ankenævnet finder

herudover, at det er uklart, om den udvikling, som der henvises til, sker i form af tjenesteydelser til

andre selskaber eller som en intern aktivitet, det vil sige som en forudsætning for at kunne sælge

selskabets farmaceutiske præparater. Det kan således dreje sig om tjenesteydelser, som de facto er en

del af udviklingen af de varer, som klager sælger. Som styrelsen henviser til i sin udtalelse af 9.

november 2015, kræves der for opfyldelse af brugspligten, at tjenesteydelserne udbydes til

tredjemand. Her henviser ankenævnet også til, at der ikke findes en eneste faktura, som viser salg af

tjenesteydelser. Ankenævnet finder sammenlagt, at klager hverken har dokumenteret tid, sted, karakter

eller omfang af brug i relation til de registrerede tjenesteydelser.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse omgøres, og registreringen VR 2004 04023 MEDIS <w>

opretholdes for varerne ”Farmaceutiske præparater til mennesker” i klasse 5.

Sagens baggrund:

Den 31. august 2004 indleverede Bech-Bruun Dragsted på vegne Medis-Danmark A/S en ansøgning

om registrering af varemærket MEDIS <w> for:

3/13

Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske

formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og

forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til

udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler.

Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt

kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmateriale.

Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr,

farmaceutisk rådgivning; tjenesteydelser indenfor medicin og sundhedvæsen, herunder i forbindelse

med godkendelse af lægemidler; forskning og udvikling vedrørende farmaceutiske præparater.

Varemærket blev registreret den 8. december 2004 og efterfølgende publiceret i Dansk

Varemærketidende den 29. december 2004.

Ved overdragelseserklæring af 5. februar 2007 blev registreringen VR 2004 04023 overdraget til

Actavis Group PCT.

Fra Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling citeres følgende:

”… I brev af 22. oktober 2012 begærede Zacco Denmark A/S om administrativ ophævelse af nævnte

registrering. Begæringen var fremsat med henvisning til varemærkelovens § 30, stk. 1, jf. § 28, stk. 2,

nr. 1. Begæringen var fremsat på vegne af Médis Companhia De Seguros De Saúde, S.A., Portugal.

Ved brev af 29. maj 2013 svarede indehaver i sagen. Indehaver anførte blandt andet, at de uafbrudt,

siden registreringen af mærket, har brugt det for de varer og ydelser det er registreret for. Indehaver

vedlagde bevis for denne brug.

Anmoder svarede ved brev af 28. august 2013 i sagen. Anmoder anførte blandt andet, at det materiale,

som indehaver har fremlagt ikke viser, at MEDIS anvendes som varemærke for de omhandlende varer,

men derimod at det bruges og opfattes som et virksomhedsnavn. Herudover anførte anmoder, at

mærket MEDIS, i de fremlagte fakturaer, fremstår som et figurmærke og ikke et ordmærke. Anmoder

mente således ikke, at indehaver har bevist at brugspligten er opfyldt.

Ved brev af 20. januar 2014 svarede indehaver i sagen. Indehaver anførte blandt andet, at de ikke

mener de figurlige udformninger af mærket, som er på de fremlagte fakturaer, adskiller sig væsentlig

4/13

fra det registrerede ordmærke. Indehaver anførte endvidere, at de mener det fremlagte materiale viser

at mærket er brugt for alle de varer og tjenesteydelser, som mærket er registreret for.”

Den 24. februar 2015 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog begæringen

til følge og ophævede registreringen med følgende begrundelse:

”… 2. Lovgrundlaget

Det følger af varemærkelovens § 25, stk. 1, at:

”Har indehaver af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra

registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet for de

varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har brugen været ophørt

uden afbrydelser i 5 år, kan registreringen ophæves, jf. § 28, medmindre der foreligger

rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.”

3. Vurdering og konklusion

Indehavers mærke: VR 2004 04023 MEDIS

Registreret for: Klasse 05: Farmaceutiske og

veterinærmedicinske præparater, sanitære

præparater til medicinske formål, diætetiske

præparater til medicinsk brug, næringsmidler til

spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til

tandplombering og til tandaftryk,

desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af

skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler.

Klasse 10: Kirurgiske, medicinske,

odontologiske og veterinære apparater og

instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og

tænder, ortopædiske artikler, suturmateriale.

Klasse 44: Lægevirksomhed,

veterinærvirksomhed, sundheds- og

skønhedspleje af mennesker og dyr, farmaceutisk

rådgivning; tjenesteydelser indenfor medicin og

sundhedsvæsen, herunder i forbindelse med

godkendelse af lægemidler; forskning og

udvikling vedrørende farmaceutiske præparater.

Anmoder har gjort gældende, at indehavers mærke ikke har været brugt i overensstemmelse med

reglerne om brugspligt.

I henhold til reglerne om brugspligt i varemærkelovens § 25 kan et varemærke blive udslettet helt eller

delvist, hvis det ikke kan dokumenteres, at indehaveren har gjort reel brug af mærket for de omfattede

varer eller tjenesteydelser inden for en periode, der rækker 5 år tilbage fra det tidspunkt, hvor

anmodningen om ophævelse indleveres.

Anmodningen er indleveret den 22. oktober 2012. Indehaver skal således kunne dokumentere reel

brug af mærket i perioden den 22. oktober 2007 – 22. oktober 2012.

Indehaver har indleveret følgende dokumentation for brug:

5/13

1. Fakturaer fra perioden 2009-2011.

2. Brochurer publiceret af MEDIS i 2012 omhandlende virksomhedens aktiviteter worldwide.

3. Udskrifter fra MEDIS’ hjemmeside.

4. Liste fra Sundhedsstyrelsen over medicinalprodukter, som er godkendt i Danmark i perioden

2004-2013.

5. Produktresume for MEDIS tabletter Ramipril lavet af Sundhedsstyrelsen.

6. Public Assessment Report, der viser, at Medis’ produkt Olanzapin er blevet godkendt i

Danmark i 2010.

7. Information fra Actavis’ danske hjemmeside, der viser samarbejdet mellem dem og Medis.

Indehavers mærke MEDIS er registreret som ordmærke. På de indsendte fakturaer ses en brug af ordet

MEDIS i nedenstående to forskellige figurlige udformninger.

og

Varemærkelovens § 25, stk. 2 giver mulighed for, at brugen af et varemærke som ikke væsentligt

afviger fra det registrerede mærke, betragtes som brug af det registrerede mærke.

Det skal således vurderes, hvorvidt brugen af de to ovenstående figurmærker kan betragtes som brug

af det registrerede mærke.

Er der tale om et registreret ordmærke, som situationen er her, kan retten til mærket opretholdes,

uanset i hvilken figurlig udformning mærket anvendes. I denne situation er der dog tale om en figurlig

udformning af ordet, hvor det kan være svært at se hvilket bogstav det midterste ”tegn” skal udgøre,

særligt i den først anførte figur.

MEDIS er anført, som virksomhedsnavn, på alle de indsendte fakturaer, i nederste venstre hjørne og

på visse af fakturaerne også som en del af et stempel indeholdende figurmærke og lige nedenunder

virksomhedsnavnet Medis efh. . Det er således styrelsens vurdering, at omsætningskred

sen vil se de to figurmærker i sammenhæng med virksomhedsnavnet, og dermed ikke være i tvivl om,

at det midterste ”tegn” skal forestille et D. Omsætningskredsen vil således koble de to figurmærker til

virksomhedsnavnet og læse dem som MEDIS. Styrelsen mener derfor, at brugen af de to ovenstående

figurmærker på fakturaerne, kan betragtes som brug af det registrerede ordmærke.

Det skal herefter vurderes om indehaver har bevist, at de har brugt mærket for de varer og ydelser de

har registreret mærket for.

Bilag 2-7 fremlagt af indehaver viser ikke brug af varemærket MEDIS overfor omsætningskredsen.

Det er således alene de indsendte fakturaer (bilag 1), der viser et salg og dermed en brug overfor

omsætningskredsen. Det fremgår dog ikke med tilstrækkelig klar tydelighed af fakturaerne, hvilke

specifikke varer der er blevet solgt og det andet materiale, som er fremlagt af indehaver hjælper ikke

til en præcisering heraf.

Ud fra en samlet vurdering af det indsendte materiale mener styrelsen derfor ikke, at indehaver har

dokumenteret, at mærket MEDIS er brugt for nogle af de varer eller tjenesteydelser, som

registreringen omfatter.

Vi tager dermed begæringen til følge, og registreringen vil blive ophævet.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 2, jf. § 25, stk. 1…”

6/13

Denne afgørelse blev med brev af 22. april 2015 fra Advokatfirmaet Johan Schlüter på vegne klager,

Actavis Group PCT, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”… I medfør af varemærkelovens § 46 stk. 1 og på vegne Actavis Group PTC ehf skal jeg og hermed

indgive en

K L A G E

over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 24. februar 2015 i den administrative ophævelsessag

mod dansk varemærkeregistrering nr. VR 2004 04023, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen tog

ophævelsesbegæringen til følge og ophævede den danske varemærkeregistrering af MEDIS.

PÅSTAND:

Dansk varemærkeregistrering nr. VR 2004 04023 skal opretholdes i sin helhed.

ANBRINGENDER:

Det gøres til støtte for påstanden gældende, at Actavis Group PTC ehf opfylder brugspligten, idet man

bruger varemærket MEDIS i Danmark for de af dansk varemærkeregistrering nr. VR 2004 04023

omfattede varer og tjenesteydelser i klasserne 5, 10 og 44.

Jeg anmoder om en frist til den 24. juni 2015 til at fremkomme med en uddybende klagebegrundelse

og fremlægge supplerende dokumentation, idet Klager nu er i den tidskrævende proces med at

fremfinde supplerende dokumentation for sin brug af MEDIS i Danmark…”

Med brev af 24. august2015 fremsendte Advokatfirmaet Johan Schlüter på vegne klager, Actavis

Group PCT, uddybet klage som følger:

”…I fortsættelse af min formelle klage af 22. april 2015 på vegne Actavis Group PTC ehf, Reykjavik,

over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 24. februar 2015 om at ophæve dansk

varemærkeregistrering nr. VR 2004 04023 i sin helhed, skal jeg hermed begrunde min påstand om, at

VR 2004 04023 af MEDIS (ord) opretholdes i sin helhed nemlig for:

Klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske

formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og

forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler,

præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler.

Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt

kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmateriale.

Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og

dyr, farmaceutisk rådgivning; tjenesteydelser indenfor medicin og sundhedsvæsen,

herunder i forbindelse med godkendelse af lægemidler; forskning og udvikling

vedrørende farmaceutiske præparater.

Klagebegrundelse: Det gøres gældende, at bilag 1-7, som fremlagt af Actavis Group under ophævelsessagen, er

tilstrækkeligt til at vise reel brug af ordmærket MEDIS.

Til støtte for klagen fremlægges hermed supplerende bilag 8-10.

7/13

I overensstemmelse med varemærkelovens § 25 skal der inden 5 år fra registreringsprocedurens

afslutning være gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke

det er registreret, for at registreringen af varemærket kan opretholdes.

Brugsdokumentationen skal vise tid, sted, omfanget og karakteren af brugen af varemærket for de af

registreringen omfattede varer og tjenesteydelser i den relevante periode, hvilket i denne sag er

mellem den 22. oktober 2007 og den 22. oktober 2012, da ophævelsesbegæringen blev indgivet den

22. oktober 2012.

Vurderingen af den brugsdokumentation, der fremlægges til støtte for opretholdelse af en

varemærkeregistrering, skal i henhold til praksis, herunder EU-domstolens praksis i sagen Ansul C-

40/01 ske på grundlag af den samlede, fremlagte dokumentation og alle sagens faktiske

omstændigheder.

Til sagens faktiske omstændigheder hører følgende:

Om Medis og om varemærkemæssig brug

Actavis benytter varemærket MEDIS for de af selskabets aktiviteter, der består i markedsføring og

salg af generiske farmaceutiske præparater, stoffer og lægemidler. Markedsføringen og salget over for

kundekredsen, se nedenfor, sker ved brug af varemærket MEDIS. MEDIS bruges bl.a. som varemærke

i forbindelse med regulatorisk godkendelse af de førnævnte generiske farmaceutiske præparater, og

når Actavis ansøger om markedsføringstilladelse f.s.a. de nævnte præparater og stoffer, jf bilag 2-3 og

bilag 7.

MEDIS bruges også for udviklingen af og forskningen i disse generiske lægemiddelstoffer,

farmaceutiske præparater og aktive ingredienser, jf klasse 42, se bilag 7.

Actavis’ kundekreds er hospitaler og farmaceutiske virksomheder. Der er tale om rent business-to-

business salg. Der ingen end-users (patienter) blandt kunderne til med de MEDIS mærkede varer og

tjenesteydelser.

MEDIS benyttes således som varemærke over for hospitaler og farmaceutiske virksomheder i

fakturaerne med henblik på at garantere varens og produktudviklerens oprindelse, en af varemærkets

grundlæggende funktioner, jf en række domme, herunder Ansul C-40/01 pkt. 1.

Når farmaceutiske virksomheder videresælger produkterne sker det i overensstemmelse med

lægemiddellovgivningens krav ved brug af INN-betegnelsen, eller under den stofbetegnelse, som den

farmaceutiske virksomhed har registreret til stoffet, ”Proprietary name” og sammen med købers eget

varemærke. Derfor optræder MEDIS ikke på lægemiddelemballager.

I Actavis’ fakturaer til hospitaler og farmaceutiske virksomheder indgår MEDIS, jf klagers bilag 1,

dels øverst på siden dels på flere af fakturaerne også i form af et stempel nederst.

I fakturateksten anføres den generiske betegnelse for præparatet eller det farmaceutiske stof eller en

kort form heraf, som forstås af de professionelle kunder f.eks. ”Olanzapi” for ”Olanzapin” til

behandling af Skizofreni, og ”Diclofen” for ”Diclofenac”, der er et smertestillende præparat, samt

batch-nummeret, således at kunderne, nemlig hospitaler og farmaceutiske virksomheder, der er

eksperter med stor indsigt i netop disse produkter, orienteres om produkternes behandlingsformål og

virkning.

Dette illustreres med følgende (se næste side) fakturaer fra Bilag 1:

8/13

9/13

For så vidt angår de øvrige korte former anvendt i fakturaerne, er de fulde betegnelser:

Forkortelser Fuld beskrivelse

”RamTabs” Ramipril Tablets

”Fluc 50” Fluconazole 50 mg tablets

”Diclo 75” Diclofenac 75 mg tablets

”Diclofen” Diclofenac tablets

”Olanzapi ODTA” Olanzapine ODT (orally disintegrating tablets)

”RamipHct” Ramipril + HCT combination product

”Ranid” and ” Raniditine

”Glimepir” Glimepiride tablets

De øvrige bilag supplerer fakturaerne og viser hvilken virksomhed, der drives under MEDIS. Bilag 2-

3 og 7 indeholder eksempelvis følgende oplysninger:

Bilag 3 viser at MEDIS har eksisteret siden 1985 og er specialiseret i generiske, farmaceutiske stoffer

og præparater. I virksomhedens aktiviteter indgår der både produkter, jf kl. 5 og 10, og udvikling af

nye produkter, regulatorisk godkendelse af generiske, farmaceutiske præparater og ansøgning om og

opnåelse af markedsføringstilladelser, jf klasse 42.

Af bilag 2 fremgår det også, at MEDIS bruges i forbindelse med regulatorisk godkendelse af

produkter før patentudløb, og opnåelse af markedsføringstilladelser, hvilket er ”farmaceutisk

rådgivning” og ”tjenesteydelser inden for medicin”.

Bilag 7 viser tilknytningen til Actavis og brugen af MEDIS for tjenesteydelser i klasse 42, herunder

”farmaceutisk rådgivning”, ”tjenesteydelser inden for medicin” og ”forskning og udvikling vedrørende

farmaceutiske præparater”.

Det har i forbindelse med ophævelsessagen været debateret, dels om den grafiske udformning ”medis”

udgjorde tilstrækkelig brug af ordmærket, dels om brugen af MEDIS på den ovenfor angivne måde

viste varemærkemæssig brug. Patent- og Varemærkestyrelsen kom frem til, at Klager, Actavis,

opfyldte begge krav. For så vidt angår denne del af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse

nedlægger jeg således påstand om stadfæstelse.

Med reference til Ansul-sagen, i præmis 42, og til støtte for reel brug af MEDIS, gør jeg gældende, at

brugen af et mærke også kan være reel, hvis indehaveren faktisk bruger varemærket for varer og

tjenesteydelser, der ikke indgår i allerede markedsførte produkters sammensætning eller struktur, men

har en direkte forbindelse med disse produkter og skal tilfredsstille behov i disse produkters

kundekreds”. Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering har således støtte i EF-domstolens praksis.

Der er et klart link mellem varemærket og varerne og tjenesteydelserne i bilagene.

OHIM har taget den førnævnte praksis til følge i en af klagers andre sager, indsigelse nr. 1224692 af

31. maj 2010 vedrørende ”Medis” (ord/figur), hvor Medis ehf, Island, var indsiger, bilag 10. I

forbindelse med et slovensk firmas ansøgning om registrering af ”Medis” gjorde den slovenske

ansøger gældende, at indsiger, Medis ehf, ikke opfyldte brugspligten, og at der ikke var tale om

varemærkemæssig brug af ”Medis”, når ”Medis” ikke var påsat indsigers produkter f.eks. på

emballage eller labels. OHIM kom frem til, at den fremlagte dokumentation var tilstrækkelig til at vise

brug af ”Medis”. Brugsdokumentationen i OHIM-sagen bestod af:

*3 fakturaer fra den relevante periode, hvor ”Medis” var anført som på fakturaerne som i bilag 1 i

denne sag og ikke i fakturateksten,

*en udateret brochure,

*en artikel fra et tidsskrift om Medis,

*et komparativt studie med en annonce, der indeholdt Medis,

*diverse annoncer,

10/13

*print-out fra hjemmesiden www.medis.is, og

*nogle fotos.

Fakturaerne i denne sag angår endvidere betragtelige beløb i Euro og danske kroner, og der er 15

fakturaer fra den relevante periode. Der er således tale om en betydelig omsætning og påvisning af, at

brugen af MEDIS i den relevante periode har haft et betragteligt omfang, og et omfang som viser, at

brugen af MEDIS er reel, ikke symbolsk.

Ad bilag 4 og bilag 5:

Bilag 4 er, som det fremgår, et uddrag af listen over godkendte lægemidler.

Bilag 5 er et produktresumé fra lægemiddelkataloget vedrørende et konkret MEDIS produkt.

Lægemiddelkataloget, jf bilag 4, er den ”markedsførings- og salgskanal”, som anvendes i denne

branche. Hvis en læge eller en anden professionel skal finde det relevante lægemiddel, sker det typisk

ved opslag i lægemiddelkataloget. Derfor er bilag 4, uddraget fra lægemiddelkataloget, også

dokumentation for brug af MEDIS som varemærke.

Jeg vedlægger som bilag 8 de uddrag fra det omfangsrige bilag 4, der viser brugen af MEDIS i

lægemiddelkataloget.

Den sædvanlige måde at angive generiske lægemidler på i lægemiddelkataloget er, som det også

fremgår af bilag 5, at INN betegnelsen står først og derefter producentens varemærke:

Ramipril ”Medis”.

Som bilag 9 vedlægges to uddrag fra det digitale lægemiddelkatalog vedrørende to generiske

produkter fra firmaet Takeda (tidligere Nycomed), der viser samme opbygning, nemlig først INN

betegnelsen og så producentens navn: Pantoprazol ”Takeda” og Hydrokortison ”Takeda”.

Også bilag 6 viser den foranbeskrevne brug af varemærket MEDIS, her. Olanzapin ”Medis”.

Ved den samlede vurdering af den indgivne brugsdokumentation skal der tages hensyn til, hvordan

generiske farmaceutiske præparater markedsføres og sælges. Det gælder både den varemærkemæssige

brug i denne branche og markedsføringskanalerne. Der skal også tages hensyn til de begrænsninger,

som lovgivningen pålægger producenterne i forhold til annoncering af lægemidler og farmaceutiske

præparater. Endelig skal der tages hensyn til, at kundemålgruppen er professionelle med indgående

kendskab til medicin og sygdomme.

Af Ansul-sagens præmis 38 fremgår følgende: ”Ved bedømmelsen af, om brugen af varemærket er

reel, må der tages hensyn til samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket

virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig til de former for brug, der i den pågældende branche må

anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer og tjenesteydelser,

der beskyttes af varemærket” (min understregning). Og af præmis 39 fremgår: ”under hensyntagen til

omstændigheder i de konkrete tilfælde kan det således være berettiget bl.a. at tage hensyn til den

pågældende vares eller tjenesteydelses art, de særlige forhold på det relevant marked samt omfanget

og hyppigheden af brugen af mærket. Det kræves således ikke, at brugen af mærket altid har et

betydeligt kvantitativt omfang, for at den kan betegnes som reel, da dette afhænger af de særlige

forhold ved den pågældende varer eller tjenesteydelser på det pågældende marked (min

understregning).

Af præmis 42 fremgår det endelig vedrørende den reelle brug, at ”brugen af varemærket også under

visse omstændigheder kan være reel for de allerede markedsførte produkter, som mærket er blevet

registreret for, selvom de ikke længere udbydes til salg”.

11/13

Afsluttende bemærkninger og konklusion:

Det, der skal klarlægges i denne sag, er om brugen af MEDIS som varemærke er ”reel” i modsætning

til ”symbolsk”.

Der kan ikke til det enkelte bilag stilles det krav, at det viser alle aspekter af brug af mærket, men i

stedet må foretages en samlet vurdering af hele dokumentationen og af samtlige sagens faktiske

omstændigheder. ”Mangler” ved ét bilag kan med andre ord ”afhjælpes” ved at supplere med et andet

bilag og ved at sætte bilaget ind i sagens rette faktuelle sammenhæng.

En betydelig omsætning af generiske farmaceutiske præparater, jf de 15 fakturaer fra den relevante

periode til danske kunder, som ses i bilag 1, suppleret med bilag 4-6 og 2-3, bilag 8-9 og samtlige af

sagens faktiske omstændigheder viser samlet at MEDIS er i reel brug i Danmark for de registrerede

varer og tjenesteydelser.

På denne baggrund henstilles til Ankenævnet, at den af Patent- og Varemærkestyrelsens trufne

afgørelse ændres, således at dansk varemærkeregistrering nr. VR 2004 04023 opretholdes…”

Med brev af 9. november 2015 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”… Som svar på Ankenævnets brev af 3. november 2015 skal styrelsen udtale følgende:

Klager har i brev til Ankenævnet af 24. august 2015 redegjort for en række forkortelser, der anvendes i

de af klager indsendte fakturaer i bilag 1. Klager har således henvist til følgende betydninger af de i

fakturaerne anvendte forkortelser:

Forkortelser Fuld beskrivelse

”RamTabs” Ramipril Tablets

”Fluc 50” Fluconazole 5 mg tablets

”Diclo 75” Diclofenac 75 mg tablets

”Diclofen” Diclofenac tablets

”Olanzapi ODTA” Olanzapine ODT (orally disintegrating tablets)

“RamipHct” Ramipril + HCT combination product

“Ranid” Raniditine

“Glimepir” Glimepiride tablets

Styrelsen har i afgørelsen af 24. februar 2015 om produktbetegnelserne i fakturaerne anført, at disse

ikke med tilstrækkelig klar tydelighed angiver, hvilke specifikke varer der er solgt.

Klagers forklaring overfor Ankenævnet på klagers brug af forkortelser i fakturaerne, sammenholdt

med det øvrige materiale i sagen, indebærer efter styrelsens opfattelse, at det nu er tilstrækkeligt

sandsynliggjort, at de produktangivelser, der anvendes i fakturaerne i bilag 1, korresponderer med de

produktangivelser, som fremgår af oversigten over klagers godkendte lægemidler i bilag 8.

Da fakturaerne i bilag 1 viser et ikke-ubetydeligt salg af lægemidler med forskellige

indikationsområder og til brug indenfor forskellige lægefaglige specialer, er styrelsen tilbøjelig til at

anse det for dokumenteret, at klager har gjort reel brug af mærket MEDIS som ”housemark” herfor.

Styrelsen anser i den forbindelse varerne ”Farmaceutiske præparater til mennesker” for at være

nærmeste overbegreb for disse varer i klasse 5.

Styrelsen er dog fortsat uenig med klager i spørgsmålet om, hvorvidt klager tillige har anvendt

varemærket for tjenesteydelser i klasse 42, herunder særligt tjenesteydelser med forbindelse til

12/13

”udviklingen af og forskningen i” generiske lægemiddelstoffer, farmaceutiske præparater og aktive

ingredienser.

Det skal hertil først og fremmest bemærkes, at klagers registrering ikke omfatter tjenesteydelser i

klasse 42, men alene i klasse 44.

Endvidere skal bemærkes, at det bilag – klagers bilag 7 – som klager støtter sin påstand om brug af

mærket MEDIS for tjenesteydelser på, alene består af en udskrift fra hjemmesiden www.actavis.dk, på

hvilken udskrift mærket MEDIS slet ikke ses anvendt.

Endelig bemærkes, at det forhold, at klager som en forudsætning for produktionen af de

humanmedicinske lægemidler må foretage visse undersøgelser, finder styrelsen ikke indebærer, at

klager kan anses for at udbyde tjenesteydelser i klasse 42 eller 44. Sådanne forudgående handlinger,

der er nødvendige for at skabe det produkt virksomheden selv sælger, udgør ikke en tjenesteydelse i

Niceklassifikationens forstand, idet en tjenesteydelse, for at være en sådan, skal udbydes til

tredjemand.

Det modsatte resultat ville da også føre til, at enhver virksomhed, der har ansatte, skal anses for at

anvende et evt. ”housemark” eller virksomhedsnavnet for tjenesteydelsen ”rekruttering af personale” i

klasse 35, hvilket selvsagt ikke er tilfældet.

Da intet af det øvrige dokumentationsmateriale i øvrigt viser brug af mærket MEDIS for andre varer

eller tjenesteydelser end de førnævnte varer ”Farmaceutiske præparater til mennesker” i klasse 5, skal

styrelsen således fastholde konklusionen om, at klager ikke har dokumenteret at have gjort ”reel brug”

af varemærket MEDIS for nogen varer og tjenesteydelser i klasse 10 og 44.

Styrelsen skal på denne baggrund henstille til Ankenævnet, at styrelsens afgørelse af 24. februar 2015

omgøres, og at registreringen VR 2004 04023 opretholdes for varerne ”Farmaceutiske præparater til

mennesker” i klasse 5…”

Med brev af 10. december 2015 har Lett Advokatpartnerselskab på vegne klager, Actavis Group PCT,

kommenteret styrelsens udtalelse således:

”… Klager har følgende bemærkninger til høringssvaret af 9. november 2015 fra Patent- og

Varemærkestyrelsen.

Klager er enig i, at dansk varemærkeregistrering nr. VR 2004 04023 af MEDIS kan opretholdes i

klasse 5 for: ”Farmaceutiske præparater til mennesker”.

Klager er ligeledes indstillet på at acceptere, at klasse 10 slettes fra den førnævnte registrering, såfremt

Ankenævnet ikke finder, der er fremlagt fornøden dokumentation for Klagers brug af MEDIS i

Danmark for de varer i klasse 10, der er omfattet af registreringen.

Derimod er Klager uenig med Styrelsen i forhold til Klagers opfyldelse af brugspligten for

tjenesteydelser i klasse 44 (ikke kl. 42, som beklageligvis fejlagtigt tidligere var anført). Det er klagers

opfattelse, at MEDIS bruges og i den relevante periode har været i brug for de følgende

tjenesteydelser:

Klasse 44:

Farmaceutisk rådgivning; tjenesteydelser inden for medicin og sundhedsvæsen, nemlig rådgivning

vedrørende farmaceutiske og farmakologiske præparater, godkendelse af lægemidler, medicinsk og

farmaceutisk konsultation og udvikling af farmaceutiske præparater og lægemidler”.

13/13

Brugen af MEDIS for de ovennævnte tjenesteydelser er dokumenteret ved de følgende bilag:

BILAG 2 og BILAG 3:

Bilag 2 og bilag 3, som er en folder og et hjemmesideuddrag, hvori varemærket MEDIS indgår,

beskriver de tjenesteydelser i klasse 44, som MEDIS bruges for og Klager udbyder. Jeg henviser til

teksten: We pride ourselves on building strong and enduring business partnerships. Medis offers

pharmaceutical companies…intellectual property in the form of comprehensive registration

dossiers….Here at MEDIS, we are dedicated to service excellence and the provision of high quality

intellectucal property.

We have proven track record in securing regulatory approval prior to patent expiries and obtaining

marketing authorisations in over 50 countries to date.

Customer Service:

Customer Service is responsible for formulating sales plans in cooperation with Medis customers and

for coordinating effort when products enter new markets.

BILAG 7:

Bilag 7 beskriver Klagers ”udvikling af generiske lægemidler til kunder i mere end 100 lande uden for

USA gennem MEDIS tredjeparts forretning”.

Et varemærke anses for at være brugt ”for tjenesteydelser” når det bruges på en sådan måde, at der

skabes en forbindelse mellem det tegn, der udgør selskabsnavnet eller forretningsbetegnelsen, her

MEDIS, og de varer og tjenesteydelser, som sælges eller præsteres, jf bl.a. Celine-dommen, C-17/06,

og kunder opfatter MEDIS som tjenesteydelsernes oprindelse.

Af den fremlagte dokumentation fremgår det, at MEDIS, der både er forretningsnavn og varemærke,

benyttes som en oprindelsesangivelse for ydelser, der udbydes til tredjemand, nemlig

rådgivningsmæssig bistand til farmaceutiske virksomheder vedrørende udvikling og markedsføring af

farmaceutiske præparater, opnåelse af godkendelser og markedsføringstilladelser, og IPR-rettigheder

og deres udnyttelse.

Klager ønsker ikke mundtlig forhandling i sagen…”

Indklagede i sagen har ikke ytret sig.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 30. marts 2016.